La contrefaçon en matière de brevets

La contrefaçon, mais c’est très simple ! C’est juste une affaire de bon sens !” … c’est probablement ce que vous pensiez jusqu’à aujourd’hui !

Je vais tâcher de vous présenter, de la manière la plus didactique possible, cette matière un peu complexe (mais souvent distrayante).

Mise à jour : 25 May 2014

Cet article n’est plus à jour depuis la loi n°2014-3151 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon : il vaut mieux regarder les articles traitant de ce sujet dans la partie “Les brevets en France” de ce site.

Détendez-vous…Respirez… c’est parti !

Table des matières

Chapitre 1. Les actes considérés comme étant de la contrefaçon

Section 1.1. La territorialité de la protection

Section 1.2. Les actes de contrefaçons

Section 1.3. Les actes de contrefaçon relatifs aux revendications de produit

1.3.1. La fabrication

1) La réparation

2) La sous-traitance

3) Les salariés

1.3.2. L’offre

1.3.3. La mise dans le commerce

1.3.4. L’utilisation

1.3.5. L’importation

1.3.6. La détention

Section 1.4. Les actes de contrefaçons relatives aux revendications de procédé

1.4.1. Utilisation du procédé

1.4.2. Offre d’utilisation du procédé sur le territoire français

Section 1.5. Les moyens de mises en œuvre d’une invention

Section 1.6. Les produits obtenus directement par un procédé breveté

Section 1.7. Les exceptions

1.7.1. Les actes de l’article L613-5

1.7.2. L’épuisement du droit

1.7.3. La possession personnelle antérieure

1) Le droit conféré

2) La possession

3) La transmission du droit

4) Autres précisions

Section 1.8. Synthèse graphique

Chapitre 2. Qui peut agir en contrefaçon ?

Section 2.1. Le propriétaire du brevet

Section 2.2. Un copropriétaire

Section 2.3. Un licencié

2.3.1. Le licencié exclusif

2.3.2. Le licencié d’office ou obligatoire

2.3.3. Le licencié simple

Chapitre 3. Contre qui agir ?

Section 3.1. Toute personne non-autorisée

Section 3.2. Le licencié

Section 3.3. Cas particulier de la copropriété

Section 3.4. Cas particulier de la revendication de propriété

Chapitre 4. Les types de contrefaçon

Section 4.1. La contrefaçon littérale

Section 4.2. La contrefaçon par différences secondaires

Section 4.3. La contrefaçon par équivalence

Section 4.4. La contrefaçon partielle

Section 4.5. La contrefaçon par perfectionnement

Chapitre 5. Sur quels fondement peut-on agir en contrefaçon ?

Section 5.1. Un brevet français

Section 5.2. Une demande de brevet français

Section 5.3. Un brevet européen

Section 5.4. Une demande de brevet européen

5.4.1. Petit point de procédure

Section 5.5. Sur la base d’une demande internationale (PCT)

Chapitre 6. Quand peut-on agir ?

Section 6.1. Pendant la durée de vie du brevet

Section 6.2. Prescription

Chapitre 7. L’action à proprement parler

Section 7.1. La preuve

Section 7.2. Les saisies-contrefaçons

7.2.1. Les incidents lors de la saisie

7.2.2. Recours contre l’ordonnance de saisie

Section 7.3. Droit d’information

Section 7.4. Interdiction provisoire

Section 7.5. L’instance au fond

7.5.1. L’assignation

7.5.2. La mise en état

7.5.3. Moyens dilatoires envisageables

Chapitre 8. Sanctions

Section 8.1. Interdiction sous astreinte

Section 8.2. Rappel des circuits commerciaux

Section 8.3. Confiscation

Section 8.4. Destruction

Section 8.5. Affichage du jugement

Section 8.6. Dommages et intérêts

8.6.1. Le problème de l’assiette des dommages

8.6.2. L’évolution du droit positif

8.6.3. La théorie du tout commercial

8.6.4. La résistance à la contrefaçon

Chapitre 1. Les actes considérés comme étant de la contrefaçon

La contrefaçon est la… euh… c’est quoi exactement la contrefaçon ?

Pas si simple, hein ?

Section 1.1. La territorialité de la protection

Tout d’abord, notons que seuls les actes réalisés en France sont susceptibles d’être sanctionnés (sauf rares exceptions que nous verrons ci-dessous).

En effet, le droit attaché au brevet français s’arrête aux frontières françaises : aucun contrefacteur ne peut exister au delà de nos frontières.

Section 1.2. Les actes de contrefaçons

L’article L613-32 du code de la propriété intellectuelle fait la distinction entre les actes de contrefaçons relatifs :

  • aux revendications de “produit” , et
  • aux revendications de “procédé” .

NOTA : En réalité, le code de la propriété intellectuelle ne limite pas les catégories de revendications à ces deux deux catégories (produits et de procédé) comme le semble le suggérer l’article L613-32 (voir les articles R612-17-1 et R612-19 qui mentionnent les produits, les procédés, les dispositifs, et les utilisations). Il faut donc comprendre ici que les termes de l’article L613-3 sont en fait plus larges :

  • les “produits” engloberaient alors les dispositifs et les produits,
  • les “procédés” engloberaient les utilisations et les procédés.

Une fois cette distinction faite, voyons maintenant quels sont ces actes “contrefaisants” .

Section 1.3. Les actes de contrefaçon relatifs aux revendications de produit

Selon l’article L613-32 a), sont donc des actes de contrefaçon pour une revendication de produit :

  • la fabrication,
  • l’offre,
  • la mise dans le commerce,
  • l’utilisation,
  • l’importation,
  • la détention aux fins précitées du produit objet du brevet.

On dit que l’importation et la fabrication sont des actes de contrefaçon primaire. En effet, pour ces actes de contrefaçon, il n’est pas nécessaire de mettre en connaissance de cause le présumé contrefacteur. Les autres actes sont des actes de contrefaçon secondaires et les contrefacteurs présumés doivent être mis en connaissance de cause (ces actes sont punissables à partir de la mise en connaissance de cause). En effet, l’article L615-13 dispose :

[… ] l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

La connaissance de cause ne se limite pas à la simple connaissance du brevet mais nécessite la connaissance que la portée du brevet couvre le produit visé. Par exemple, une ordonnance de saisie-contrefaçon, une assignation, une lettre de mise en garde circonstanciée, etc. peuvent mettre en connaissance de cause si elles sont suffisamment précises.

Dans le cadre d’une lettre de mise en garde ou d’une lettre de mise en demeure, sachez mesure garder… En effet, les juges n’apprécient pas trop la disproportion : à titre d’illustration, sera excessive une mise en demeure envoyée à tous les clients d’un fabricants (3000 magasins) alors qu’aucun juge n’a jamais déclaré le brevet valide ! De même, le fait d’envoyer une lettre de mise en garde à un vendeur sans assigner le fabriquant peut être condamnable si l’identité du fabricant était bien connue.

Dans certains cas très particulier, la jurisprudence admet que la connaissance de cause peut être présumée : c’est par exemple le cas pour les acteurs d’un marché hautement spécialisé. Ainsi, la cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 20024 (Ch. com. n°99-16926) a confirmé la position de la cour d’appel de Lyon sur ce point :

[… ] attendu qu’ayant relevé que ces sociétés étaient des professionnels avertis, sur un marché très spécialisé, la cour d’appel [… ] a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches [i.e. que les sociétés peuvent être considérées comme étant en connaissance de cause] ;

1.3.1. La fabrication

La fabrication couvre les actes de fabrication du produit contrefaisant sur le territoire français. Ainsi, la fabrication en Allemagne n’est pas punissable.

Notons que si une personne fabrique en Allemagne un produit contrefaisant, puis le vend en France, il n’est pas nécessaire de le mettre en connaissance de cause (quand bien même la vente est un acte de contrefaçon secondaire, qui, normalement, le nécessite).

En effet, son statut de fabriquant, indépendamment du pays de fabrication, vous en exonère d’après la rédaction de l’article L615-13.

1) La réparation

Est-ce que la réparation d’un objet protégé par brevet peut être assimilée à une fabrication contrefaisante ?

Selon la jurisprudence (TGI Paris, 9 novembre 2004, mais je n’ai malheureusement pas le texte), si la réparation de l’objet vise l’ensemble des éléments essentiels (i.e. reconstruction) alors il y a fabrication et donc contrefaçon.

2) La sous-traitance

Si un sous-traitant fabrique sur ordre de son client un objet, celui-ci reste un fabricant.

Le sous-traitant est donc de plein droit contrefacteur si l’objet fabriqué est protégé par un brevet.

Il peut néanmoins appeler en garantie (ou en intervention forcée) son commanditaire, si celui-ci lui a communiqué un cahier des charges “précis” , c’est à dire si le sous-traitant n’était pas libre des moyens techniques à mettre en œuvre afin d’atteindre le résultat demandé.

3) Les salariés

Les salariés du fabriquant ne peuvent pas être poursuivis pour contrefaçon.

Même s’ils sont effectivement les “petites mains” qui fabriquent, qui assemblent l’objet contrefaisant, ils ne peuvent être considérés comme contrefacteurs.

En effet, l’article 1384 du code civil5 les protège (oui, le phrasé est un peu vieillot, mais c’est rigolo) :

On est responsable [… ] du dommage [… ] qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre [… ].

[… ] les commettants, du dommage causé par leurs [… ] préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

1.3.2. L’offre

L’offre est tout acte matériel tendant à mettre en circulation le produit (sans qu’il soit pour autant nécessaire qu’il y ait derrière une commercialisation effective, TGI Paris, 28 mai 20086) :

Il est constant que constitue une offre au sens de la disposition légale précitée, tout acte et notamment l’acte publicitaire visant à proposer le produit argué de contrefaçon à la clientèle. Il importe peu que le produit n’ait pas été matériellement présenté à la clientèle ni que l’absence d’AMM empêchât sa commercialisation.

Par exemple, peuvent être des contrefaçons :

  • une publicité,
  • une proposition sur Internet,
  • une exposition d’un prototype à un salon dans le but d’en faire de la publicité.

1.3.3. La mise dans le commerce

La mise dans le commerce se caractérise par toute opération matérielle destinée à mettre en contact le produit avec le marché français, même si la commercialisation n’est pas immédiatement effective…

Bon, je vous l’accorde, c’est assez proche de l’offre mais bon… il suffit d’assigner sur les deux critères dans le doute.

1.3.4. L’utilisation

Je ne vois pas de difficulté d’interprétation… et vous ?

1.3.5. L’importation

Est considéré comme importateur toute personne qui participe à l’importation.

Attention ! La jurisprudence a une interprétation large de l’importateur. En effet, l’exportateur sera également considéré comme contrefacteur s’il a eu connaissance de la destination du produit (TGI Paris, 17 janvier 1989).

Les deux participants de chaque côté de la frontière sont donc “importateurs” (i.e. l’exportateur allemand et l’importateur français, par exemple).

1.3.6. La détention

Il est nécessaire que la détention soit dans le but d’offrir, d’utiliser, ou de mettre dans le commerce le produit contrefaisant.

Ainsi, un tiers dont le métier est de transporter ou de stocker des produits ne peut pas être condamner sous le seul prétexte que, dans un de ses entrepôts ou dans un de ses camions, se trouve des produits contrefaisants.

Section 1.4. Les actes de contrefaçons relatives aux revendications de procédé

Les points b) et c) de l’article L613-32 sont ici applicables. Sont des actes de contrefaçon pour une revendication de procédé :

  • l’utilisation du procédé breveté,
  • l’offre d’utilisation du procédé sur le territoire français,
  • les actes de contrefaçon relatifs aux revendications de produit pour le produit obtenu directement par le procédé.

1.4.1. Utilisation du procédé

Je n’y vois pas de difficulté si ce n’est le problème de la réalisation partielle.

Imaginons les cas de figure suivants :

  • Le procédé breveté est réalisé en partie en France par une seule personne (l’autre partie du procédé étant réalisée à l’étranger),
  • Le procédé breveté est réalisé totalement en France mais par deux personnes différentes.

Est-ce une contrefaçon ? J’aurais tendance à dire que non, mais malheureusement il ne semble pas qu’il existe beaucoup jurisprudence sur ce point. Rassurez-vous quand même, si le procédé vise la fabrication d’un objet, on pourra quand même attraper ces petits malins !

1.4.2. Offre d’utilisation du procédé sur le territoire français

Selon mon interprétation, c’est “l’offre faite à un tiers (par un offrant) de mettre en œuvre, pour le compte de ce tiers et par l’offrant, le procédé en France” .

En effet, cette expression peut être interprétée de manière différente :

  • Certains considèrent que cette expression couvre “l’offre en France d’utilisation du procédé, éventuellement hors de France” . Je pense que cette interprétation est fausse car seul les actes fait en France sont condamnables et donc pourquoi le re-préciser dans l’article ?
  • D’autres considèrent que cette expression couvre “l’offre (faite par l’offrant) de mettre en œuvre (par le tiers) le procédé protégé” . Ainsi, cela couvrirait l’incitation. Cela me semble erroné car l’incitation à la contrefaçon n’a jamais été sanctionnée par la jurisprudence en France. De plus, le fait de reproduire un brevet, divulguant précisément la mise en œuvre du procédé, serait une contrefaçon ? Étrange…

J’attire votre attention sur le point suivant : si vous proposez en France (par exemple, lors d’un forum) de mettre en œuvre un procédé en dehors de France, vous n’êtes pas contrefacteur.

Il existe une condition supplémentaire : l’offrant doit savoir que ce procédé est interdit d’utilisation sur le territoire français. Cette connaissance est présumée si les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet

Section 1.5. Les moyens de mises en œuvre d’une invention

Devant cette liste à la Prévert, certains petits malins avaient trouvé une brèche : Si la fabrication d’un objet est interdite, nous allons fournir aux utilisateurs finaux un “kit à assembler” . Ainsi, le fabricant ne serait pas vraiment fabriquant puisque le produit n’est pas totalement fabriqué.

L’affaire, qui a mis en évidence cette faille, est la célèbre affaire des “cires multi-cristalines”de 1960. Dans cette affaire, une ruche étaient livré en kit aux utilisateurs finaux. La loi ne prévoyant alors aucune sanction, le juge fut forcé de constater que cette fabrication et cette livraison ne constituaient pas des actes de contrefaçon.

Considérant que les faits constitutifs d’une contrefaçon sont limitativement énumérés aux articles 40 et 41 de la loi modifiée du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention ;

Considérant qu’il est de jurisprudence que seuls les cas particuliers de complicité visés par ces textes constituent des atteintes aux droits du breveté tombant sous le coup de la loi, mais que ne constituent pas des actes de contrefaçon ou de complicité de contrefaçon punissables tous les agissements énumérés à l’article 60 du Code pénal de 1810. (… )

Considérant dès lors que seule la fabrication des fondations de ruche avec des mélanges décrits au brevet (… ) pourrait constituer un acte de contrefaçon.

Considérant qu’en fabriquant le mélange de cire critiqué et en le mettant en vente, la société Tisco a pu faciliter l’accomplissement d’actes de contrefaçon par un certain nombre d’apiculteurs en leur procurant les moyens de commettre ces actes.

Considérant qu’une telle attitude ne doit pas être confondue avec l’ “emploi des moyens faisant l’objet du brevet” prévu à l’article 40 de la loi de 1844 (… ).

Considérant d’ailleurs que la vente du mélange de cire par la Société intimée pouvait aussi fort bien ne pas aboutir à une contrefaçon, l’utilisateur ayant la faculté et le devoir avant de fabriquer une fondation gaufrée de demander une licence au titulaire du brevet.

Que dès lors l’existence d’un fait principal n’est pas certaine (… ).

Qu’il n’est pas sans intérêt d’observer que les appelants n’ont pas estimé opportun de poursuivre ceux qui, par hypothèse, auraient pu commettre des actes de contrefaçon même lorsque les noms en furent portés à leur connaissance.

L’article L613-47 a été alors introduit en 1968 pour combler cette défaillance.

Ainsi, il est interdit de livrer ou de proposer de livrer sur le territoire français des éléments permettant de mettre en œuvre l’invention (produit ou procédé), si les conditions suivantes sont remplies :

  • si vous savez que ces moyens sont aptes à cette mise en œuvre (ou lorsque les circonstances le rendent évident) ;
  • si vous savez que ces moyens sont destinés à cette mise en œuvre chez la personne à qui vous livrez ces moyens (ou lorsque les circonstances le rendent évident) ;
  • si la livraison ET cette mise en œuvre se font sur le territoire français ;
  • si les moyens de mise en œuvre ne se trouve pas couramment dans le commerce (au moins un) OU si vous incitez le tiers à commettre un acte de contrefaçon.

Cette fourniture de moyens peut être partielle dès lors que la fourniture concerne un moyen essentiel de l’invention.

Il s’est alors posé la question suivante : “mais comment le breveté lui-même peut obtenir les éléments essentiels de son invention si ses sous-traitants peuvent être poursuivi pour contrefaçon ?” .

Devant cette difficulté évidente, le législateur a prévu une exception à ce principe, et ce, dans ce même article.

Ainsi, la fourniture de moyens n’est pas considérée comme une contrefaçon si ceux-ci sont fournis :

  • au breveté lui-même (car il existe le “consentement du propriétaire du brevet” ),
  • aux licenciés (non-exclusifs, exclusifs, d’office, titulaire d’une licence obligatoire, etc.),
  • aux personnes cherchant à obtenir une AMM (L613-4 CPI7, 3° ensemble L613-5 CPI8 d)),
  • aux personnes cherchant à obtenir une autorisation de publicité pour un médicament auprès des membres des professions de santé (L613-4 CPI7, 3° ensemble L613-5 CPI8 d-bis)),
  • aux personnes envoyant des objets dans l’espace (L613-4 CPI7, 3° ensemble L613-5 CPI8 e)).

Section 1.6. Les produits obtenus directement par un procédé breveté

Dans l’hypothèse où un brevet ne comporte que des revendications de procédé, cela ne signifie pas qu’une personne peut s’amuser à fabriquer à l’étranger et à importer les produits fabriqués sans aucun soucis. En effet, l‘article L613-29 dispose :

[… ] la protection conférée par le brevet s’étend aux produits obtenus directement par ce procédé.

Dans cette hypothèse, il est précisé que l’article L613-32c) précise que sont interdits :

  • l’offre,
  • la mise dans le commerce,
  • l’utilisation,
  • l’importation, et
  • la détention aux fins précités du produit obtenu directement par le procédé

En bref, tous les actes de contrefaçon classiques sont interdits sauf la fabrication (mais ce dernier est couvert par le procédé en lui-même).

Section 1.7. Les exceptions

1.7.1. Les actes de l’article L613-5

L’article L613-510 prévoit nombre d’exceptions à la contrefaçon, exceptions guidées par un certain pragmatisme.

Ainsi, les actes suivants ne peuvent pas être considérés comme des contrefaçons :

  • les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;
  • les actes accomplis à titre expérimental (typiquement des recherches scientifiques) ;
  • la préparation de médicaments fait sur demande dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale ;
  • les études et essais requis en vue de l’obtention d’une AMM (autorisation de mise sur le marché) pour un médicament, ainsi qu’aux actes nécessaires à leur réalisation et à l’obtention de l’autorisation ;
  • les actes nécessaires à l’obtention de l’autorisation de publicité auprès des médecins (cf. article L5122-9 du code de la santé publique11) ;
  • l’introduction de satellites sur le territoire français avant leur envoi dans l’espace.

1.7.2. L’épuisement du droit

Imaginons la situation suivante :

  • Vous possédez un brevet en France ;
  • Vous vendez des produits en Allemagne ;
  • Un allemand achète ces produits et les vends en France.

A-t-il le droit ? Pouvez-vous l’en empêcher ?

La réponse est non ! Et cela s’appelle “l’épuisement du droit” et est prévu par l’article L613-612 :

Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France ou sur le territoire d’un Etat partie à l’accord sur l’ Espace économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès.

En un mot, si vous mettez sur le marché un produit (ou si vous donnez votre accord à cette mise sur le marché) au sein de l’Espace économique européen13, vous ne pouvez plus vous opposez à sa circulation en son sein. Notons que l’espace économique européen est plus large que l’union européenne.

Cette exception vient de la libre circulation de marchandises dans cet espace.

Il faut toutefois noter que ce principe n’existe pas pour les autres pays du monde. Ainsi, le breveté peut interdire l’importation en France de produits qu’il a lui-même mis sur le marché aux USA (ce qui choque le “bon sens populaire” car ces produits sont contrefaisants alors même que c’est le breveté qui les a vendu… pourtant, c’est d’une logique imparable)

1.7.3. La possession personnelle antérieure

La possession personnelle antérieure (qui remonte à l’époque de Louis XVI) est le fait de détenir l’invention avant le dépôt par un tiers de la demande de brevet. Comme vous déteniez l’invention, la loi va vous permettre de continuer à l’utiliser sans être gêné par le brevet.

En effet, l’article L613-714 dispose que :

Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet.

La possession personnelle antérieure est une “fin de non-recevoir” en cas d’action en contrefaçon.

1) Le droit conféré

La personne qui bénéficie d’un droit de “possession personnelle antérieure” peut réaliser exactement ce dont il avait connaissance (en tout cas ce qu’il arrive à prouver), ou éventuellement des équivalents (en tout cas selon la jurisprudence français, mais cela n’est pas le cas pour la jurisprudence européenne) sans qu’on puisse lui opposer de brevets.

2) La possession

Mais que signifie “en possession” ?

Faut-il mettre en œuvre l’invention ? Faut-il être prêt à mettre en mettre en œuvre l’invention ? Suffit-il d’être en possession “intellectuelle” ?

La thèse dominante aujourd’hui est qu’il suffit d’avoir une connaissance parfaite (même théorique) de l’invention pour justifier une possession personnelle antérieure.

En effet, lors du dépôt d’une demande de brevet, seule une description est requise et aucune mise en œuvre n’est demandée. Pourquoi alors être plus sévère pour la possession antérieure ?

Bien entendu, il existe des jurisprudences contraires. De plus, d’autres pays (comme les USA) réservent leur “possession personnelle antérieure” nationale aux personnes ayant réalisées des préparatifs sérieux : en effet, il serait injuste de faire perdre ses investissements (éventuellement lourds) à cette personne sous le seul prétexte qu’elle aurait gardé l’invention secrète.

3) La transmission du droit

Le droit à “possession personnelle antérieure” n’est pas un droit qui peut se céder facilement.

En effet, une autre personne ne peut pas acheter, comme cela, un droit à “possession personnelle antérieure” d’un tiers. Par exemple, une filiale ne possède pas de droit de possession personnelle antérieure même si sa maison mère ou son dirigeant le possédait.

La seule cession possible (prévue par l’article L613-714) est une cession avec la société ou avec le département (la partie de l’entreprise) qui est intéressé par cette possession personnelle antérieure.

4) Autres précisions

Bien entendu, cette possession personnelle antérieure est nécessairement secrète (car sinon elle détruirait la nouveauté du brevet et il n’y aurait pas de problème).

La preuve de cette possession peut être relativement complexe du fait de ce secret : je vous conseille donc de décrire votre “invention secrète” dans une enveloppe Soleau de la manière la plus précise qu’il soit, ou de déposer sa description devant notaire, ou même devant huissier afin de pouvoir prouver une date certaine.

La possession doit être sur le territoire français… et non pas à l’étranger, quand bien même la même personne morale pourrait prouver sa possession dans un autre pays (par exemple, via une mise en œuvre dans un pays étranger).

De plus, il faut une possession légitime et non équivoque. Ainsi, si la possession résulte d’une divulgation qui a été faite par un inventeur sous le sceau de la confidentialité, alors on ne peut pas se prévaloir d’une possession personnelle antérieure.

Section 1.8. Synthèse graphique

Voici un petit schéma permettant de synthétiser ce que nous venons de dire :

Chapitre 2. Qui peut agir en contrefaçon ?

L’article L615-2 du code de la propriété intellectuelle15 dispose que l’action en contrefaçon peut être exercée par le propriétaire du brevet, le licencié exclusif, et le licencié d’office ou obligatoire.

Section 2.1. Le propriétaire du brevet

C’est, en fait, le titulaire du brevet.

Il peut être celui qui a déposé la demande de brevet, mais il peut également être celui qui a acquis le brevet ultérieurement.

Pour identifier le titulaire du brevet, il est utile de regarder les inscriptions réalisées au RNB (Registre National des Brevets tenu par l’INPI) ou au REB (Registre Européen des Brevets tenu par l’OEB). En effet, les cessions, les legs, etc. doivent être inscrits à un de ces registre sous peine d’inopposabilité de la cessions, etc.

Ainsi, si les registres ne mentionnent aucune cession :

  • soit il n’y a eu effectivement aucune cession et le titulaire est celui qui est indiqué sur le fascicule du brevet ;
  • soit il y a eu une cession et le propriétaire du brevet a oublié d’inscrire la cession à un de ces registres. Dans ce cas, le propriétaire est irrecevable à agir tant qu’il n’aura pas corrigé les registres.

Quoiqu’il en soi, seuls les actes de contrefaçon qui auront été réalisés après l’inscription pourront être poursuivis par le titulaire du brevet.

Par ailleurs, les actes de contrefaçon antérieurs à la cession pourront être poursuivis par l’ancien propriétaire du brevet. Ainsi nous pouvons résumer la situation comme suit :

Il est néanmoins possible que la cession prévoit que le cessionnaire puisse exercer les droits du cédant pour la période précédent la cession : on parle de subrogation dans les droits du cédant.

Dans ce dernier cas, il convient de noter que les dommages et intérêts se calculeront sur la base des bénéfices qu’aurait fait le cédant et non sur les bénéfices qu’aurait fait le cessionnaire.

Dans le cadre d’une succession à titre universel (héritage, fusion de société, etc.), la subrogation que l’on vient de mentionner est automatique. Néanmoins, la succession à titre universel ne dispense pas d’inscrire cette succession aux registres afin de pouvoir rendre opposable ses droits !

Pour la petite histoire, c’est ce qu’a appris à ses dépens la société Ronis16 (Société A). Cette société française fabrique des consigneurs de caddie (petit mécanisme où l’on glisse une pièce pour éviter qu’une personne mal intentionnée vole les chariots). Elle avait un brevet européen n° EP 0 286 460 visant la France. Ce brevet totalement incroyable visait des dispositifs de consigneurs, comme le montre le dessin ci-dessous :

En 1990, la société “Ronis avenir France” (Société B) a absorbé la société “Ronis” (Société A) titulaire du brevet, puis la société “Ronis avenir France” (Société B) a modifié sa dénomination sociale pour adopter celle de “Ronis” . La société “Ronis” (maintenant société B) a attaqué la société Systec en 1997 en contrefaçon. Aucune inscription au RNB n’avait été alors effectuée.

Bien entendu, comme vous avez tout bien suivi, même si les sociétés A et B ont la même dénomination sociale, ce sont des entités juridiques différentes. Ainsi, la société B, n’ayant pas inscrit la cession du brevet au RNB, elle n’était pas recevable à agir car le titulaire “officiel” restait la société A.

Elle s’est donc fait débouter !

Ni une ni deux, la société B demande alors en 2000 à son mandataire habituel d’inscrire la cession au RNB et celui-ci se précipite à l’INPI pour réaliser cette inscription. L’action en justice est alors relancée, la société B étant néanmoins bien consciente qu’elle ne pourra pas poursuivre la société Systec pour les faits antérieurs à cette inscription (mais tout du moins elle veut éviter que la société Systec continue ses actes de contrefaçon).

Et là… re-patatra dit la cour de cassation17 ! En fait le mandataire n’avait pas de mandat de la société B pour effectuer cette inscription, il ne disposait que d’un vieux mandat de la société A, qui n’avait plus, au jour de l’inscription, d’existence légale puisque la société A avait disparu…

On peut dire qu’il vaut mieux réfléchir à deux fois avant de se précipiter et faire n’importe quoi !

Section 2.2. Un copropriétaire

Un brevet peut appartenir à plusieurs personnes. On parle alors des copropriétaires du brevet.

La loi prévoit un régime supplétif permettant de régir les relations entre les copropriétaires (des conventions particulières peuvent remplacer ce régime supplétif). Ce régime supplétif dispose à l’article L613-2918 qu’un des copropriétaires peut engager une action en contrefaçon sans l’accord des autres copropriétaires.

Néanmoins, il est nécessaire de notifier l’action aux autres copropriétaires afin de leur donner la possibilité de s’y joindre et d’en profiter.

Le tribunal sursoit à statuer tant que la preuve de cette notification n’a pas été apportée au tribunal. A priori, cette preuve doit être apportée sous 2 ans (article 386 CPC19) mais le contrefacteur peut demander un délai plus court au juge de la mise en état afin d’éviter d’avoir une épée de Damoclès sur la tête durant toute cette période.

Il faut noter que, si le copropriétaire peut agir seul, il ne peut réclamer que la part des dommages et intérêts qui lui reviennent. Autrement dit, il n’est pas subrogé dans les droits des copropriétaires non présents.

Section 2.3. Un licencié

2.3.1. Le licencié exclusif

Le licencié exclusif est un licencié particulier : le propriétaire du brevet lui garantit une exclusivité sur un territoire donné et durant une période donnée.

Il faut noter que l’expression “licencié exclusif” peut être utilisée, quand bien même le licencié ne serait pas une licence parfaitement exclusive. En effet, la jurisprudence considère qu’un licencié est toujours un licencié exclusif, même si le propriétaire du brevet se garde la possibilité d’exploiter son brevet, en concurrence avec ce licencié.

L’article L615-220 dispose :

[… ] le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action.

Il est donc nécessaire que le licencié exclusif mette en demeure le propriétaire du brevet avant d’engager une action en contrefaçon.

En pratique, le formalisme de la mise en demeure n’est pas toujours nécessaire surtout si tout le monde est d’accord : ainsi, la jurisprudence admet que le propriétaire du brevet puisse indiquer au licencié qu’il consent à cette action sans pour autant avoir été “mis en demeure” . Par exemple, le titulaire du brevet peut autoriser le licencié, directement dans le contrat de licence, à agir en contrefaçon s’il le juge nécessaire, et ce, sans mise en demeure préalable.

De part la loi, le titulaire du brevet peut s’opposer dans le contrat à ce que le licencié puisse exercer la moindre action en contrefaçon. Dans cette hypothèse, notons toutefois que le breveté pourrait devoir engager lui-même l’action en contrefaçon. En effet, s’il refuse d’engager l’action, sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son licencié pourrait être engagée (garantie de non-éviction de l’article 1628 du code civil21).

Pour que cette action en contrefaçon du licencié soit recevable, il est toutefois nécessaire que la licence ait fait l’objet d’une inscription au RNB (voir article L613-922 du code de la propriété intellectuelle).

On oublie souvent cette dernière formalité lorsque la licence est accordée à une société fille (la société mère étant titulaire du brevet), ou que le titulaire du brevet est le chef d’entreprise et qu’il “autorise” sa société à exploiter le brevet :

  • si la société exploitant le brevet attaque un contrefacteur, elle sera irrecevable car elle ne dispose pas de licence inscrite ;
  • si le chef d’entreprise attaque le contrefacteur, ses dommages et intérêts seront très faibles car il n’exploite pas son brevet directement (et que la licence accordée est souvent gratuite). Notons toutefois que si le chef d’entreprise commence l’action en contrefaçon, la société exploitant le brevet peut faire “une intervention” à l’instance pour se faire dédommager.

Aussi bizarre que cela puisse paraître de prime abord, il n’est pas nécessaire que la licence soit inscrite pour que le licencié demande une saisie contrefaçon. En effet :

  • l’action en contrefaçon est une action visant à faire respecter son droit de propriété ;
  • la saisie contrefaçon est une action visant à faire constater le préjudice subit.

2.3.2. Le licencié d’office ou obligatoire

L’article L615-223 dispose :

Le titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office, [… ] peut exercer l’action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action.

Ainsi, le régime de la licence d’office ou obligatoire est identique à la licence exclusive pour ce qui concerne l’action en contrefaçon, à ceci près que le titulaire ne peut pas s’opposer à ce que le licencié d’office ou obligatoire puisse faire une action en contrefaçon (sauf à ce que le titulaire fasse lui-même l’action).

2.3.3. Le licencié simple

L’article L615-223 dispose :

Tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Ainsi, le licencié exclusif ne peut pas faire d’action en contrefaçon.

Il peut toutefois faire constater son préjudice (article 1382 du code civil24) par une intervention à l’instance, si une action en contrefaçon est initiée par une autre personne.

Chapitre 3. Contre qui agir ?

Section 3.1. Toute personne non-autorisée

C’est super simple : si une personne réalise les actes précités alors que le titulaire du droit ne l’a pas autorisée, alors on peut agir contre elle.

Section 3.2. Le licencié

Une question intéressante (et étrange de prime abord) est de savoir si on peut poursuivre le licencié.

En effet, la question peut se poser si un licencié ne respecte pas son contrat de licence (par exemple, il fabrique trop de produits). Est-il contrefacteur ou fait-il simplement une faute contractuelle ?

L’article L613-825 dispose :

Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence imposées en vertu de l’alinéa précédent.

La réponse est donc, sans hésiter, oui :)

Section 3.3. Cas particulier de la copropriété

Imaginons qu’un copropriétaire accorde une licence à un de ses amis sans en informer ses copropriétaires.

Pourtant le régime légal (celui qui s’applique à défaut de contrat de copropriété spécial) prévoit cette autorisation (L613-29 CPI18) :

c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licence d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.

Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d’une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.

Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l’un quelconque des copropriétaires peut s’opposer à la concession de licence à la condition d’acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence.

Selon la jurisprudence (voir Cass. com. 15 mars 2011, n° 09-7193426), la sanction de ce défaut de notification est l’inopposabilité aux copropriétaires non informés de la licence accordée.

Ainsi, la licence est valable, mais le copropriétaire non notifié peut poursuivre en contrefaçon les licenciés autorisés à exploiter par le premier copropriétaire. Bien entendu, ces licenciés pourront appeler en garantie le premier copropriétaire afin d’éviter de supporter toute la charge de la sanction.

Dur, hein ?

Section 3.4. Cas particulier de la revendication de propriété

La situation est très semblable avec la situation précédente. En effet, dans cette situation, une personne s’étant fait voler son invention revendique la propriété d’un brevet auprès d’un tribunal. Cette revendication s’appuie sur l’article L611-827 du code de la propriété intellectuelle.

Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.

Dans l’hypothèse où cette revendication aboutie, la propriété du brevet est rétroactivement accordée au requérant. Vous comprenez où je veux en venir : l’ancien propriétaire n’étant donc pas vraiment propriétaire, il a accordé des licences sans droit et celles-ci sont donc nulles.

Ainsi, le nouveau propriétaire peut en théorie poursuivre les anciens licenciés en contrefaçon. Bien entendu encore une fois, ces licenciés pourront appeler en garantie l’ancien propriétaire afin d’éviter de supporter toute la charge de la sanction.

Chapitre 4. Les types de contrefaçon

Section 4.1. La contrefaçon littérale

La contrefaçon littérale est une contrefaçon dans laquelle toutes les caractéristiques (y compris non essentielles) de la revendication sont reproduites.

En pratique, l’analyse de cette contrefaçon est très proche de l’analyse que nous ferions si nous devions analyser la nouveauté de la revendication par rapport à l’objet considéré.

Section 4.2. La contrefaçon par différences secondaires

Dans ce cas, certaines caractéristiques non-essentielles ne sont pas reproduites ou reproduites différemment.

Cette contrefaçon peut être :

  • par adjonction d’un moyen : un moyen supplémentaire est ajouté sans modifier la structure des moyens essentiels. Aujourd’hui, on considère que la “contrefaçon par différences secondaires par adjonction” peut être également vue comme une “contrefaçon littérale” . En effet, il n’en reste pas moins que toutes les caractéristiques de la revendication se retrouvent dans l’objet ou le procédé,
  • par suppression d’un moyen non-essentiel,
  • par modification d’un moyen non-essentiel : aujourd’hui, on considère souvent que la “contrefaçon par différences secondaires par modification” peut être également vue comme une “contrefaçon par équivalence” que nous verrons dans le paragraphe suivant.

Notons que la caractéristique remplacée ne doit pas avoir été ajoutée en cours de procédure en réponse à une notification. En effet, les juges considèrent dans ce cas que cette caractéristique avait été ajouté afin de permettre de surmonter une objection quant à la brevetabilité (même si en pratique cela n’est pas véritablement le cas). Je vous invite à lire à ce sujet un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 septembre 2003 (affaire Marti Sala et Posimat contre Vasquali) :

Considérant que la machine pour le positionnement des récipients commercialisée par la société Vasquali ne comporte, contrairement à la machine brevetée qui est constituée d’un disque supérieur et d’un disque inférieur, qu’un seul disque rotatif sur lequel sont fixées les pièces formant logement et passages ;

Que cette caractéristique ne saurait constituer un élément secondaire, comme le soutiennent les appelants, alors, [… ] qu’elle ne figurait pas dans la rédaction initiale de la revendication et a été rajoutée par le breveté lors de la réponse au rapport de recherche ; [… ]

Que la contrefaçon de revendication 1 du brevet n’est donc pas caractérisée ;”

Section 4.3. La contrefaçon par équivalence

Contrairement à ce qui précède, ici, au moins une caractéristique structurelle essentielle n’est pas présente et est remplacé par un nouveau moyen.

Pour que la contrefaçon par équivalence soit constituée, il est en outre nécessaire que, cumulativement :

  • la fonction du nouveau moyen soit identique à celui de la caractéristique non reproduite et participe au même résultat (ou à un résultat similaire). Par exemple, une serrure sert à fermer une porte, et une chaîne cadenassée passant dans des trous réalisés dans la porte a la même fonction (quant bien même ces deux objets n’ont pas la même structure) ;
  • la fonction du moyen en vue de la résolution du problème technique (c’est à dire, dans le contexte de la revendication) doit être nouveau ou protégeable. En gros, cela revient à remplacer le moyen structurel de la revendication (ex : “serrure de porte”) par un moyen fonctionnel remplissant le même effet technique (ex : “moyen de fermeture de porte”) et se poser la question de la brevetabilité de cette nouvelle revendication. En effet, si la revendication considérée a été formulée structurellement car une revendication fonctionnelle n’aurait pas été brevetable du fait d’une antériorité, il serait anormal que l’on puisse ré-élargir la portée de la revendication ici ;
  • la fonction doit être mentionné dans la description et ne pas sortir, a posteriori, du chapeau du titulaire du brevet,
  • la caractéristique remplacée ne doit pas avoir été ajoutée en cours de procédure en réponse à une notification. En effet, les juges considèrent que cet ajout a permis de surmonter une objection quant à la brevetabilité.

Le plus souvent, la contrefaçon par équivalence se pose quand la revendication a été mal rédigée et que le rédacteur a revendiqué un moyen structurel alors qu’il aurait pu revendiquer un moyen fonctionnel.

Il va de soi que si la caractéristique visée est déjà une revendication fonctionnelle (par exemple, des “moyens d’accrochage”), ce raisonnement n’est pas pertinent : en effet, s’il y a contrefaçon, cela serait une contrefaçon littérale.

Section 4.4. La contrefaçon partielle

Ce type de contrefaçon a été la première fois utilisé dans l’affaire Marshall (TGI Paris, 25 mai 1979).

Ce cas de figure peut arriver quand le titulaire a revendiqué l’objet A+B mais que les objets A et B individuellement ne présentent pas de synergie (on parle de juxtaposition de moyens).

Par exemple, prenons la revendication suivante :

Porte d’entrée, caractérisée en ce qu’elle comporte :

  • une serrure apte à fermer la porte,
  • des carreaux de verre apte à laisser passer la lumière.

Nous voyons bien que ces deux moyens ne concourent pas à la réalisation d’un même problème technique : d’une part, on cherche à fermer une porte et d’autre part, on cherche à augmenter la luminosité derrière la porte.

Si une personne ne reproduit que A, un juge pourra considérer que le breveté voulait, en fait, protéger A et B et non A+B et que la reproduction de A est une contrefaçon partielle.

Cette analyse est assez sévère, je trouve.

En effet, il est possible que l’Examinateur ait considéré que la revendication A+B était nouvelle et inventive car le moyen B était simplement génial (même si A était connu).

Bizarre et dangereux pour la sécurité des tiers… mais c’est comme ça !

Section 4.5. La contrefaçon par perfectionnement

On entend souvent que “perfectionner, c’est contrefaire” …

Ce n’est pas tout à fait vrai : perfectionner c’est contrefaire, dans l’unique hypothèse où le perfectionnement consiste à ajouter des moyens à ceux revendiqués ou à très légèrement en modifier un.

Ce type de contrefaçon se rapproche donc des autres types de contrefaçon que nous avons vus précédemment (littérale, différences secondaires ou équivalences).

Chapitre 5. Sur quels fondement peut-on agir en contrefaçon ?

Pour agir en contrefaçon, il va de soi qu’il est nécessaire d’avoir un titre.

Mais quels types de titres ?

Section 5.1. Un brevet français

L’article L615-2 du code de la propriété intellectuelle23 dispose que :

L’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet.

Ainsi, il en découle que le fait d’avoir un brevet permet d’agir en contrefaçon en France. Ici, il n’est pas précisé si le brevet est un brevet français ou autres. Je pense que nous pouvons raisonnablement penser que, a minima, le brevet français est couvert par cette formulation.

Attention néanmoins, car l’article L615-4 du code de la propriété intellectuelle28 dispose que :

[… ] Les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été [publiée par l'INPI ou notifiée au contrefacteur allégué par une copie certifiée] ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet.

[… ] 1° Le brevet n’est opposable que dans la mesure où les revendications n’ont pas été étendues après [la publication par l'INPI ou la notification au contrefacteur allégué]

Ainsi, seuls les faits postérieurs à la publication (ou la notification) peuvent être poursuivis : on dit que la demande n’est opposable qu’à partir de son accessibilité aux tiers.

De plus, nous comprenons bien que si le jeu de revendication est élargi après cette publication (ou cette notification), il ne serait pas très juste de condamner quelqu’un sur ce nouveau jeu.

Ainsi, si nous souhaitons rendre opposable ce nouveau jeu plus large, il est être utile de le faire re-publier par l’INPI (ou de le re-notifier).

Le texte de la demande de brevet n’est, bien entendu, que provisoire car son examen est toujours en cours. Il y a donc toute les chances que le brevet délivré ne corresponde pas tout à fait au texte tel que déposé.

De plus, la jurisprudence considère que le brevet n’est opposable que dans la mesure où l’objet de la protection n’a pas été étendue après la publication. C’est d’ailleurs ce que précisent les juges de la cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 1985 (n°83-1229029) :

attendu, en second lieu, qu’après avoir énoncé a bon droit “qu’il serait certes contraire aux droits de la défense que, fut-ce avec le support de la description, puisse être opposé au prétendu contrefacteur une extension, une adjonction, voire un changement d’objet ;

qu’au contraire, pourvu qu’il s’agisse d’une restriction des revendications originaires, il est de l’intérêt des tiers, comme de l’intérêt général, que le droit revendiqué soit délimité le plus exactement possible et mieux qu’il ne peut l’être” initialement, la cour d’appel, qui a constate qu’en “l’espèce, loin de constituer des extensions des revendications originaires, les revendications dont il s’agit présentement se bornent a y apporter des précisions, la revendication 5 précisant notamment les revendications 1 et 2″ , a pu décider que les revendications ajoutées au cours de la procédure d’avis documentaire étaient opposables au prétendu contrefacteur ;

Section 5.2. Une demande de brevet français

L’article L615-4 du code de la propriété28 intellectuelle dispose que :

Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet surseoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet.

Ainsi, il est clair que nous pouvons agir sur la base d’une simple demande de brevet… Cela peut être intéressant pour prendre date et éviter de faire courir la prescription. Néanmoins, il faut faire attention car si jamais le brevet n’est pas délivré alors on peut avoir un retour de bâton assez méchant : une action reconventionnelle pour procédure abusive !

Section 5.3. Un brevet européen

L’A64(3) CBE30 dispose que :

(1) Sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen confère à son titulaire, à compter de la date à laquelle la mention de sa délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets et dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat.(2) Si l’objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s’étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.

(3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale.

Il n’y a donc pas à réfléchir : un brevet européen est donc utilisable de la même manière en France (si celui-ci est validé en France et si la traduction des revendications est fournie à l’INPI).

Section 5.4. Une demande de brevet européen

De plus, l‘article L614-931 dispose que :

Les droits définis aux articles L. 613-3 à L. 613-7 [i.e. les droits d'interdire les actes mentionnés ci-dessus], L. 615-4 et L. 615-5 du présent code peuvent être exercés à compter de la date à laquelle une demande de brevet européen est publiée conformément aux dispositions de l’article 93 de la Convention de Munich.

En outre, cet article précise que, si la publication par l’OEB a été faite dans une autre langue que le français, il faut fournir à l’INPI la traduction des revendications ou la notifier au présumé contrefacteur pour rendre effectif l’exercice de ses droits.

Ainsi, une demande de brevet européen est assimilée à une demande de brevet français à compter de sa publication par l’OEB (et le cas échéant, la fourniture d’une traduction des revendications). Il est donc à noter que, contrairement à une demande française, il n’est pas possible d’agir devant une juridiction française avant la publication de sa demande par l’office (après notification du contrefacteur du jeu de revendication).

5.4.1. Petit point de procédure

Imaginons que vous fassiez une action en contrefaçon sur la base d’une demande de brevet comme nous venons de le dire.

Si jamais cette demande de brevet européen bénéficie de la priorité d’une demande française, on peut se demander quel titre utiliser pour une action en contrefaçon : le brevet français ou la demande de brevet européen…

Si vous utilisez la demande de brevet européen, il est fort probable que le juge refuse de se prononcer immédiatement et sursoira à statuer tant que le brevet européen ne sera pas accordé.

Si vous utilisez le brevet français, il faut savoir que l’article L614-1332 prévoit un remplacement du brevet français par la partie française du brevet européen lorsqu’il sera accordé (et après la période d’opposition). Donc on voit bien la situation où l’on commence un procès sur la base d’un brevet français et où le brevet français “disparait” en plein milieu de celui-ci : Pour éviter ce problème de procédure, l’article L614-1533 prévoit que le juge, de droit, doit sursoir à statuer en attendant cet éventuel remplacement.

Le seul moyen de débloquer la situation est de retirer la désignation de la France dans la demande de brevet européen : le juge ne sera pas tenu par les dispositions de l’article L614-1533 et pourra rendre un jugement sur la base du brevet français. Cependant, vous perdez les éventuelles modifications apportées dans la demande européenne afin de renforcer votre position.

A vous de choisir !

Section 5.5. Sur la base d’une demande internationale (PCT)

L’A29 PCT34 dispose que :

1) Pour ce qui concerne la protection de tout droit du déposant dans un état désigné, la publication internationale d’une demande internationale a, dans cet état, sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 4), les mêmes effets que ceux qui sont attachés par la législation nationale de cet état à la publication nationale obligatoire de demandes nationales non examinées comme telles.

… on est pas rendu avec une formulation aussi lourde. Je vais vous traduire : pour faire simple, une demande PCT, à compter de sa publication, est régi par le code français.

Regardons donc le code français… L’article L614-2435 du code de la propriété intellectuelle dispose :

Lorsqu’une demande internationale de protection des inventions formulée en application du traité de Washington comporte la désignation ou l’élection de la France, cette demande est considérée comme tendant à l‘obtention d’un brevet européen régi par les dispositions de la Convention de Munich.

Donc, le jeu de piste continue… si nous suivons la logique, il faut regarder la CBE pour savoir quel traitement est réservé à une demande internationale. L’A153 CBE36 dispose que :

(3) La publication internationale d’une demande euro‑PCT dans une langue officielle de l’Office européen des brevets remplace la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets.
(4) Si la demande euro‑PCT est publiée dans une autre langue, une traduction dans une des langues officielles doit être produite auprès de l’Office européen des brevets, qui la publie. Sous réserve de l’article 67, paragraphe 3, la protection provisoire prévue à l’article 67, paragraphes 1 et 2, n’est assurée qu’à partir de la date de cette publication.

Ouf !!! Nous y sommes arrivés.

Au final, la demande PCT est assimilée à une demande européenne à compter de sa publication internationale, si elle est publiée en français, anglais ou allemand. Si elle n’est pas publiée dans une de ces langues, il faut fournir une traduction pour qu’elle soit publiée par l’OEB et elle sera alors considérée comme une demande européenne à partir de la fourniture de cette traduction.

La protection ne court qu’à partir de ce moment.

Il est à noter que si le titulaire réalise une entrée en phase anticipée, il est nécessaire de faire une requête spéciale auprès de l’OEB. En effet, si aucune requête n’est faite pour commencer l’examen, il est fort probable que l’OEB ne fasse rien jusqu’au délai de 31 mois et donc qu’il ne publie pas votre traduction avec la fin de ce délai (A23 PCT37)

Chapitre 6. Quand peut-on agir ?

Section 6.1. Pendant la durée de vie du brevet

L’article L611-238 dispose :

Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont :1° Les brevets d’invention, délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande ;

Donc pas de soucis… a minima, on peut agir durant toute la vie du brevet.

Section 6.2. Prescription

Bien entendu, il est toujours possible d’agir en dehors de cette période pour des faits commis durant cette période.

L’article L615-839 dispose que les actes de contrefaçon se prescrivent par trois ans.

Chapitre 7. L’action à proprement parler

Section 7.1. La preuve

La preuve de la contrefaçon peut s’effectuer par tout moyen car la contrefaçon est un problème de fait et non de droit (règle classique de procédure civile). En effet, l’article L615-540 dispose que :

La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

Ainsi, il est possible de demander à un huissier de faire un constat d’achat. Attention, ce n’est pas à l’huissier de réaliser l’achat lui-même sous peine de nullité de la preuve ! Il faut envoyer un tiers réaliser l’achat, l’huissier constate alors que ce tiers est rentré dans le magasin les mains vides, et qu’il est ressorti avec le produit. L’huissier peut alors réaliser un PV descriptif de ce produit et le mettre sous scellé pour une utilisation ultérieure. En effet, l’ordonnance du 2 novembre 194541 dispose :

Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter

Cette constatation n’est pas nécessairement très intéressante d’un point de vue commercial. En effet, souvent on essaye d’eviter d’assigner en justice les vendeurs qui pourraient servir ultérieurement à écouler des produits non contrefaisants. Cependant, cela peut être fort utile si l’adresse du fabriquant est indiquée sur la boite ou sur une notice.

Section 7.2. Les saisies-contrefaçons

La saisie-contrefaçon est une action exorbitante de droit commun, dont l’objectif est de conserver la matérialité de la preuve.

En 1791, une saisie-descriptive (qui permettait une saisie-réelle, i.e. confiscation des moyens de production et des produits) a été inscrite dans la loi. Mais devant des oppositions assez fortes, cette saisie est abrogée… mais mal, car des traces restent dans la loi et on continue, dans les faits, à l’utiliser.

En 1844, ces dispositions sont réintroduites dans la loi mais l’objectif de cette saisie est la conservation de la preuve et non la confiscation des moyens de production.

Aujourd’hui, la saisie-contrefaçon est codifiée à l’article L615-540 :

La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.

Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Le magistrat compétent est celui qui est compétent au fond. Ainsi, aujourd’hui, il faut saisir le président du TGI de Paris.

Il faut noter que l’article L615-540 n’impose aucune preuve ou aucun début de preuve et le juge ne semble pas pouvoir vous la refuser (“en droit de faire procéder” n’est quand même pas équivalent à “peut demander” … hein ?). Néanmoins dans la pratique, cela peut être différent et les juges sont réticents à ordonner une saisie sur la simple demande d’un titulaire de brevet. Vous devrez, a minima, fournir dans votre demande :

  • votre identité,
  • le titre du brevet et son numéro (il n’est pas nécessaire à ce stade de présenter en détails l’invention),
  • la mention “il apparaît que la société Z reproduit… qui porte atteinte à mon brevet” (ou simplement donner l’adresse du commerçant si vous ne connaissez pas son nom”
  • demander à faire procéder à la saisie par l’huissier et un technicien pour assister l’huissier, les deux personnes étant choisis par le breveté,
  • demander que l’huissier puisse poser des questions nécessaires à la réalisation de sa mission et qu’il puisse retranscrire l’ensemble des réponses et des dires,
  • demander la saisie de tout document permettant d’évaluer l’ampleur ou l’origine de la contrefaçon. Il existe un débat doctrinal sur cette possibilité ouverte par un décret de 2008 (R615-242) : en effet, certains affirment que le décret serait illicite car il étend la portée de la loi et visiblement sans autorisation… Mais bon dans le doute (et comme le juge judiciaire n’est pas là pour vérifier la validité d’un décret), demandez-la !
  • demander la saisie des documents permettant de constater la consistance de l’objet (plan, cahier de laboratoire, notices, etc.) et l’imputabilité des actes envers une personne (documents commerciaux, document d’importation, actes de reventes, etc.),
  • demander la présence d’un serrurier et l’autorisation de forcer les portes dont les clefs auront été “perdus” ou non communiqué,
  • demander la présence d’un photographe et l’autorisation de prendre des photographies.

La saisie est un acte très très complexe… il faut donc faire attention à un certain nombre d’éléments afin d’éviter d’encourir une nullité :

  • l’huissier doit donner une copie de l’ordonnance de saisie au commerçant au début de la saisie,
  • le technicien ne doit pas diriger l’huissier : ainsi, il faut bien faire la différence entre les constations de l’huissier et le technicien,
  • la saisie n’est pas une expertise pour déterminer une contrefaçon mais à pour objectif de réaliser des constations,
  • il faut respecter à la lettre l’ordonnance de saisie. Ainsi, si une machine doit être démontée pour constater certains éléments, il faut se faire autoriser spécifiquement à la démonter / remonter / faire fonctionner la machine (si nécessaire),
  • le breveté ou un de ses salariés ne peut pas accompagner la saisie. En effet, la cour de cassation indique, dans un arrêt du 28 avril 2004, n°02-2033043, que cette participation est contraire à la Déclaration Européenne des Droits de l’Homme, article 6-1, relative au droit au procès équitable),
  • ne pas saisir des pièces ou documents qui ne sont pas mentionnés par l’ordonnance de saisie.

Il faut toujours prévoir des forces de police pour assister votre huissier. En effet, il arrive souvent que les saisis ne fasse pas preuves d’une amabilité à toute épreuve.

Attention, la saisie n’interrompt pas la prescription.

Notons qu’enfin, il est indispensable de réaliser une assignation au fond dans un certain délai afin d’éviter la nullité de la saisie. Ce délai est prévu par l’article R615-144 et est le plus long de ces deux délais, à compter de la date de l’ordonnance :

  • 20 jours ouvrables,
  • 31 jours calendaires.

7.2.1. Les incidents lors de la saisie

Une résistance de la part du saisi (ex. coupure d’électricité, empêchement physique, etc.) est une faute condamnable.

Cependant, il n’a pas être coopératif :

  • il n’a pas à ouvrir les portes des locaux,
  • il n’a pas à aider le saisissant,
  • il n’est pas obligé de répondre aux questions, et peut interdire à ses employés de répondre,
  • il peut appeler un avocat (mais cela ne peut pas retarder la saisie).

Notons que le caractère confidentiel des documents saisis n’est pas un motif pour s’opposer à la saisie. Le saisi peut néanmoins notifier à l’huissier que ces documents sont confidentiels ou sortent du cadre de l’ordonnance. Dans cette hypothèse, l’huissier devra les conserver sans les transmettre au titulaire du brevet. Le saisi peut alors saisir le président du TGI de Paris afin de faire le trancher sur l’accessibilité de ces documents au titulaire du brevet.

7.2.2. Recours contre l’ordonnance de saisie

Le recours n’est pas suspensif contre la saisie mais peut permettre de déclarer une saisie nulle.

Il est possible, par exemple :

  • de demander la rétractation de l’ordonnance s’il existe un motif sérieux (brevet abandonnée, par d’inscription au RNB, etc.) ;
  • de faire une “inscription de faux” en cas de faute ou d’erreur de l’huissier. Cette procédure est complexe et longue dans la pratique. De plus, si cette inscription de faux est soulevée à tort, vous pouvez encourir une amende civile ;
  • demander la nullité de la saisie contrefaçon. Ce cas peux se présenter s’il n’y a pas eu d’assignation dans le délai couperet (environ 1 mois), si le juge ayant accordée l’ordonnance est incompétent, si le PV de saisie ne fait pas fait figurer le nom de la personne physique de l’huissier, etc.

Pour la jurisprudence, il est nécessaire de posséder un titre valide au moment de la saisie pour pouvoir réaliser une saisie. Ainsi, vous ne pouvez pas demander une saisie avec un titre expiré mais sous le prétexte de constituer des preuves pour des actes de contrefaçon non prescrits. Pourtant, l’article L615-540 dispose que la saisie-contrefaçon peut être demandée par “toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon” , ce qui semble dire que si on peut agir en contrefaçon pour des actes non prescrits, on devrait pouvoir réaliser une saisie-contrefaçon. Les juges n’adoptent pas ce raisonnement : en effet, l’article L615-2 prévoit que “l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet” .

Ainsi, sans titre, vous n’êtes pas propriétaire et donc vous ne pouvez pas demander la saisie.

Section 7.3. Droit d’information

De manière annexe, il est possible de demander de nombreuses informations relatives à la contrefaçon. Ainsi, il est possible d’obtenir des informations sur l’origine de la contrefaçon, les réseaux de distribution utilisés, etc.

Ce droit d’information est prévu à l’article L615-5-245.

Section 7.4. Interdiction provisoire

Sous une influence étrangère, le législateur a prévu une interdiction provisoire dans l’article L615-346 du code de la propriété intellectuelle.

Historiquement, le législateur avait imposé un grand nombre de conditions afin d’encadrer cette interdiction provisoire. Mais devant son manque de succès, le législateur a progressivement “lâché la bride” et aujourd’hui, seule reste la vraisemblance de l’atteinte aux droits du brevet.

Cette interdiction peut être prononcée, éventuellement sous astreinte, avant l’instance ou au cours de celle-ci. Il est habituel que le juge demande de constituer une garantie (le plus souvent une caution bancaire) afin de dédommager le prétendu contrefacteur si celui-ci n’est pas condamné (je vous rappelle que 1/3 des actions en contrefaçon aboutissent à la nullité du brevet et donc à la non-contrefaçon du prétendu contrefacteur… ceci pour vous faire réfléchir).

Le juge peut également demander au prétendu contrefacteur de constituer une provision dans l’hypothèse de sa condamnation.

Enfin, le contrefacteur peut être mis en demeure d’apporter la preuve que le produit qu’il fabrique n’a pas été produit à partir du procédé breveté. S’il n’apporte pas cette preuve, les produits seront présumés avoir été fabriqué au moyen dudit procédé.

Cette interdiction se demande auprès du président du TGI de Paris, éventuellement sur requête si nécessaire (c’est-à-dire sans contradictoire).

Section 7.5. L’instance au fond

7.5.1. L’assignation

L’assignation peut également être appelée “exploit d’huissier” .

Cette assignation contient notamment :

  • la qualité et la désignation des parties,
  • des indications sur le tribunal de comparution (ici, le TGI de Paris),
  • une invitation à se constituer un avocat sous 15 jours (à défaut, il y a normalement un jugement non contradictoire mais cela est rarement mis en pratique immédiatement). Il existe une prorogation de ce délai de 2 mois pour les étrangers,
  • l’exposé succinct des motifs,
  • l’exposé des demandes et des raisons de la demandes (y compris la cessation de la contrefaçon et la réparation du préjudice afin d’être certain d’arrêter la prescription pour ces deux actions).

A ce stade, le tribunal n’est pas au courant de l’assignation. Il faut donc déposer une copie de l’assignation au tribunal : on appelle ce dépôt la “saisine du tribunal” .

7.5.2. La mise en état

Cette mise en état s’effectue devant… le juge de la mise en état (ohhhh surprise !).

Il est chargée de suivre la procédure, de vérifier que les pièces demandées sont bien transmises entre les parties, etc.

Les exceptions et les fins de non-recevoir sont soulevés devant ce magistrat. Ce juge fixe le calendrier de remises des écritures et fixe la clôture qui met fin à l’échange des écritures.

7.5.3. Moyens dilatoires envisageables

Ce paragraphe vous sera utile si votre objectif est de retarder la procédure… petit vilain !

En effet, vous pouvez :

  • demander un sursis à statuer, de droit (c’est-à-dire que le juge ne peux pas ne pas vous l’accorder), si vous vous faites assigner par un copropriétaire, sans qu’il y ait eu de notification envoyée à ses autres copropriétaires. Ce sursis est prévu au b) de l’article L613-2947 ;
  • demander un sursis à statuer, de droit, si vous vous faites assigner sur la base d’un brevet français et si une demande de brevet européen est en instance et que cette demande de brevet européen a été déposée par le même inventeur du brevet français (ou son ayant cause), qu’elle vise la même invention et qu’elle bénéfice de la priorité (article L614-1533) ;
  • demander un sursis à statuer, de droit, si l’assignation se fonde sur une simple demande de brevet et non un brevet (article L615-428) ;
  • si un brevet européen est accordé mais qu’une opposition est en cours, il est possible de demander un sursis à statuer pour “la bonne administration de la justice” (principe de procédure civile). Néanmoins, les juges n’accordent pas souvent ce sursis considérant que l’opposition est trop “lente” . Notons que si vous vous faites condamner de manière définitive et que le brevet est finalement déclarée nul durant l’opposition, vous ne pourrez pas vous faire rembourser les dommages et intérêts versés au nom du principe de l’autorité de la chose jugée ;
  • si une action en revendication est engagée, vous pouvez demander un sursis, mais cela n’est pas obligatoire, comme dans le cas précédent.

Chapitre 8. Sanctions

Vous avez fait condamner votre contrefacteur ! C’est bien… mais qu’est ce que vous pouvez demander comme sanction ?

Section 8.1. Interdiction sous astreinte

Cette interdiction n’est pas explicitement prévue par le code mais se fonde sur les articles L613-32 et L613-47.

L’astreinte permet s’assurer de la force exécutoire de la décision du juge (impérium du juge). C’est en quelque sorte une condamnation pour l’avenir. Elle est fixée en fonction du prix de l’objet pour dissuader le contrefacteur de continuer la contrefaçon.

Si cette astreinte doit être payé au titulaire du brevet, celle-ci n’est pas automatique. En effet, pour percevoir l’astreinte, il est nécessaire de demander au juge de “liquider” celle-ci. Le juge peut la modérer au l’augmenter en fonction de la bonne foi du contrefacteur et des difficultés rencontrées.

Si le jugement est finalement infirmé par une cour d’appel ou la cour de cassation, il est nécessaire de rembourser cette astreinte perçue

Néanmoins, nous pouvons noter que cette approche est différente avec celle des allemands : chez eux, les astreintes sont payées à l’État et ne sont pas remboursées quand bien même un jugement ultérieur infirme le jugement. En effet, ils considèrent que la violation d’une décision du juge est une sorte d’insulte faite à la justice et non au titulaire des droits.

Section 8.2. Rappel des circuits commerciaux

L’article L615-7-148 prévoit un certain nombre d’autres sanctions.

Cette article dispose que :

que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits

Ce qui n’est pas très clair ici, c’est ce que couvre la notion de “circuits commerciaux” :

  • Est-ce les circuits situés en France ?
  • Cela couvre-t-il que les succursales de la société condamnée ?
  • Cela concerne-t-il les produits ayant été achetés par des distributeurs ?

Section 8.3. Confiscation

La confiscation est une sanction très ancienne. Historiquement, les produits contrefaisants étaient confisqués par l’État, revendu et les profits était utilisé au au profit des “pauvres du district” . Cependant, devant des problèmes de logistique, cette confiscation est devenu au profit du titulaire des droits sous Louis-Philippe.

Deux théories s’opposent concernant la confiscation :

  • La confiscation doit-elle servir à empêcher la continuation des actes de contrefaçon ?
  • La confiscation doit-elle servir à indemniser le titulaire des droits ?

Si sous l’empire de la loi de 1968, la première théorie dominait largement la loi, la loi a été modifiée en 1978 et aujourd’hui, il semble possible de confisquer des produits et les outils de fabrication afin de dédommager le titulaire des droits (L615-7-148) :

que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient [… ] confisqués au profit de la partie lésée.

Section 8.4. Destruction

La destruction est également possible (L615-7-148) :

que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient [… ] détruits.

Cette destruction se fait aux frais du contrefacteur.

Section 8.5. Affichage du jugement

Si la publicité du jugement peut être ordonnée par le juge (L615-7-148), il faut savoir éviter d’être trop gourmand !

En effet, il ne faut pas que cette affichage commence à ressembler à une publicité commerciale vantant les mérites des produits du titulaire du brevet.

Section 8.6. Dommages et intérêts

Les dommages et intérêts trouvent leur fondement juridique dans l’article 138224 du code civil.

8.6.1. Le problème de l’assiette des dommages

Ainsi, il est nécessaire qu’il existe une faute du contrefacteur et qu’un préjudice soit subit par le titulaire des droits.

Très tôt, la jurisprudence s’est trouvée devant le dilemme suivant : si le breveté est un particulier et que le contrefacteur est une très grosse multinationale, il est probable que le contrefacteur soit en capacité de tirer de très gros bénéfice de la contrefaçon (du fait de sa puissance et de ses circuits commerciaux). De l’autre coté, le breveté est tout petit et ne peut atteindre les mêmes marchés que son contrefacteur.

Faut-il calculer les dommages et intérêts en relation avec les bénéfices du contrefacteur ou seulement en relation avec les gains manqués du breveté du fait de cette contrefaçon.

Nous comprenons bien que le montant des dommages et intérêts ne seront pas du tout identiques.

Pendant très longtemps, la jurisprudence est restée fidèle à elle-même : il n’y a pas de dérogation au droit commun et seul le préjudice doit être réparé.

C’est exactement la situation qu’a rencontré la cour d’appel de Paris le 18 décembre 1958 dans une affaire Carpano & Pons. Dans cette affaire, M. Paul Mauborgne avait inventé un petit perfectionnement sur les moulins de pêche (brevet FR905268A). Constatant que la société Carpano & Pons commercialisait un moulin Mitchell 300 mettant en œuvre son invention, il les attaqua.

Le moulin de pêche Mitchell49

En l’espèce, M. Mauborgne fabriquait des moulins dans son garage et n’avait donc pas un gros chiffre d’affaire. Surtout, il ne disposait pas de la capacité de production et du réseau de distribution de la société Carpano & Pons.

La cour d’appel, constatant une contrefaçon (qui fut d’ailleurs confirmée par la cour de cassation50), a considéré que les dommages et intérêts devaient être calculés en ne retenant qu’une partie de la production de Mitchell 300, car le reste ne pouvait porter préjudice à M. Mauborgne, celui-ci ayant été dans l’incapacité de les vendre.

8.6.2. L’évolution du droit positif

En octobre 2007, le législateur a assoupli les méthodes de calcul des dommages et intérêts en créant un mode de calcul “sui-generis” . Ce mode de calcul est d’inspiration européenne et notamment découle de la transposition de la directive européenne 2004/48 en droit français.

L’article L615-751 dispose :

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Ainsi, le titulaire des droits a le choix entre :

  • un calcul des dommages prenant en compte le préjudice économique qu’il a subi, les bénéfices du contrefacteur et le préjudice moral ; et
  • un calcul des dommages en fonction d’un prix de licence qu’aurait payé le contrefacteur s’il en avait eu une (mais probablement que le juge fixera ce montant de manière supérieure aux licences déjà accordées)

8.6.3. La théorie du tout commercial

Il est possible également de chercher à augmenter l’assiette de ses dommages en cherchant à faire admettre aux juges que la perte subit n’est pas seulement relatif aux brevets.

Pour bien comprendre cette théorie, je vais vous présenter l’affaire des becs Auer. Mais pour cela je vais être obligé de vous expliquer comment fonctionnait les lampes pour l’éclairage domestiques à gaz dans les années 1900.

Bec Auer

La lampe est constituée de trois éléments :

  • le bec : élément en métal permettant la combustion du gaz ;
  • le manchon : élément en toile blanche permettant d’émettre une lumière blanche puissante ;
  • la verrerie : élément en verre protégeant le manchon de tout contact et laissant passer la lumière.

Dans cette affaire, le brûleur (i.e. le bec) avait été contrefait. Cependant, le manchon est une pièce consommable qui s’adapte sur le bec et si le bec est changé, il est nécessaire de changer le manchon (car ceux-ci se désintègrent quand on les touche).

Ainsi, la contrefaçon a fait perdre des ventes de manchon à la société Auer quand bien même ces manchons ne seraient pas brevetés.

La théorie du tout commercial tend à faire admettre que le brevet procure des avantages également sur des domaines non-brevetés mais liés au domaine du brevet.

8.6.4. La résistance à la contrefaçon

Il arrive que le juge accepte d’indemniser les efforts commerciaux qui ont été nécessaires au breveté pour lutter commercialement contre le contrefacteur.

Le meilleur exemple est l’affaire du Chlortoluron (herbicide sélectif), produit breveté en 1971 par la société Ciba Geigy (brevet n°FR2001791A1).

Le contrefacteur (société Interphyto) a longuement résisté pendant le procès. Le breveté a alors maintenu ses prix bas afin de pouvoir concurrencer le contrefacteur. La cour d’appel a donc condamné la société Interphyto à 27,2 millions de francs au titre des bénéfices perdus mais également à 27,9 millions de francs au titre de “la limitation de l’augmentation des prix” (voir Cassation n°93-1852752).

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6 commentaires

  1. Quel impact aura la loi Loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon sur la contrefaçon en France par rapport aux informations fournies dans cet excellent article ?
    En effet je note par exemple :
    - L’Article L613-3 ajoute comme actes de contrefaçon l’exportation et le transbordement.Également que le délais de prescription des actions en contrefaçon et en revendication de brevet passent tous les deux à 5 ans (L615-8 et L611-8).
    - L’Article L615-7 CPI modifie le calcul des dommages et intérêts, avec prise en considération distincte des conséquences économiques négatives, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels.
    - droit à l’information (l’Art L615-5-2)- sur la saisie contrefaçon (L615-5 modifié et le nouveau L615-5-1-1)…

  2. Bonjour,
    il me semble qu’il y a une erreur à la section 1.5 sur la fourniture de moyen

    l’article L613-4 définit les personnes habilités comme étant
    le breveté, le licencié et les exceptions visées à l’art L613-5 d, dbis et e,
    donc l’exception concerne justement l’AMM et les satellites..

  3. N’y a-t-il pas une erreur d’article dans la partie “5.4.1. Petit point de procédure”? En effet je pense que l’article L614-14 cité devrait plutôt être le L614-13. Juste un détail!!

  4. Bonjour,

    Question concernant la CF par équivalence : d’où vient que

    “la fonction doit être mentionnée dans la description et ne pas sortir, a posteriori, du chapeau du titulaire du brevet” ?

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