La limitation et la renonciation

Chapitre 1. But de ces procédures

L’article L613-24 CPI dispose :

Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.

Ces deux procédures sont en réalité très proches :

  • la renonciation est une procédure permettant d’annuler son propre brevet (tel que délivré, modifié suite à une opposition en Europe ou déjà limité) :
    • rétroactivement (L613-24 CPI, quatrième alinéa) et
    • cela peut être utile, par exemple, afin d’éviter une procédure en nullité longue et coûteuse ou par application d’un accord à l’amiable entre deux parties ;
  • la limitation est une procédure permettant de limiter la portée de son propre brevet (tel que délivré, modifié suite à une opposition en Europe ou déjà limité) :
    • rétroactivement (L613-24 CPI, quatrième alinéa) et
    • cela peut être utile, par exemple, lors de la découverte d’un art antérieur après la délivrance.

Chapitre 2. Requête

Section 2.1. Forme

La requête doit être présentée par écrit (R613-45 CPI).

Section 2.2. Contenu

La requête contient (R613-45 CPI) :

  • La désignation du brevet en question (il ne peut y en avoir qu’un seul)
  • Les revendications modifiées (en cas de limitation) ;
  • La description et les dessins modifiés (le cas échéant) ;
  • La qualité du requérant ;
  • Un pouvoir spécial signé autorisant la renonciation ou la limitation (si le requérant n’est ni le titulaire inscrit, ni un CPI ou un avocat) ;
    • s’il existe plusieurs titulaires, la requête ou le pouvoir doit être signé de l’ensemble des titulaires inscrits
  • Le justificatif d’une redevance de renonciation ou de limitation
  • Un accord de l’ensemble des personnes ayant un droit réel sur le brevet (ex. license simple, license exclusive, gage, etc.) dans la mesure où ce droit a été inscrit au RNB.

Section 2.3. Représentation

Si la requête n’est pas présentée par le ou les titulaires, il semble tout à fait possible à quiconque de présenter la requête (R613-45 CPI) :

  • aucun pouvoir ne sera demandé pour les CPI ou les avocats
  • un pouvoir spécial est nécessaire dans le cas contraire.

Section 2.4. Motivation

Aucun élément justifiant la raison de la limitation ou de la renonciation n’est prescrit par le code.

Section 2.5. Brevet faisant l’objet de la requête

2.5.1. Brevet français

Bien entendu, il est possible de limiter un brevet français (L613-24 CPI).

2.5.2. Partie française d’un brevet européen

1) La position de la jurisprudence française

Selon la jurisprudence, il semble également possible de limiter la partie française d’un brevet européen (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 26 juin 2015, RG n°2014/23888).

Selon la cour, même si l’article L614-12 CPI prévoit la possibilité de saisir l’OEB si une action en nullité est introduite, aucun texte ne vient limiter le périmètre de l’article L613-24 CPI.

2) Analyse de la CBE : limitation hors procédure judiciaire

Même si l’A2 CBE dispose que la partie française d’un brevet européen est soumise au même régime qu’un brevet français, cette identité de régime est soumise à la condition que la CBE n’en dispose autrement.

Or justement, certains considèrent que l’A105bis CBE donne une compétence exclusive à l’OEB (hors procédure judiciaire) :

La requête doit être présentée auprès de l’Office européen des brevets conformément au règlement d’exécution.

Il convient de nuancer ce propos car je trouve qu’il existe une véritable ambiguïté dans cet article, pouvant remettre en question cette “compétence exclusive” :

  • la requête doit-elle être présentée auprès de l’OEB, et cela conformément au règlement d’exécution ? ou
  • la requête doit-elle être présentée conformément au règlement d’exécution, lorsqu’elle est présentée à l’OEB ?

Cela change tout !

Vous avez deux heures…

3) Analyse de la CBE : limitation dans le cadre d’une procédure judiciaire

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, il convient de regarder le troisième alinéa de l’A138 CBE.

Dans les procédures devant la juridiction ou l’administration compétente concernant la validité du brevet européen, le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications. Le brevet ainsi limité sert de base à la procédure.

Aucune autre indication n’est donnée, laissant la voie libre au droit national de déterminer les modalités.

Ainsi, certains affirment encore que l’article L614-12 CPI (troisième alinéa) vient donner cette compétence de limitation à l’OEB dans le cadre d’une action en nullité, sauf si cette limitation est la conséquence d’une décision de justice annulant partiellement la partie française du brevet européen (L614-12 CPI, deuxième alinéa).

Dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l’article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée.

Mais encore une fois, il y a une ambiguïté :

  • est-ce que cela signifie que l’on “peut” limiter durant une telle action en nullité, mais qu’en cas de limitation, il est “nécessaire” de le faire via la procédure de l’A105bis CBE ?
    • pourquoi rappeler alors que l’on “est habilité” à saisir l’OEB pour une limitation dans le cadre d’une action en nullité ? Sachant que cela est normalement toujours possible selon la lettre de l’A105bis CBE
  • est-ce que cela signifie que l’on “peut” limiter durant une telle action en nullité, mais qu’en cas de limitation, la procédure de l’A105bis CBE n’est que l’une des “options” possibles ?

Vous avez encore deux heures…

4) Conclusion

J’avoue être un peu dans le flou…

Section 2.6. Lieu

Les limitations ou les renonciations sont présentées à l’INPI (L613-24 CPI).

Section 2.7. Délai

Cette limitation ou cette renonciation peut être présentée à tout moment (L613-24 CPI, 1er alinéa) à partir de la publication de la mention de délivrance du brevet français ou du brevet européen.

Une telle requête peut être présentée jusqu’à l’expiration du brevet et même après l’expiration de ce dernier si le breveté démontre son intérêt légitime.

A tout moment signifie que même lorsqu’un litige est engagé (Cour Appel de Paris, pôle 5, 1er ch., 12 février 2014) :

[….] une limitation volontaire […] avant d’agir en contrefaçon (ou à tout moment, même une fois le litige né), est possible [ …]

Il est même possible de la présenter lors d’un appel (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 27 septembre 2016, RG n°2014/18000), alors que le brevet avait été reconnu nouveau et inventif.

Section 2.8. Taxes

Une redevance de limitation (260 €) ou de renonciation (27 €) doit être payée (Arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l’INPI).

Section 2.9. Limitations multiples

Il est tout à fait possible d’effectuer plusieurs limitations.

Par principe, et même si un titulaire effectue plusieurs limitations, cela n’est pas un abus (Cour Appel de Paris, pôle 5, 1er ch., 12 février 2014) car le titulaire a toujours intérêt de tenter de consolider son brevet, en fonction d’antériorités qui lui sont opposées.

Cela devient un abus si ces limitations ne suivent aucune logique et sont dilatoires. Une amende civile est alors encourue (L613-25 CPI)

Section 2.10. Effet de la requête sur un litige en cours

Lorsqu’une limitation est demandée auprès de l’INPI, le sursis à statuer n’est pas automatique et est soumis à l’appréciation souveraine du juge “selon l’intérêt d’une bonne administration de la justice” (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 4e sect., ordonnance du juge de la mise en état, 10 avril 2014).

En particulier, si la limitation est faible et/ou si le titulaire tarde à demander une limitation, le juge sera susceptible de refuser le sursis (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 4e sect., ordonnance du juge de la mise en état, 10 avril 2014).

Une fois la limitation accordée, le jeu de revendications limitées devient le jeu objet du litige (de par l’effet rétroactif de l’article L613-24 CPI et L614-12 CPI pour l’action en nullité).

Chapitre 3. Examen de la requête

Section 3.1. Examen formel

Si la requête ne contient pas les informations mentionnées ci-dessus, la requête est irrecevable (R613-45 CPI) et il faut recommencer.

Section 3.2. Examen pour la renonciation

Dans ce cas précis, l’INPI ne réalise aucun examen au fond : si la requête est recevable, la renonciation sera accordée.

Section 3.3. Examen pour la limitation

3.3.1. Principe

L’INPI examine la requête (R613-45 CPI) et peut faire deux types d’objections :

  • la limitation n’en est pas une ;
  • les revendications ne respectent pas les conditions de l’article L612-6 CPI : être claires et concises et se fonder sur la description.

S’il y a une objection, l’INPI fait une notification au requérant et accorde un délai pour y répondre (R613-45 CPI).

Sans réponse de sa part ou en cas de réponse non satisfaisante, un rejet de la requête est effectué (R613-45 CPI).

3.3.2. Qu’est-ce qu’une limitation ?

En théorie, une limitation est une restriction de la portée des revendications.

L’idée de la “limitation” est de contraindre les modifications du titulaire afin d’éviter qu’une modification des revendications fasse brutalement entrer un tiers dans le périmètre des contrefacteurs potentiels (i.e. pour la sécurité des tiers).

La limitation peut ainsi porter sur une combinaison de revendications, mais également peut introduire dans ses dernières des éléments de la description (C.cass. ch. com. 17 mars 2015, n°13-28436).

Néanmoins, en pratique, les limitations peuvent être complexes à analyser :

  • une combinaison de revendications dépendantes est-elle une limitation ?
  • la transformation d’une revendication “Système comprenant X” en “Système comprenant X et Y” semble bien une limitation. Néanmoins, cette revendication permet de poursuivre un contrefacteur fabriquant Y pour fourniture de moyens (L613-4 CPI)…

3.3.3. Claires et concises et se fonder sur la description ?

Contrairement à la formulation dans la CBE (i.e. A123(2) CBE vs A84 CBE), la formulation “se fonder sur la description” signifie que les modifications introduites doivent se déduire “immédiatement et sans ambiguïté du texte tel que déposé” .

Dès lors, l’Examinateur peut refuser une modification qui n’est pas dérivable de la description.

3.3.4. Autres contrôles ?

Aucune autre vérification ne sera faite par l’INPI (ex. pas d’examen de nouveauté, quand bien même un tiers transmettrait un document pertinent, pas d’examen d’une exclusion de la brevetabilité).

Section 3.4. Retrait de la requête

Cette situation n’est pas formellement prévue.

Pour autant, rien n’empêche de présenter une telle requête en espérant que l’INPI la prenne en compte.

Chapitre 4. Décision

Section 4.1. Principe

Concernant la décision, celle-ci semble relativement classique puisqu’aucune disposition particulière ne vient la préciser, mais elle doit intervenir dans un délai de 12 mois (R613-45-1 CPI).

Section 4.2. Contestation de la décision

4.2.1. Contestation d’un rejet de la requête

Si l’INPI refuse d’accorder la limitation ou la renonciation, il semble tout à fait possible de faire :

4.2.2. Contestation de la décision de l’INPI d’accorder la requête

Si l’INPI accorde la requête, un tiers peut souhaiter contester cette décision.

De prime abord, nous pourrions penser qu’un grand nombre de voies de contestation sont possibles :

Néanmoins, la Cour d’appel de Paris ne partage pas cet avis..

La Cour d’appel de Paris a considéré en effet que la loi aurait réservé cette contestation au juge des nullités et non au juge du recours administratif de par la lettre de l’article L613-25 CPI.

Dès lors, seule l’action en nullité serait possible pour une telle contestation (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch, 30 mars 2011, RG n°2010/10045 confirmé par C. cass. ch. com. 30 mai 2012, n°11-21157).

Section 4.3. Publication du fascicule modifié ?

Il n’existe pas de publication du fascicule modifié.

Section 4.4. Inscription au RNB

Les limitation ou renonciation sont inscrites au RNB (R613-45 CPI).

Un avis d’inscription est adressé à l’auteur de la renonciation ou de la limitation (R613-45 CPI).

Section 4.5. Effets

Les effets d’une telle décision sont rétroactifs (L613-24 CPI et Cour Appel de Paris, pôle 5, 1er ch., 12 février 2014).

Chapitre 5. Primauté de la procédure d’opposition européenne ?

Si une procédure d’opposition est engagée devant l’OEB, il semble tout à fait possible de demander une limitation de la partie française d’un brevet européen (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 26 juin 2015, RG n°2014/23888).

Ainsi, contrairement à une limitation européenne à l’OEB, la procédure d’opposition n’a aucun impact sur la limitation française.

Néanmoins, la décision ultérieure de la chambre d’opposition semble tout de même avoir son importance :

  • Si le brevet est finalement révoqué (C. cass. ch. com. 24 mai 2017, n°15-24416), la décision de révocation emporte bien annulation de la partie française malgré la limitation préalable ;
  • Si le brevet est maintenu ou modifié, nous sommes dans le flou artistique, sans réponse pour le moment
    • s’il est maintenu en opposition, j’aurais tendance à dire que la limitation effectuée en France reste valable,
    • mais en cas de modifications…

Chapitre 6. Action en revendication

Section 6.1. et demande de renonciation

Si un tiers a introduit une action en revendication de propriété (L611-8 CPI), il lui est possible de le notifier à l’INPI pour bloquer toute renonciation par le titulaire inscrit (R611-20 CPI).

Section 6.2. et demande de limitation

La question peut se poser pour la limitation.

En effet, l’article R611-20 CPI dispose :

À compter du jour où une personne a apporté la justification qu’elle a intenté une action, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ne peut retirer la demande ou renoncer au brevet en totalité ou à l’une ou plusieurs des revendications qu’il comporte

Est-ce qu’une limitation d’une revendication revient à renoncer à cette revendication ?

Je pense que c’est une interprétation raisonnable dans la mesure où le titulaire renoncera au moins à la formulation d’origine de cette revendication.

Dans cette hypothèse, toute limitation est impossible dès qu’une personne justifie d’une action en revendication de propriété.

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