Actos de infracción

La territorialidad de la protección

Principio

Solo los actos realizados en Francia (+TOM y Mayotte) pueden ser sancionados (salvo raras excepciones que veremos a continuación).

En efecto, el derecho de monopolio vinculado a la patente francesa termina en las fronteras francesas (Ley n° 92-597 de codificación del Código de la propiedad intelectual, 1 de julio de 1992, art 4.): ningún infractor puede existir más allá de nuestras fronteras.

Excepciones

El uso de un dispositivo infractor en un buque (excluida la carga), un avión (o una pieza de repuesto de avión), un coche (o una pieza de repuesto de coche), etc., que penetre de manera temporal o accidental en el territorio francés no se considera infracción (A5ter CUP).

Distinción producto/procedimiento

El artículo L613-3 CPI distingue entre los actos de infracción relativos:

• a las reivindicaciones de « producto », y
• a las reivindicaciones de « procedimiento ».

En realidad, el código de la propiedad intelectual no limita las categorías de reivindicaciones a estas dos categorías (productos y procedimientos) como parece sugerir el artículo L613-3 CPI (véase R612-19 CPI que menciona los productos, los procedimientos, los dispositivos y las utilizaciones).

Por lo tanto, hay que entender aquí que los términos del artículo L613-3 CPI son en realidad más amplios:

• los « productos » englobarían entonces los dispositivos y los productos,
• los « procedimientos » englobarían las utilizaciones y los procedimientos.

Una vez hecha esta distinción, veamos ahora cuáles son estos actos « infractores« .

Fecha a partir de la cual los actos constituyen infracción

Solicitud / patente francesa

Normalmente, solo los actos realizados tras la publicación de la solicitud de patente o la notificación de la solicitud al presunto infractor pueden ser perseguidos (L615-4 CPI).

Atención, ya que la notificación no puede ser una notificación « oficiosa« : es necesario notificar la copia certificada de la solicitud (L615-4 CPI).

El simple conocimiento de la solicitud por un medio distinto a la formalidad de la notificación no produce efecto alguno (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 6 de marzo de 2015, RG n°2012/13939).

Solicitud / patente europea

Para las solicitudes de patente europea (en inglés o en alemán), es necesario que el INPI publique la traducción de las reivindicaciones. Antes de dicha publicación, los actos no pueden considerarse infracción (L614-9 CPI junto con L615-4 CPI) (Cour d’appel de Caen, 2e ch. civ. com., 11 de septiembre de 2014).

No está previsto poder notificar una solicitud europea al presunto infractor antes de la publicación europea… lamentable… pero puede presentarse una solicitud de publicación anticipada ante la OEP (A93(1) b) CBE) si se han pagado las tasas de solicitud y de búsqueda (Directrices A-VI 1.1).

Caso particular de la copropiedad

En caso de copropiedad, y a falta de disposición contractual, se aplica el artículo L613-29 CPI.

Licencia simple concedida por un copropietario

En este caso, el artículo (L613-29 CPI c)) prevé que cada copropietario puede conceder una licencia simple de explotación a un tercero, bajo reserva de notificar a sus copropietarios.

A falta de notificación, el tercero titular de una licencia tendrá una licencia válida pero inoponible a los copropietarios no avisados: será, por tanto, infractor frente a estos últimos (Cour d’appel de Paris, 19 septiembre 2014).

Licencia exclusiva concedida por un copropietario

Si una licencia exclusiva es concedida a un tercero por un copropietario sin el acuerdo de los demás (L613-29 CPI d)), esta será nula.

Por consiguiente, el tercero no tendrá ninguna licencia y será infractor frente a todos.

La infracción de productos

Principio

Según el artículo L613-3 CPI a), son, por tanto, actos de infracción para una reivindicación de producto:

• la fabricación,
• la oferta,
• la puesta en el comercio,
• la utilización,
• la importación,
• la exportación,
• el transbordo,
• la tenencia para los fines antes mencionados del producto objeto de la patente.

La fabricación

Principio

La fabricación de un producto patentado está prohibida (L613-3 CPI a)).

La fabricación abarca los actos de fabricación del producto infractor en el territorio francés (Ley n° 92-597 de codificación del Código de la propiedad intelectual, 1 de julio de 1992, art 4).

Así, la fabricación en Alemania no es punible.

Fabricación en el extranjero, venta en Francia y conocimiento de causa

Cabe señalar que si una persona fabrica en Alemania un producto infractor y luego lo vende en Francia, no es necesario ponerla en conocimiento de causa (aun cuando la venta sea un acto de infracción secundaria, que normalmente lo requiere).

En efecto, su condición de fabricante, independientemente del país de fabricación, le exime según la redacción del artículo L615-1 CPI.

La reparación / sustitución de elementos esenciales

¿Puede asimilarse la reparación de un objeto protegido por patente a una fabricación infractora?

Según la jurisprudencia (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ª ch., 3ª sect. 9 noviembre 2004), si la reparación del objeto afecta al conjunto de los elementos esenciales (es decir, reconstrucción), entonces hay fabricación y, por tanto, infracción.

La subcontratación

Si un subcontratista fabrica por encargo de su cliente un objeto, este sigue siendo un fabricante (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. , 21 octubre 2011 o C. Cass. com. n°12-14803, 13 noviembre 2013).

El subcontratista es, por tanto, de pleno derecho, infractor si el objeto fabricado está protegido por una patente.

En el mejor de los casos, el subcontratista y su cliente podrán ser declarados coautores de la infracción (Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch.01, 22 mayo 2013).

El subcontratista podrá llamar en garantía a su comitente:

• si existe una cláusula de garantía en el contrato (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. , 21 octubre 2011);
• en caso de contratos públicos (artículo 8.1 del arrêté del 8 de septiembre de 2009 por el que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas generales aplicables a los contratos públicos de obras);
• si el cliente ha comunicado al subcontratista un pliego de condiciones « preciso », es decir, si el subcontratista no era libre de los medios técnicos que debía emplear para alcanzar el resultado solicitado (1240 del Código Civil).

Los empleados

Los empleados del fabricante no pueden ser perseguidos por infracción aunque sean los « verdaderos » fabricantes (solo la empresa puede ser perseguida, artículo 1384 del Código Civil).

La oferta

Está prohibida la oferta de un producto patentado (L613-3 CPI a)).

La oferta es todo acto material tendente a poner en circulación el producto (sin que sea necesario que exista una comercialización efectiva o una presentación material al cliente, Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 28 mayo 2008).

Por ejemplo, pueden ser infracciones:

• una publicidad,
• una prospección,
• una propuesta en Internet,
• la exposición de un prototipo en una feria con el fin de publicitarlo.

La oferta debe haber sido emitida y/o recibida en Francia (L613-3 CPI a) o c)).

Es poco importante que el mercado objetivo sea el mercado francés: el mercado objetivo puede estar perfectamente en el extranjero, solo el lugar de la oferta es importante (C. Cass. com. 30 enero 2001).

La solicitud de una AMM o la inscripción en la lista de medicamentos reembolsables no constituyen ofertas de venta (Tribunal de Grande Instance, 3e ch, 9 enero 1998).

La puesta en el comercio

La puesta en el comercio de un producto patentado está prohibida (L613-3 CPI a)).

La puesta en el comercio se caracteriza por cualquier operación material destinada a poner en contacto el producto con el mercado español, incluso si la comercialización no es inmediatamente efectiva. Esta puesta en el comercio puede ser:

• la venta,
• el préstamo de uso,
• diversos actos de distribución,
• actos de embalaje y acondicionamiento,
• el alquiler,
• el arrendamiento financiero (C. Cass com. n°91-21228 y n°91-21419 26 abril 1994),
• el hecho de incluir en un catálogo el producto que reproduce las características de la patente (incluso si ningún producto es poseído por el supuesto infractor, Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 29 noviembre 2013).

La utilización

La utilización de un producto patentado está prohibida (L613-3 CPI a)).

La importación

La importación de un producto patentado está prohibida (L613-3 CPI a)).

Se considera importador a toda persona que participe en la importación.

Así, el exportador en Francia también será considerado infractor (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect, 3 mayo 2006 y Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 19 septiembre 2008).

La exportación

Desde el 11 de marzo de 2014, el acto de exportación de un producto patentado, de Francia al extranjero, también está sancionado (L613-3 CPI a) o c)).

Para la exportación del extranjero a Francia, véase el párrafo sobre la importación.

El transbordo

Principio

Desde el 11 de marzo de 2014, el transbordo de un producto patentado también está sancionado (L613-3 CPI a)).

Antecedentes sobre la sanción del tránsito

Antes del 11 de marzo de 2014, y a pesar de ciertas dudas, los jueces parecían interpretar el tránsito como una importación y, por tanto, sancionarlo del mismo modo (Cour d’Appel de Pau, ch. corr., 14 octubre 1998).

Enfoque sobre el tránsito intracomunitario

En cuanto al tránsito intracomunitario, los jueces habían decidido que este tipo de tránsito intracomunitario no constituía una infracción en virtud de los imperativos de libre circulación en Europa (C. Cass. crim. n°01-87631, 3 septiembre 2002).

¿Se mantendrá esta jurisprudencia debido a la nueva sanción del transbordo?

La tenencia para los fines antes mencionados

Es necesario que la tenencia sea con el fin de ofrecer, utilizar, importar, exportar, transbordar o poner en el comercio el producto infractor (L613-3 CPI a)).

Así, la « simple tenencia » de un producto que permite llevar a cabo la invención no es un acto de infracción (Tribunal de grande instance de Lyon, 10e ch. 14 febrero 2008, ej. un transportista).

La infracción de productos obtenidos directamente por un procedimiento patentado

Principio

Con el fin de evitar que un tercero pueda fabricar un producto en el extranjero utilizando un procedimiento patentado en Francia e importar los productos fabricados sin ningún problema, el legislador francés añadió una prohibición adicional (L613-2 CPI c)): una protección para los « productos obtenidos directamente por dicho procedimiento« .

Están prohibidos (L613-2 CPI c)):

• la oferta,
• la puesta en el comercio,
• la utilización,
• la importación,
• la exportación,
• el transbordo, y
• la tenencia para los fines antes mencionados del producto obtenido directamente por el procedimiento

En resumen, todos los actos clásicos de infracción están prohibidos, excepto la fabricación (pero esta última está cubierta por el procedimiento en sí mismo).

¿Qué es un producto?

Y sí… efectivamente planteo esta pregunta.

Si puede parecer tonta a primera vista (pensando, por ejemplo, en la fabricación de una mesa), la pregunta se justifica si abordamos temas « límites »:

• ¿Es una imagen un producto en relación con un procedimiento de compresión de imagen?
• ¿Es un modelo entrenado de IA un producto en relación con un procedimiento de entrenamiento de una red neuronal?
• ¿Es una decisión GO/NOGO un producto en relación con un procedimiento de toma de decisiones (ej. decisión de perforación)?
• ¿Es un número un producto en relación con un procedimiento de optimización bajo restricción?

Vemos claramente que la cuestión es compleja y creo que cada uno de vosotros tendrá respuestas diferentes a estas preguntas (a falta de jurisprudencia)…

La infracción de procedimientos

Principio

Son actos de infracción para un procedimiento:

• la utilización del procedimiento patentado (L613-3 CPI b)),
• la oferta de utilización del procedimiento en el territorio francés (L613-3 CPI b)),
• los actos de infracción relativos a las reivindicaciones de producto (excepto la fabricación) para el producto obtenido directamente por el procedimiento (L613-3 CPI c)):
  • la oferta,
  • la puesta en el comercio,
  • la utilización,
  • la importación,
  • la exportación,
  • el transbordo, o
  • la tenencia para los fines antes mencionados.

Utilización del procedimiento

Principio

La utilización de un procedimiento patentado está prohibida (L613-3 CPI b)).

Oferta de utilización del procedimiento en el territorio francés

Principio

Está prohibida la oferta de utilización de un procedimiento patentado (L613-3 CPI b)).

Forma de esta oferta

Esta oferta de uso puede adoptar varias formas:

• una oferta de suministro de máquinas que incorporan un procedimiento patentado y cuya puesta en marcha constituiría un acto primario de infracción (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 4e sect., 28 enero 2010);
• una oferta hecha a un tercero para implementar, por cuenta de dicho tercero, el procedimiento en Francia (ej. en el marco de una licitación, Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 24 noviembre 2004).

Problema de territorialidad

¿Cómo interpretar la expresión « en el territorio francés » del artículo L613-3 CPI b)?

¿Debe interpretarse como:

• la oferta en Francia de uso del procedimiento;
• la oferta de uso del procedimiento en Francia;

Parece que la segunda interpretación es la más lógica, ya que se sabe que los actos de infracción (es decir, la oferta) deben realizarse (o recibirse en el marco de la oferta) en Francia (Ley n.º 92-597 de codificación del Código de la propiedad intelectual, 1 de julio de 1992, art. 4.): ¿por qué esta precisión si no?

Así, si usted propone en Francia (por ejemplo, durante un foro) implementar un procedimiento fuera de Francia, no existe infracción.

La infracción por suministro de medios

Historial

Ante la imposibilidad de fabricar un producto objeto de una patente, algunos se preguntaron: ¿y si se suministrara un « kit para montar » en lugar de un producto ya ensamblado?

¿Existiría infracción?

El caso que puso de manifiesto esta laguna fue el conocido como el de las « ceras multicristalinas » (Cour d’appel de Paris, 28 de noviembre de 1960). En este caso, el objeto de la invención se entregaba en kit a los usuarios finales.

Al no prever la ley ninguna sanción en ese momento, el juez se vio obligado a constatar que dicha fabricación y entrega no constituían actos de infracción.

Considerando que los hechos constitutivos de una infracción están limitativamente enumerados en los artículos 40 y 41 de la ley modificada del 5 de julio de 1844 sobre patentes de invención; […]

Considerando, por tanto, que solo la fabricación de los soportes de colmena con las mezclas descritas en la patente […] podría constituir un acto de infracción.

Considerando que, al fabricar la mezcla de cera cuestionada y ponerla a la venta, la sociedad Tisco pudo facilitar la realización de actos de infracción por parte de un cierto número de apicultores al proporcionarles los medios para cometer dichos actos.

Considerando que tal actitud no debe confundirse con el « empleo de los medios que son objeto de la patente » previsto en el artículo 40 de la ley de 1844.

Regla de derecho actual

El artículo L613-4 CPI se introdujo en 1968 para colmar esta laguna.

Así, está prohibido suministrar o ofrecer suministrar en el territorio francés elementos que permitan llevar a cabo la invención (producto o procedimiento), si se cumplen las siguientes condiciones:

• si sabe que dichos medios son aptos para dicha realización (o cuando las circunstancias lo hagan evidente, L613-4 CPI apartado 1);
• si sabe que dichos medios están destinados a dicha realización por parte de la persona a la que suministra dichos medios (o cuando las circunstancias lo hagan evidente, L613-4 CPI apartado 1);
• si el suministro Y dicha realización se efectúan en el territorio francés (L613-4 CPI apartado 1);
• si los medios de realización no se encuentran comúnmente en el comercio (al menos uno) O si induce a un tercero a cometer un acto de infracción (L613-4 CPI apartado 2).

Este suministro de medios puede referirse únicamente a ciertos medios esenciales de la invención.

Excepciones

El suministro de medios no se considera infracción si estos se suministran:

• al propio titular de la patente (ya que existe el « consentimiento del propietario de la patente », L613-4 CPI, 1.er apartado),
• a los licenciatarios (no exclusivos, exclusivos, de oficio, titular de una licencia obligatoria, etc., L613-4 CPI, 1.er apartado),
• a las personas que buscan obtener una AMM (L613-4 CPI, 3.er apartado junto con L613-5 CPI d)),
• a las personas que buscan obtener una autorización de publicidad para un medicamento ante los miembros de las profesiones sanitarias (L613-4 CPI, 3.er apartado junto con L613-5 CPI d-bis)),
• a las personas que envían objetos al espacio (L613-4 CPI, 3.er apartado junto con L613-5 CPI e)).

Problema de la multiterritorialidad del acto o problema de los multi-actores

Multiterritorialidad

Como hemos visto, un gran número de actos de infracción exigen la presencia en el territorio francés (ej. fabricación, utilización, etc.)

Pero, seamos audaces e imaginemos que el procedimiento patentado se realiza en parte en Francia (la otra parte del procedimiento se realiza en el extranjero). Por ejemplo:

• la fábrica de fabricación cruza la frontera y algunas etapas de la fabricación se realizan a un lado de la frontera, mientras que otras se realizan al otro lado.
• el procedimiento protegido se implementa en parte (ej. emisión de una onda) a un lado de la frontera, mientras que otra parte (ej. la recepción y el descodificación de la onda) se implementa al otro lado.

¿Se trata de una infracción?

Tendería a decir que no, pero lamentablemente no parece que exista mucha jurisprudencia sobre este punto.

No obstante, señalaremos ciertas jurisprudencias extranjeras interesantes sobre el tema:

• EE.UU.: NTP v RIM del 14 de diciembre de 2004
  • En la medida en que el beneficiario de un servicio está en EE.UU., incluso si dicho servicio se implementa fuera de EE.UU., entonces se aplica el principio de territorialidad (en este caso, teníamos un relé de correo situado en Canadá utilizado por los estadounidenses)
• Alemania: Regional Court of Munich (decisión 7 O 16945/15) del 21 de abril de 2016
  • Si existe un vínculo económico con el país en el que se realizan las etapas (existe un vínculo económico si las etapas realizadas en el extranjero pueden asociarse a una entidad que realiza las otras etapas en el territorio alemán), entonces podrá haber infracción
• Reino Unido: Menashe Business Mercantile and Julian Menashe v. William Hill Organisation Ltd del 15 de marzo de 2002
  • El hecho de que el servidor esté situado fuera del Reino Unido no elimina el hecho de que el efecto del servidor permanezca en el territorio inglés (es decir, servidor de juego)
  • Por lo tanto, el jugador utiliza efectivamente el servidor desde el Reino Unido.

Multiagentes

Ahora, consideremos que el procedimiento patentado se realiza totalmente en Francia, pero por dos personas diferentes.

¿Es posible considerar una especie de grupo coherente de infractores que actúan de común acuerdo?

¿Se trata de una infracción directa o por suministro de medios?

En Francia, la Corte de Apelación de París (CA París, 19 de septiembre de 2012, Polo 5, Sala 1, RG n°11/04655) considera que existe infracción, incluso en caso de varios agentes, siempre que estos «actúen de común acuerdo y persigan el objetivo común de alcanzar el resultado prometido por la invención».

Por lo tanto, es necesario demostrar una especie de elemento moral, de voluntad. Dicho de otro modo, esto es más complicado 🙂

Necesidad de elemento moral?

En procedimiento civil

Sin conocimiento de causa

Son actos de infracción primaria (producto):

• la importación,
• la exportación,
• el transbordo,
• la fabricación, y
• la tenencia con vistas a la importación, exportación o transbordo.

Son actos de infracción primaria (procedimiento):

• la utilización del procedimiento.

En efecto, para estos actos de infracción, no es necesario poner en conocimiento de causa al presunto infractor (L613-3 CPI junto con L615-1 CPI).

Con conocimiento de causa

Principio para los productos

Los siguientes actos son actos de infracción secundaria (producto):

• la oferta,
• la introducción en el comercio,
• la utilización,
• la tenencia con fines de utilización o introducción en el comercio.

Los presuntos infractores deben entonces ser informados, ya que la sanción por infracción se abre a partir de dicha notificación (L613-3 CPI junto con L615-1 CPI).

Principio para los procedimientos

Los siguientes actos son actos de infracción secundaria (procedimiento):

• la oferta de utilización en el territorio francés.

Los presuntos infractores deben entonces saber (o cuando las circunstancias lo hagan evidente) que la utilización del procedimiento está prohibida debido a la patente (L613-3 CPI b)).

Significado del « conocimiento de causa »

El conocimiento de causa no se limita al simple conocimiento de la patente, sino que requiere el conocimiento de que el alcance de la patente cubre el producto en cuestión (« conocimiento del carácter infractor« , Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 19 septiembre 2003).

Requerimiento

El requerimiento puede ser un medio para informar a un presunto infractor (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 4e sect., 23 junio 2011).

No obstante, evite redactar sus requerimientos de manera demasiado agresiva (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch, 16 mayo 2000): a título ilustrativo, será excesivo un « aviso muy enérgico » enviado a todos los clientes de un fabricante, así como un embargo preventivo con el fin de presionar a estos para que no compren los productos competidores.

Así, conviene redactar requerimientos que adviertan sobre una posible infracción (sin afirmar de manera conminatoria que efectivamente se trata de una infracción). Debe limitarse a proporcionar información objetiva y presentar los argumentos contrarios si son conocidos: de lo contrario, dicha carta de requerimiento podría ser considerada competencia desleal (C. Cass. com., 27 mayo 2015, n°14-10800).

Asimismo, el hecho de enviar una carta de advertencia a un vendedor sin demandar al fabricante puede ser condenable si la identidad del fabricante era bien conocida.

Demanda o medida de aseguramiento de infracción

La demanda (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 23 junio 2000) o la medida de aseguramiento de infracción también pueden constituir una notificación.

¿Conocimiento de causa presunto?

En ciertos casos particulares, la jurisprudencia admite que el conocimiento de causa puede presumirse: es el caso, por ejemplo, de los profesionales informados de un mercado altamente especializado (Cass. com. del 12 marzo 2002, n°99-16926) o incluso solo especializado si el vendedor tiene un vínculo con el fabricante, por ejemplo (Cass. comm. del 6 noviembre 2012 RG n°11-19375).

En procedimiento penal

En lo penal, el elemento subjetivo es más fuerte: es necesario que el infractor haya realizado los actos de infracción « a sabiendas » (L615-14 CPI).

Las excepciones y la ausencia de infracción

Los actos del artículo L613-5

El artículo L613-5 CPI prevé numerosas excepciones a la infracción, excepciones guiadas por cierto pragmatismo.

Así, los siguientes actos no pueden ser considerados como infracciones (L613-5 CPI):

• los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales;
  • una cooperativa agrícola no se beneficia de esta excepción (Cass. com., 15 abr. 1964);
• los actos realizados a título experimental (típicamente investigaciones científicas);
  • esta excepción cubre las pruebas técnicas de una máquina (C. Cass. com. n°11-27686, 14 mayo 2013),
  • esta excepción no cubre las pruebas comerciales (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 7 octubre 2005),
  • esta excepción cubre los ensayos clínicos, incluso fase III (Cour d’Appel de Paris, 27 enero 1999),
• la preparación de medicamentos elaborados bajo demanda en las oficinas de farmacia, con receta médica;
• los estudios y ensayos requeridos para la obtención de una AMM (autorización de comercialización) para un medicamento, así como los actos necesarios para su realización y la obtención de la autorización;
  • esta excepción cubre los estudios de biodisponibilidad tendentes a demostrar la bioequivalencia del genérico con el medicamento de referencia,
  • incluida la fabricación de lotes piloto para la obtención de

    la AMM,

  • la inscripción en la lista de medicamentos reembolsables no constituye actos de infracción (Tribunal de Grande Instance, 3e ch, 9 enero 1998).
• los actos necesarios para la obtención de la autorización de publicidad ante los médicos (véase artículo L5122-9 del código de la salud pública);
• la introducción de satélites en el territorio francés antes de su envío al espacio.

El agotamiento del derecho

Imaginemos la siguiente situación:

• Usted posee una patente en Francia;
• Vende productos en Alemania;
• Un alemán compra estos productos y los vende en Francia.

¿Tiene derecho? ¿Puede impedírselo?

La respuesta es no. Y esto se denomina «agotamiento del derecho» (L613-6 CPI).

En una palabra, si usted comercializa un producto (o da su consentimiento para dicha comercialización) dentro del Espacio Económico Europeo, ya no puede oponerse a su circulación dentro del mismo.

Esta excepción proviene de la libre circulación de mercancías en dicho espacio (artículos 28 a 31 del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).

No obstante, cabe señalar que este principio no existe para los demás países del mundo. Así, el titular de la patente puede prohibir la importación en Francia de productos que él mismo haya comercializado en EE. UU. (lo que puede chocar con el «sentido común», ya que estos productos son infractores aunque sea el propio titular de la patente quien los haya vendido… sin embargo, es de una lógica impecable).

La posesión personal anterior

Principio

La posesión personal anterior (que se remonta a la época de Luis XVI) es el hecho de poseer la invención antes de la solicitud de patente por un tercero. Dado que usted poseía la invención, la ley le permitirá seguir utilizándola sin verse afectado por la patente (L613-7 CPI).

Condiciones

Quien posee

No existe ninguna condición particular en cuanto a la persona de « quien posee » (L613-7 CPI):

• en cuanto al número de personas que poseen este derecho (1, 2, 100 personas);
• en cuanto a la calidad de estas personas (personas físicas, personas jurídicas, etc., Cour de Paris, 5 mars 1896, en el caso concreto, se reconoció que el Estado poseía una posesión personal anterior);
• en cuanto a su nacionalidad;
• en cuanto a su calidad (no es necesario que sea inventor, TGI Paris, 3e ch. 9 mars 2001).

Por supuesto, esta persona debe ser de buena fe según el principio « fraus omnia corrumpit« . Así, si la posesión resulta de una divulgación realizada por un inventor bajo sello de confidencialidad (ej. en una relación contractual, C. Cass. com. n°04-15694, 25 avril 2006), entonces no se puede alegar una posesión personal anterior.

Momento de la posesión

Los elementos de la posesión deben estar reunidos (L613-7 CPI):

• en la fecha de solicitud de la patente (Cass. com. 18 décembre 1973 n°72-12090), o
• en su caso, en la fecha de la prioridad de la patente.

Lugar de la posesión

La posesión debe darse en el territorio francés… y no en el extranjero (por ejemplo, mediante una implementación en un país extranjero, L613-7 CPI).

Contenido de la posesión requerida

¿Es necesario implementar la invención? ¿Es necesario estar preparado para implementar la invención? ¿Basta con tener una posesión « intelectual »?

En realidad, varios criterios jurisprudenciales se enfrentan…

Un primer criterio jurisprudencial sostiene que basta con tener un conocimiento perfecto (incluso teórico) de la invención para justificar una posesión personal anterior (Cour de Paris, 5 mars 1896).

En efecto, al presentar una solicitud de patente, solo se requiere una descripción y no se exige ninguna implementación. ¿Por qué ser entonces más estrictos con la posesión anterior?

Algunas jurisprudencias aceptan como pruebas de la posesión anterior preparativos serios (TGI Paris, 3e ch., 4 sept. 2001) o una explotación previa (Cass. crim., 30 mai 1849): no está muy claro si estos jueces habrían aceptado pruebas más « débiles » y un simple conocimiento intelectual de la invención…

Otros países (como EE.UU.) reservan su « posesión personal anterior » nacional a las personas que han realizado preparativos serios.

Objeto de la posesión requerida

La posesión debe recaer sobre la invención, tal como se reivindica en la patente concedida o, en su caso, en la patente limitada.

Eventos posteriores a la solicitud

Todo evento posterior a la fecha de solicitud carece de incidencia sobre la posesión personal anterior, incluso si dichos eventos son:

• una modificación de las reivindicaciones de la solicitud de patente (incluso extensiva);
• el cese de la explotación por la persona que tiene una posesión personal anterior (Cass. ch. des requêtes, 28 abril 1938)

El derecho conferido

La persona que se beneficia de un derecho de « posesión personal anterior » puede oponer una excepción (Cass. crim., 23 febrero 1856) en caso de acción por infracción.

La patente no será entonces oponible (L613-7 CPI).

La transmisión del derecho

El derecho a la « posesión personal anterior » no es un derecho que pueda cederse fácilmente.

Por ejemplo:

• no es posible comprar el derecho de un tercero que tenga una « posesión personal anterior« ;
• una filial no posee derecho de posesión personal anterior aunque su matriz o su directivo lo tuviera.

La única cesión posible (prevista por el artículo L613-7 CPI) es una cesión con la sociedad o con el departamento (la parte de la empresa) que esté interesado en esta posesión personal anterior: este derecho puede, por tanto, cederse a título accesorio, pero no a título principal.

Delegación del derecho

La formulación del artículo L613-7 CPI parece prohibir a la persona que tiene una posesión personal anterior encargar la reproducción de la invención a un subcontratista (salvo, por supuesto, si este también tuvo conocimiento de la invención con anterioridad a la solicitud).

No obstante, el subcontratista que solo realiza una parte de la invención no podrá ser perseguido por suministro de medios, ya que la persona que tiene una posesión personal anterior se considera habilitada para llevar a cabo la invención en virtud de L613-4 CPI.

Secreto de la posesión

Por supuesto, esta posesión personal anterior puede ser secreta (Cass. crim., 23 febrero 1856)

La prueba de esta posesión puede ser relativamente compleja debido a este secreto: le aconsejo, por tanto, que describa su « invención secreta » en un sobre Soleau de la manera más precisa posible, o que deposite su descripción ante notario para poder acreditar una fecha cierta.

¿La provocación de la infracción?

Si el titular de una patente provoca el acto de infracción por parte de un tercero (ej. encargo en el extranjero de un producto infractor, o encargo de fabricación de un producto infractor CA Paris, 4 diciembre 1862), dicho acto será descartado por los jueces y no se considerará como infracción.

¿La tolerancia del titular de la patente?

A diferencia del derecho de marcas (L716-5 CPI), si el titular de la patente tiene conocimiento de actos ilícitos y los consiente, incluso durante un período prolongado, ello no implica renuncia por su parte al ejercicio de sus derechos (analogía con la decisión Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch. 05 abril 1995 para los diseños industriales).

¿Falta de explotación?

Asimismo, el hecho de que el titular de la patente (respectivamente el licenciatario) no explote el objeto de su patente (respectivamente de su licencia) no constituye una excusa/una autorización para la infracción por parte de un tercero (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 15 diciembre 2004).

Solo podrá solicitarse una licencia de oficio si durante los últimos 3 años no ha habido explotación (pero esto sigue siendo raro, L613-11 CPI).

¿Obligación de cometer infracción?

El hecho de estar obligado a cometer la infracción de una patente para cumplir con una norma (ej. Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 09 septiembre 2008) no constituye una excusa legítima.

¿Concesión de una patente?

Por otro lado, el simple hecho de obtener una patente no constituye una infracción de una patente anterior, ya que se trata del simple ejercicio de un derecho (C. Cass. civ., 16 agosto 1861).

Síntesis gráfica

A continuación, un pequeño esquema que permite sintetizar lo que acabamos de exponer sobre la infracción: