Actividad inventiva

Definición de la actividad inventiva

Una invención implica actividad inventiva si, para el experto en la materia, no resulta de manera evidente del estado de la técnica (L611-14 CPI).

Estado de la técnica aplicable a la actividad inventiva

Definición

El estado de la técnica a considerar para la apreciación de la actividad inventiva es el mismo que el de la novedad (divulgaciones públicas escritas u orales, usos públicos, etc. antes de la fecha de solicitud de la patente), pero excluyendo los documentos L611-11 CPI, 3er párrafo, es decir, las solicitudes de patentes francesas, europeas e internacionales presentadas antes de la fecha de solicitud y publicadas después (L611-14 CPI).

Determinación del estado de la técnica oponible

El estado de la técnica oponible es el conjunto de documentos accesibles al público antes de la fecha de solicitud (o fecha de prioridad) de la solicitud considerada (L611-11 CPI, 2º párrafo).

Apreciación de la actividad inventiva

Fechas a considerar

Para determinar si existe actividad inventiva, debe considerarse la fecha de solicitud o de prioridad de la solicitud en cuestión (Directrices de examen del INPI, I-C VII-5).

Combinación de documentos

A diferencia de la novedad, es perfectamente posible combinar varios documentos o varias partes de documentos (Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.1), aunque esto no es una obligación (Tribunal de Apelación de París, 4ª sala, sec. A, 2 de abril de 2003).

Enfoque « problema-solución »

Introducción

Si bien el enfoque francés retoma ciertos elementos del enfoque « problema-solución » de la OEP (Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.3.b), el razonamiento de los jueces franceses suele ser más directo.

El enfoque « problema-solución » se detalla a continuación.

Paso 1: dominio técnico y limitación del estado de la técnica

Solo deben considerarse las divulgaciones realizadas en dominios técnicos cercanos a la invención, ya que el experto en la materia no lo domina todo (Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.2).

Los dominios técnicos a considerar son, por tanto (Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.2):

• el dominio técnico de la invención, que el experto en la materia domina perfectamente;
• los dominios vecinos (Tribunal de Apelación de París, polo 5, sala 2, 1 de abril de 2011) que el experto en la materia comprende;
• los dominios eventualmente alejados que el experto en la materia conoce de manera general.

Un estado de la técnica no traducido puede utilizarse para destruir la actividad inventiva mediante el uso de los dibujos (Tribunal de Apelación de París, 4ª sala, sec. B, 28 de abril de 2006).

Además, el experto en la materia puede recurrir a conocimientos generales de la vida cotidiana (ej. cómo se fabrican los sobres, Tribunal de Gran Instancia de París, 13 de junio de 2014).

Etapa 2 : ámbito técnico y determinación del experto en la materia

Este experto es un profesional normalmente cualificado, al corriente de lo que constituía el conocimiento general común en la técnica en la fecha de la solicitud (Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.2).

El experto en la materia debe definirse en relación con el ámbito técnico de la invención y el problema técnico expuesto en la solicitud de patente (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 7 de mayo de 2014 y Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.2).

Por supuesto, el experto en la materia conoce ciertos aspectos de ámbitos más generales (C. Cass. com. 20 de mayo de 2014, n°13-10061).

El experto en la materia puede ser un grupo de individuos con cualificaciones diferentes, es decir, un equipo multidisciplinar (ej. un químico y un patólogo, Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 16 de mayo de 2014 y Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.2).

Si este experto en la materia suele ser una persona con formación media, puede ser una persona con conocimientos especializados si el ámbito técnico lo requiere (ej. técnicas punteras, Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.2).

Etapa 3 : determinación del estado de la técnica más cercano

En mi opinión, es aquí donde los jueces franceses muestran mayor flexibilidad en comparación con el enfoque estricto de la OEP.

En efecto, los jueces parecen aceptar cualquier documento como punto de partida para el análisis, es decir, como estado de la técnica más cercano (siempre que dicho documento pertenezca al mismo ámbito técnico que la invención, Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 4e sect., 8 de julio de 2010).

Etapa 4 : determinación del problema técnico objetivo

Introducción

Una invención es la solución a un problema técnico, y la actividad inventiva que una invención puede implicar se valora en función del problema que la invención pretende resolver y de la manera en que lo resuelve (C. Cass. com., 4 de noviembre de 1987, n°85-17469 o Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.4.b).

¿Cómo formularlo?

Una vez identificado el documento del estado de la técnica más cercano, hay que examinar las diferencias técnicas (ya sean estructurales o funcionales) entre dicha divulgación y las reivindicaciones.

En la mayoría de los casos, el problema técnico se expone en la solicitud, de manera explícita o implícita (Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.4.b), pero nada impide que este problema no sea el problema inicial formulado por el solicitante.

En cualquier caso, debe evitarse realizar un razonamiento a posteriori (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch. 3e sect., 7 de septiembre de 2012) introduciendo, por ejemplo, en el problema técnico elementos de solución técnica (Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.4.a).

Problemas técnicos parciales

La jurisprudencia francesa parece considerar que, en caso de yuxtaposición de características (es decir, características que no producen otro resultado que la suma de los resultados propios de cada característica), cada característica puede anticiparse por separado (Tribunal de Grande Instance de Estrasburgo, 1er ch. civ., 31 de enero de 2005).

Por lo tanto, es posible tener varios problemas parciales.

Cada problema técnico parcial se tratará por separado, y se aplicará un enfoque «problema-solución» a cada uno de los grupos de características que participan en estos problemas técnicos parciales (eventualmente con documentos del estado de la técnica más cercano diferentes).

Etapa 5: evidencia de la combinación de documentos del estado de la técnica

Una invención no implica actividad inventiva si, para un experto en la materia, se deriva manifiestamente y lógicamente del estado de la técnica, sin exigir una cualificación o habilidad más avanzada que la que cabe esperar de un experto en la materia (Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.3).

Para un razonamiento de actividad inventiva, es perfectamente posible utilizar un único documento (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 2 abril 2003), es decir, sin combinación.

Si se utiliza más de un documento, el hecho de que la combinación de dichos documentos conduzca a la invención no es suficiente (incluso si esta combinación no excede la competencia del experto en la materia, C. Cass. com., 19 abril 2005, n°03-12994), es necesario que el experto en la materia esté motivado a combinarlos, ya sea explícitamente o en función del problema técnico planteado (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch. 3e sect., 7 septiembre 2012 o Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch. sect. 02, 5 julio 2002).

No obstante, si era evidente intentarlo, la evidencia de la solución podrá demostrarse (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 2 abril 2003).

Así, el hecho de resolver el problema técnico mediante medios utilizados en un ámbito cercano para resolver un problema similar no implica actividad inventiva (Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.4.b). Será diferente si los medios se utilizan en un ámbito técnico alejado (Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.4.b).

Por ejemplo, una invención carece de actividad inventiva si el experto en la materia obtiene la invención (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 7 mayo 2014):

• por la simple yuxtaposición de las enseñanzas del estado de la técnica (es decir, sin cooperación de los medios del estado de la técnica),
• con ayuda de sus conocimientos profesionales,
• mediante simples medios de ejecución.

Si algunos jueces han considerado que una simple yuxtaposición de medios conocidos no es patentable (Cour d’appel de Toulouse, 2e ch., 22 marzo 1999), esto no es suficiente para el tribunal supremo, ya que no es en sí mismo una causa de nulidad (C. Cass. com., 26 marzo 2002, n°99-15934): por ejemplo, la simple yuxtaposición puede superar un prejuicio y presentar así actividad inventiva, pero este no es el caso más frecuente (Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.4.c).

Existe una combinación de medios (en lugar de una simple yuxtaposición) si dicha combinación produce un resultado distinto del obtenido por cada medio por separado, es decir, si existe una sinergia (Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, 1er ch. civ., 31 enero 2005 y Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.4.c, Cour de cassation, ch. com. 30 mayo 2018, RG n°16/15422).

Indicios negativos

Utilización de alternativas bien conocidas

Si la invención consiste en la sustitución de un medio por un equivalente conocido que tenga los mismos efectos técnicos, es probable que dicha sustitución no demuestre actividad inventiva (Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.4.c).

Utilización de un material conocido por sus propiedades conocidas

Ocurre lo mismo si un material conocido se utiliza exactamente por sus propiedades conocidas, por ejemplo, el uso de un detergente por sus propiedades de reducción de la tensión superficial del agua (Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.4.c).

Indicios positivos

Invención de problema

Si el problema técnico formulado es nuevo y nunca ha sido planteado en los ámbitos técnicos de la invención, esto constituye un indicio de actividad inventiva indudable (se habla de « invención de problema », Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.4.b).

Ocurre lo mismo si este problema ha sido abordado por el estado de la técnica, pero no se ha encontrado ninguna solución (Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.4.b).

Combinación de más de dos documentos

Si para anticipar la invención es necesario combinar más de dos documentos, esto constituye un indicio de actividad inventiva (Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.4.c).

Necesidad existente desde hace tiempo

Cuando la invención resuelve un problema técnico cuya solución los especialistas buscan desde hace tiempo o responde a una necesidad existente desde hace tiempo, esto puede considerarse como un indicio de actividad inventiva (Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.4.c).

Desventaja previsible y prejuicio

No obstante, si la invención supera un prejuicio del experto en la materia o sigue una dirección opuesta a lo que se hace habitualmente, podrá reconocerse la actividad inventiva (siempre que se pruebe la existencia del prejuicio, Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.4.c).

Efecto inesperado

La obtención de un efecto técnico inesperado puede considerarse como un indicio de actividad inventiva (Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.4.c).

Éxito comercial

Si el éxito comercial del producto se debe a una característica técnica, esto constituye un indicio de actividad inventiva (Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.4.c).

Casos de selecciones nuevas

Si la invención consiste en una selección dentro de una familia conocida (ej. se selecciona un subintervalo dentro de un intervalo), será necesario demostrar que esta selección produce un efecto particular y que el experto en la materia no habría estado motivado para realizar dicha selección (Directrices de examen del INPI, I-C VII-5.4.c).