Recordatorio histórico sobre el régimen de las invenciones de empleados

Con la ley del 2 de enero de 1968 (ley n°68-1 tendente a valorizar la actividad inventiva y a modificar el régimen de las patentes de invención), no existía ninguna disposición particular relativa a las invenciones de empleados (aunque existían disposiciones en los trabajos preparatorios, que fueron retiradas durante la votación).

Durante mucho tiempo, el juez tuvo que « crear » el derecho para poder abordar este tema complejo.

Un régimen pretoriano distinguía, en aquella época, las « invenciones de servicio » (que pertenecían conjuntamente al empleador Y al empleado) y las demás invenciones (que pertenecían exclusivamente al empleado).

En 1978, la ley consagró este régimen pretoriano (a grandes rasgos), ley que hoy está codificada en el artículo L611-7 del Código de la propiedad intelectual.

Por último, una remuneración adicional se hizo obligatoria (por la ley del 26 de noviembre de 1990) para las « invenciones de misión » (concepto que definiremos un poco más adelante… ¡tengan paciencia, ya llegamos!).

Pertenencia de las invenciones

El principio de pertenencia de las invenciones

El artículo L611-6 CPI establece que el derecho a la patente pertenece al inventor o a su causahabiente: podríamos pensar que la invención de un empleado le pertenece.

No obstante, y bajo ciertas condiciones, el empleador puede convertirse en el causahabiente del empleado.

El régimen particular para los empleados

Según el artículo L611-7 CPI, es necesario distinguir entre tres categorías de invenciones para los empleados.

Invenciones de misión

Las invenciones se califican como invenciones de misión cuando se realizan (L611-7 CPI, apartado 1):

  • en la ejecución de un contrato de trabajo que incluye una misión inventiva (es decir, prescripción del empleador general y temprana) que corresponde a las funciones efectivas del empleado (por ejemplo, según su ficha de puesto, Tribunal de grande instance de Paris, Sala 03, sección 03 del 16 de octubre de 2001), y/o
  • en el marco de estudios o investigaciones que le han sido explícitamente (pero no necesariamente por escrito) encomendadas (Tribunal de grande instance de Paris, Sala 03, sección 03, 16 de marzo de 2005).

Este último caso suele ser más complejo de probar, ya que la prescripción de inventar hecha al empleado es tardía (por ejemplo, en el transcurso de una misión) y las pruebas son más difíciles de recopilar.

Aquí nos encontramos en el núcleo mismo del contrato de trabajo: la prescripción de inventar es hecha directamente por el empleador a uno de sus empleados.

En esta situación, el derecho al título pertenece al empleador (L611-7 CPI, apartado 1).

Este derecho se atribuye automáticamente al empleador, por ley, sin necesidad de ninguna acción por su parte.

Invenciones fuera de misión atribuibles

En este caso es necesario que las invenciones no pertenezcan a la primera categoría y que hayan sido realizadas (L611-7 CPI, punto 2) :

  • bien en el curso de la ejecución de las funciones del empleado,
  • bien en el ámbito de actividad de la empresa, o bien mediante el conocimiento o la utilización de medios específicos de la empresa (el término « específico » del artículo L611-7 CPI, punto 2 parece excluir que un empleador pueda reivindicar una invención si el empleado ha utilizado un bolígrafo de la empresa para escribir…).

Aquí nos encontramos en la periferia del contrato de trabajo : efectivamente, no existe una prescripción del empleador para inventar, pero resulta que su empleado inventa algo.

En esta situación, el empleador puede reivindicar el derecho de atribución de la invención, pero esta atribución no es automática : es necesario que el empleador lo solicite explícitamente (L611-7 CPI, punto 2 junto con R611-7 CPI) en un plazo de 4 meses a partir de la recepción de la declaración de invención por parte del empleado (véase el formalismo a continuación).

Invenciones fuera de misión no atribuibles

Las invenciones comprendidas en esta categoría son todas las demás invenciones, no incluidas en las categorías anteriores (L611-7 CPI, punto 2, primera frase).

En esta situación, el derecho al título pertenece al inventor, simplemente.

Los inventores afectados

Condición n°1 : Inventores

Un inventor es quien concibe, imagina y realiza la invención.

Por lo tanto, la persona que simplemente plantea el problema técnico a resolver (es decir, quien fija el objetivo a alcanzar) no es inventor. Lo mismo ocurre con quien realiza simplemente experimentaciones.

En la práctica, esto puede ser difícil, pero algunos elementos fácticos pueden ayudar (redacción de cuaderno de laboratorio, interacción con el gabinete de PI para la redacción de la patente, instrucciones imprecisas dadas por su jerarquía, C. Cass. com., 12 febrero 2013, n°12-12898).

Condición n°2 : Empleados

Los inventores afectados son los inventores empleados, es decir, aquellos que tienen un contrato de trabajo de derecho francés (eventualmente no escrito) en la fecha de la invención (C. Cass. soc., 2 junio 2010, n°08-70138) y que están sometidos a una prescripción jerárquica a cambio de un salario.

Quedan así excluidos :

Formalidades que debe respetar el empleado para declarar una invención

Deber del empleado

Como se ha indicado anteriormente, el empleador posee ciertos derechos y es necesario permitirle ejercerlos correctamente.

El empleado debe informar, inmediatamente (R611-1 CPI), al empleador mediante carta certificada con acuse de recibo (o cualquier otro medio que permita probar el envío R611-9 CPI) comunicándole la información suficiente para que el empleador pueda apreciar la clasificación de la invención (R611-2 CPI) en una de las tres categorías de invención que acabamos de presentar.

Acuerdo del empleador

El empleador debe pronunciarse sobre la clasificación de la invención en un plazo de 2 meses desde la recepción por el empleador de la declaración de invención (R611-6 CPI). En caso contrario, se acepta la clasificación.

En el supuesto de que el empleador clasifique dicha invención como una « invención ajena a la misión atribuible », dispone de 2 meses adicionales (es decir, 4 meses desde la recepción de la carta) para reivindicar la atribución (R611-7 CPI).

Desacuerdo

Por supuesto, es bastante probable que, en la práctica, el empleado y el empleador no estén de acuerdo sobre la clasificación de la invención en una de las categorías. En caso de desacuerdo de este tipo, es posible recurrir a la CNIS (comisión de conciliación denominada « comisión nacional de invenciones de empleados » creada por el artículo L615-21 CPI) y, en este supuesto, los plazos mencionados anteriormente quedan suspendidos (R611-8 CPI).

Consecuencia de un incumplimiento de este formalismo

Para el empleado

Si el empleado no cumple con este formalismo, el código no prevé ninguna sanción.

No obstante, podrán reclamarse daños y perjuicios por parte del empleador en caso de una solicitud de patente por su empleado en su perjuicio.

En cualquier caso, esto no constituye una falta grave (C. Cass. soc., 15 enero 2015, n°13-14811) que pueda justificar un despido.

Algunos han intentado considerar la « no declaración » del empleado como un comportamiento culposo que priva de hecho al empleado de toda remuneración adicional: sin embargo, esta falta no se considera lo suficientemente grave como para privar al inventor de su derecho a remuneración (Tribunal de Grande Instance de París, 3ª sala, 4ª sección, 30 enero 2014, Vincent G. c. ADER Languedoc-Roussillon et al).

Para la invención

Además, la Corte de Casación añade (C. Cass. com., 18 diciembre 2007, n°05-15768):

[…] las formalidades prescritas por los artículos L. 611-7, R. 611-1 y siguientes del código de la propiedad intelectual no están previstas bajo pena de nulidad [de la patente].

Presunción de la calidad de inventor

Los inventores mencionados en la patente se presumen ser los verdaderos inventores.

No obstante, se trata de una presunción simple que puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario (Tribunal de Grande Instance de París, 3ª sala, 3ª sección, 16 mayo 2014;; Jacques V. c. Kadant-Lamort): así, si un empleador ha designado a un empleado como inventor, deberá aportar pruebas convincentes que demuestren ante el tribunal que dicho empleado no era, en definitiva, un verdadero inventor.

Relaciones empleado-empleador

Información al empleado

Desde la ley Macron del 6 de agosto de 2015, es necesario informar al empleado (L611-7 CPI, 1°):

  • de toda solicitud de un título de propiedad industrial;
  • de toda concesión de un título de propiedad industrial.

¿Tensiones como causa de despido?

Si bien los conflictos entre empleados y empleadores suelen surgir con la dimisión, el despido o la jubilación del empleado, también pueden producirse durante la vigencia del contrato de trabajo.

En este supuesto, es importante distinguir: una demanda judicial del empleado (incluso si tiene por objeto paralizar una cadena de producción y así perjudicar indirectamente al empleador) no puede constituir un motivo legítimo de despido (C. Cass. soc. 17 septiembre 2014, n°13-15930), a menos que las demandas del empleado sean abusivas.

Remuneración adicional / pago de un justo precio

La ley aplicable

Uno de los problemas que se plantean aquí es un problema de aplicación de la ley en el tiempo.

Por ejemplo, imaginemos que una invención se realice antes de la ley de 1990, pero que la solicitud de la patente se haga después de esa misma ley. ¿Qué ley aplicar?

Para el Tribunal de Casación, es en el día de la realización de la invención en el que hay que situarse para evaluar el régimen aplicable y no la fecha de concesión de la patente (C. Cass. civ., 20 septiembre 2011, n°10-20997).

Esta solución satisfactoria desde un punto de vista intelectual puede, no obstante, plantear problemas para la prueba. ¿Cómo conocer la fecha exacta de realización de la invención? Habrá que buscar entonces en los intercambios de correos electrónicos, las reuniones de trabajo, etc.

Hecho generador

Es entonces importante saber a partir de qué momento se debe la remuneración adicional prevista por la ley:

  • ¿En el momento de la invención?
  • ¿En el momento de la solicitud de la patente?
  • ¿En el momento de la explotación de la invención/de la patente?
  • ¿En el momento de la concesión de la patente?

Los jueces consideran que las invenciones mencionadas en el artículo L611-7 del CPI son las invenciones patentables, independientemente de que se haya presentado una solicitud de patente o no, o de que se haya realizado una explotación o no (C. Cass. com., 18 diciembre 1984, n°83-11677, o C. Cass. civ. ch. com., 20 septiembre 2011, n°10-20997).

Los diferentes regímenes de remuneración

Casos de invenciones de misión

La ley prevé una « remuneración adicional » en el marco de las invenciones de misión (L611-7 CPI, 1°).

No existe ninguna definición de esta expresión en los textos y es necesario recurrir a la jurisprudencia para formarse una opinión.

Invenciones antes de 1990

Antes de 1990, no existía ninguna ley que impusiera una remuneración adicional.

Por lo tanto, hay que examinar los convenios colectivos:

Invenciones después de 1990

Desde 1990, la gratificación adicional no es una opción. Es obligatoria y debe estar prevista (L611-7 CPI):

  • por los convenios colectivos,
  • los acuerdos de empresa y/o
  • los contratos individuales de trabajo.

Sin embargo, hay que constatar que numerosos convenios colectivos aún no prevén esta remuneración de manera sistemática y que los contratos de trabajo suelen ser silenciosos al respecto.

Si el convenio colectivo establece ciertas condiciones para esta remuneración, hay que considerar el artículo en cuestión del convenio colectivo como no escrito (C. Cass. com., 22 febrero 2005 n°03-11027, o C. Cass. com., 12 febrero 2013, n°12-12898), con independencia de que no se haya presentado o concedido ninguna patente.

El juez se sentirá entonces libre de determinar como considere oportuno la remuneración adicional (a menudo de manera favorable al empleado, véase la sección « Modalidad de cálculo de la remuneración adicional« ).

Casos de invenciones fuera de misión atribuibles

Para las invenciones fuera de misión atribuibles (L611-7 CPI, 2°), debe abonarse un « justo precio » al empleado.

Este justo precio debe fijarse en función del aporte inicial de las distintas partes y de la utilidad industrial y comercial de la invención (Cour d’appel de Colmar, 2e ch. civ. sect. A, del 9 de enero de 2013, Asunto SNCF y L611-7 CPI, 2°).

Casos de invenciones fuera de misión no atribuibles

En este último caso, al permanecer la invención como propiedad del inventor, no se debe ninguna remuneración al empleado por este concepto.

Prescripción

Plazo de prescripción

La mayoría de los jueces considera que la remuneración adicional es un crédito salarial (C. Cass. com., 12 de junio de 2012, n°11-21990 o C. Cass. com, 26 de enero de 2012, n°10-13825).

El plazo de prescripción de este tipo de crédito es:

El inicio del plazo de prescripción

¿Comienza a correr la prescripción a partir de:

  • El nacimiento del crédito (es decir, la invención)?
  • El conocimiento de la explotación de la invención por el empleado y desde el momento en que el crédito sería determinable?

A la vista de la abundante jurisprudencia sobre el tema (y de la nueva redacción de L3245-1 del Código del trabajo), parece que prevalecen los partidarios del inicio del plazo de prescripción el día en que el crédito sería determinable (C. Cass. soc., 5 de mayo de 2004, n°02-13318, C. Cass. com., 22 de febrero de 2005, n°03-11027, C. Cass. soc., 26 de enero de 2012, n°10-13825, C. Cass. com., 12 de junio de 2012, n°11-21990).

Modalidad de cálculo de la remuneración adicional

Sistema de remuneración habitual

Hoy en día, numerosas empresas prevén remuneraciones adicionales.

Un estudio del INPI de 2016 ofrece indicadores interesantes para comprender las modalidades de cálculo de esta remuneración (La Remuneración de las Invenciones de Empleados – Prácticas en vigor en Francia – Los análisis del Observatorio de la Propiedad Intelectual – Octubre 2016).

Les muestro aquí tres gráficos que hablan por sí mismos:

Momento de la remuneración adicional
Momento de la remuneración adicional
Tipo de remuneraciones adicionales
Tipo de remuneraciones adicionales
Importe de las remuneraciones adicionales
Importe de las remuneraciones adicionales

Procedimiento previo opcional: la CNIS

Si el empleado considera que ha sido perjudicado (es decir, no ha recibido nada o no suficiente según su criterio), puede elegir libremente (Cour d’appel de Lyon, 1re ch. civ., sect. A, 27 septiembre 2012) acudir a la CNIS o al TGI de París.

Si se acude a la CNIS, el empleado dispondrá de un plazo de un mes desde la propuesta de esta última para acudir al TGI (L615-21 CPI). En caso contrario, la propuesta de la CNIS tendrá valor de acuerdo definitivo entre las partes.

Modalidad de cálculo aplicada por el juez judicial

Al no ser posible realizar una síntesis de las propuestas de la CNIS (son secretas), resumiremos las decisiones de los jueces judiciales en cuanto a las modalidades de cálculo de esta remuneración adicional.

Prima por patente / prima de explotación

Los métodos utilizados pueden ser muy variables, aplicados de manera acumulativa o alternativa según el caso concreto:

  • determinación de un « forfait » por la invención (es decir, a menudo denominado « prima por patente« ) ;
  • determinación de una prima en función del éxito comercial de la invención y de su explotación (es decir, a menudo denominada « prima de explotación« ).

Montos medios

A título ilustrativo, los jueces pueden conceder una « prima por patente » (es decir, que se aplica incluso si la invención no se explota):

Asimismo, los jueces pueden conceder, en concepto de « prima de explotación« :

Cabe señalar que las diferencias entre estos montos se explican en parte por el interés económico y el éxito comercial de la invención (por lo que es necesario analizar la situación en función del caso concreto).

Esta « prima de explotación » no está sistemáticamente prevista en los convenios colectivos, pero incluso en ausencia de convenio colectivo, algunas decisiones la conceden igualmente.

Método: ¿alineación con el régimen de los funcionarios?

También hay que señalar que algunos jueces han intentado alinear la remuneración adicional con el régimen aplicable a los agentes del Estado del artículo R611-14-1 CPI (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch. 1re sect., 10 noviembre 2008).

Este método fue explícitamente descartado, en otro caso, por la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. 16 diciembre 2011.

Solicitud de documentos adicionales

En cualquier caso, el juez de la puesta en estado podrá solicitar al empleador un número importante de documentos (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 4e sect., auto del juez de la puesta en estado, 15 mayo 2014), eventualmente bajo apercibimiento de multa:

  • contenido de cada familia de patentes para cada invención;
  • listas de terceros que ostenten directa o indirectamente un derecho sobre una invención o una patente derivada de la invención (cesión, licencia, aportación, prenda, garantía bancaria, etc.);
  • copia de cada contrato (ej. venta, licencia, suministro y contratos de aportación), relativo a cualquier producto cubierto directa o indirectamente (ej. mediante suministro de medios), por cualquiera de las reivindicaciones de una patente;
  • detalle de todos los pagos recibidos en relación con una patente;
  • documentos relativos a la valorización de cada invención, en particular todos los documentos que cuantifiquen su valor económico, incluyendo:
    • el volumen de ventas,
    • el margen bruto,
    • el margen neto,
    • los ahorros de producción
    • y su interés comercial.

Breve enfoque sobre la ley aplicable

Desde el principio, hablamos de los artículos del código de la propiedad intelectual que regulan el derecho al título (L611-7 CPI).

Pero ¿son realmente aplicables?

Se trata de un problema complejo que corresponde al derecho internacional privado.

En Europa, el Reglamento europeo n.º 559/2008 o Roma I (basado en el Convenio de Roma) dispone, en su artículo 8, que el contrato de trabajo se regirá:

  • por la ley elegida por las partes (sin perjuicio de las disposiciones más favorables de las otras posibilidades);
  • por la ley del país que presente el « vínculo más estrecho » con el contrato de trabajo;
  • por la ley del país en el que se ejecute habitualmente el contrato;
  • en su defecto, por la ley del país del establecimiento principal de la sociedad que haya contratado al trabajador.

A usted le corresponde determinar la ley aplicable…