Marco general
Carga de la prueba
De manera general, la parte que alega un hecho debe probarlo, y una parte que niega un hecho debe probar su inexistencia (artículo 54 del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes).
Una parte que afirma un hecho susceptible de ser impugnado debe indicar los medios de prueba que permitan demostrarlo (reglas 13 y 171.1 del reglamento de procedimiento) y presentar estas pruebas si se impugna (regla 172.1 del reglamento de procedimiento).
Se trata de un principio relativamente compartido por todos los Estados miembros (Actori incumbit probatio).
Si un hecho no es impugnado, se considera como cierto (al menos entre las partes) (regla 171.2 del reglamento de procedimiento).
Inversión de la carga de la prueba
Es posible una inversión de la carga de la prueba (artículo 55.1 del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes) si el objeto de una patente es un procedimiento para obtener un producto nuevo, y se analiza si un producto es «infringido».
Asimismo, habrá inversión de la carga de la prueba si, de manera acumulativa (artículo 55.2 del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes):
- se analiza la infracción de un procedimiento de fabricación de un producto idéntico,
- la probabilidad de que el procedimiento haya sido empleado en dicha fabricación es alta,
- el demandante ha realizado esfuerzos razonables para intentar determinar el procedimiento utilizado.
Por supuesto, debe tenerse en cuenta que el demandado debe proteger sus secretos de fabricación y comerciales (artículo 55.3 del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes).
Deber en relación con las pruebas
En relación con las partes
Las partes deben presentar todos los elementos que puedan influir en los jueces al tomar una decisión sobre una orden dictada a petición (regla 192.3 del reglamento de procedimiento).
En relación con el representante
El representante no puede alterar la presentación de los hechos a sabiendas o si hubiera habido buenas razones para alertarle (artículo 48 del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes y regla 284 del reglamento de procedimiento).
Si un representante lo hace, puede ser excluido del procedimiento (regla 291 del reglamento de procedimiento). Cabe señalar que la sanción no es muy severa…
Pruebas posibles
Los medios de prueba admisibles ante el TJU son (regla 170.1 del reglamento de procedimiento):
- pruebas documentales;
- informes de peritos e informes de experimentos;
- objetos físicos;
- archivos electrónicos y grabaciones de audio/vídeo.
Enfoque sobre la « Protective Letter »
Una « protective letter » es una carta enviada por un tercero susceptible de ser demandado por infracción con el fin de presentar lo antes posible una defensa y evitar que el juez ordene medidas provisionales que pudieran perjudicarle (regla 207.1 del reglamento de procedimiento).
Esta carta debe presentarse (regla 207.2 del reglamento de procedimiento) en el idioma de la patente y debe detallar, en particular, sus argumentos (pruebas y argumentos legales, regla 207.3 del reglamento de procedimiento).
En ese caso, se exige el pago de una tasa (regla 207.4 del reglamento de procedimiento).
Si no se cumple alguno de los requisitos formales de la regla 207.2 del reglamento de procedimiento, se informará al solicitante de que dispone de un plazo de 14 días para corregir su carta (regla 207.5 del reglamento de procedimiento).
Esta carta se transmite al titular de la patente (regla 207.8 del reglamento de procedimiento).
Medios de obtención de pruebas
Órdenes de investigación del juez
Principio
El juez puede solicitar (artículo 53 del Acuerdo sobre la Jurisdicción Unificada de Patentes y regla 170.2 del reglamento de procedimiento):
- la audiencia de las partes;
- la audiencia de testigos (bajo juramento o no);
- la audiencia de peritos;
- pruebas y experimentos comparativos.
Enfoque sobre los testigos
Presentación voluntaria de una declaración de un testigo
Es perfectamente posible que una parte decida aportar al proceso la declaración de un testigo (regla 175 del reglamento de procedimiento).
Esta declaración debe estar firmada por el testigo (regla 175.2 del reglamento de procedimiento) y acompañarse de una fórmula que indique que comprende que mentir puede hacerlo responsable.
Además, debe presentarse una declaración sobre los conflictos de interés (regla 175.3 del reglamento de procedimiento).
Si se impugna la declaración del testigo (regla 177.1(b) del reglamento de procedimiento), el juez puede ordenar una audiencia.
Solicitud de audiencia de un testigo
Una parte puede solicitar la audiencia de un testigo (regla 177.1(c) del reglamento de procedimiento).
Esta solicitud debe contener (regla 176 del reglamento de procedimiento):
- los motivos para esta audiencia;
- los hechos que se pretenden confirmar mediante esta audiencia;
- el idioma de la audiencia.
Decisión propia de los jueces
Los jueces pueden decidir, por iniciativa propia, que la audiencia de un testigo es útil para el caso (regla 177.1(a) del reglamento de procedimiento).
Contenido del auto para una audiencia
El auto que convoca a un testigo para una audiencia debe incluir (regla 177.2 del reglamento de procedimiento):
- el nombre, la dirección y la descripción del testigo;
- la fecha y el lugar de la audiencia;
- una indicación de los hechos del litigio sobre los que el testigo debe ser interrogado;
- información sobre el reembolso de los gastos en los que incurra el testigo;
- una declaración según la cual el testigo será interrogado por el Tribunal y las partes; y
- el idioma del procedimiento y la posibilidad de organizar una interpretación simultánea entre dicho idioma y la lengua del testigo, si fuera necesario (véase artículo 109 del reglamento de procedimiento).
En su auto de citación, el Tribunal también le informa de sus deberes y derechos como testigo conforme a los artículos 178 y 179 del reglamento de procedimiento (es decir, obligación de comparecer, obligación de decir la verdad) (regla 177.3 del reglamento de procedimiento).
Enfoque en los peritos
Perito nombrado por el tribunal
Es posible que el tribunal nombre a un perito para que le asesore sobre un tema técnico (reglas 185-188 del reglamento de procedimiento), aunque esta situación parece bastante improbable, ya que los jueces técnicos suelen desempeñar esta función.
Perito consultado por las partes
Las partes pueden presentar informes de peritos propios (regla 181.1 del reglamento de procedimiento).
Cabe señalar que los peritos deben ser imparciales y no tener sesgos si son convocados a una audiencia (regla 181.2 del reglamento de procedimiento).
Enfoque en las pruebas y experimentaciones
El tribunal puede decidir realizar sus propias pruebas y experimentaciones si así se solicita sin demora por una parte (reglas 201.1 y 201.2 del reglamento de procedimiento).
La parte contraria será invitada a pronunciarse sobre dicha solicitud (regla 201.3 del reglamento de procedimiento).
El auto del tribunal que decida realizar dichas pruebas debe incluir (regla 201.5 del reglamento de procedimiento):
- Los datos de contacto del perito que realizará las pruebas y elaborará el informe;
- El momento (o período) en que se llevarán a cabo las pruebas;
- Las condiciones de las pruebas;
- La fecha límite para la presentación del informe.
El tribunal puede decidir que las partes y/o los peritos de las partes puedan estar presentes durante las pruebas (regla 201.6 del reglamento de procedimiento).
Por defecto, y salvo decisión en contrario, los costes serán soportados por la parte que solicite las pruebas (regla 201.4 del reglamento de procedimiento).
Una vez elaborado el informe, las partes podrán comentarlo (regla 201.7 del reglamento de procedimiento).
El perito que lo haya realizado podrá ser convocado a una audiencia para discutirlo (regla 201.7 del reglamento de procedimiento).
Orden para presentar pruebas
Los jueces también pueden ordenar a una parte o a un tercero que presente las pruebas que obren en su poder (artículo 53 del Acuerdo sobre la Jurisdicción Unificada de la patente y reglas 170.3 y 172.2 del reglamento de procedimiento).
Esta orden solo puede dictarse si una parte lo solicita durante el procedimiento (artículo 59 del Acuerdo sobre la Jurisdicción Unificada de la patente y artículo 6.1 de la directiva sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual 2004/48/CE). Esta solicitud debe estar respaldada por un conjunto de pruebas suficiente (artículo 59 del Acuerdo sobre la Jurisdicción Unificada de la patente).
La solicitud de esta parte para presentar una prueba debe incluir (regla 190.4 del reglamento de procedimiento):
- la forma de la prueba a presentar;
- antes de qué fecha debe presentarse dicha prueba;
- la sanción solicitada si la prueba no se presenta.
La persona afectada por esta orden puede ser la parte contraria o un tercero (artículo 59 del Acuerdo sobre la Jurisdicción Unificada de la patente).
Orden para comunicar determinada información
Los jueces también pueden ordenar a una parte que facilite la información que obre en su poder (artículos 53 y 67 del Acuerdo sobre la Jurisdicción Unificada de la patente y reglas 170.2 y 191 del reglamento de procedimiento y artículo 8.1 de la directiva sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual 2004/48/CE).
Esta información puede referirse a elementos como:
- el origen de las infracciones;
- el volumen infractor;
- etc.
Orden para preservar las pruebas
Principio
Un juez puede ordenar ciertas medidas para preservar las pruebas (artículos 53 y 60 del Acuerdo sobre la Jurisdicción Unificada de la patente y reglas 192-198 y 170.3 del reglamento de procedimiento y artículo 7 de la directiva sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual 2004/48/CE).
Esta orden se inspira en gran medida en la saisie-contrefaçon francesa.
¿Quién puede solicitarla?
Esta orden solo puede dictarse a solicitud del titular de la patente (artículo 7.1 de la directiva sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual 2004/48/CE y artículo 60.1 del Acuerdo sobre la Jurisdicción Unificada de la patente): por lo tanto, no puede ser decidida de oficio por los jueces.
¿Contra quién puede solicitarse?
Aunque el artículo 60 del Acuerdo sobre la Jurisdicción Unificada de la patente es confuso en este punto, parece posible solicitar esta orden contra cualquier tercero.
En efecto, como no hay ninguna acción potencialmente pendiente ante la JUB, la formulación « otra parte » parece referirse simplemente a la parte afectada.
¿Cómo solicitarla?
¿Prueba?
Es necesario contar con un principio de prueba para poder solicitar esta medida (artículo 7.1 de la directiva sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual 2004/48/CE y artículo 60.1 del Acuerdo sobre la Jurisdicción Unificada de la patente).
¿Contradictorio?
Puede solicitarse a petición de parte (artículo 7.1 de la directiva sobre el respeto de los derechos de PI 2004/48/CE y artículo 60.5 del Acuerdo sobre la Jurisdicción Unificada de Patentes) cuando cualquier retraso pueda causar un perjuicio irreparable al titular de la patente o cuando exista un riesgo demostrable de destrucción de los elementos de prueba.
Así, los jueces deben tener en cuenta (regla 194.2 del reglamento de procedimiento):
- la urgencia de la situación;
- si los motivos para no realizar un procedimiento contradictorio parecen bien fundamentados;
- la probabilidad de destrucción o desaparición de la prueba.
Si no es el caso o si el solicitante no logra probarlo, esta solicitud se realizará de manera contradictoria y el demandado será llamado (regla 194.1 del reglamento de procedimiento).
De manera bastante extraña, la « protective letter » mencionada anteriormente no se menciona. Sin embargo, es bastante lógico que esta protective letter influya en el juez.
¿Vinculación con un procedimiento existente?
Dentro de un procedimiento existente
Es posible solicitar una medida de conservación de pruebas en el marco de un procedimiento existente (regla 193.2 del reglamento de procedimiento) ante esa misma división (regla 192.1 del reglamento de procedimiento).
En este supuesto, será la formación competente la que resuelva esta solicitud (regla 193.2 del reglamento de procedimiento – o más exactamente, será el presidente de la formación quien decida quién resolverá esta solicitud, regla 194.3 del reglamento de procedimiento) tras un examen formal por la secretaría (regla 16 del reglamento de procedimiento).
Deberá utilizarse la lengua del procedimiento (regla 192.4 del reglamento de procedimiento).
Fuera de cualquier procedimiento
Por supuesto, es posible solicitar esta medida cuando no exista ningún procedimiento pendiente ante la JUB (artículo 60.1 del Acuerdo sobre la Jurisdicción Unificada de Patentes).
El solicitante debe presentar su petición ante la división que considere más probable en caso de que se iniciara una acción de fondo tras la medida de conservación de pruebas (regla 192.1 del reglamento de procedimiento)… no obstante, los textos no parecen imponer una obligación estricta…
El idioma utilizado debe ser uno de los posibles ante dicha división (regla 192.4 junto con la regla 14 del reglamento de procedimiento).
Un juez ponente será designado por el presidente de la división para resolver esta petición (reglas 193.1 junto con la regla 18 del reglamento de procedimiento) y tras un examen formal por la secretaría (regla 16 del reglamento de procedimiento).
No obstante, para poder utilizar válidamente los elementos obtenidos en la medida de conservación de pruebas, es necesario interponer una acción ante la JUB en un plazo de (artículo 60.7 del Acuerdo sobre la Jurisdicción Unificada de Patentes) (es decir, el máximo de los dos):
- 31 días naturales o
- 20 días hábiles.
Revisión, recurso y revocación de la orden
Revisión
Si la orden se concede a petición de parte, el demandado puede acudir al juez para discutir el alcance de dicha orden (modificación, derogación o mantenimiento, artículo 60.6 del Acuerdo sobre la Jurisdicción Unificada de Patentes y regla 197.3 del reglamento de procedimiento) en los 30 días siguientes a la ejecución de la orden.
Se convocará sin demora una vista oral de revisión (regla 197.4 del reglamento de procedimiento).
Recurso
Si la orden se ha concedido de manera contradictoria, solo es posible interponer un recurso contra la orden (regla 196.7 y 220.1 del reglamento de procedimiento).
Este recurso se presenta ante el tribunal de apelación (regla 220.1 del reglamento de procedimiento).
Revocación
Si el solicitante no inicia una acción sobre el fondo en los plazos prescritos, la orden también puede ser impugnada mediante revocación (regla 198 del reglamento de procedimiento) dentro de un plazo máximo de 31 días naturales o 20 días hábiles tras la fecha indicada en la orden para la presentación del informe del embargo.
Esta decisión de revocación puede incluir, a petición de la parte embargada, una compensación por el efecto del embargo (regla 198.2 del reglamento de procedimiento).
Forma del embargo
El embargo puede consistir en (artículo 60.2 del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes):
- la descripción detallada, con o sin toma de muestras,
- el embargo material de los productos en litigio y, en los casos apropiados, de los materiales e instrumentos utilizados para producir y/o distribuir dichos productos,
- el embargo de los documentos relacionados con los mismos.
Persona que realiza el embargo
La persona que será designada por los jueces para efectuar este embargo (artículo 60.3 del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes y reglas 196.4 y 196.5 del reglamento de procedimiento) puede ser:
- un perito o profesional con conocimientos técnicos, independencia e imparcialidad;
- un agente judicial si está autorizado por la legislación nacional.
El solicitante no puede estar presente durante el embargo, pero puede hacerse representar por una persona cuyo nombre debe figurar en la orden (artículo 60.4 del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes).
Constituición de garantía
Se puede exigir la constitución de una garantía a la parte que solicita el embargo para indemnizar al embargado en caso necesario (artículos 60.6 y 60.9 del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes).
Orden de inspección
Un juez puede ordenar ciertas medidas para realizar una inspección (artículos 53 y 60 del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes y reglas 199 y 170.3 del reglamento de procedimiento y artículo 7 de la directiva sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual 2004/48/CE).
No está muy claro en qué se diferencia la inspección de la preservación de pruebas presentada justo arriba, pero bueno…
Por lo tanto, se considerará que es lo mismo (o al menos que sigue el mismo procedimiento, regla 199.2 del reglamento de procedimiento).
Orden de bloqueo de activos
Un juez puede ordenar medidas para bloquear activos (artículo 61 del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes y regla 200 del reglamento de procedimiento) si se aportan pruebas razonables y plausibles de la infracción.
El procedimiento es el mismo que para los embargos (regla 200.2 del reglamento de procedimiento).
Confidencialidad y pruebas
El AJUB prevé que cierta información del procedimiento pueda mantenerse bajo sello de confidencialidad (artículo 58 del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes).
Solo ciertas personas serán designadas y podrán tener acceso a dicha información.
Asimismo, el acceso al registro puede beneficiarse de cierto control de acceso (regla 262 del reglamento de procedimiento).
De lo contrario, todos los documentos aportados serán accesibles de inmediato en el registro en línea (regla 262 del reglamento de procedimiento).
Del mismo modo, el procedimiento interino o las audiencias podrán celebrarse a puerta cerrada en interés de una de las partes (regla 105.2 del reglamento de procedimiento o regla 115 del reglamento de procedimiento).
Podemos legítimamente preguntarnos cómo se respetará la confidencialidad en la redacción de la resolución, que debe estar motivada y ser pública.