Decisiones de la Gran Sala de Recursos

Si el derecho positivo está contenido principalmente en el Convenio y en su Reglamento de ejecución, no debe descuidarse consultar las aclaraciones proporcionadas por la Gran Sala de Recursos sobre los distintos textos.

A continuación, se presenta la lista, por número, de las decisiones de la Gran Sala (actualizada el 28/03/14).

G1/83 – Segunda aplicación terapéutica

La decisión G1/83 fue dictada el 05 de diciembre de 1984.

La cuestión que se planteaba a la Gran Sala era si una reivindicación dirigida a « la utilización de un compuesto destinado a un uso terapéutico » podía ser aceptada. Esta cuestión era crucial para los industriales del medicamento.

En un primer momento (punto 13 de los motivos), la Gran Sala recuerda que cualquier formulación « Utilización de una sustancia para el tratamiento del cuerpo humano o animal » equivaldría a reivindicar un método terapéutico, considerado no inventivo (A52(4) CBE73 y actualmente excluido de la patentabilidad por A53 c) CBE): dicha formulación debe excluirse.

Sin embargo, la Gran Sala de Recursos indica que la formulación « Utilización de un compuesto X para obtener un medicamento destinado a una aplicación terapéutica Y » es aceptable, ya que ninguna exclusión se aplica a la fabricación de medicamentos. Por supuesto, es necesario que la aplicación Y sea nueva e inventiva (punto 23 de los motivos).

Esta última formulación se denomina « reivindicación de tipo suizo ».

Cabe señalar que esta decisión ya no es válida debido al cambio del artículo A54(5) CBE, que autoriza explícitamente una segunda aplicación terapéutica.

La decisión G2/08 confirmó el fin de las reivindicaciones de tipo suizo.

G5/83 – Segunda aplicación terapéutica

La decisión G5/83 (5 de diciembre de 1984) es en todo punto similar a la decisión G1/83 (salvo que fue redactada en inglés).

G6/83 – Segunda aplicación terapéutica

La decisión G6/83 (5 de diciembre de 1984) es en todo punto similar a la decisión G1/83 (salvo que fue redactada en francés).

G1/84 – Oposición por el titular

La decisión G1/84 fue dictada el 24 de julio de 1985.

En este caso, el titular de una patente había presentado una oposición contra su propia patente, y dicha oposición había sido declarada inadmisible.

La Gran Sala se opone a esta inadmisibilidad, precisando que una oposición no es inadmisible por el solo hecho de que haya sido presentada por el titular de dicha patente (punto 8 de los motivos).

En efecto, parece deseable permitir que cualquier persona (A99(1) CBE73) presente una oposición con el fin de « garantizar en la mayor medida posible que la OEP no conceda ni mantenga en vigor patentes europeas más que si estas son consideradas válidas« , incluso si dicha oposición es presentada por el titular que desea limitar su patente (punto 3 de los motivos).

Cabe señalar que esta decisión ya no es válida desde la decisión G9/93, que revoca esta jurisprudencia al argumentar que el A99 CBE73 establece de manera constante que el procedimiento de oposición es un procedimiento inter-partes (en particular, A99(4) CBE73).

G1/86 – Restablecimiento de un oponente en sus derechos

La decisión G1/86 fue dictada el 24 de junio de 1987.

Como saben, al presentar un recurso sobre oposición, un oponente o el titular puede interponer un recurso presentando un escrito de recurso (en un plazo de 2 meses desde los motivos, A108 CBE73 o A108 CBE) y, posteriormente, presentando un escrito de alegaciones (en un plazo de 4 meses desde los motivos).

Si la letra del A122(1) CBE73 (es decir, « El solicitante o el titular de una patente europea ») permite al titular beneficiarse de una restitutio in integrum, ¿qué ocurre con el oponente?

La Gran Sala indica que no debe realizarse una lectura estricta del A122(1) CBE73. Así, un oponente puede ser restablecido en sus derechos en virtud del A122(1) CBE73 si no ha presentado en plazo el escrito de alegaciones que expone los motivos del recurso (punto 15 de los motivos), ya que cualquier otra interpretación sería contraria al principio de igualdad (punto 3 de los motivos).

Atención, el oponente no se beneficia de las disposiciones del A122(1) CBE73 para el plazo de interposición del recurso (es decir, el primer plazo de 2 meses para presentar el escrito de recurso, véase punto 5 de los motivos). Si el titular, sin embargo, se beneficia de un restablecimiento en sus derechos para ambos plazos mencionados, la Gran Sala explica este « favoritismo » por el hecho de que:

• el titular no puede permanecer en la incertidumbre durante un largo período en cuanto al alcance de sus derechos;
• el oponente siempre puede emprender una acción de nulidad.

El A122 CBE siendo sustancialmente idéntico, esta decisión sigue siendo a priori aplicable con el CBE 2000.

G1/88 – Silencio del oponente

La decisión G1/88 fue dictada el 27 de enero de 1989.

Supongamos la siguiente situación: un oponente no ha presentado, tras recibir una notificación según R58(4) CBE73 (actualmente R82(1) CBE), observaciones en un plazo de un mes sobre el texto en el que la OEP prevé mantener la patente.

No obstante, ¿significa esto que el oponente está de acuerdo con dicho texto (« Qui tacet consentire videtur« ) y hace inadmisible un eventual recurso del oponente?

La Gran Sala considera que sería desproporcionado sancionar al oponente silencioso y privarle de su derecho de recurso (punto 7 de los motivos). En efecto, entre múltiples argumentos, la Gran Sala subraya que esta sanción simplemente no estaría en el espíritu del CBE:

• cuando la omisión de un acto conlleva una pérdida de derecho, el CBE lo prevé explícitamente (punto 3.1 de los motivos);
• sería entonces necesario enviar una notificación de pérdida de derecho (R69(1) CBE73 o actualmente R112(1) CBE), lo que no es el caso en la especie (punto 3.2 de los motivos).

G2/88

La decisión G2/88 fue dictada el 11 de diciembre de 1989.

Como pueden observar, se han planteado numerosas cuestiones a la Gran Sala.

Cambio de categorías de reivindicaciones

En el caso concreto, el titular de los derechos había intentado, durante la oposición, modificar la categoría de una reivindicación. ¿Es aceptable esta modificación y no contraria al A123(2) CBE73?

La Gran Sala indica que el cambio de categoría (ej. « compuesto » o « utilización del compuesto« ), ya sea durante el examen o en oposición (sin necesidad de examinar derecho nacional alguno, véase punto 3.3 de los fundamentos), no está a priori prohibido, pero es necesario analizar, in concreto, si se produce una extensión del alcance como consecuencia de dicho cambio (punto 4.1 de los fundamentos).

Por ejemplo, la transformación de una reivindicación de « compuesto » en una reivindicación de « utilización de dicho compuesto » con el fin de obtener un efecto determinado no es contraria al A123(2) CBE73 (punto 5.1 de los fundamentos). Atención, pues si la reivindicación de utilización tiene por objeto la obtención de un producto, esta estaría prohibida, ya que permitiría proteger dicho producto en virtud de las disposiciones del A64 CBE73.

Segunda aplicación no terapéutica

En el caso concreto, una reivindicación tenía por objeto la utilización de un aditivo perfectamente conocido para reducir la fricción en un motor. Este efecto no era conocido, ya que dicho aditivo solo era conocido por limitar la corrosión.

¿Debe interpretarse el A54 CBE73 como autorizante de una reivindicación de utilización cuando la única característica nueva reside en el fin asignado a dicha utilización?

La Gran Sala de Recursos considera que la « nueva utilización de un compuesto conocido » se refiere, en realidad, a la obtención de un nuevo efecto técnico que subyace a la nueva utilización (véase punto 9 de los fundamentos). En consecuencia, existe una nueva característica técnica implícita (es decir, la función que consiste en la realización del fin buscado) en la reivindicación (punto 9.1 de los fundamentos).

En definitiva, la « nueva utilización de un compuesto conocido » es, por tanto, validada por la Gran Sala (véase punto 10.3 de los fundamentos).

G4/88 – Transmisión de la oposición

La decisión G4/88 fue dictada el 24 de abril de 1989.

La cuestión planteada a la Gran Sala era si una oposición podía:

• transmitirse únicamente a los herederos del oponente fallecido;
• cederse libremente;
• cederse junto con la empresa o una parte de la empresa interesada en el ámbito de la invención considerada.

Para la Gran Sala (punto 6 de los fundamentos), es evidente que la transmisión de la oposición se realiza « naturalmente » en caso de cesión de una parte de la empresa (entendida en su sentido más amplio, en sentido económico, punto 5 de los fundamentos), ya que la oposición constituye un accesorio de dicha parte de la empresa si la oposición se ha iniciado en interés de esta parte (véase parte dispositiva de los fundamentos).

G5/88 – Poder del Presidente de la OEP para celebrar acuerdos administrativos

La decisión G5/88 fue dictada el 16 de noviembre de 1990.

Por curiosidad, la Oficina Alemana de Patentes (Gitschiner Straße 97, 10969 Berlín) y la Oficina Europea de Patentes (Gitschiner Strasse 103, 10969 Berlín) tienen locales vecinos en Berlín.

Así, con frecuencia, algunos despistados presentaban solicitudes europeas (o cualquier otro documento como documentos de oposición) en la Oficina Alemana y viceversa.

El presidente de la OEP había intentado solucionar este problema celebrando el 29 de junio de 1981 un acuerdo administrativo con la Oficina Alemana. Este acuerdo prevé, en particular, que los documentos entregados en la Oficina Alemana se presumirán recibidos por la OEP en la fecha de recepción de la Oficina Alemana.

En el caso concreto, se había presentado una oposición ante la Oficina Alemana, pero fue recibida por la OEP después del plazo de 9 meses. Entendemos que el titular desea que esta oposición sea declarada inadmisible.

La cuestión planteada a la Gran Sala de Recurso era, por tanto, si el presidente de la OEP tenía el poder de celebrar un acuerdo de este tipo que tuviera un impacto en los derechos conferidos por el CBE. Cabe señalar que este acuerdo no fue aprobado por el Consejo de Administración.

Según la Gran Sala, ni el poder de representación del Presidente definido por el A5(3) CBE73 (punto 2.2. de los motivos), ni su obligación de adoptar « todas las medidas útiles… para garantizar el funcionamiento de la Oficina Europea de Patentes » del A10(2) CBE73 (puntos 2.6 y 2.7 de los motivos) permiten justificar un acuerdo de este tipo.

No obstante, bajo el principio de « protección de la buena fe y de la confianza legítima« , la Gran Sala decidió que la ineficacia del acuerdo no sería retroactiva.

G6/88 – Segunda aplicación no terapéutica

La decisión G6/88 fue dictada el 11 de diciembre de 1989.

Esta decisión retoma los mismos motivos que la decisión G2/88 dictada el mismo día.

G7/88 – Poder del Presidente de la OEP para celebrar acuerdos administrativos

La decisión G7/88 fue dictada el 16 de noviembre de 1990.

Esta decisión retoma los mismos motivos que la decisión G5/88 dictada el mismo día.

G8/88 – Poder del Presidente de la OEP para celebrar acuerdos administrativos

La decisión G8/88 fue dictada el 16 de noviembre de 1990.

Esta decisión retoma los mismos motivos que la decisión G5/88 dictada el mismo día.

G1/89 – Falta de unidad a posteriori y solicitud PCT

La decisión G1/89 fue dictada el 2 de mayo de 1990.

En esta decisión, la Gran Sala recuerda que (véase punto 3. de los motivos), incluso en la fase de búsqueda PCT, la división de búsqueda actuando como ISA debe evaluar adecuadamente la novedad y la actividad inventiva de las reivindicaciones para apreciar la unidad de invención conforme al A17.3.a PCT (aunque esta evaluación no constituya un verdadero « examen » en el sentido del CBE o del PCT).

En consecuencia, es perfectamente posible que la ISA formule objeciones de falta de unidad a posteriori (punto 5 de los motivos) y, al hacerlo, la OEP puede solicitar al solicitante el pago de una tasa adicional de búsqueda (punto 7 de los motivos).

G2/89 – Falta de unidad a posteriori y solicitud PCT

La decisión G2/89 fue dictada el 2 de mayo de 1990.

Esta decisión retoma los mismos motivos que la decisión G1/89 dictada el mismo día.

G3/89 – Corrección de errores evidentes

La decisión G3/89 fue dictada el 19 de noviembre de 1992.

La R88 CPE73 (ahora R139 CPE) establece que los errores relativos a las reivindicaciones, la descripción o los dibujos son corregibles si la rectificación se impone con evidencia.

En opinión de la Gran Sala, el A123(2) CPE73 es plenamente aplicable a la corrección: por tanto, debe considerarse en la fecha de solicitud lo que el experto en la materia podía deducir objetivamente de la descripción (punto 2 de los fundamentos).

El experto en la materia debe estar en condiciones, en la fecha de la solicitud (es decir, al margen de cualquier publicación posterior) y basándose en los conocimientos generales en el ámbito considerado:

• constatar objetiva y sin ambigüedad el error, y
• deducir de manera sencilla la corrección a aplicar.

Por consiguiente, esta corrección no tiene efecto retroactivo: se trata de una simple constatación (punto 4 de los fundamentos).

Todo medio de prueba es admisible (punto 8 de los fundamentos) siempre que dicho medio (escrito, testimonio, etc.) demuestre los conocimientos generales del experto en la materia en la fecha de la solicitud y no con posterioridad (punto 7 de los fundamentos).

G1/90 – Revocación de patente por impago de tasa de impresión

La decisión G1/90 fue dictada el 5 de marzo de 1991.

En el caso concreto, el titular de una patente que acababa de ser mantenida en forma modificada (es decir, tras oposición) no había abonado la tasa de impresión prescrita por el A102(3) b) CPE73 en el plazo de tres meses previsto por la R58(5) CPE73.

La cuestión que se planteaba entonces era si la revocación de la patente prevista en el A102(4) CPE73 o A102(5) CPE73 debía adoptar la forma de una decisión (recurrible, A106 CPE73) o de una simple constatación prevista por la R69 CPE73 (no recurrible directamente).

La Gran Sala observa, como cuestión preliminar, que si el convenio hubiera querido indicar que la sanción por el incumplimiento del pago de la tasa de impresión fuera la pérdida de derecho de oficio, la redacción del artículo probablemente habría sido «se considerará revocada» (punto 4 de los fundamentos) o «se considerará retirada» (punto 6 de los fundamentos), como ocurre en otros lugares del convenio.

Para la Gran Sala, la revocación de una patente por incumplimiento del pago de la tasa de impresión (A102(4) CPE73) o por la no presentación de traducciones de las reivindicaciones (A102(5) CPE73) debe revestir la forma de una decisión. En efecto:

• una decisión de revocación no sería «carente de sentido» (punto 13 de los fundamentos), contrariamente a lo afirmado por la sala de recursos), incluso si la pérdida de derecho no afecta al fondo del derecho de patentes (es decir, novedad, actividad inventiva, etc.). El recurso puede ser útil, en particular, para impugnar cuestiones de hecho (ej. fecha efectiva del pago).
• la presentación de una solicitud de restitutio in integrum no genera realmente inseguridad jurídica alguna (punto 14 de los fundamentos), incluso si la decisión aún no se ha dictado. La decisión adoptada sobre un recurso posterior (que se interpondría contra la decisión) se fusionará con la decisión relativa a la restitutio in integrum.
• no existe una necesidad imperiosa de que la pérdida de derechos se produzca lo antes posible, ni siquiera para la protección de terceros (punto 15 de los fundamentos).
• la decisión de revocación es jurídicamente más sencilla (un solo paso, a diferencia de la notificación + decisión sobre la solicitud, punto 17 de los fundamentos).

Las disposiciones de la R82 CPE son sustancialmente idénticas a las disposiciones del A102(4) CPE73 y A102(5) CPE73. Por tanto, esta decisión sigue siendo aplicable con el CPE 2000.

G2/90 – Competencia de la sala de recursos jurídicos para decisiones dictadas por una división de oposición

La decisión G2/90 fue dictada el 4 de agosto de 1991.

En el caso, un titular de una patente había olvidado pagar las tasas de publicación de su patente tras la publicación. El agente de formalidades le había concedido dos meses adicionales y, posteriormente, había revocado su patente. Para el titular que interpuso recurso, el agente de formalidades no tenía base legal para hacerlo.

Esta afirmación era claramente de índole puramente jurídica.

La cuestión jurídica que se planteaba entonces era si la sala de recursos jurídicos era competente para los recursos dirigidos contra decisiones encomendadas a los agentes de formalidades.

La competencia de las salas de recursos se define en el A21 CBE73. Si la sala de recursos jurídicos puede intervenir contra una decisión dictada por una división de examen (A21(3) c) CBE73, punto 3.2 de los motivos), en ningún caso se prevé que pueda intervenir en las decisiones de una división de oposición (A21(4) CBE73, punto 3.3 de los motivos).

A juicio de la Gran Sala, el texto es claro y no debe considerarse un olvido (puntos 3.3 y 3.4 de los motivos): solo la sala de recursos técnica es competente para las decisiones dictadas por una división de oposición.

Al ser idéntico el A21 CBE, esta decisión parece seguir aplicándose con el CBE 2000.

G1/91 – Unidad de invención y mantenimiento en forma modificada tras oposición

La decisión G1/91 fue dictada el 9 de diciembre de 1991.

Si tras una oposición, la patente se modifica de tal manera que las reivindicaciones ya no presentan un concepto inventivo común (A82 CBE73), ¿es posible mantenerla en forma modificada? En efecto, el A102(3) CBE73 establece que « la patente y la invención que es objeto de la misma cumplen las condiciones de la presente Convención ». ¿Incluyen estas condiciones la unidad de invención (punto 2.1 de los motivos)?

A juicio de la Gran Sala, la razón de ser del requisito de la « unidad de invención » es de índole administrativa (punto 4.1 de los motivos): su utilidad radica en la clasificación de las patentes según la nomenclatura internacional, pero también en evitar que el solicitante incluya abusivamente varias invenciones en una misma solicitud y, de este modo, eluda importantes tasas de búsqueda y de solicitud.

Por otra parte, la Gran Sala señala que la unidad, aunque prevista inicialmente en los trabajos preparatorios de la Convención hasta el final de la oposición, se había limitado a las simples solicitudes de patente (punto 6.2 de los motivos), ya que era « inútil » debido a la imposibilidad de oponerse por falta de unidad de invención.

En consecuencia, la falta de unidad no debe tenerse en cuenta para el mantenimiento de las patentes en forma modificada tras la oposición.

Esta decisión sigue siendo válida bajo el CBE 2000.

G2/91

La decisión G2/91 fue dictada el 29 de noviembre de 1991.

Reembolso de las tasas de recurso en caso de existencia de varios recurrentes

En el caso, algunas salas de recursos conservaban la primera tasa de recurso percibida y reembolsaban las tasas de recurso siguientes, ya que « las demás partes en dicho procedimiento son de derecho parte en el procedimiento de recurso » como precisa el A107 CBE73.

Otras salas conservaban todas las tasas abonadas por cada uno de los recurrentes.

¿Quién tenía razón?

Para la Gran Sala, cada uno de los recurrentes debe pagar… y esto se justifica en el siguiente párrafo.

Derecho propio de continuar un recurso tras la retirada de un recurso por un recurrente

En efecto, la Gran Sala subraya que un recurrente que no haya pagado no tiene derecho a continuar solo el recurso si el único recurrente que ha pagado se retira.

En efecto, solo este último puede decidir el mantenimiento de su recurso (punto 6.1 de los motivos).

Así, cualquier reembolso de la tasa de recurso privaría a los recurrentes de sus derechos.

Esta decisión sigue siendo válida bajo el CBE 2000, ya que el A107 CBE no ha cambiado.

G3/91 – Restitutio in integrum

La decisión G3/91 fue dictada el 7 de septiembre de 1992.

Como seguramente sabrá de memoria, el CBE establece:

• que, para las solicitudes europeas:
  • es necesario pagar la tasa de búsqueda (A78(2) CBE73) en el plazo de un mes desde la solicitud y
  • es necesario pagar las tasas de designación (A79(2) CBE73) en el plazo de seis meses desde la mención de la publicación del IET;
  • es necesario presentar una petición de examen (A94(2) CBE73) en el plazo de seis meses desde la mención de la publicación del IET;
• que, para las solicitudes euro-PCT:
  • es necesario pagar la tasa de búsqueda (A157(2) b) CBE73) en el plazo de 31 meses desde la solicitud de la prioridad más antigua (R107(1) e) CBE73);
  • es necesario pagar la tasa nacional (que cubre las tasas de designación, A158(2) CBE73) en el plazo de 31 meses desde la solicitud de la prioridad más antigua (R107(1) d) CBE73);
  • es necesario presentar una petición de examen (A150(2) CBE73) en el plazo de 31 meses desde la solicitud de la prioridad más antigua (A39.1.b PCT).

Como puede ver, existen ciertas similitudes…

Pero los tres primeros plazos están excluidos explícitamente por el A122(5) CBE73, mientras que los tres últimos plazos no figuran en él… ¿Se trata de un olvido? ¿Debe considerarse que estos también están excluidos de la restitutio in integrum?

En opinión de la Gran Sala, debe considerarse todos estos plazos de la misma manera: así, los plazos de pago de la tasa de búsqueda, de la tasa nacional y el plazo de presentación de la petición de examen no se benefician de la restitutio in integrum (para las solicitudes europeas, pero también para las solicitudes Euro-PCT).

Esta decisión ya no es aplicable con el CBE 2000, ya que los distintos plazos mencionados anteriormente se benefician ahora de la restitutio in integrum.

G4/91 – Intervención

La decisión G4/91 fue dictada el 3 de noviembre de 1992.

En este caso, un tercero (contra el cual se había iniciado una acción por infracción) había presentado una declaración de intervención conforme al A105(1) CBE73, cuando la división de oposición había decidido mantener la patente en forma modificada unas semanas antes…

¿Es válida la intervención sabiendo que el plazo de recurso seguía corriendo (es decir, sabiendo que la decisión no había adquirido fuerza de cosa juzgada)?

Para la Gran Sala, la intervención no es posible en esta hipótesis, salvo que una de las partes en el procedimiento de oposición interponga un recurso: en efecto, sin este recurso, el procedimiento de oposición no está en curso.

Esta decisión sigue siendo aplicable con el CBE 2000, ya que la R89 CBE recoge las mismas disposiciones.

G5/91 – Decisiones recurribles

La decisión G5/91 fue dictada el 5 de mayo de 1992.

En este caso, el titular de una solicitud había alegado que uno de los miembros de la división de oposición no era imparcial, pero el director se había negado a recomponer la sala.

Independencia de los agentes de los órganos de primera instancia de la OEP

La Gran Sala señala que (punto 2 de los motivos) el A24(1) CBE73 prevé la imparcialidad para los miembros de las cámaras de recurso y de la Gran Sala, pero no explícitamente para los agentes de los órganos de primera instancia como:

• la división de examen,
• la división de oposición,
• etc.

No obstante (punto 3 de los motivos), esta obligación es, en realidad, un principio general y debe aplicarse a todos.

Decisiones susceptibles de recurso

¿Puede el titular interponer un recurso contra la denegación del director de recomponer la sala para la oposición?

La Gran Sala indica (punto 5 de los fundamentos) que no existe base legal alguna para dicho recurso.

Como precisa el A106(3) CPE73, no es posible interponer un recurso contra una decisión que no pone fin a un procedimiento (como la presente decisión), salvo si dicha decisión prevé un recurso independiente.

Naturalmente, esta cuestión podrá ser objeto de recurso junto con la decisión final (punto 6 de los fundamentos).

Esta decisión sigue siendo válida con el CPE 2000, ya que el A106 CPE no ha sufrido cambios en este punto.

G6/91 – Reducción de tasas

La decisión G6/91 fue dictada el 6 de marzo de 1992.

El A14(4) CPE73 y A14(4) CPE73 establece que las personas domiciliadas en el territorio de un país miembro pueden presentar documentos en su idioma (distinto del francés, inglés o alemán) y beneficiarse así de una reducción de tasas (R6(3) CPE73).

Presentación simultánea de la traducción

En este caso, una persona había interpuesto un recurso contra una decisión presentando simultáneamente un escrito redactado en su idioma junto con una traducción.

Como cuestión previa, la Gran Sala considera que no existe contraindicación para presentar una traducción de los documentos presentados al mismo tiempo que dichos documentos (punto 9 de los fundamentos). No obstante, debe prestarse atención, ya que estas traducciones no deben tomarse por los originales y, por ejemplo: a modo de ilustración, las traducciones no pueden transmitirse ANTES que los originales, so pena de ser consideradas como tales (punto 12 de los fundamentos).

Pluralidad de documentos y traducción limitada solo a algunos documentos

¿Qué ocurre si el titular presenta varios documentos para realizar un acto procesal, solo algunos de ellos en su idioma?

A priori, no hay motivo para considerar que todos los documentos deban presentarse en el idioma del solicitante para beneficiarse de la reducción (punto 15 de los fundamentos). En efecto, cuando ciertos documentos pueden presentarse tras el pago de la tasa, ¿cómo se determina el importe de la tasa a pagar (no se trata de un reembolso de tasa, sino de una reducción, punto 16 de los fundamentos)?

Para la Gran Sala, basta con presentar en su idioma el documento esencial del primer acto procesal para beneficiarse de la reducción de tasa (punto 21):

• la solicitud de examen para la tasa de examen (punto 19 de los fundamentos),
• el escrito de recurso para la tasa de recurso (y no la memoria, punto 24 de los fundamentos),
• etc.

Esta decisión sigue siendo, en principio, válida con el CPE 2000, ya que los A14 CPE y R6 CPE han evolucionado poco en este aspecto.

G7/91 – Retirada del recurso

La decisión G7/91 fue dictada el 5 de noviembre de 1992.

Hace referencia textual a la siguiente decisión, la decisión G8/91.

G8/91 – Retirada del recurso

La decisión G8/91 fue dictada el 5 de noviembre de 1992.

En este caso, un oponente había interpuesto un recurso sin que el titular lo hiciera, y luego lo retiró… ¿puede continuar de oficio el procedimiento de recurso (de manera similar a la oposición R60(2) CBE73, punto 6 de los fundamentos)?

Aunque la no continuación de oficio puede dejar « sobrevivir » decisiones de primera instancia viciadas, la Gran Sala de Recurso no considera útil permitir a las cámaras de recurso continuar de oficio un recurso interpuesto.

En efecto:

• Existe un procedimiento de oposición abierto a todos si un tercero considera que existe un error en una decisión (punto 10.1 de los fundamentos)
• A priori, no existen tantos errores en primera instancia (punto 10.2 de los fundamentos);
• Aunque la oficina se esfuerza por conceder títulos válidos y no viciados, es necesario cerrar en algún momento el procedimiento para una buena gestión de los recursos de la oficina (punto 10.3 de los fundamentos);
• Siguen abiertos los procedimientos nacionales para anular una patente (punto 11.1 de los fundamentos);

Esta decisión sigue siendo válida con el CBE 2000, ya que los principios del recurso siguen siendo idénticos.

G9/91 – Competencias para analizar la validez de las reivindicaciones

La decisión G9/91 fue dictada el 31 de marzo de 1993.

Medida de la impugnación

¿Pueden las divisiones de oposición o las cámaras de recurso analizar la validez de reivindicaciones no impugnadas por un oponente o un recurrente? ¿Están vinculadas por la declaración del oponente de la R55 c) CBE73 (actualmente R76(2) c) CBE)?

Para la Gran Sala, la obligación del solicitante de declarar en qué medida desea impugnar la patente (R55 c) CBE73) carecería de sentido si esta medida pudiera ampliarse posteriormente (punto 10 de los fundamentos).

En consecuencia, la división de oposición o la cámara de recurso no tiene ningún derecho para analizar reivindicaciones no impugnadas (punto 11 de los fundamentos).

No obstante, es perfectamente posible analizar reivindicaciones dependientes no impugnadas (punto 11 de los fundamentos):

• si la reivindicación independiente « madre » ha sido impugnada;
• si su validez es, prima facie, dudosa.

Motivos de la impugnación

¿Es el mismo razonamiento para los motivos de impugnación? ¿Están vinculadas las divisiones de oposición o las cámaras de recurso por la declaración del oponente?

Para la Gran Sala, el A114 CBE73 permite a la división de oposición examinar de oficio ciertos motivos no alegados, pero esto debe seguir siendo excepcional, en particular si prima facie estos motivos se oponen, en su totalidad o en parte, al mantenimiento de la patente (punto 16 de los fundamentos).

Para el procedimiento ante las cámaras de recurso, debe aplicarse el principio del A114 CBE73 de manera mucho más restrictiva, ya que se trata de un procedimiento judicial no inquisitivo (punto 18 de los fundamentos).

Así, un argumento no presentado en la fase de oposición por el oponente no puede presentarse en la fase de recurso (salvo, por supuesto, si es aceptado por el titular, punto 18 de los fundamentos).

G10/91 – Competencias para analizar la validez de las reivindicaciones

La decisión G10/91 fue dictada el 31 de marzo de 1993.

Esta decisión retoma los fundamentos de la decisión G9/91.

G11/91 – Corrección de errores evidentes

La decisión G11/91 fue dictada el 19 de noviembre de 1992.

Esta decisión retomó el fondo de los fundamentos G3/89 dictados el mismo día.

G12/91 – Decisión definitiva

La decisión G12/92 fue dictada el 17 de diciembre de 1993.

En el caso concreto, los hechos eran cronológicamente los siguientes:

• se había presentado una oposición contra una patente;
• la cámara de oposición decide rechazar la oposición y los tres miembros de la cámara firman el formulario previsto a tal efecto;
• el titular propone combinar las reivindicaciones 1 y 2;
• el formulario es remitido por la cámara de oposición al servicio interno de correo sin tener en cuenta esta última propuesta.
• el formulario es remitido a correos por el servicio interno de correo.
  

  

La cuestión que se plantea entonces es saber en qué momento finaliza el proceso interno de toma de decisión.

La Gran Sala recuerda que, para un procedimiento oral (punto 2 de los fundamentos), el proceso interno de toma de decisión ocurre en el momento de su pronunciamiento, es decir, al final del procedimiento oral. En efecto, la instancia que la ha dictado no puede ya volver sobre ella (salvo en caso de recurso prejudicial).

Según la Gran Sala y para un procedimiento escrito, el fin del proceso interno no puede ser:

• la fecha de la remisión de los fundamentos al correo por el servicio interno de correo (punto 6.2 de los fundamentos), ya que no refleja la fecha de la toma de los fundamentos;
• la fecha de la firma por los tres miembros (punto 7.1 de los fundamentos), ya que aún pueden volver sobre su decisión si se les comunica un elemento importante;
• la fecha de la entrega de la copia en limpio por la división a la sección de formalidades a efectos de notificación (punto 8 de los fundamentos), ya que no puede determinarse a partir del expediente.

Así, solo queda «la fecha de la remisión al servicio de correo interno de la OEP, por la sección de formalidades de la división» (punto 9 de los fundamentos). Esta fecha puede, en opinión de la Gran Sala, conocerse muy fácilmente a partir del expediente, ya que, según el Presidente de la OEP, siempre es tres días anterior a la fecha sellada.

G1/92 – Accesibilidad al público de una composición o estructura de un producto divulgado

La decisión G1/92 fue dictada el 18 de diciembre de 1992.

La cuestión que se planteaba en el caso era si la composición de un producto era accesible al público por el simple hecho de que dicho producto fuera accesible al público (siendo necesarias análisis para determinar la composición).

Para la Gran Sala, si el experto en la materia logra descubrir la composición o la estructura interna del producto y reproducirla sin dificultad excesiva, entonces el producto y su composición o estructura interna forman parte del estado de la técnica (véase punto 1.4 de los fundamentos).

El CBE no prevé en modo alguno que el experto en la materia deba estar motivado para analizar la composición o la estructura interna de un producto, por lo que no es posible añadir esta condición (punto 2 de los fundamentos), máxime cuando dicha condición sería subjetiva (punto 2.1 de los fundamentos).

Así, toda divulgación de un producto divulga también su composición o estructura (siempre que este descubrimiento por el experto en la materia no presente dificultad excesiva).

Esta decisión no tiene motivo para haber sido cuestionada por el CBE 2000.

G2/92 – Falta de pago de nuevas tasas de búsqueda y reivindicaciones no buscadas

La decisión G2/92 fue dictada el 6 de julio de 1993.

Imaginemos la siguiente situación:

• una solicitud incluye dos invenciones presentes en las reivindicaciones;
• se plantea una objeción de falta de unidad en la fase de búsqueda (A82 CBE73) y la división de búsqueda solicita el pago de una tasa de búsqueda adicional (R46(1) CBE73);
• el solicitante no paga esta tasa de búsqueda;

En este supuesto, ¿puede el solicitante pedir un examen sobre la segunda invención (que no ha sido objeto de búsqueda)?

La Gran Sala considera que (punto 2 de los fundamentos), si a pesar de la invitación de la división de búsqueda, el solicitante decide no abonar una nueva tasa de búsqueda, no le será posible posteriormente hacer de esta invención el objeto de las reivindicaciones de su solicitud.

Solo será posible una división.

G3/92 – Solicitante no habilitado

La decisión G3/92 fue dictada el 13 de junio de 1994.

El A61(1) b) CPE73 establece, en particular, que en caso de invención « robada » por un solicitante no habilitado (ej. solicitud presentada por un empleado cuando la invención correspondía al empleador), la persona a quien se le robó la invención puede presentar una nueva solicitud.

La cuestión que se planteaba era si el A61(1) b) CPE73 era aplicable incluso si la solicitud del solicitante no habilitado ya no estaba en tramitación (ej. ausencia de presentación de la petición de examen, olvido de una tasa, etc.). En efecto, la seguridad de terceros no quedaría garantizada en este supuesto, al pensar legítimamente que la invención objeto de las patentes es libre.

Para la Gran Sala, si el procedimiento del A61 CPE73 dejara de ser aplicable cuando la primera solicitud ya no estuviera en tramitación, ello equivaldría a aceptar que un tribunal reconozca el derecho a la patente a una persona, pero que la OEP deniegue tal derecho por razones de procedimiento interno (punto 5 de los motivos).

Por tanto, no hay motivo para denegar, a una persona a quien se le ha reconocido un derecho sobre una invención por una instancia nacional, la presentación de una solicitud conforme al A61(1) b) CPE73 (punto 5.2 de los motivos).

G4/92 – Fundamento de las decisiones y nuevos argumentos en procedimientos orales

La decisión G4/92 fue dictada el 29 de octubre de 1993.

En un procedimiento inter partes, si una parte que no comparece en el procedimiento oral, ¿renuncia a su derecho a ser oída? ¿Pueden entonces alegarse nuevos documentos o nuevos argumentos en contra de su solicitud o de su patente?

En realidad, esta cuestión es mucho más amplia, ya que (punto 3 de los motivos) afecta al principio de contradicción en la motivación de las decisiones. En efecto, el A113(1) CPE73 dispone que « las decisiones […] solo podrán basarse en motivos sobre los que las partes hayan tenido oportunidad de pronunciarse« .

Así, para respetar el principio de contradicción, una decisión no puede basarse en:

• unos hechos alegados por primera vez durante dicho procedimiento oral;
• unos medios de prueba nuevos (que ni siquiera hayan sido anunciados, punto 9 de los motivos).

No obstante, una decisión puede basarse en:

• unos medios de prueba anunciados con anterioridad al procedimiento oral (y que confirman las alegaciones de una parte), pero presentados únicamente durante dicho procedimiento oral;
• unos nuevos argumentos (punto 10 de los motivos) en la medida en que no modifiquen los motivos en los que se basa la decisión (ya que solo se trata de un nuevo razonamiento invocado en apoyo de los medios de derecho y de hecho ya presentados).

No hay motivo para que el CPE 2000 haya modificado esta decisión.

G5/92 – Restitutio in integrum

La decisión G5/92 fue dictada el 27 de septiembre de 1993.

En esta decisión, las cuestiones planteadas son sustancialmente las mismas que las planteadas en la G3/91, por lo que no se detallarán los motivos de la decisión (son, por tanto, idénticos:)).

G6/92 – Restitutio in integrum

La decisión G6/92 fue dictada el 27 de septiembre de 1993.

En esta decisión, las cuestiones planteadas son sustancialmente las mismas que las planteadas en la G3/91, por lo que no se detallarán los motivos de la decisión (son, por tanto, idénticos:)).

G9/92 – Parte no recurrente y reformatio in pejus

La decisión G9/92 fue dictada el 14 de julio de 1994.

En el supuesto de que una persona interponga un recurso, ¿puede otra parte en el procedimiento (un oponente no recurrente, el titular no recurrente, la cámara de recursos, etc.) solicitar la modificación, en perjuicio del recurrente, de la decisión impugnada?

Según la Gran Sala, la cámara de recursos debe fundamentar su decisión ultra petita (es decir, sin ir más allá de lo solicitado en el recurso).

Así, si el titular es el único recurrente, el oponente o la cámara de recursos no podrán solicitar el rechazo de un conjunto de reivindicaciones concedido por la división de oposición (punto 14 de los fundamentos).

Si el oponente es el único recurrente, el titular de la patente no puede ampliar el alcance de sus reivindicaciones de manera incidental (punto 16 de los fundamentos).

G10/92 – Solicitud divisional y solicitud matriz a punto de ser concedida

La decisión G10/92 fue dictada el 28 de abril de 1994.

En esta decisión se planteaba la cuestión del plazo límite para presentar una solicitud divisional. En otras palabras, hasta cuándo una solicitud matriz está en tramitación cuando esta última está a punto de ser concedida.

Debe saberse que la R25(1) CBE73 sufrió numerosas modificaciones durante la vigencia del CBE73. En el caso concreto, la R25(1) se leía como sigue en el momento de esta decisión:

(1) El solicitante podrá presentar una solicitud divisional relativa a una solicitud de patente europea inicial aún en tramitación hasta el momento en que preste su conformidad, de conformidad con la regla 51, apartado 4, con el texto en el que se prevé conceder la patente europea.

Para la Gran Sala, no existe, por tanto, dificultad de interpretación y, si el solicitante ha prestado su conformidad con el texto de la solicitud matriz, ya no es posible dividir.

Esta decisión ya no está vigente, puesto que la redacción de la R25(1) CBE73 (y posteriormente de la R36(1) a) CBE, hoy derogada) ha sido completamente modificada.

G1/93 – Característica restrictiva, el dilema « 123(2)-123(3) »

La decisión G1/93 fue dictada el 2 de febrero de 1994.

Imaginemos que durante el examen, el titular añade una característica limitativa a una reivindicación. Esta característica no está, en realidad, soportada por la descripción.

¿Puede el titular eliminar esta característica en oposición de manera sencilla?

La Gran Sala subraya que los A123(2) CBE73 y A123(3) CBE73 no son disposiciones interdependientes (punto 13 de los fundamentos), principio que supondría entonces que una u otra disposición debe aplicarse en función del caso concreto. Estas disposiciones son, en efecto, independientes y ambas deben aplicarse en caso de modificación(es) de una patente.

Así, si debido a la presencia en las reivindicaciones de una característica que vulnera las disposiciones del A123(2) CBE73, se prevé una modificación, esta modificación debe respetar el A123(3) CBE73:

• la modificación es denegada si amplía el alcance de las reivindicaciones;
• la modificación puede ser aceptada si consiste en el reemplazo de la característica por una característica « más restrictiva » y soportada.

Esta decisión sigue vigente con el CBE2000, ya que los A123(2) CBE y A123(3) CBE son idénticos.

G2/93 – Solicitud de material biológico y número de solicitud

La decisión G2/93 fue dictada el 21 de diciembre de 1994.

En ciertas solicitudes, puede hacerse referencia a cierto material biológico no accesible al público (R28(1) CBE73 o R31(1) CBE) siempre que se comunique una indicación de la autoridad de depósito y el número de orden del material biológico depositado en un plazo de 16 meses desde la prioridad más antigua.

La cuestión que se planteaba era si las disposiciones del A91 CBE73 (es decir, plazo adicional para corregir una irregularidad, en particular para la presentación de los documentos de prioridad R38(3) CBE73) podían aplicarse aunque este artículo no mencionara explícitamente este caso.

Para la Gran Sala, existe una diferencia fundamental entre el requisito de proporcionar el « número de orden » (condición de fondo para la suficiencia de la descripción) y el requisito de proporcionar los documentos de prioridad (condición de forma). Por tanto, no es posible establecer analogía alguna.

En conclusión, el plazo establecido en la R28(2) a) CBE73 no es prorrogable.

G3/93 – Oponibilidad y validez de la prioridad

La decisión G3/93 fue dictada el 16 de agosto de 1994.

La cuestión que se planteaba era si un documento publicado durante el plazo de prioridad constituye un estado de la técnica oponible, en virtud del A54(2) CBE73, a una solicitud de patente europea cuando la reivindicación de prioridad (la solicitud incluye elementos que no han sido divulgados en el documento de prioridad).

Recordamos que el A87(1) CBE73 define el derecho de prioridad. Este se concede, conforme al Convenio de París, para la misma invención que la presente en el documento de prioridad.

El A89 CBE73 establece que, cuando una solicitud reivindica válidamente una prioridad, la fecha de prioridad se considera como la de la solicitud de patente europea a efectos de la aplicación del A54(2) CBE73, A54(3) CBE73 (estado de la técnica oponible), y A60(2) CBE73 (el derecho a la patente pertenece al primer solicitante).

Así, si una prioridad no es válida, toda divulgación intermedia se convierte en oponible (punto 9 de los motivos).

G4/93 – Parte no recurrente y reformatio in pejus

La decisión G4/93 (disponible solo en inglés) fue dictada el 14 de julio de 1994.

Esta decisión es la « versión » inglesa de los motivos G9/92.

G5/93 – Restitutio in integrum

La decisión G5/93 fue dictada el 18 de enero de 1994.

Como saben, la decisión G3/91 destacó que los siguientes plazos no se benefician de la restitutio in integrum (solicitud Euro-PCT):

• pago de la tasa de búsqueda (A157(2) b) CBE73) dentro de los 31 meses desde la solicitud de la prioridad más antigua (R107(1) e) CBE73);
• pago de la tasa nacional (que cubre las tasas de designación, A158(2) CBE73) dentro de los 31 meses desde la solicitud de la prioridad más antigua (R107(1) d) CBE73);
• presentación de la solicitud de examen (A150(2) CBE73) dentro de los 31 meses desde la solicitud de la prioridad más antigua (A39.1.b PCT).

La Gran Sala confirma su análisis, pero señala que la OEP había publicado información contraria en el « Aviso a los solicitantes PCT » (DO OEP 1991, 333). En dicho aviso, indicaba que « en caso de pérdida de un derecho [por no pagar la tasa nacional básica, las tasas de designación, la tasa de búsqueda y las tasas de reivindicación], el solicitante puede, en aplicación del artículo 122 CBE, ser repuesto en dicho derecho » (punto 2.1 de los fundamentos).

Por tanto, sería injusto que el A122 no pudiera aplicarse en tales casos al menos hasta la fecha en que la decisión G3/91 fue hecha accesible al público (punto 2.3 de los fundamentos).

En consecuencia, la Gran Sala indica que la restitutio in integrum no es posible para los plazos mencionados anteriormente, salvo si la solicitud de restitutio se presentó antes de que la decisión G3/91 fuera hecha accesible al público.

G7/93 – Modificaciones tardías, tras el acuerdo sobre el texto de concesión

La decisión G7/93 fue dictada el 13 de mayo de 1994.

Si un solicitante da su conformidad en virtud de la R51(4) CBE73 (actualmente R71(3) CBE), ¿puede, antes de la decisión final de concesión, solicitar una modificación de las reivindicaciones y retirar su conformidad sobre el texto previamente validado?

Para la Gran Sala, el A113(1) CBE73 no otorga ningún derecho particular al solicitante respecto a su conformidad (ningún derecho de modificación en particular), sino que más bien prohíbe a la OEP tomar una decisión sobre un texto de solicitud distinto al « texto propuesto o aceptado por el solicitante o por el titular de la patente » (punto 2.1 de los fundamentos).

En este caso, la Gran Sala subraya que la R86(3) CBE73 (actualmente R137(3) CBE) otorga un poder discrecional a la OEP para aceptar las modificaciones propuestas por el titular durante el examen (punto 2.3 de los fundamentos). Sin embargo, este poder discrecional debe ejercerse con un objetivo constructivo. Por tanto, debe tenerse en cuenta tanto (punto 2.5 de los fundamentos):

• el interés del solicitante en obtener una patente jurídicamente válida en todos los Estados designados, y
• el interés de la OEP en concluir el procedimiento de examen decidiendo la concesión de la patente.

Así, es posible que la OEP haga caso omiso de la « retirada » de la conformidad del solicitante si la OEP ha invitado al solicitante a pagar las tasas de concesión e impresión y a presentar la traducción de las reivindicaciones, y no tener en cuenta las modificaciones propuestas. No obstante, también puede tenerlas en cuenta si las considera pertinentes.

Esta decisión probablemente ha sido cuestionada por la nueva redacción de la R71(3) CBE: en efecto, las modalidades de la conformidad del solicitante sobre el texto han cambiado sustancialmente. Sin embargo, la retirada de dicha conformidad parece seguir siendo similar: la OEP conservaría total discrecionalidad sobre la consideración de nuevas reivindicaciones una vez otorgada dicha conformidad.

G8/93 – Retirada del recurso por el recurrente y conclusión del procedimiento de recurso

La decisión G8/93 fue dictada el 13 de junio de 1994.

¿Qué ocurre si un oponente, único recurrente, retira su recurso? ¿Se concluye de oficio el procedimiento de oposición o puede la división de oposición continuar dicha oposición en virtud del A114(1) CBE73, especialmente si considera que existen motivos serios que justifican la revocación o la limitación de la patente?

La Gran Sala señala, en primer lugar, que no es posible « retirar la oposición » en la fase de recurso: solo es posible la retirada del recurso (la cuestión planteada por la cámara de recurso mezclaba estos conceptos, punto 2 de los motivos).

Por último, la Gran Sala confirma su decisión G8/91 e indica que no está permitido a las cámaras de recurso continuar de oficio un recurso si se produce la retirada del recurso por el único recurrente, independientemente de la opinión del titular de la patente.

G9/93 – Oposición por el titular

La decisión G9/93 fue dictada el 6 de julio de 1994.

Al igual que en la decisión G1/84, se planteaba la cuestión de la legalidad de la oposición del titular contra su propia patente. Esta cuestión surgía porque la Gran Sala había considerado en la decisión G9/91 que su análisis sobre la base del procedimiento de oposición era erróneo en la decisión G1/84 (véase punto 2 de los motivos):

cabe cuestionar la exactitud de la declaración, al menos como generalización, hecha por la Gran Sala de recurso en el asunto G1/84 (DO OEP 1985, 299, punto 4 de la exposición de motivos: « … sería erróneo considerar (los procedimientos de oposición previstos por el CBE) como procedimientos esencialmente contenciosos que enfrentan a partes en conflicto […] ». […]

En cualquier caso, la Gran Sala de recurso, en su composición actual, considera que el procedimiento de oposición tras la concesión previsto por el CBE debe, en principio, ser considerado como un procedimiento contencioso entre partes que defienden normalmente intereses opuestos, y a las que debe otorgarse un trato equitativo.

Por tanto, ¿seguían siendo aplicables los fundamentos de los motivos de G1/84, que permitían una oposición contra uno mismo?

¡La respuesta es no! (punto 5 de los motivos)

Para la Gran Sala, debe interpretarse el « cualquier persona » del A99(1) CBE73 a la luz de la finalidad del procedimiento (punto 3 de los motivos). En particular, el argumento del esfuerzo que debe realizar la OEP para « conceder y mantener únicamente patentes válidas » no parece suficiente (punto 4.2 de los motivos).

La ausencia de limitación (en aquel momento), si esto es un problema, debe resolverse más bien por el legislador y no mediante artificios jurídicos de interpretación (punto 4.1 de los motivos).

G10/93 – Alcance del examen y procedimiento de recurso ex-parte contra una decisión que deniega una solicitud

La decisión G10/93 fue dictada el 30 de noviembre de 1994.

En un recurso contra una decisión de denegación en examen, ¿la cámara de recurso realiza un análisis completo de la patentabilidad o se limita a los motivos de denegación de la instancia de primera instancia (es decir, sin reanalizar las condiciones de validez que la división de examen consideró cumplidas)?

La Gran Sala señala, en primer lugar, que, para un procedimiento inter partes, la consideración limitada de nuevos medios estaba justificada por el carácter contencioso del procedimiento (punto 2 de los motivos) y por el carácter judicial de dicho recurso.

Por el contrario, el procedimiento ex-parte es un procedimiento administrativo y, por tanto, más inquisitivo (punto 3 de los motivos). Así, las cámaras de recurso pueden tener en cuenta nuevos motivos, nuevas pruebas o nuevos hechos.

No obstante, no es necesario realizar un examen completo (punto 4 de los motivos), ya que esto corresponde a la competencia de las divisiones de examen. Si la cámara de recurso considera que no se cumple una condición de patentabilidad, puede:

• introducirla en el procedimiento de recurso;
• solicitar a la división de examen que estudie la cuestión.

Este principio no vulnera la non reformatio in pejus (punto 6 de los motivos), ya que ninguna decisión puede ser peor que la denegación de la solicitud.

G1/94 – Intervención en un procedimiento de recurso

La decisión G1/94 fue dictada el 11 de mayo de 1994.

El A105 CBE73 establece que un presunto infractor puede intervenir en una oposición. Pero ¿puede hacerlo durante un procedimiento de recurso sobre oposición (que tiene una naturaleza jurídica distinta al procedimiento de oposición: judicial y no administrativa G8/91!)? ¿Puede el interviniente alegar cualquier motivo de oposición o está limitado a los ya presentados?

En una decisión anterior (G4/91), la Gran Sala de Recurso había indicado simplemente que, si ninguna de las partes en el procedimiento de oposición presentaba recurso sobre oposición, toda intervención quedaba sin efecto (punto 1 de los motivos).

Al referirse a los trabajos preparatorios del CBE (punto 8 de los motivos), la Gran Sala subraya que las discusiones entre los Estados contratantes deseaban incluir el recurso en el ámbito del A105 CBE73 e incluso habían adoptado la R57(4) para moderar algunos efectos negativos mediante la R57(4) CBE73.

Así, la Gran Sala confirma que la expresión « procedimiento de oposición » del A105(1) CBE73 debe entenderse como que también abarca el procedimiento de recurso sobre oposición (punto 10 de los motivos).

Además, la Gran Sala destaca que el interviniente en dicho procedimiento de recurso puede presentar todos los motivos, argumentos o pruebas que desee, incluso si estos no se habían invocado previamente (punto 13 de los motivos): en este caso, podría ser posible un reenvío a primera instancia. En efecto, prohibir al interviniente recurrir a estos medios de defensa (sabiendo que se le acusa de infracción) sería contrario a la finalidad de la intervención.

G2/94 – Intervención oral ante la sala de recurso y procedimiento ex parte

La decisión G2/94 fue dictada el 19 de febrero de 1996.

En este caso, un representante autorizado había solicitado a una sala de recurso permiso para que un antiguo miembro de la sala (en este caso, un antiguo presidente que había cesado en sus funciones dos años antes) interviniera oralmente.

¿Cuáles son las normas que regulan la intervención oral de un no representante? En particular, ¿si este es un antiguo presidente?

En primer lugar, la Gran Sala remite a la decisión G4/95 (dictada con anterioridad) en lo que respecta a la intervención oral de un asistente (punto 1 de los motivos). Aunque la decisión G4/95 se aplica a un procedimiento de oposición, los principios son los mismos para un procedimiento ex parte: la sala dispone de un poder de apreciación completo para autorizarlo si lo desea.

No obstante, para autorizar la intervención de un interviniente, es necesario notificar con suficiente antelación a la sala, indicando el nombre, la cualificación y el tema que abordará el interviniente (punto 2 de los motivos).

Si se autoriza la intervención, el asistente realiza entonces su exposición oral bajo la responsabilidad y el control permanente del representante autorizado (punto 3 de los motivos).

En cuanto a la intervención oral de un antiguo miembro de la sala, no existe ninguna norma que lo prohíba formalmente: por lo tanto, es necesario actuar con cautela para evitar, al menos, una « apariencia de favoritismo » (punto 4 de los motivos) en las simples intervenciones orales. Así, las salas de recurso disponen (a falta de otras normas) de un poder de apreciación para determinar a partir de cuándo un antiguo miembro puede intervenir ante la sala (punto 7): en principio, 3 años deberían ser un buen compromiso (punto 8).

G1/95 – Número de motivos de oposición del A100 a) CPE73

La decisión G1/95 fue dictada el 19 de julio de 1996.

En este caso, la cámara de recursos había rechazado una solicitud al considerar que el objeto reivindicado carecía de aplicación industrial y no era una invención (A52(1) CPE73 y A52(2) CPE73). No obstante, la oposición formulada solo mencionaba la novedad (A54 CPE73) y la actividad inventiva (A56 CPE73).

En realidad, todos los artículos anteriores se mencionan bajo un único punto del A100 CPE73 (que enumera los motivos de oposición posibles):

a) el objeto de la patente europea no es patentable según los artículos 52 a 57;

La cuestión que se plantea, por tanto, es: ¿el A100 a) CPE73 es un único motivo o varios motivos (punto 2 de los motivos)?

Para la Gran Sala, el punto a) del A100 CPE73 solo puede contener un único motivo, ya que los « fundamentos jurídicos » de la novedad, la actividad inventiva, etc., son distintos (punto 4 de los motivos).

En consecuencia, la cámara de recursos no puede introducir un nuevo motivo (como indicó la decisión G9/91) no alegado por el oponente, aunque dicho motivo fuera la aplicación industrial y el oponente hubiera invocado la novedad o la actividad inventiva.

G2/95 – Sustitución del conjunto de la solicitud por error

La decisión G2/95 fue dictada el 14 de mayo de 1996.

Imaginemos que un solicitante presenta una primera solicitud en Francia y, posteriormente, presenta una segunda solicitud EP reivindicando la prioridad de la solicitud francesa. La presentación de esta segunda solicitud resulta completamente errónea y la descripción presentada no guarda relación alguna con la invención de la primera solicitud (no se ría… ocurre).

¿Es posible, en el marco de una corrección de error conforme a la R88 CPE73, sustituir el conjunto de los documentos de una solicitud por otros documentos (es decir, aquellos que el solicitante realmente hubiera querido presentar)?

La Gran Sala recuerda que las disposiciones del A123(2) CPE73 prevalecen sobre las disposiciones de la R88 CPE73 (punto 2 de los motivos). Así, debido a la prohibición de ampliar el objeto de una solicitud, solo es posible recurrir a documentos distintos de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos o a documentos que confirmen los conocimientos generales del experto en la materia en la fecha de presentación fijada por la A80 CPE73 (G3/89): por tanto, no está permitido, para una rectificación, hacer referencia a otros documentos, incluso si se presentaron en el momento de la solicitud de la patente europea, en particular documentos de prioridad, el resumen, etc. (G3/89).

¡Por tanto, no! no es posible…

G3/95 – Cuestión prejudicial inadmisible

La decisión G3/95 fue dictada el 27 de noviembre de 1995.

No resulta muy interesante, ya que la cuestión planteada por el presidente fue considerada inadmisible, al no ser contradictorias las decisiones citadas.

G4/95 – Toma de palabra en procedimiento oral por una persona distinta del representante

La decisión G4/95 fue dictada el 19 de febrero de 1996.

La cuestión que se planteaba era si un tercero (distinto del representante) podía tomar la palabra durante un procedimiento oral de oposición.

La Gran Sala no ve inconveniente en ello, pero enmarca esta práctica, independientemente de la persona que tome la palabra: la instancia correspondiente debe dar su conformidad, concedida de manera discrecional.

Las condiciones principales de dicha conformidad son:

• debe solicitarse una autorización y esta debe contener el nombre y la cualificación de la persona que desea tomar la palabra, así como precisar el objeto de la exposición oral;
• dicha autorización debe llegar a la OEP con suficiente antelación al procedimiento oral: las partes contrarias deben poder preparar su respuesta a dicha exposición. De lo contrario, la autorización debe ser denegada (salvo si hay acuerdo de las partes contrarias) (punto 10 de los motivos);
• la toma de palabra se realiza bajo la responsabilidad y el control permanente del representante autorizado (punto 8 de los motivos).

Si esta decisión se aplica principalmente en oposición o en recurso sobre oposición (procedimiento inter partes), no hay motivo para que no se aplique en ex parte, como destacó la decisión G2/94 (dictada con posterioridad).

G6/95 – Aplicación de la R71 bis a las cámaras de recurso

La decisión G6/95 fue dictada el 24 de julio de 1996.

En este caso, el Consejo de Administración de la OEP había añadido una regla R71bis CBE73 en virtud de los poderes conferidos por el A33(1) b) CBE73. La R71bis(1) CBE73 prevé, en particular, una notificación, enviada al mismo tiempo que la citación a procedimiento oral, detallando las cuestiones que deben examinarse.

Ahora bien, una cámara de recurso se sorprende de este nuevo artículo (no tanto por el fondo, sino por la forma): el Consejo de Administración modifica efectivamente el reglamento basándose en el A33(1) b) CBE73 (poder general), pero parece oponerse a las normas de procedimiento de las cámaras de recurso (o RPCR, que él mismo aprobó según el A23(4) CBE73, poder especial), ya que la R11(2) del RPCR no prevé de manera obligatoria tal notificación (solo la posibilidad).

En resumen, la cámara de recurso está un poco perdida… ¿Qué debe aplicarse?

La cámara de recurso señala que el RPCR no tiene que « ajustarse siempre a la versión vigente del reglamento de ejecución » (punto 2 de los motivos). En efecto, el Consejo de Administración no puede modificar el reglamento de ejecución (es decir, la introducción de la R71bis(1) CBE73) de tal manera que el efecto de una regla modificada entre en contradicción con el CBE en sí mismo (es decir, la validación del RPCR, siendo los artículos superiores a las reglas, A164(2) CBE73, punto 4 de los motivos).

Así, la R71bis(1) CBE73 no puede aplicarse a las cámaras de recurso, de lo contrario estaríamos ante la contradicción mencionada anteriormente (punto 5 de los motivos).

G7/95 – Ataque a la novedad en oposición cuando el motivo alegado es la actividad inventiva

La decisión G7/95 fue dictada el 19 de julio de 1996.

En realidad, esta decisión fue dictada el mismo día que la decisión G1/95 (sobre el número de motivos del A100 a) CBE73) y comparte sustancialmente los mismos motivos.

Aquí, la Gran Sala indica que, no obstante, si la actividad inventiva y la novedad son dos motivos distintos, es posible atacar la novedad de la invención sin haberlo alegado explícitamente (habiendo alegado únicamente la actividad inventiva) siempre que dicha novedad se analice en relación con el documento del estado de la técnica más cercano.

G8/95 – Rectificación de una decisión de concesión y competencia de las cámaras de recurso jurídicas/técnicas

La decisión G8/95 fue dictada el 16 de abril de 1996.

Si una « solicitud de modificación de los motivos de concesión » (R89 CBE73) es presentada por el titular y la cámara de Examen se ha negado a estimarla.

La cuestión que se planteaba era saber qué cámara de recurso era competente (técnica o jurídica). ¿Depende esto del objeto del recurso?

La Gran Cámara recuerda que la competencia de las cámaras de recurso contra las decisiones de la división de examen está definida por el A21(3) CBE73 (punto 2 de los motivos). La letra a) indica que la cámara técnica es competente cuando la decisión impugnada es « relativa […] a la concesión de una patente europea« .

La cuestión es, por tanto, saber si la decisión dictada sobre una solicitud de rectificación de los motivos de concesión « es relativa a » la decisión de concesión.

La Gran Cámara señala (punto 3 de los motivos) que los recursos contra las decisiones de concesión tienen por objeto obtener lo que se ha denegado (A113(2) CBE73), y por tanto pretenden corregir un error de fondo: es precisamente por ello que se puede interponer un recurso (A107 CBE73). La « solicitud de modificación de los motivos de concesión » (R89 CBE73) también tiene por objeto modificar una decisión, pero en este caso se trata de un error de forma (punto 3.2 de los motivos).

Aun cuando solo se refiera a la forma, es evidente que una solicitud de rectificación de los motivos de concesión está relacionada con la concesión de la patente (punto 3.3 de los motivos): en consecuencia, la cámara de recurso técnica es competente (punto 6 de los motivos).

G1/97

La decisión G1/97 fue dictada el 10 de diciembre de 1999.

Recurso sobre un recurso / solicitud de revisión

Tras una decisión de denegación por parte de una cámara de recurso, un solicitante había interpuesto un recurso contra dicha decisión alegando que la decisión de revocación había sido adoptada por una cámara que ejercía las competencias de la división de oposición conforme al A111(1) CBE73 y que, por tanto, su decisión era susceptible de recurso.

Sin embargo, la Gran Cámara no está de acuerdo: las decisiones de las cámaras de recurso adquieren fuerza de cosa juzgada desde que se dictan, por lo que un recurso conforme al A106 CBE73 contra dichas decisiones está excluido (punto 2.a de los motivos). El A111(1) CBE73 no obliga en absoluto a las cámaras de recurso a remitir los asuntos a primera instancia para que las partes conserven un derecho de recurso: las cámaras de recurso mantienen un poder discrecional para reformar las decisiones.

Dicho recurso debe ser declarado inadmisible por la cámara de recurso que adoptó la decisión cuya revisión se solicita: la decisión de inadmisibilidad puede dictarse de inmediato sin formalidades procesales.

A122 y A121 para corregir una vulneración de un principio fundamental de procedimiento

Además, el solicitante había presentado solicitudes de restitutio in integrum (A122 CBE73) y de continuación del procedimiento (A121 CBE73). En efecto, sostenía que no había tenido oportunidad de presentar juegos de reivindicaciones adicionales a pesar de toda la atención que había prestado al asunto, ya que la cámara de recurso nunca había indicado su intención de denegar.

Este razonamiento no es posible para la Gran Cámara, ya que estos dos artículos requieren el incumplimiento de un plazo, lo que no es el caso en la presente situación (punto 2.b de los motivos).

R89 para corregir una vulneración de un principio fundamental de procedimiento

El solicitante también había sostenido que era posible una revisión de los motivos sobre la base de la R89 CBE73 (mismos argumentos que anteriormente).

La Gran Cámara indica que la R89 CBE73 permite corregir errores formales en las decisiones, pero no errores de fondo (punto 2.c de los motivos).

Instancia de casación

TJCE

El recurrente sostenía también que los trabajos preparatorios del convenio ponían de manifiesto que el TJCE debía ser competente en caso de violación fundamental del procedimiento.

La Gran Sala de Recurso no comparte esta opinión. Por el contrario, la competencia del TJCE fue abandonada por el legislador en favor de la Gran Sala de Recurso, que debía ser suficiente como instancia reguladora (punto 2.e de los fundamentos).

Creación de una vía específica

Por otra parte, como la gran mayoría de los países del convenio prevén una casación posible en caso de violación fundamental del procedimiento, el recurrente sostenía que el A125 CBE73 proporciona la base legal para dicha casación en el sistema del CBE :

En ausencia de una disposición de procedimiento en el presente convenio, la Oficina Europea de Patentes tendrá en cuenta los principios generalmente admitidos en la materia en los Estados contratantes.

La Gran Sala no considera que este artículo sea suficiente: en efecto, hace referencia a « principios » y no permitiría la creación completa de una vía específica de casación (puntos 3.a a 3.d de los fundamentos).

Contradicción con el ADPIC

El recurrente sostenía que, si no era posible ningún medio de casación, el A32 ADPIC (que es superior al convenio) se vulneraba :

Para toda decisión relativa a la revocación o caducidad de una patente, se ofrecerá la posibilidad de revisión judicial.

La Gran Sala de Recurso no comparte esta opinión, ya que el A62(5) ADPIC (norma específica para las decisiones administrativas, a diferencia del A32 ADPIC, que es aplicable a todas las decisiones, véase el punto 5.d de los fundamentos) es en realidad el artículo aplicable al caso concreto :

Las decisiones administrativas definitivas en cualquiera de los procedimientos mencionados en el párrafo 4 podrán ser objeto de revisión por una autoridad judicial o cuasijudicial. No obstante, no habrá obligación de prever la posibilidad de revisión de las decisiones en caso de oposición infructuosa o de revocación administrativa, siempre que los motivos de dichos procedimientos puedan ser objeto de procedimientos de invalidación.

En efecto, una decisión administrativa (en este caso, la decisión de la sala de oposición), que mantiene una patente, puede ser objeto de revisión (en este caso, un recurso) por una autoridad judicial o cuasijudicial (en este caso, una sala de recurso). Nada indica que el A32 ADPIC deba aplicarse a la decisión de revisión (de lo contrario, los recursos se encadenarían sin fin…).

G2/97 – Principio de buena fe y falta de pago de la tasa de recurso

La decisión G2/97 fue dictada el 12 de noviembre de 1998.

Si el recurrente no paga la tasa de recurso, ¿impone el principio de buena fe que la OEP advierta al « recurrente potencial » de su olvido?

Según la Gran Sala (punto 4.1 de los fundamentos), la « protección de la confianza legítima de los usuarios del sistema de la patente europea » exige que la OEP notifique al solicitante cualquier pérdida de derecho (eventualmente potencial) si este puede esperar recibir dicho aviso.

Por ejemplo, si la OEP recibe una carta en la que se menciona « adjuntamos un cheque » y no hay ningún cheque, la OEP debe notificar esta posible irregularidad. Del mismo modo, si la solicitud del solicitante no es clara, la OEP debe pedir al solicitante que aclare su solicitud.

Pero este principio no va más allá: la OEP no tiene obligación de advertir al solicitante si no hay nada que permita dudar.

G3/97 – Oposición y « hombre de paja »

La decisión G3/97 fue dictada el 21 de enero de 1999.

La cuestión que se planteaba era si el uso de un « prestanombre » (comúnmente denominado « hombre de paja ») era una práctica aceptable en oposición para ocultar al verdadero oponente.

La Gran Sala subraya que la noción de « verdadero oponente » carece de sentido jurídico, ya que cualquier tercero puede presentar una oposición y la noción de oponente es una noción procesal (punto 2.1 de los fundamentos). Así, la Gran Sala decidió que una oposición no es inadmisible por el mero hecho de que el oponente sea un hombre de paja.

No obstante, esto no significa que dicha práctica constituya un fraude a la ley:

• el oponente actúa por cuenta del titular de la patente (fraude al principio establecido en G9/93, punto 4.1 de los fundamentos);
• el oponente actúa por cuenta de un cliente en el marco de actividades que, en su conjunto, son características de las de un representante autorizado, sin poseer las cualificaciones requeridas por el A134 CPE73 (punto 4.2.1 de los fundamentos).

Esto no impide las siguientes situaciones:

• un representante autorizado actúa en su propio nombre por cuenta de un cliente (punto 4.2.2 de los fundamentos);
• un oponente que tenga su domicilio o sede en un Estado parte del CPE actúa por cuenta de un tercero que no cumple esta condición (punto 4.2.3 de los fundamentos).

Cuando se trata de determinar si existe un fraude abusivo a la ley, debe aplicarse el principio de libre apreciación de las pruebas: estas deben ser aportadas por quien alega la inadmisibilidad y deben ser claras e inequívocas.

G4/97 – Oposición y « hombre de paja »

La decisión G4/97 fue dictada el 21 de enero de 1999.

Reproduce los mismos fundamentos y decisiones que la decisión G3/97.

G1/98

La decisión G1/98 fue dictada el 20 de diciembre de 1999.

Reivindicaciones que abarcan una variedad vegetal

En este caso, la sala de recursos desconocía si debía rechazar una reivindicación de « planta transgénica » sabiendo que:

• esta reivindicación abarcaba de hecho ciertas variedades vegetales específicas (pero sin reivindicarlas individualmente);
• el A53 b) CPE73 prohíbe las reivindicaciones de « variedades vegetales ».

Recordamos que una variedad vegetal es (punto 3.1 de los fundamentos) un conjunto vegetal de un taxón botánico del rango más bajo conocido que puede ser:

• definido por la expresión de los caracteres resultante de un determinado genotipo o de una determinada combinación de genotipos,
• diferenciado de cualquier otro conjunto vegetal por la expresión de al menos uno de dichos caracteres y
• considerado como una entidad en virtud de su aptitud para ser reproducido de forma idéntica.

Para la Gran Sala (punto 3.1 de los fundamentos), la sala de recursos confunde el alcance y el objeto (es decir, la invención subyacente) de la reivindicación. Solo están prohibidas las reivindicaciones cuyo objeto es una variedad vegetal: la prohibición del A53 b) CPE73 es una prohibición sobre el objeto de las reivindicaciones y no sobre su alcance.

En efecto, la prohibición relativa al alcance parece excesiva, ya que si se utilizara un razonamiento similar con las disposiciones del A53 a) CPE73, una fotocopiadora podría quedar excluida de la patentabilidad (ej. fotocopia de billetes de banco, etc.).

Por otra parte (punto 3.4 de los fundamentos), la Gran Sala recuerda que esta prohibición se creó para evitar una doble protección (mediante patente y mediante el derecho de obtentor vegetal del Convenio UPOV). Si esta prohibición es más bien administrativa, el Convenio UPOV de 1991 ya no prohíbe la doble protección. En cualquier caso, este contexto aboga por una interpretación estricta del A53 b) CPE73 para evitar reducir indebidamente el ámbito de la patentabilidad (punto 3.10 de los fundamentos).

Producto obtenido por un procedimiento de obtención de variedad vegetal

La cuestión que también se planteaba era si una reivindicación de obtención de variedad vegetal debía ser excluida debido al A64(2) CBE73. Este artículo establece que los productos obtenidos por un procedimiento están igualmente protegidos por dicha reivindicación, lo que supondría, indirectamente, proteger las variedades vegetales excluidas, no obstante, por el A53 b) CBE73.

Para la Gran Sala (punto 4 de los fundamentos), no existe problema, ya que la protección así concedida a los productos no es tan amplia como la otorgada por una reivindicación de producto como tal. En efecto, el producto protegido es en realidad un « product by process » caracterizado por su modo de fabricación.

Así, el A64(2) CBE73 es inoperante para analizar la patentabilidad de una reivindicación.

G2/98 – Prioridad y condiciones para considerar la « misma invención »

La decisión G2/98 fue emitida el 31 de mayo de 2001.

El presidente solicitó algunas precisiones sobre la noción de « misma invención ».

En primer lugar, la Gran Sala señala que el CBE (A87 CBE73 y A88 CBE73, en particular) constituye un « acuerdo especial » en el sentido del CUP (previsto por el A19 CUP) y, por tanto, debe respetar esta convención (punto 3 de los fundamentos).

En particular, el A88(2) CBE73, primera frase, y el A88(3) CBE73 corresponden al A4F del CUP, y el A88(4) CBE73 corresponde casi palabra por palabra al A4H del CUP (punto 6.1 de los fundamentos).

En realidad, para la interpretación de « misma invención », es posible tener varias interpretaciones (siendo E la solicitud europea que reivindica la prioridad de la solicitud P):

• una interpretación estricta: si el objeto A es reivindicado en la solicitud E, entonces la prioridad es válida si A se divulga solo en P. Si el objeto A+B es reivindicado en la solicitud E, entonces la prioridad no es válida si A+B no se divulga tal cual en P.
• una interpretación amplia: si el objeto A+B es reivindicado en la solicitud E, entonces la prioridad puede ser válida si A se divulga solo en P, pero B no guarda relación con la función y el efecto de A, y, por consiguiente, con el carácter y la naturaleza de A.

En la hipótesis de una interpretación estricta, la « misma invención » del A87(1) CBE73 corresponde a la noción de « mismo objeto » del A87(4) CBE73. Esta interpretación estricta está perfectamente en consonancia con el A87(4) CBE73 o el A88(2) CBE73 al A88(4) CBE73 (punto 6.8).

En la hipótesis de una interpretación estricta, existen más dificultades. En efecto:

• el A54(3) carecería de sentido… (punto 8.1 de los fundamentos)
• la noción de primera solicitud (A87(4) CBE73) se volvería más compleja de abordar (punto 8.2 de los fundamentos): en efecto, si un solicitante presenta A+B y luego A+B+C, habría que preguntarse si C no sería una característica no esencial antes de determinar si A+B+C es una primera solicitud (y, por tanto, las prioridades que la invoquen podrían ser no válidas).
• la noción de primera solicitud (A87(4) CBE73) se volvería subjetiva (punto 8.3 de los fundamentos): en función de los documentos citados, ciertas características pueden convertirse en no esenciales o participar en problemas técnicos diferentes.

En consecuencia, debe adoptarse una interpretación estricta: « misma invención » significa que solo debe reconocerse que una reivindicación contenida en una solicitud de patente europea se beneficia de la prioridad si el experto en la materia puede, recurriendo a sus conocimientos generales, deducir directa e inequívocamente el objeto de dicha reivindicación de la solicitud anterior considerada en su conjunto.

G3/98 – Plazo de 6 meses y divulgaciones no oponibles en caso de abuso frente al solicitante

La decisión G3/98 fue dictada el 12 de julio de 2000.

El A55(1) CPE73 prevé una especie de « plazo de gracia » para la solicitud de una patente, en caso de divulgaciones resultantes de un abuso frente al solicitante (ej. robo, violación de un NDA, etc.).

La cuestión que se planteaba era saber si este plazo debía calcularse:

• a partir de la fecha de prioridad (es decir, teniendo en cuenta el A89 CPE73)
• o a partir de la fecha en la que la solicitud de patente europea fue efectivamente presentada.

En primer lugar, no se puede encontrar ninguna referencia al A55 CPE73 en el A89 CPE73, mientras que este último menciona numerosos otros artículos (punto 2.1 de los motivos).

Además, el A55(1) CPE73 no habla de « fecha de solicitud », sino de « solicitud » (que es más el acto que una fecha eventualmente diferente de la fecha del acto) (punto 2.2 de los motivos). La importancia del término « solicitud » se refuerza por su uso en el A55(2) CPE73, uso que no deja ninguna duda en cuanto a la diferencia con la expresión « fecha de solicitud » (punto 2.3).

Asimismo, los trabajos preparatorios muestran (punto 2.4 de los motivos) que inicialmente la expresión utilizada era efectivamente « fecha de solicitud », pero que esto fue modificado a petición de la delegación neerlandesa para dejar claro que debía entenderse la fecha en la que la solicitud de patente fue efectivamente presentada.

En conclusión, la fecha determinante para el cálculo del plazo de seis meses es, por tanto, la fecha en la que la solicitud de patente europea fue efectivamente presentada (sin tener en cuenta las prioridades eventuales).

G4/98 – Retroactividad de la designación y no pago de las tasas de designación

La decisión G4/98 fue dictada el 27 de noviembre de 2000.

En esta cuestión planteada por el presidente se suscitaba el efecto del no pago de las tasas de designación… En efecto, tanto la fecha de solicitud como la lista de países designados podrían verse afectadas y es importante entender este punto.

En realidad, el A91(4) CPE73 dispone que la designación de un país se « considera retirada » si no se paga la tasa de designación correspondiente (punto 3.1 de los motivos). Los trabajos preparatorios dejan claro que el no pago de las tasas de designación no tiene efecto sobre la fecha de solicitud (A90 CPE73).

Cuando el CPE desea indicar retroactividad, utiliza, según la Gran Sala (punto 3.2 de los motivos), la terminología « no formado » o « no formulado » (véase el A94(2) CPE73 para el examen, el A99(1) CPE73 para la oposición, el A108 CPE73 para el recurso y el A136(1) CPE73 para una transformación) en lugar de « considerada retirada ».

Además, la decisión G1/90 (punto 6) ya había indicado que « considerada retirada » significaba que la pérdida de derecho ocurría al final del plazo considerado (punto 3.3 de los motivos). Una interpretación diferente de la misma expresión en el CPE sería peligrosa.

La retroactividad podría tener los siguientes efectos (punto 5 de los motivos):

• pérdida de la fecha de solicitud (lo que sería contrario al A4A(3) CUP, ya que esta condición no es un requisito para tener una solicitud nacional regular);
• destrucción retroactiva de las solicitudes divisionarias derivadas de esta solicitud, puesto que esta solicitud no existía en la fecha de presentación de la solicitud divisionaria (lo que sería contrario al principio de independencia de las solicitudes);
• destrucción retroactiva de las transformaciones.

Así, en opinión de la Gran Sala, el no pago de tasas de designación no puede tener un efecto retroactivo en cuanto a la lista de países designados (punto 6 de los motivos).

La Gran Sala señala que existen mecanismos de prórroga de plazo (R85 CPE73). No obstante, la no designación no surte efecto al final del plazo prorrogado, sino al final del plazo « normal » (punto 7.2 de los motivos).

G1/99 – Excepciones al principio de non reformatio in pejus

La decisión G1/99 fue dictada el 2 de abril de 2001.

En el presente caso, un oponente era el único recurrente y impugnaba la decisión de mantenimiento de la patente en forma modificada. La patente había sido modificada en oposición añadiendo una característica.

¿Es posible que el titular elimine esta característica durante el recurso (en violación del principio de non reformatio in pejus, ya que se amplía el alcance) si dicha característica plantea problemas para la patentabilidad de la patente?

Se recuerda que la decisión G9/92 (o G4/93, que es su versión en inglés) trata precisamente del principio de reformatio in pejus, principio jurisprudencial no escrito (punto 6 de los fundamentos) derivado del principio de enjuiciamiento ultra petita.

Puede hacerse una excepción a este principio para responder a una objeción nuevamente planteada durante el procedimiento de recurso, si la patente mantenida en forma modificada debiera ser revocada de otro modo, siendo esta revocación la consecuencia directa de una modificación inadmisible (A123(2) CBE73) que la división de oposición había admitido.

En tales circunstancias, el titular de la patente puede estar autorizado, para subsanar esta situación, a presentar las siguientes peticiones, en este orden:

• modificaciones destinadas a limitar el alcance de la patente tal como se mantuvo (y que no sean contrarias al A123(2) CBE73);
• modificaciones destinadas a ampliar el alcance de la patente tal como se mantuvo (pero dentro de los límites del A123(3) CBE73);
• supresión de la modificación inadmisible (pero dentro de los límites del A123(3) CBE73).

G2/99 – Plazo de 6 meses y divulgaciones no oponibles en caso de abuso frente al solicitante

La decisión G2/99 fue dictada el 12 de julio de 2000.

Es la misma decisión que la decisión G3/98 (versión alemana).

G3/99 – Admisibilidad de la oposición conjunta

La decisión G3/99 fue dictada el 18 de febrero de 2002.

En este caso, varias partes habían presentado una oposición conjunta y solo habían pagado una tasa de oposición. ¿Es aceptable esta práctica?

Para la Gran Sala, no hay motivo para rechazar esta práctica siempre que se respeten los requisitos formales (es decir, los requisitos del A99 CBE73 y de la R55 CBE73) (puntos 9 y 10 de los fundamentos).

En una oposición conjunta, es el representante común designado conforme a la R100 CBE73 quien debe interponer el recurso (de lo contrario, la sala debe considerar que el recurso no está debidamente firmado y debe invitar al representante común a firmarlo en un plazo determinado). La persona no habilitada que interpuso inicialmente el recurso debe ser informada. Si el antiguo representante común ya no participa en el procedimiento, debe designarse un nuevo representante común conforme a la R100 CBE73 (puntos 14 y 20 de los fundamentos).

Si uno de los co-oponentes se retira del procedimiento, la OEP debe ser informada por el representante común para que dicho retiro surta efecto (punto 19 de los fundamentos).

G1/02 – Competencia de los agentes de formalidades

La decisión G1/02 fue dictada el 22 de enero de 2003.

En el caso, se había abonado una tasa de oposición fuera del plazo establecido por el A99 CBE73 y el agente de formalidades emitió una decisión declarando la oposición no presentada (tras una notificación de pérdida de derecho y una solicitud de decisión según R69(2) CBE73).

Esta decisión fue emitida por el agente de formalidades conforme al comunicado del Vicepresidente encargado de la Dirección General 2 de fecha 28 de abril de 1999 (p507, punto 4 y punto 6) y « destinado a encomendar a los agentes de formalidades ciertas tareas que normalmente corresponden a las divisiones de oposición de la OEP« .

Para la Gran Sala, la R9(3) CBE73 permite efectivamente al presidente de la Oficina delegar ciertas tareas en agentes de la OEP no cualificados como juristas o ingenieros (punto 3 de los motivos). Además, el A10(2) i) CBE73 permite al presidente delegar sus poderes, en particular en sus vicepresidentes, si lo desea (punto 3.2 de los motivos).

Para la Gran Sala, no existe ninguna « dificultad técnica o jurídica especial » que impida tal delegación en agentes de formalidades (punto 6 de los motivos).

En consecuencia, las delegaciones autorizadas no son contrarias a las disposiciones del CBE.

G2/02 – Prioridad de una solicitud de un país no miembro del CUP, pero de los acuerdos ADPIC

La decisión G2/02 fue dictada el 26 de abril de 2004.

En el caso, un solicitante intentaba reivindicar una prioridad india, sabiendo que en la fecha de solicitud de la patente india, la India no formaba parte del CUP, pero sí de los acuerdos ADPIC (atención, la OEP no forma parte de los acuerdos ADPIC, sino únicamente del CUP).

Aunque el contenido del CUP y del acuerdo ADPIC es sustancialmente idéntico en lo que respecta a las prioridades, el A87(1) CBE73 es claro (punto 2 de los motivos): la prioridad solo es posible para los adherentes al CUP. Pretender modificar o interpretar ampliamente este punto sería, en realidad, pretender sustituir al legislador, que es el único con poder para corregir este error (puntos 8.3 y 8.6 de los motivos).

Aunque las disposiciones del A87(5) CBE73 permiten una prioridad « ad-hoc » y recíproca, nunca ninguna comunicación del Consejo de Administración ha validado esta prioridad con la India (punto 3.2 de los motivos).

Esta decisión ya no está vigente, ya que el A87(1) CBE ha cambiado y ahora menciona a los « miembros de la Organización Mundial del Comercio » (que han ratificado todos el acuerdo ADPIC).

G3/02 – Prioridad de una solicitud de un país no miembro del CUP, pero de los acuerdos ADPIC

La decisión G3/02 fue dictada el 26 de abril de 2004.

Esta decisión es idéntica a la decisión G2/02.

G1/03 – Disclaimers

La decisión G1/03 fue dictada el 8 de abril de 2004.

La cuestión planteada era si un disclaimer podía admitirse, incluso cuando no estuviera respaldado por la descripción (A123(2) CBE73).

Un « disclaimer » se entiende como una modificación introducida en una reivindicación que tiene por efecto incorporar una característica técnica « negativa », que normalmente excluye de una característica general modos de realización o ámbitos particulares (punto 2 de los motivos).

Un disclaimer puede admitirse si tiene por objeto:

• restablecer la novedad frente a un estado de la técnica A54(3) CBE73 y A54(4) CBE73 (por tanto, hoy solo A54(3) CBE);
• restablecer la novedad frente a una divulgación accidental A54(2) CBE73 (es decir, si es ajena a la invención reivindicada y tan alejada de ella que el experto en la materia nunca la habría tenido en cuenta) (punto 2.3.4 de los motivos); y
• excluir un objeto que esté comprendido en una excepción a la patentabilidad en virtud de los A52 CBE73 a A57 CBE73 por razones no técnicas (punto 2.4.3 de los motivos, en efecto, y en particular para el PCT, el conocimiento de todas las exclusiones puede ser complejo para el solicitante).

Un disclaimer no debe eliminar más de lo necesario.

Si un disclaimer es relevante para la evaluación de la actividad inventiva o de la suficiencia de la descripción, entonces este es contrario al A123(2) CBE73 (punto 2.6.1 de los motivos).

G2/03 – Disclaimers

La decisión G2/03 fue dictada el 8 de abril de 2004.

Esta decisión es idéntica a la decisión G1/03.

G3/03 – Reembolso de la tasa de recurso y revisión prejudicial

La decisión G3/03 fue dictada el 28 de enero de 2005.

La R67 CBE73 establece que, en caso de revisión prejudicial, la tasa de recurso puede ser reembolsada por la instancia cuya decisión ha sido impugnada. Pero ¿puede esta denegar dicho reembolso?

En primer lugar, la Gran Sala señala (punto 2 de los motivos) que el recurso prejudicial permite estimar el recurso (si « el reembolso es equitativo debido a un vicio sustancial de procedimiento« ), pero la instancia cuya decisión ha sido impugnada no puede ni denegar dicho recurso ni declararlo inadmisible o infundado (A109(1) CBE73 y A109(2) CBE73).

Por supuesto, es necesario que el solicitante pida dicho reembolso para que sea estimado (punto 3 de los motivos).

Desde el punto de vista de la eficacia del procedimiento (punto 3.4.3 de los motivos), la Gran Sala considera que es preferible dejar que la sala de recursos decida sobre la denegación o no de la solicitud de reembolso, incluso cuando la instancia cuya decisión ha sido impugnada haya estimado el recurso mediante revisión prejudicial.

Así, la instancia de primera instancia cuya decisión ha sido impugnada no tiene competencia para denegar la solicitud de reembolso de la tasa de recurso. La sala de recursos es competente (en la composición definida por el A21 CBE73, como si no se hubiera estimado el recurso mediante revisión prejudicial).

G1/04 – Método de diagnóstico

La decisión G1/04 fue dictada el 16 de diciembre de 2005.

El motivo de esta remisión era « simplemente » la falta de claridad de la prohibición del A52(4) CBE73 (ahora A53 c) CBE): pero ¿qué es « un método de diagnóstico« ?

Tras largos desarrollos, la Gran Sala indica que queda excluida la reivindicación que comprende TODAS las siguientes características:

• la fase de decisión deductiva en medicina, como actividad puramente intelectual (punto 5.2 de los motivos),
• los pasos previos que son constitutivos del establecimiento de dicho diagnóstico (punto 5.3 de los motivos), y
• las interacciones específicas « aplicadas al cuerpo humano o animal » (sin condición de tipo o intensidad, es decir, requiriendo simplemente la presencia del cuerpo) que ocurren cuando se llevan a cabo aquellos de los pasos previos que son de naturaleza técnica.

Si falta un paso, como mucho, se trata de un tratamiento de datos (punto 6.2.2 de los motivos) o de una adquisición de datos.

No tiene relevancia saber, para determinar si un procedimiento debe ser excluido como « método de diagnóstico », si un profesional participa o debe participar en las operaciones (presencia o responsabilidad, punto 6.1 de los motivos).

G2/04

La decisión G2/04 fue dictada el 25 de mayo de 2005.

Transmisión/cesión de una oposición

Al igual que en la decisión G4/88, una sala de recursos se planteó la cuestión de si una oposición podía ser libremente cedida. Para la sala de recursos que realizó la remisión, la decisión G4/88 no se aplicaba al caso de una cesión de filial participada al 100 % sabiendo que la oposición había sido iniciada por la casa matriz.

Para la Gran Sala (punto 2.1.1 de los motivos), la decisión G4/88 no se pronunció sobre el hecho de que una oposición pudiera ser cedida. En cambio, la decisión G3/97 (punto 2.2 de dicha decisión) sí estableció que una cesión de una oposición no era libre.

Es evidente que (punto 2.1.2 de los motivos) la condición de titular es accesoria de una patente. No obstante, no se puede tratar de manera idéntica al titular y al oponente, ya que las situaciones jurídicas son diferentes: la oposición es una acción sin título y, por tanto, no es accesoria de entidad alguna.

En la decisión G4/88, la Gran Sala validaba la transmisión de la condición de oponente en la transmisión de una parte de las actividades económicas de una empresa. No obstante, para la Gran Sala, el concepto de « parte de las actividades económicas de una empresa » no puede asimilarse a la venta de una filial que tenga sus propias actividades (punto 2.2 de los motivos).

En efecto, la filial podría muy bien haber formado una oposición (eventualmente una co-oposición), lo que no era posible en la situación de los motivos G4/88 (ya que « la actividad de una empresa » no tiene personalidad jurídica, punto 2.2.1 de los motivos).

En consecuencia, la condición de oponente no puede ser libremente transmitida, aunque la oposición estuviera en interés de una de sus filiales cedidas.

Identidad del solicitante en relación con un recurso sobre la titularidad de una acción

Como habrá comprendido, en este caso no se sabía si la oposición podía ser cedida y, por tanto, no se sabía quién tenía la posibilidad de interponer la acción.

La Gran Sala propone un enfoque pragmático: aunque los actos procesales no deben normalmente contener condiciones (punto 3.2.1 de los motivos), es posible, para evitar cualquier inseguridad jurídica, interponer el recurso en nombre de la persona más probable (interpretación subjetiva, por tanto…) y, con carácter subsidiario, en nombre de otra persona, según otra interpretación posible.

G3/04 – Intervención durante el recurso y posterior retirada del recurso

La decisión G3/04 fue dictada el 22 de agosto de 2005.

En este caso, la cuestión que se planteaba era si un recurso podía continuar con un interviniente, cuando el único recurrente había retirado su recurso.

Para la Gran Sala (punto 5 de los fundamentos), el interviniente debe necesariamente abonar la tasa de oposición (A105(2) CBE73) para poder intervenir, incluso cuando esto ocurra únicamente en la fase de recurso.

No obstante, el A107 CBE73 no prevé que el interviniente pueda adquirir la condición de recurrente si interviene en esta fase del procedimiento (punto 6 de los fundamentos). En efecto, solo pueden interponer recurso las partes en la oposición (y el interviniente no lo era).

El hecho de formar parte de pleno derecho del procedimiento no significa, sin embargo, que el interviniente sea recurrente.

Así, si el único recurso ha sido retirado, el procedimiento no puede continuar con una parte que haya intervenido durante el procedimiento de recurso.

G1/05 (1) – Exclusión y recusación

Si el miembro de una sala de recursos alega, en su declaración de abstención, una razón que pueda constituir en sí misma un posible motivo de recusación por parcialidad, la decisión relativa a la sustitución del miembro afectado de la sala debe normalmente tenerlo debidamente en cuenta (punto 7 de los fundamentos).

En el procedimiento ante la Gran Sala de Recursos, si no existen circunstancias particulares que generen dudas sobre la capacidad de un miembro de la Sala para valorar posteriormente los argumentos de una parte con imparcialidad, un miembro de la Gran Sala de Recursos no puede suscitar sospechas de parcialidad por el mero hecho de que una sala de recursos de la que formaba parte el miembro en cuestión se haya pronunciado sobre la cuestión en una decisión anterior (punto 27 de los fundamentos).

G1/05 (2) – Corrección de una solicitud divisional cuando la solicitud matriz ya no está en tramitación

La decisión G1/05 fue dictada el 28 de junio de 2007.

Recordemos que el A76(1) CBE73 dispone:

Una solicitud divisional […] no podrá presentarse más que para elementos que no se extiendan más allá del contenido de la solicitud inicial tal como fue presentada.

En este caso, se planteaba la cuestión de si una solicitud divisional que, en su fecha efectiva de presentación, se extiende más allá del contenido de la solicitud inicial (es decir, incumplimiento del A76(1) CBE73) puede ser corregida a posteriori, incluso cuando la solicitud matriz ya no esté en tramitación.

La Gran Sala señala (punto 2.6 de los fundamentos) que, inicialmente, el CBE contenía dos disposiciones destinadas, respectivamente, a tratar los conflictos con los requisitos de defensa nacional (ya que las solicitudes divisionales se presentan directamente ante la OEP) y a evitar que la solicitud en tramitación contuviera elementos añadidos. La disposición actual del A76(1) CBE73 es el resultado de la fusión de estas disposiciones, y no hay razón alguna para interpretar de manera diferente esta disposición. El objetivo de esta disposición es, por tanto (punto 2.7 de los fundamentos):

• establecer un requisito formal para impedir que los solicitantes añadan a una solicitud divisional elementos nuevos que pudieran dar lugar a objeciones por motivos de seguridad nacional, y
• definir el requisito de fondo de la patentabilidad de las solicitudes divisionales, a saber, que estas no pueden contener ningún elemento añadido respecto de la solicitud de la que derivan.

Así, para la Gran Sala, el hecho de que una solicitud divisional no cumpla los requisitos del A76(1) CBE73 en el momento de su presentación no es un motivo de invalidez de dicha solicitud (punto 2.9 de los fundamentos).

A priori, se aplica el A96(2) CBE73 (punto 3.4 de los fundamentos) y es posible modificar la solicitud divisional para que cumpla el A76(1) CBE73 (punto 3.6 y punto 7 de los fundamentos). Los trabajos preparatorios van en este sentido (punto 4.2 de los fundamentos).

El hecho de que la solicitud matriz esté o no en tramitación carece de efecto (punto 8.1 de los fundamentos), ya que la solicitud divisional es una nueva solicitud independiente.

G1/06 – Cascada de solicitudes divisionales

La decisión G1/06 fue dictada el 28 de junio de 2007.

Reproduce los mismos hechos y los mismos motivos que la decisión G1/05, pero la decisión es distinta.

La cuestión que se planteaba aquí era cómo tratar las cascadas de solicitudes divisionales con respecto al A76(1) CBE73: ¿debe considerarse únicamente la solicitud anterior o toda la cascada de solicitudes divisionales para conocer los « elementos de la solicitud inicial« ?

En primer lugar, la Gran Sala señala que, aunque no se mencionen explícitamente en el A76(1) CBE73, las solicitudes divisionales de solicitudes divisionales (es decir, cascada de divisionales) parecen posibles, ya que una solicitud divisional es una solicitud como cualquier otra (punto 10.2 de los motivos).

Para la Gran Sala, solo es posible atribuir la fecha de solicitud de la solicitud inicial si la solicitud divisional contiene efectivamente elementos de dicha solicitud inicial y todas las solicitudes divisionales intermedias contienen también dichos elementos.

Un elemento que hubiera sido omitido durante la solicitud de una patente anterior de la serie no puede ser reintroducido en dicha solicitud ni en ninguna solicitud divisional que la siga en la serie (punto 11.2 de los motivos).

G2/06 – Utilización de embriones

La decisión G2/06 fue dictada el 25 de noviembre de 2008.

Tras la directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo, las reglas R23ter CBE73 a R23sexies CBE73 fueron añadidas al reglamento de ejecución (decisión de fecha 16 de junio de 1999 del Consejo de Administración, entrada en vigor el 1 de septiembre de 1999). En particular, la R23quinquies c) CBE73 establece que no se concederán patentes europeas para « utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales » por ser contrarias al orden público (A53 a) CBE73).

La cuestión era entonces saber si la R23quinquies c) CBE73 se aplicaba con carácter retroactivo a las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de dicha regla.

Sobre esta cuestión, se solicitó a la Gran Sala que realizara una cuestión prejudicial ante el TJUE. La Gran Sala considera que nada la obliga e incluso que nada la autoriza a hacerlo (puntos 3 a 11 de los motivos): si bien esto es así para instancias judiciales nacionales (artículo 234 del Tratado CE), la Gran Sala es más bien una organización internacional cuyos Estados contratantes no son todos miembros de la UE (punto 4 de los motivos).

Para la Gran Sala (punto 13 de los motivos), el hecho de que el consejo no prevea una disposición transitoria es la señal inequívoca de que estas reglas deben aplicarse inmediatamente a todas las solicitudes en trámite. Esto se ve reforzado por la referencia al A53 a) CBE73: esta lista simplemente explicita un artículo ya existente y nada indica que la explotación comercial de embriones humanos haya sido considerada nunca patentable.

La R23quinquies c) CBE73 excluye explícitamente « las utilizaciones de embriones humanos »: ¿debe entenderse que los productos que solo pueden obtenerse mediante la utilización de embriones humanos (al menos en la fecha de solicitud) están permitidos?

Para la Gran Sala, la formulación de la reivindicación (es decir, producto frente a procedimiento) no debe influir (punto 22 de los motivos). De lo contrario, bastaría con redactar hábil y juiciosamente la reivindicación para evitar la exclusión… lo que sería contrario al objetivo perseguido: el respeto de la dignidad humana.

Así, los productos obtenidos mediante la utilización de embriones humanos también deben estar prohibidos (incluso si después de la fecha de solicitud se encuentra un método que no utilice embriones humanos, puntos 33 a 35).

G1/07 – Método quirúrgico

La decisión G1/07 fue dictada el 15 de febrero de 2010 (el texto en español no está disponible en HTML, por lo que aquí tiene la decisión G1/07 en formato PDF publicada en el DO 2011, 134).

La cuestión que se planteaba aquí era si, en un procedimiento mayoritariamente no quirúrgico, una « pequeña interacción » con el cuerpo humano (como la inyección de un producto de contraste en una vena) debía ser excluida en virtud de la exclusión de los « métodos quirúrgicos » (A52(4) CBE73 o A53 c) CBE) incluso si su finalidad no era curar o mantener con vida a la persona.

Para la Gran Sala, está claro que la reivindicación de un único paso « quirúrgico » hace que la reivindicación quede comprendida en la prohibición del A53 c) CBE (punto 3.2.5 de los fundamentos).

No es relevante conocer la finalidad de este paso « quirúrgico »: ya sea realizado para curar, para diagnosticar o con fines estéticos, la respuesta es la misma (punto 3.3.2.5 a punto 3.3.10 de los fundamentos). En efecto, si hubiera que entender « método quirúrgico » como « método quirúrgico con finalidad terapéutica », esta exclusión ya estaría cubierta por la prohibición de los « métodos terapéuticos » y, por tanto, no tendría sentido.

El hecho de que la decisión G1/04 (punto 6.2.1 de dicha decisión) haya indicado que « Los métodos quirúrgicos en el sentido del artículo 52(4) CBE incluyen cualquier intervención física en el cuerpo humano o animal en la que el mantenimiento de la vida y la salud del sujeto es de importancia primordial » significa en realidad (punto 3.3.5 de los fundamentos) que los métodos quirúrgicos son métodos que requieren una atención especial debido al peligro que estos suponen para la persona que se somete a la intervención.

En resumen (punto 3.4.2.7 de los fundamentos), la Gran Sala considera que un paso quirúrgico es:

• un paso invasivo,
• que representa una intervención física sustancial en el cuerpo,
• que requiere pericia médica profesional,
• y que presenta un riesgo para la salud, incluso cuando se realiza con los cuidados profesionales y la pericia necesarios.

Atención, el riesgo para la salud debe estar relacionado con el modo de administración y no con otro elemento (por ejemplo, con el agente de contraste inyectado como tal, que podría ser alergénico) (punto 3.4.2.3 de los fundamentos).

Por supuesto, es posible prever un « disclaimer » para excluir una aplicación quirúrgica en el cuerpo humano o animal.

También es posible omitir un paso si la reivindicación sigue siendo clara (punto 4.3.1 de los fundamentos). En particular, se puede intentar utilizar formulaciones como « preinyectado », etc.

G2/07 – Procedimiento esencialmente biológico

La decisión G2/07 fue dictada el 9 de diciembre de 2010 (el texto en español no está disponible en HTML, por lo que aquí tiene la decisión G2/07 en formato PDF publicada en el DO 2012, 130).

Se la conoce como la decisión « Broccoli » 🙂

Como sabe, el A53 b) CBE establece que « los procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de vegetales o animales » están excluidos de la patentabilidad, aunque se aceptan los « procedimientos microbiológicos« .

Según la R26(5) CBE, un procedimiento para la obtención de vegetales o animales es esencialmente biológico « si consiste íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección ».

En el caso concreto, se reivindicaba un procedimiento no microbiológico para la obtención de vegetales que incluía un paso de cruce, pero también un paso de selección. ¿Es patentable este procedimiento si incluye un paso « técnico » (además de o dentro de un paso de cruce/selección)?

Para la Gran Sala (punto 6.4.2.3 de los fundamentos):

• debe ser excluido un procedimiento que incluya un paso de cruce y un paso de selección y en el que la intervención humana tenga como finalidad permitir la ejecución de dichos pasos.
• no debe ser excluido un procedimiento que incluya un paso de cruce, un paso de selección y un paso adicional de naturaleza técnica:
  • que introduzca de forma autónoma un carácter en el genoma o modifique un carácter en el genoma (la introducción o modificación de dicho carácter no resulta de la mezcla de los genes de los vegetales elegidos para el cruce por vía sexual);
  • que se ejecute en el marco de los pasos de cruce y selección (por lo tanto, debe prescindirse de cualquier paso técnico adicional que se ejecute antes o después del procedimiento de cruce y selección).

G1/08 – Procedimiento esencialmente biológico

La decisión G1/08 fue dictada el 9 de diciembre de 2010 (el texto en francés no está disponible en HTML, por lo que aquí tiene la decisión G1/08 en formato PDF publicada en el JO 2012, 206).

Retoma los mismos hechos y motivos que la decisión G2/07.

G2/08

La decisión G2/08 fue dictada el 19 de febrero de 2010 (el texto en francés no está disponible en HTML, por lo que aquí tiene la decisión G2/08 en formato PDF publicada en el JO 2010, 456).

Dosificación/Posología de un medicamento

En este caso, la sala de recurso se preguntaba si un « uso de un producto X para producir un medicamento para el tratamiento de la enfermedad Y por vía oral una vez al día » podía ser patentable si dicho uso era conocido excepto en lo que respecta a la posología.

Como saben, el A54(5) CBE (anteriormente A54(5) CBE73) establece que una sustancia conocida puede ser patentable si puede utilizarse como medicamento (se habla de « primer efecto terapéutico« ).

Además, el A54(5) CBE (que no tenía equivalente en la CBE73) establece que una sustancia conocida puede ser patentable « para cualquier uso específico » hasta entonces desconocido (se habla de « segundo efecto terapéutico« ). Así, el vacío legal que existía anteriormente (y que fue cubierto por la decisión G6/83 de la Gran Sala de Recurso) ya no existe (punto 5.9 de los motivos).

Para la Gran Sala, no hay motivo para interpretar « para cualquier uso específico » de manera restrictiva (es decir, « para curar una nueva enfermedad« , punto 5.9.1.1 de los motivos, punto 5.10 de los motivos), ya que esto sería contrario a la interpretación habitual de esta expresión.

Por tanto, procede aceptar la patentabilidad de un « tratamiento terapéutico diferente » si, por supuesto, se cumplen las condiciones de novedad y actividad inventiva (punto 5.10.9 de los motivos).

Este tratamiento terapéutico diferente puede muy bien ser una « posología » (punto 6.1 de los motivos). Así, una nueva posología puede permitir que una reivindicación sea patentable (punto 6.2 de los motivos).

Fin de las reivindicaciones de tipo suizo

Como el A54(5) CBE no existía bajo el régimen de la CBE73, la Gran Sala había autorizado las reivindicaciones de tipo suizo en la decisión G6/83 (punto 7.1.1 de los motivos):

• en lugar de reivindicar « Medicamento que contiene el compuesto X para un uso terapéutico Y« ,
• se reivindicaba « Uso de un compuesto X para obtener un medicamento destinado a un uso terapéutico Y« .

En efecto, la primera formulación no permitía superar los problemas de novedad. Desde la CBE 2000, esta problemática ha desaparecido y ya no hay motivo para aplicar la jurisprudencia anterior (punto 7.1.2 de los motivos).

Las reivindicaciones de tipo suizo planteaban, en efecto, el problema (punto 7.1.3 de los motivos) de la ausencia de toda relación funcional entre:

• las características terapéuticas (que confieren eventualmente novedad y actividad inventiva) y
• el procedimiento de fabricación reivindicado.

Por tanto, procede dejar de utilizar el formalismo de las reivindicaciones de tipo « suizo » (aplicable a partir de 3 meses desde los motivos de la Gran Sala).

G3/08 – Programa de ordenador

La decisión G3/08 fue dictada el 12 de mayo de 2010 (el texto en francés no está disponible en HTML, por lo que aquí tiene la decisión G3/08 en formato PDF publicada en el JO 2011, 10).

En este caso, el presidente había sometido la cuestión a la Gran Sala de Recurso (en virtud del A112(1) b) CBE), ya que consideraba que ciertas decisiones eran « divergentes » en relación con la patentabilidad de los programas informáticos:

• T 1173/97: esta decisión hace hincapié en la función del programa de ordenador (¿tiene el programa reivindicado carácter técnico?) e ignora por completo la formulación de la reivindicación (en este caso, la sala acepta la formulación « programa informático« , ya que este posee, en potencia, la capacidad de producir un efecto técnico « adicional »);
• T 424/03: esta decisión hace hincapié en la formulación de la reivindicación (en este caso, la sala rechaza la formulación « programa informático« , pero acepta « producto programa de ordenador » o « método implementado por ordenador« )

Para la Gran Sala, « decisiones divergentes » y « evolución del derecho » no deben confundirse: la evolución del derecho no permite un sometimiento válido a la Gran Sala en virtud del A112(1) b) CBE (punto 7.3.1 de los motivos).

En efecto, puede ocurrir que las salas de recurso cambien de criterio (eventualmente de manera radical) declarando que la práctica anterior ya no es pertinente (punto 7.3.5): en este supuesto, no hay divergencias, ya que es claro que la antigua práctica no debe seguirse.

Según la Gran Sala (puntos 10.9 a 10.12 de los motivos), debe considerarse que no existe divergencia entre estas dos decisiones, sino más bien una evolución natural de la jurisprudencia (ya que solo cambia el fundamento legal del rechazo o de la concesión y no la decisión en sí misma, punto 10.13 de los motivos).

En consecuencia, el sometimiento del presidente no es válido.

G4/08 – Idioma del procedimiento al entrar en fase nacional PCT

La decisión G4/08 fue dictada el 16 de febrero de 2010 (aunque la decisión está en francés, aquí tiene también la decisión G4/08 en formato PDF publicada en el JO 2010, 572).

En este caso, la cuestión que se planteaba era si era posible elegir libremente el idioma del procedimiento (eventualmente mediante la presentación de una traducción) si la solicitud PCT ya había sido publicada en un idioma de la oficina.

El A14(3) CBE establece que « el idioma oficial de la Oficina Europea de Patentes en el que se haya presentado o traducido la solicitud de patente europea deberá utilizarse como idioma del procedimiento » (punto 3.2 de los motivos).

Para la Gran Sala (punto 3.4 de los motivos), el hecho de que el A153 CBE distinga claramente entre los idiomas de la oficina y los demás idiomas permite entender que la expresión « otro idioma » del A153(4) CBE hace referencia a « otro idioma distinto de los idiomas de la oficina » y no a « otro idioma distinto del deseado por el solicitante como idioma del procedimiento« . Además, la referencia a la protección provisional refuerza este punto: ¿cómo entender, si no, que se deniegue la protección provisional por haberse publicado en francés cuando el idioma del procedimiento deseado es el inglés?

Ninguna disposición del PCT (y en particular su R49.2 PCT) prevé la posibilidad de elegir el idioma oficial si la solicitud ya está en uno de los idiomas autorizados (puntos 2.8 y 3.6 de los motivos).

Así, no es posible elegir libremente el idioma del procedimiento (traduciendo eventualmente la solicitud) si el idioma de publicación PCT ya es uno de los idiomas oficiales (punto 3.10 de los motivos).

Asimismo, la OEP no puede autorizar, durante el procedimiento, la sustitución del idioma del procedimiento por uno de sus otros idiomas oficiales como nuevo idioma del procedimiento. En efecto, esta posibilidad fue suprimida de la R3(1) CBE73 en 1991 y no podría añadirse por vía pretoriana (punto 4.5 de los motivos).

G1/09 – Solicitud en trámite y solicitud divisionaria

La decisión G1/09 fue dictada el 27 de septiembre de 2010 (el texto en francés no está disponible en HTML, por lo que aquí tiene la decisión G1/09 en formato PDF publicada en el JO 2011, 336).

Como sabe, el artículo 36(1) CPE establece que es posible « presentar una solicitud divisionaria relativa a cualquier solicitud de patente europea anterior aún en trámite« .

La cuestión que se planteaba era si una solicitud que ha sido denegada sigue en trámite hasta la expiración del plazo de recurso, cuando no se ha interpuesto ningún recurso. ¿O antes?

En efecto, no existe una definición en el CPE de « solicitud en trámite » (punto 3.1 de los motivos).

En primer lugar, no debe confundirse « procedimiento en trámite » con « solicitud en trámite » (punto 3.2.2 de los motivos), ya que el procedimiento puede estar suspendido mientras la solicitud sigue en trámite.

El significado de « solicitud en trámite » en el artículo 36(1) CPE se refiere al derecho procesal del solicitante de realizar una acción: la división (punto 3.2.3 de los motivos). Así, los derechos sustantivos que confiere el CPE a la solicitud siguen existiendo cuando la solicitud puede ser dividida (punto 3.2.4 de los motivos).

Sin embargo, el artículo 67(4) CPE muestra claramente que los derechos sustantivos que confiere la solicitud de patente desaparecen una vez que esta « ha sido denegada en virtud de una decisión firme« . Por tanto, es necesario que la decisión de denegación sea definitiva para que los derechos sustantivos desaparezcan (punto 4.2.1 de los motivos).

En consecuencia, una solicitud puede ser dividida, incluso si esta ha sido denegada, pero hasta la expiración del plazo de recurso (punto 4.2.4 de los motivos) incluso si no se interpone ningún recurso.

G1/10 – Corrección de una patente mediante la corrección de una decisión

La decisión G1/10 fue dictada el 23 de julio de 2012 (el texto en francés no está disponible en HTML, por lo que aquí tiene la decisión G1/10 en formato PDF publicada en el JO 2013, 194).

El artículo 140 CPE dispone:

En las decisiones de la Oficina Europea de Patentes, solo podrán rectificarse los errores de expresión, de transcripción y los errores manifiestos.

En el caso concreto, un solicitante podía invocar el artículo 140 CPE para corregir el texto concedido de una patente (por ejemplo, en un procedimiento de oposición). La articulación con el procedimiento en trámite (ex parte vs. inter partes) planteaba, en particular, una cuestión a la sala de recursos.

Para la Gran Sala (punto 5 de los motivos), no es posible corregir una patente mediante el artículo 140 CPE (y esto ya se había dicho para el artículo 89 CPE73 en la decisión G1/97). En efecto, de los trabajos preparatorios se desprende que el legislador quería evitar que los terceros pudieran sufrir un perjuicio.

En cualquier caso, a partir de su concesión, una patente europea deja de estar bajo la competencia de la OEP (punto 6 de los motivos).

Cabe señalar que el solicitante puede corregir un error manifiesto antes de la concesión mediante el artículo 139 CPE (punto 9 de los motivos). Además, el solicitante dispone de un plazo de 4 meses para dar su conformidad sobre el texto concedido (punto 10 de los motivos). Si la OEP dicta una decisión no conforme con el acuerdo del solicitante, este puede entonces interponer recurso, ya que ha sido perjudicado por la violación del artículo 113(2) CPE (punto 12 de los motivos).

En conclusión, el artículo 140 CPE permite rectificar errores contenidos en decisiones de la OEP (excluida la concesión), y no errores presentes en documentos presentados por un solicitante de patente o el titular de una patente (punto 11 de los motivos).

G2/10 – Disclaimer y A123(2)

La decisión G2/10 fue emitida el 30 de agosto de 2011 (el texto en español no está disponible en HTML, por lo que aquí tiene la decisión G2/10 PDF que se publicó en el DO 2012, 376).

La cuestión que se planteaba era si un disclaimer podía ser contrario al A123(2) CBE si el modo de realización excluido estaba descrito explícitamente en la solicitud.

En opinión de la Gran Sala, aunque el tema de los disclaimers fue ampliamente discutido en la decisión G1/03 (punto 3.9 de los fundamentos), esta decisión no aborda la problemática de la presente cuestión: la de un disclaimer que, sin embargo, se refiere a un modo de realización (o más generalmente, a un objeto) descrito.

En cualquier caso, la decisión G1/03 nunca afirmó que la introducción de un disclaimer nunca modificara el contenido técnico de la solicitud (punto 4.4.2 de los fundamentos).

Así, y conforme a la aplicación del A123(2) CBE, conviene verificar que la introducción del disclaimer no aporte nuevas informaciones técnicas al experto en la materia (punto 4.5.1 de los fundamentos, deducción directa e inequívoca de la solicitud tal como fue presentada basándose en sus conocimientos generales).

Por ejemplo, si la introducción de un disclaimer provoca de hecho la selección dentro de un intervalo de un subintervalo no descrito, es probable que dicho disclaimer no deba ser permitido (punto 4.5.4 de los fundamentos).

Para determinar si es el caso o no, es necesario proceder a una evaluación caso por caso que abarque todos los aspectos técnicos, teniendo en cuenta:

• la naturaleza y el alcance de la divulgación en la solicitud tal como fue presentada,
• la naturaleza y el alcance del objeto excluido,
• así como su relación con el objeto restante en la reivindicación tal como modificada.

A priori, el hecho de que el modo de realización excluido esté divulgado en la descripción carece de importancia (punto 4.5.5 de los fundamentos): en efecto, el solicitante puede elegir el modo de realización que desee y no está obligado a integrarlos todos.

G1/11 – Competencia de las cámaras de recurso jurídicas

La decisión G1/11 fue emitida el 19 de marzo de 2014.

En este caso, una cámara de recurso jurídica había sido requerida para conocer de un recurso contra una decisión mediante la cual una división de examen había denegado el reembolso de tasas de búsqueda (problema de falta de unidad de la invención).

La cámara jurídica se encontraba incómoda ya que, aunque formalmente el A21(3) c) CBE la designa como competente (pues A21(3) a) CBE y A21(3) b) CBE no son aplicables), la falta de unidad de la invención es un problema de apreciación técnica.

La Gran Sala comparte la opinión de esta cámara de recurso jurídica: subraya que el espíritu del A21(3) c) CBE era encomendar a la cámara jurídica únicamente cuestiones puramente jurídicas.

Por lo tanto, y ante este vacío jurídico, la Gran Sala indica que debe ser competente una cámara técnica para los problemas de reembolso de la tasa de búsqueda contemplados en el R64(2) CBE.

G1/12 – Corrección del nombre del solicitante

La decisión G1/12 fue emitida el 30 de abril de 2014.

En este caso, una cámara de recurso se preguntaba si era posible corregir el nombre del solicitante (según el R101(2) CBE o según el R139 CBE) si la verdadera intención era presentar el recurso en nombre de la persona que debería haberlo presentado.

Según la Gran Sala, es totalmente posible corregir el nombre del solicitante:

• mediante el R101(2) CBE, si, dentro del plazo abierto para el recurso, el solicitante es identificable:
  • es necesario evaluar la verdadera intención del solicitante, intención que se evalúa según el principio de libre valoración de la prueba;
• mediante el R139 CBE, en las condiciones previstas por la jurisprudencia incluso fuera del plazo de recurso:
  • el solicitante soporta la carga de la prueba, que debe ser de un nivel elevado.

G2/12 – Producto obtenido por un procedimiento esencialmente biológico

La decisión G1/12 fue dictada el 23 de marzo de 2015.

Se la conoce como la decisión « Tomatoes II ».

En este caso, los miembros de una sala de recurso se preguntaban si la exclusión de la patentabilidad de los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales (A53 b) CPE) conllevaba la exclusión de los productos obtenidos por dichos procedimientos.

La Gran Sala no encuentra ninguna razón que justifique dicha exclusión: los productos obtenidos por procedimientos excluidos pueden ser patentados (incluso si estos se reivindican en forma de product-by-process).

G1/13 – Estatuto de una parte / aplicación de la ley nacional

La decisión G1/13 fue dictada el 25 de noviembre de 2014.

En este caso, la Gran Sala recuerda la supremacía de la ley nacional de los Estados en cuanto a la calificación de las personalidades jurídicas.

Si una sociedad es disuelta, pero retroactivamente se restaura su personalidad jurídica, las salas de recurso no tienen motivo para no tener en cuenta dicha restauración retroactiva.

G2/13 – Producto obtenido por un procedimiento esencialmente biológico

La decisión G2/13 fue dictada el 23 de marzo de 2015.

Se la conoce como la decisión « Broccoli II ».

Esta decisión es idéntica a la decisión G2/12.

G1/14 – Notificación por un medio distinto al correo certificado con acuse de recibo

La decisión G1/14 fue dictada el 19 de noviembre de 2015.

En realidad, en este caso la Gran Sala consideró la cuestión inadmisible y, por tanto, no respondió a la pregunta planteada.

No obstante, la Gran Sala precisa que, si una decisión no se entrega mediante correo certificado con acuse de recibo, como exige la R126(1) CPE (sino, por ejemplo, mediante UPS), existe un vicio en la notificación.

En efecto, no puede cumplirse la primera frase de la R126(2) CPE: por consiguiente, ningún plazo puede comenzar a correr, incluso si se acreditara que el destinatario hubiera recibido dicho documento.

G3/14 – Claridad en oposición

La decisión G3/14 fue dictada el 24 de marzo de 2015.

En este caso, una sala de recurso jurídica había sido requerida para pronunciarse sobre cuestiones relativas al examen de la claridad en procedimiento de oposición. La cuestión era determinar en qué medida podía examinarse la claridad de una reivindicación modificada.

Sabemos que las modificaciones realizadas durante la oposición deben ser claras (A101(3) CPE junto con A84 CPE), aunque esto no sea un motivo de oposición (T301/87).

No obstante, ¿puede la división de oposición examinar la claridad de una simple combinación de dos reivindicaciones existentes o solo puede examinar la claridad relacionada con la modificación realizada (ej. cambio de un término)?

La Gran Sala considera que no puede hacerse una interpretación extensiva del A101(3) CPE: las objeciones de claridad deben tener su origen en las modificaciones realizadas.