Medidas cautelares provisionales
Objeto
Las medidas cautelares provisionales (o interlocutorias) son adoptadas por el juez a la espera de la decisión final.
Tienen como objetivo evitar daños y prevenir cualquier infracción inminente (artículo 62.1 del Acuerdo sobre el Tribunal).
También pueden tener como finalidad garantizar que el presunto infractor esté en condiciones de pagar en caso de condena (artículo 62.1 y 62.3 del Acuerdo sobre el Tribunal).
Este tipo de medidas está previsto, además, en el artículo 44 del ADPIC.
Tipos de medidas cautelares
El artículo 62 del Acuerdo sobre el Tribunal prevé una serie de medidas cautelares posibles:
- prohibición de continuar con la infracción bajo multa coercitiva;
- autorización para continuar los actos de infracción, pero constituyendo garantías;
- embargo o entrega de los productos infractores (regla 211.1(b) del reglamento de procedimiento);
- embargo preventivo de bienes muebles e inmuebles del infractor (regla 211.1(c) del reglamento de procedimiento);
- bloqueo de cuentas bancarias y otros activos (regla 211.1(c) del reglamento de procedimiento).
Equilibrio
Evidentemente, estas medidas cautelares son muy potentes (dado que aún no se ha dictado una decisión final). Por tanto, es necesario sopesar adecuadamente los intereses de las partes y los perjuicios potenciales que estas medidas puedan ocasionar (artículo 62.2 del Acuerdo sobre el Tribunal y regla 211.3 del reglamento de procedimiento).
Deben ser, por tanto, proporcionales y disuasorias (artículo 3 de la Directiva CE/2004/48 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual) y puede exigirse al solicitante la constitución de una garantía (regla 211.5 del reglamento de procedimiento), especialmente si la medida cautelar se solicita mediante petición.
Valoración del juez
En cualquier caso, estas medidas quedan a la valoración del juez (artículo 62.1 del Acuerdo sobre el Tribunal): es él quien decide si debe dictarse una medida cautelar.
Defensa frente a estas medidas cautelares
Evidentemente, cuando se considere o solicite una medida cautelar provisional, el demandado puede intentar defenderse.
En relación con el derecho de patentes
Validez de la patente
Esta defensa puede basarse en la validez dudosa del título (SISVEL v Xiaomi, Países Bajos 2019).
En efecto, sería injusto dictar una medida cautelar si el título es discutible o si los debates sobre su validez son altamente complejos.
Proporcionalidad
Asimismo, es necesario tener en cuenta la proporcionalidad de la medida.
A modo de ejemplo, si la infracción en cuestión afecta a una reclamación de unos cientos de miles de euros, sería discutible solicitar una medida cautelar provisional que podría costar varios cientos de millones de euros al demandado.
Del mismo modo, si puede considerarse otra medida cautelar (por ejemplo, el pago de daños e intereses en lugar de una prohibición pura y simple, prevista en el artículo 12 de la Directiva sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual 2004/48/CE y artículo 62.1 del Acuerdo sobre el Tribunal), el juez debe tenerlo en cuenta.
Si el titular de la patente también ha tolerado la existencia de una infracción durante muchos años, podríamos considerar que sería más « apropiado » esperar a la decisión final (salvo casos particulares).
Infracción relativa a elementos insignificantes
Puede ocurrir, especialmente en el ámbito de los equipos electrónicos (como un smartphone), que el objeto reivindicado sea un elemento insignificante en relación con un producto más complejo.
Entonces, podemos preguntarnos si sería proporcionado prohibir, mediante una medida cautelar, la venta del producto complejo.
Patent troll
Si el demandante es una « entidad que no ejerce actividad económica » (o patent troll), podemos cuestionarnos si una medida cautelar es necesaria.
En efecto, dado que este patent troll no comercializa ningún producto cubierto por la patente, resulta difícil argumentar que un daño inminente está a punto de producirse (véase IPCom vs Xiaomi, UK, 2019 o SISVEL v Xiaomi, Países Bajos 2019).
Excepción a la infracción
Existen casos en los que pueden invocarse ciertas excepciones a la infracción.
Si la invocación de estas excepciones parece seria, el juez debe, por supuesto, tenerlo en cuenta.
En relación con el derecho en general
Buena fe
El demandante debe actuar de buena fe en sus solicitudes.
Así, si se han mantenido discusiones, estas deben haber sido llevadas a cabo de buena fe.
Abuso de derechos
La acción del demandante no debe tener como único fin causar un perjuicio al infractor (véase artículo 41 del ADPIC).
Posición dominante
El demandante no debe utilizar esta acción abusando de su posición dominante (Vestel vs HEVC (EWHC 2766)).
Así, el derecho europeo sigue siendo aplicable.
Interés público
Asimismo, puede ocurrir que el procedimiento pueda perjudicar a los consumidores y/o a su salud.
De este modo, entendemos que sería inaceptable solicitar una medida cautelar que tuviera como efecto privar a los consumidores de un producto esencial para su salud (ej. un medicamento cuyo único proveedor es el presunto infractor).
Medidas cautelares permanentes
Objeto
Las medidas cautelares permanentes son adoptadas por el juez con la resolución final.
Estas consagran los derechos de las partes tal como se ha establecido en la resolución final (artículo 63.1 del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes) con el fin de prohibir cualquier infracción posterior.
Las medidas cautelares permanentes pueden dirigirse contra el infractor, pero también contra un tercero que facilite la infracción (artículo 63 del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes).
Una multa coercitiva se asocia a esta medida cautelar (artículo 63.2 del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes).
Tipos de medida cautelar
Solo existe un tipo de medida cautelar permanente: prohibir la continuación de la infracción (artículo 63.1 del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes).
Equilibrio
Los efectos perjudiciales de tal medida cautelar no parecen tener que ser considerados por el juez: el infractor es infractor, ¡debe dejar de serlo!
Valoración del juez
Aquí no está claro si la adopción de este tipo de medida cautelar queda a discreción de los jueces (artículo 63 del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes, nótese que el artículo 62 del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes menciona esta discreción de manera explícita. Por lo tanto, ¿debemos entender que no existe discreción para el artículo 63?).
Medidas correctivas
Objeto
Las medidas correctivas son adoptadas por el juez con la resolución final.
Tipos de medidas
Los jueces pueden pronunciar (artículo 64 del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes) un gran número de medidas correctivas como:
- una declaración de infracción;
- la retirada de los productos de los circuitos comerciales;
- la eliminación del carácter litigioso de los productos;
- la exclusión definitiva de los productos de los circuitos comerciales; o
- la destrucción de los productos y/o de los materiales e instrumentos afectados.
No obstante, esta lista no es exhaustiva.
Es probable que el juez pueda inspirarse en las prácticas nacionales para ordenar tales medidas.
Equilibrio
Al examinar una solicitud de medidas correctivas, se tendrá en cuenta que debe existir proporcionalidad entre la gravedad de la vulneración y las medidas correctivas ordenadas, así como los intereses de terceros (artículo 10.3 de la Directiva EC/2004/48).
Valoración del juez
El juez sigue siendo dueño de su decisión: estas medidas correctivas son simplemente una opción para él, incluso si son solicitadas por una parte (artículo 64 del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes).
Comunicación de información
Objeto
En el marco de un litigio, y una vez que el infractor haya sido declarado como tal, el juez puede ordenar una comunicación de información (artículo 67 del Acuerdo sobre el Tribunal).
Tipo de información a comunicar
El infractor (o un tercero con vinculación con la infracción) puede recibir la orden de comunicar (artículos 67.1 y 67.2 del Acuerdo sobre el Tribunal):
- el origen y los canales de distribución de los productos o procedimientos litigiosos;
- las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, así como el precio obtenido por los productos litigiosos; y
- la identidad de cualquier tercero que intervenga en la producción o distribución de los productos litigiosos o en la utilización del procedimiento litigioso.
Equilibrio
En este caso, el juez verifica que las solicitudes del demandante estén justificadas y sean proporcionadas (artículo 67.1 del Acuerdo sobre el Tribunal).
Valoración del juez
El juez es, por tanto, quien decide si concede o no esta comunicación de información (artículo 67.1 del Acuerdo sobre el Tribunal).
Daños y perjuicios
Objeto
El objeto de los daños y perjuicios es compensar los daños sufridos por el demandante (artículo 68.1 del Acuerdo sobre el Tribunal).
Cálculo de los daños y perjuicios
Para el cálculo de los daños y perjuicios, es necesario:
- garantizar que el demandante se encuentre en la misma situación que si no hubiera existido infracción (artículo 68.2 del Acuerdo sobre el Tribunal).
- pérdida de oportunidad,
- pérdida de mercado,
- lucro cesante (artículo 68.3a del Acuerdo sobre el Tribunal).
- pérdida de margen debido a los esfuerzos comerciales que ha tenido que realizar para contrarrestar la infracción,
- daño a la imagen de marca, perjuicio moral (artículo 68.3b del Acuerdo sobre el Tribunal)
- etc.
- garantizar que el infractor no se beneficie a largo plazo de dicha infracción, sin que esto sea punitivo (artículo 68.2 del Acuerdo sobre el Tribunal)
- beneficios del infractor vinculados a esta infracción (artículo 68.3a del Acuerdo sobre el Tribunal),
- consideración de la captación de clientes,
- etc.
También es posible fijar daños y perjuicios a tanto alzado sobre la base de elementos como, al menos, el importe de las tasas anuales o derechos que habrían sido debidos si el infractor hubiera solicitado la autorización para utilizar la patente en cuestión (artículo 68.3b del Acuerdo sobre el Tribunal).