Inibizioni provvisorie
Oggetto
Le inibizioni provvisorie (o interlocutorie) sono adottate dal giudice in attesa della decisione finale.
Esse mirano a impedire danni e a prevenire qualsiasi contraffazione imminente (articolo 62.1 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti).
Possono inoltre essere finalizzate ad assicurare che il presunto contraffattore sia effettivamente in grado di pagare in caso di condanna (articoli 62.1 e 62.3 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti).
Questo tipo di misure è d’altronde previsto dall’articolo 44 degli ADPIC.
Tipi di inibizioni
L’articolo 62 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti prevede una serie di inibizioni possibili:
- divieto di continuare la contraffazione sotto pena di sanzione;
- autorizzazione a continuare gli atti di contraffazione, ma con costituzione di garanzie;
- sequestro o consegna dei prodotti contraffatti (regola 211.1(b) del regolamento di procedura);
- sequestro conservativo dei beni mobili e immobili del contraffattore (regola 211.1(c) del regolamento di procedura);
- blocco dei conti bancari e di altri beni (regola 211.1(c) del regolamento di procedura).
Equilibrio
Naturalmente, queste inibizioni sono molto incisive (poiché non è ancora intervenuta alcuna decisione finale). È quindi necessario bilanciare attentamente gli interessi delle parti e i potenziali pregiudizi che tali misure potrebbero causare (articolo 62.2 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti e regola 211.3 del regolamento di procedura).
Esse devono quindi essere proporzionate e dissuasive (articolo 3 della Direttiva CE/2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale) e può essere richiesta la costituzione di una garanzia al richiedente (regola 211.5 del regolamento di procedura), in particolare se l’inibizione è richiesta su istanza.
Valutazione del giudice
In ogni caso, queste misure sono lasciate alla valutazione del giudice (articolo 62.1 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti): è lui a decidere se un’inibizione debba essere pronunciata.
Difesa contro queste inibizioni
Naturalmente, quando viene presa in considerazione o richiesta un’inibizione provvisoria, il convenuto può tentare di difendersi.
In relazione al diritto dei brevetti
Validità del brevetto
Questa difesa può basarsi sulla dubbia validità del titolo (SISVEL v Xiaomi, Paesi Bassi 2019).
Infatti, sarebbe ingiusto pronunciare un’inibizione se il titolo è discutibile o se i dibattiti sulla validità sono altamente complessi.
Proporzionalità
Allo stesso modo, è necessario tenere conto della proporzionalità della misura.
Ad esempio, se la contraffazione in questione riguarda una richiesta di alcune centinaia di migliaia di euro, sarebbe discutibile richiedere un’inibizione provvisoria che potrebbe costare diverse centinaia di milioni di euro al convenuto.
Allo stesso modo, se può essere presa in considerazione un’altra misura provvisoria (ad es. pagamento di danni e interessi piuttosto che un divieto puro e semplice, previsto dall’articolo 12 della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 2004/48/CE e dall’articolo 62.1 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti), il giudice deve tenerne conto.
Se il titolare del brevetto ha anche tollerato l’esistenza di una contraffazione per molti anni, si può ritenere che sarebbe più « appropriato » attendere la decisione finale (salvo casi particolari).
Contraffazione riguardante elementi trascurabili
Può accadere, in particolare nel settore degli apparecchi elettronici (come uno smartphone), che l’oggetto rivendicato sia un elemento trascurabile rispetto a un prodotto più complesso.
Possiamo allora chiederci se sarebbe proporzionato vietare, tramite ingiunzione provvisoria, la vendita del prodotto complesso.
Patent troll
Se il ricorrente è una « entità che non svolge attività economica » (o patent troll), possiamo chiederci se un’ingiunzione sia necessaria.
Infatti, nella misura in cui questo patent troll non commercializza alcun prodotto coperto dal brevetto, è difficile sostenere che un danno imminente stia per verificarsi (vedi IPCom vs Xiaomi, UK, 2019 o SISVEL v Xiaomi, Paesi Bassi 2019).
Eccezione alla contraffazione
Esistono casi in cui possono essere invocate alcune eccezioni alla contraffazione.
Se l’invocazione di tali eccezioni appare seria, il giudice deve ovviamente tenerne conto.
In relazione al diritto in generale
Buona fede
Il ricorrente deve agire in buona fede nelle sue richieste.
Pertanto, se sono state avviate discussioni, queste devono essere state condotte in buona fede.
Abuso di diritti
L’azione del ricorrente non deve avere come unico scopo quello di arrecare un pregiudizio al contraffattore (vedi articolo 41 degli ADPIC).
Posizione dominante
Il ricorrente non deve utilizzare questa azione abusando della propria posizione dominante (Vestel vs HEVC (EWHC 2766)).
Pertanto, il diritto europeo continua ad applicarsi.
Interesse pubblico
Allo stesso modo, può accadere che la procedura possa arrecare pregiudizio ai consumatori e/o alla loro salute.
Pertanto, comprendiamo bene che il fatto di richiedere un’ingiunzione provvisoria che avrebbe l’effetto di privare i consumatori di un prodotto essenziale per la loro salute (es. un medicinale di cui l’unico fornitore è il presunto contraffattore) sarebbe inaccettabile.
Ingiunzioni permanenti
Oggetto
Le ingiunzioni permanenti sono emesse dal giudice con la decisione finale.
Esse sanciscono i diritti delle parti così come stabilito nella decisione finale (articolo 63.1 dell’Accordo sulla giurisdizione unificata dei brevetti) al fine di vietare ogni futura contraffazione.
Le ingiunzioni permanenti possono essere dirette contro il contraffattore ma anche contro un terzo che facilita la contraffazione (articolo 63 dell’Accordo sulla giurisdizione unificata dei brevetti).
Una penalità è associata a questa ingiunzione (articolo 63.2 dell’Accordo sulla giurisdizione unificata dei brevetti).
Tipi di ingiunzione
Esiste un solo tipo di ingiunzione permanente: vietare la prosecuzione della contraffazione (articolo 63.1 dell’Accordo sulla giurisdizione unificata dei brevetti).
Equilibrio
Gli effetti deleteri di una tale ingiunzione non sembrano dover essere presi in considerazione dal giudice: il contraffattore è un contraffattore, deve smettere di esserlo!
Valutazione del giudice
In questo caso, non è chiaro se la pronuncia di questo tipo di ingiunzione resti alla discrezionalità dei giudici (articolo 63 dell’Accordo sulla giurisdizione unificata dei brevetti, si noti che l’articolo 62 dell’Accordo sulla giurisdizione unificata dei brevetti menziona esplicitamente tale discrezionalità. Pertanto, si deve intendere che non vi sia discrezionalità per l’articolo 63?).
Misure correttive
Oggetto
Le misure correttive sono adottate dal giudice con la decisione finale.
Tipi di misure
I giudici possono pronunciare (articolo 64 dell’Accordo sulla giurisdizione unificata del brevetto) un ampio numero di misure correttive, come:
- una dichiarazione di contraffazione;
- il ritiro dei prodotti dai circuiti commerciali;
- l’eliminazione della caratteristica contestata dei prodotti;
- l’esclusione definitiva dei prodotti dai circuiti commerciali; o
- la distruzione dei prodotti e/o dei materiali e strumenti interessati.
Tuttavia, questo elenco non è esaustivo.
È probabile che il giudice possa ispirarsi alle prassi nazionali per ordinare tali misure.
Equilibrio
Nell’esame di una richiesta di misure correttive, si terrà conto del fatto che deve esservi proporzionalità tra la gravità della violazione e le misure correttive ordinate, nonché degli interessi dei terzi (articolo 10.3 della Direttiva CE/2004/48).
Valutazione del giudice
Il giudice rimane arbitro della propria decisione: queste misure correttive sono semplicemente un’opzione per lui, anche se richieste da una parte (articolo 64 dell’Accordo sulla giurisdizione unificata del brevetto).
Comunicazione di informazioni
Oggetto
Nel contesto di una controversia, e una volta che il contraffattore sia stato riconosciuto tale, il giudice può ordinare una comunicazione di informazioni (articolo 67 dell’Accordo sulla giurisdizione).
Tipo di informazioni da comunicare
Al contraffattore (o a un terzo che abbia un legame con la contraffazione) può essere ordinato di comunicare (articolo 67.1 e 67.2 dell’Accordo sulla giurisdizione):
- l’origine e i canali di distribuzione dei prodotti o procedimenti contestati;
- le quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché il prezzo ottenuto per i prodotti contestati; e
- l’identità di qualsiasi terzo coinvolto nella produzione o distribuzione dei prodotti contestati o nell’utilizzo del procedimento contestato.
Equilibrio
In questo caso, il giudice verifica che le richieste del ricorrente siano giustificate e proporzionate (articolo 67.1 dell’Accordo sulla giurisdizione).
Valutazione del giudice
Il giudice è quindi libero di concedere o meno questa comunicazione di informazioni (articolo 67.1 dell’Accordo sulla giurisdizione).
Danni e interessi
Oggetto
L’obiettivo dei danni e interessi è quello di compensare i danni subiti dal ricorrente (articolo 68.1 dell’Accordo sulla giurisdizione).
Calcolo dei danni e interessi
Per il calcolo dei danni e interessi, è necessario:
- fare in modo che il ricorrente sia nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se non fosse avvenuta alcuna contraffazione (articolo 68.2 dell’Accordo sulla giurisdizione).
- perdita di chance,
- perdita di mercato,
- mancato guadagno (articolo 68.3a dell’Accordo sulla giurisdizione),
- perdita di margine a causa degli sforzi commerciali che ha dovuto sostenere per contrastare la contraffazione,
- danno all’immagine del marchio, pregiudizio morale (articolo 68.3b dell’Accordo sulla giurisdizione),
- ecc.
- fare in modo che il contraffattore non tragga vantaggio, in definitiva, da tale contraffazione, senza che ciò abbia carattere punitivo (articolo 68.2 dell’Accordo sulla giurisdizione)
- profitti del contraffattore collegati a tale contraffazione (articolo 68.3a dell’Accordo sulla giurisdizione),
- considerazione della sottrazione di clientela,
- ecc.
È inoltre possibile fissare danni e interessi forfettari sulla base di elementi quali, almeno, l’importo delle tasse annuali o dei diritti che sarebbero stati dovuti se il contraffattore avesse richiesto l’autorizzazione a utilizzare il brevetto in questione (articolo 68.3b dell’Accordo sulla giurisdizione).