Domande divisionali

Gli effetti della divisione

CBE applicabile

È necessario considerare la data della divisione per identificare la CBE applicabile (e non la data di deposito della domanda madre, « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 20 settembre 2007, relativo all’attuazione delle disposizioni transitorie applicabili alla CBE 2000 durante la fase di transizione tra la CBE 1973 e la CBE 2000 », GU 2007, 504).

Vantaggio della data di deposito anteriore

La divisione di una domanda di brevetto europeo consente di depositare una domanda di brevetto beneficiando della data di deposito di un’altra domanda europea, ossia la domanda « madre » (la prima domanda, A76(1) CBE, ultima frase).

Pubblicazione del fascicolo

Al momento della divisione, il fascicolo della domanda anteriore diventa accessibile a tutti prima della pubblicazione di tale domanda e senza il consenso del richiedente (A128(3) CBE).

L’utilità delle domande divisionali

La divisione è utile principalmente nell’ipotesi in cui una delle vostre domande contenga più invenzioni e l’esaminatore abbia sollevato un « difetto di unità dell’invenzione » (A82 CBE).

In effetti, in questa ipotesi, alcune invenzioni hanno dovuto essere abbandonate affinché l’esame potesse proseguire.

Il deposito di una domanda divisionale è indicato in questa situazione.

Le condizioni per dividere una domanda

Le condizioni di sostanza

Contenuto della domanda

Estensione del contenuto

In caso di divisione, è molto importante non estendere il contenuto della domanda oltre la divulgazione della domanda madre.

Infatti, l’A76(1) CBE dispone che una domanda divisionale:

[La domanda divisionale] può essere depositata solo per elementi che non si estendono oltre il contenuto della domanda anteriore così come è stata depositata.

In realtà, l’esame dell’A76(1) CBE è lo stesso di quello dell’A123(2) CBE (T514/88).

È proprio per questa ragione che, in pratica, si evita di modificare (o quasi mai, anche per eliminare una frase) la descrizione delle domande divisionali rispetto alla domanda madre.

Competenza per verificare questa condizione

La divisione di esame è competente per verificare questa condizione (e non la sezione di deposito, J13/85).

Correzione di un’estensione potenziale

La Grande Camera di Ricorso (G1/05, ma soprattutto G1/06) ammette che le carenze a questo requisito possano essere corrette dopo la divisione, anche quando le condizioni della divisione non sono più soddisfatte (Linee guida C-IX 1.4).

Se non vi è correzione, la domanda viene respinta (Linee guida C-IX 1.4).

Non è quindi possibile trasformare questa domanda divisionale in una domanda normale (T555/00).

Contenuto della domanda

Il contenuto della domanda è costituito (G11/91):

• della descrizione,
• dei disegni e
• delle rivendicazioni (solo se sono state depositate alla data del deposito, ovvero al di fuori della facoltà prevista dalla R58 CBE).

La divulgazione non comprende il riassunto (A85 CBE).

Tuttavia, la divulgazione comprende le parti mancanti aggiunte conformemente alla R56 CBE.

Domanda divisionale di seconda generazione (e successive)

Se è possibile dividere una domanda divisionale, il contenuto di questa nuova domanda non può beneficiare della data di deposito della domanda anteriore se questo non è presente in tutta la catena della divisione, senza essere mai stato abbandonato alle date delle divisioni (G1/05).

Le rivendicazioni

Rivendicazioni della domanda madre

Se nel corso dell’esame della domanda madre, il richiedente elimina alcune rivendicazioni senza indicare che si riserva il diritto di reintrodurle in una successiva domanda divisionale (J15/85), la divisione di esame è tenuta a rifiutare tale rivendicazione in una domanda divisionale.

Pertanto, è opportuno evitare qualsiasi dichiarazione che possa sottintendere un abbandono della rivendicazione (Direttive C-IX 1.3).

È possibile dimostrare successivamente che la vera intenzione era quella di depositare una domanda divisionale (T910/92).

Rivendicazioni della domanda divisionale e double-patenting

Le rivendicazioni della domanda divisionale possono essere completamente diverse da quelle della domanda madre (è normale, poiché è proprio questo lo scopo).

Al fine di evitare qualsiasi « double-patenting » (o « doppia brevettabilità« ), l’UEB può rifiutare il rilascio di un brevetto se le rivendicazioni della domanda divisionale sono identiche a quelle della domanda madre (Direttive C-IX 1.6, Direttive G-IV 5.4 o T1391/07).

Tuttavia, è necessario che siano identiche:

• stessa categoria, stesse caratteristiche tecniche (T1780/12),
• stessi paesi designati in comune (G4/19).

La base giuridica del rifiuto del « double-patenting » sarà costituita dagli A97(2) CBE e A125 CBE (« principi generalmente ammessi in materia negli Stati contraenti« , G4/19).

Va comunque notato che è del tutto possibile depositare una domanda divisionale con lo stesso insieme di rivendicazioni, purché tale insieme sia temporaneo e destinato ad essere modificato successivamente (G1/05 e G1/06).

Al contrario, se le rivendicazioni della domanda divisionale si sovrappongono solo parzialmente a quelle della domanda madre, non dovrebbe essere sollevata alcuna obiezione (T877/06).

Infine, come ricorda l’A84 CBE, le nuove rivendicazioni devono essere supportate dalla descrizione.

Le condizioni di forma

Tipi di domanda madre

È possibile dividere qualsiasi domanda europea.

Come mostra lo schema precedente, è del tutto possibile (Direttive A-IV 1.1.1 o Direttive C-IX 1.1, T1158/01, G1/05):

• di dividere più volte una stessa domanda;
• o di realizzare divisioni a catena.

È inoltre possibile dividere una domanda euro-PCT dal momento in cui è entrata in fase europea (poiché il PCT non contiene alcuna disposizione riguardante le divisionali, Direttive A-IV 1.1, Direttive E-IX 2.4.1, J18/09).

Domanda madre in esame

Per poter dividere una domanda, è necessario che la domanda che si intende dividere sia ancora in esame: è quanto impone il tenore della R36(1) CBE.

Ma dietro questa semplice espressione « domanda ancora in esame » si nascondono vere difficoltà.

Infatti, ecco alcuni casi particolari:

• se una domanda è ritenuta ritirata, è considerata in esame fino alla scadenza del termine in questione non osservato, cioè il primo termine (J4/86):
  • è quindi necessario dividere al più tardi il giorno precedente (cioè l’ultimo giorno del termine), ma non il giorno stesso della scadenza.
  • la data di notifica della perdita del diritto è irrilevante.
  • la presentazione di una richiesta di decisione secondo la R112(2) CBE non consente di mantenere la domanda in esame (J1/05).
  • la presentazione di una restitutio in integrum non consente di mantenere la domanda in esame, se tale richiesta viene successivamente respinta (J4/11).
• se una domanda è respinta, è considerata in esame:
  • fino alla scadenza del termine per il ricorso se non viene presentato alcun ricorso (G1/09); dopo il termine per il ricorso, non è più considerata in esame (J22/13), oppure
  • fino alla conclusione del ricorso se un ricorso è validamente presentato (Direttive A-IV 1.1.1) a causa dell’effetto sospensivo dello stesso
    • La conclusione del ricorso può essere determinata dalla comparsa di una causa di irricevibilità di detto ricorso – e non dalla decisione che la constata (ad es. il mancato deposito del memoria di ricorso farà sorgere la causa di irricevibilità alla fine del termine per depositarlo: sarà quindi possibile dividere prima della scadenza di detto termine, J23/13, ma nessuna divisione sarà possibile dopo la scadenza di tale termine, J22/13).
• se una scadenza di tassa annuale relativa a una domanda non è pagata, la domanda è ancora in esame fino alla fine del termine di 6 mesi per il pagamento con soprattassa (termine previsto dalla R51(2) CBE).
• se una domanda PCT non è ancora entrata in fase europea, non è considerata in esame (J18/09).
• se la procedura relativa a una domanda è sospesa secondo l’A61 CBE, la domanda non è più considerata in essere per quanto riguarda la divisione (J20/05), poiché ogni altra interpretazione sarebbe contraria all’obiettivo della sospensione della procedura: la protezione del titolare.
• se la domanda è ritirata, l’effetto di tale ritiro inizia il giorno in cui l’UEB riceve la dichiarazione di ritiro (« Comunicato, in data 9 gennaio 2002, relativo alla modifica delle regole 25(1), 29(2) e 51 CBE« , GU 2002, 112).
  • è quindi necessario dividere al più tardi il giorno precedente, ma non lo stesso giorno.
• se la Divisione di Esame decide di concedere un brevetto, la domanda di brevetto è considerata in essere fino al giorno precedente la pubblicazione della menzione della concessione (J7/04, J8/19):
  • La decisione di concessione non ha effetto il giorno in cui termina il processo decisionale (« Comunicato, in data 9 gennaio 2002, relativo alla modifica delle regole 25(1), 29(2) e 51 CBE », GU 2002, 112).
  • Un ricorso contro la decisione di concessione consente di mantenere in essere la domanda (J1/24 contra J28/03).

Se la domanda divisionale viene depositata senza rivendicazioni, è sempre possibile depositare rivendicazioni anche se la domanda madre non è più in essere.

Domanda madre non « in essere » 

Se le condizioni precedenti non sono soddisfatte, la sezione di deposito notifica al richiedente (R112(1) CBE) che non può essere attribuita una data di deposito alla domanda divisionale.

Luogo di deposito

A differenza delle domande « classiche », le domande divisionali possono essere depositate solo presso l’UEB (A76(1) CBE):

• L’Aia;
• Monaco;
• Berlino.

Nessun deposito presso un ufficio nazionale è possibile (A75(1) b) CBE insieme a A76(1) CBE insieme a R36(2) CBE). Se per cortesia, un ufficio nazionale ricevesse una domanda divisionale e la trasmettesse all’UEB, la data di deposito sarebbe la data di ricezione da parte dell’UEB (T196/10, Linee guida A-II 1.1 e Linee guida A-IV 1.3.1).

Lingue

La lingua di deposito di una domanda divisionale deve essere quella del deposito della domanda madre o, a scelta, quella in cui la domanda è stata tradotta (R36(2) CBE).

Pertanto, se una domanda di brevetto europeo è stata depositata in italiano e poi tradotta in inglese secondo le prescrizioni dell’A14(2) CBE, è possibile depositare una divisionale in italiano o in inglese.

In caso di errore, esiste un’irregolarità (J13/14):

• L’irregolarità non è un’irregolarità secondo la R57 CBE, che potrebbe essere corretta dopo invito secondo la R58 CBE.
• La R139 CBE e l’A123(1) CBE non sono neppure applicabili.

Richiedenti

I richiedenti della domanda divisionale devono essere esattamente quelli della domanda madre, a meno che una cessione non sia stata iscritta, validamente, nel REB secondo R143(1) f) CBE (J2/01) (in caso di successione universale, ciò non è necessario T15/01).

Pertanto, se la domanda madre comprende più richiedenti, uno solo di questi non può depositare una domanda divisionale.

La cessione è validamente iscritta nel REB quando sono state realizzate le seguenti fasi:

• presentare una richiesta di iscrizione del trasferimento:

  • questa richiesta deve essere firmata dalla parte che presenta la richiesta (R50(3) CBE);
  • questa richiesta deve essere presentata in una lingua ufficiale dell’UEB (R3(1) CBE). L’A14(4) CBE non è applicabile, poiché non si tratta di un documento da presentare entro un termine determinato.

• pagare una tassa di amministrazione (R22(2) CBE):

  • essa è fissata dal presidente dell’UEB (A3 RRT) ed è pubblicata nella GU.
  • Attualmente è di [montant_epo default= »95 € » name= »Tariffario delle tasse e delle tasse annuali – Iscrizione dei trasferimenti »] (« Tariffario delle tasse e delle tasse annuali« , GU 3/2012, supplemento, 2.1 punto 1, p19).

• presentare la prova della cessione:

  • non è necessario fornire il documento di cessione, ma un documento che provi il consenso delle parti (la firma di entrambe le parti è obbligatoria, A72 CBE, Direttive E-XIV 3);
  • questa prova può essere fornita in qualsiasi lingua, poiché si tratta di una prova (R3(3) CBE), ma può essere richiesta una traduzione dall’ufficio.
  • un documento che menzioni l’obbligo di cedere un’invenzione (es. dipendente) non costituisce una prova di cessione (J12/00), poiché la cessione potrebbe non essere mai avvenuta anche se l’obbligo esiste.

Paesi designati

I paesi non designati nella domanda anteriore (o la cui designazione è stata soppressa, anche dopo il deposito) non possono essere (ri)introdotti (A76(2) CBE, G4/98, J12/18 e Direttive A-IV 1.3.4).

Per i paesi di estensione, una richiesta di estensione degli effetti di una domanda divisionale è considerata presentata solo se la richiesta corrispondente è ancora valida nella domanda iniziale, alla data di deposito della domanda divisionale (Direttive A-III 12.1), cioè se la tassa di estensione può o è stata pagata (Direttive A-III 12.2):

• entro il termine di 6 mesi dopo la pubblicazione del rapporto di ricerca,
• oppure, se del caso, entro il termine previsto per compiere gli atti richiesti per l’entrata di una domanda internazionale nella fase europea.

Rappresentante

Il rappresentante della domanda madre non è automaticamente abilitato a depositare domande divisionali per tale domanda.

Infatti, è necessario indicarlo esplicitamente nel mandato madre che ciò sia possibile (in tal caso, il modulo 1003 ha una casella pre-spuntata che prevede questa possibilità) oppure è necessario ripresentare un mandato (Direttive A-IV 1.6).

Le tasse da pagare

Quale tariffario delle tasse deve essere applicato?

Prima di sapere quali tasse sia opportuno pagare, possiamo chiederci quale tariffario delle tasse sia opportuno applicare:

• occorre prendere quello applicabile alla data di deposito dei documenti della domanda madre?
• occorre prendere quello applicabile alla data di deposito dei documenti della domanda divisionaria?

Anche se, per il principio di finzione giuridica, alla domanda divisionaria viene attribuita come data di deposito la data di deposito della domanda madre, non bisogna confondere « data di deposito » e « data in cui i documenti della domanda sono stati depositati », come sottolinea la Grande Camera di ricorso (G3/98).

Pertanto, l’importo di una tassa è determinato, come di consueto, in relazione al momento in cui essa è esigibile e pagata (J7/13 e Direttive A-X 5.1.2).

Le tasse di deposito e di ricerca

Termine

Le tasse di deposito e di ricerca devono essere pagate entro un termine di 1 mese dalla divisione (R36(3) CBE).

In caso contrario, la domanda è considerata ritirata (R36(3) CBE).

L’A121 CBE è applicabile.

Tassa di deposito

Normalmente, la tassa di deposito è di [montant_epo default= »115 € » name= »A2(1).1 RRT – dépôt en ligne »] per via elettronica, [montant_epo default= »200 € » name= »A2(1).1 RRT – dépôt non en ligne »] altrimenti (A2(1).1 RRT).

Dal 1° aprile 2014, la tassa di deposito è calcolata in funzione della generazione della divisionaria (« Decisione del Consiglio di amministrazione del 13 dicembre 2013 che modifica la regola 6 del regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo e l’articolo 14(1) del regolamento sulle tasse« , JO 2014, A4, A2(1).1ter RRT). Pertanto, è prevista una tassa aggiuntiva:

• per una domanda divisionaria di seconda generazione: [montant_epo default= »210 € » name= »A2(1).1ter RRT – divisionnaire de 2ème génération »];
• per una domanda divisionaria di terza generazione: [montant_epo default= »420 € » name= »A2(1).1ter RRT – divisionnaire de 3ème génération »];
• per una domanda divisionaria di quarta generazione: [montant_epo default= »630 € » name= »A2(1).1ter RRT – divisionnaire de 4ème génération »];
• per una domanda divisionaria di quinta generazione o di generazione successiva: [montant_epo default= »840 € » name= »A2(1).1ter RRT – divisionnaire de 5ème génération et supérieure »].

Tassa aggiuntiva per più di 35 pagine

La tassa aggiuntiva per più di 35 pagine si applica a tutte le domande divisionarie depositate a partire dal 1° aprile 2009 (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti del 26 gennaio 2009, relativo alla struttura delle tasse 2009 », JO 2009, 118).

La tassa aggiuntiva se la domanda supera le 35 pagine è prevista dall’A2(1).1bis RRT ([montant_epo default= »14 € » name= »A2(1).1bis RRT »] per ogni pagina oltre le 35).

Tassa di ricerca

In caso di mancanza di unità d’invenzione della domanda madre e di pagamento di una nuova tassa di ricerca per coprire la seconda invenzione (oggetto della divisione) secondo la R64(1) CBE, una tassa di ricerca dovrà essere pagata (Direttive A-IV 1.4.1).

La tassa di ricerca è prevista dall’A2(1).2 RRT ([montant_epo default= »1165 € » name= »A2(1).2 RRT – ricerca domanda depositata dopo il 1° luglio 2005″] per una domanda depositata dopo il 1° luglio 2005, [montant_epo default= »840 € » name= »A2(1).2 RRT – ricerca domanda depositata prima del 1° luglio 2005″] per una domanda depositata prima del 1° luglio 2005).

Tuttavia, è possibile un rimborso (A9(2) RRT).

Le tasse di designazione

La tassa di designazione deve essere pagata entro un termine di 6 mesi dalla menzione della pubblicazione del rapporto di ricerca redatto per questa domanda divisionale (R36(4) CBE).

In caso contrario, la domanda è considerata ritirata (R39(2) CBE).

L’A121 CBE è applicabile.

Le tasse di rivendicazione

Principio

Se il numero di rivendicazioni presentate supera 15, è dovuta una tassa di rivendicazione per ogni rivendicazione a partire dalla 16ª (R45(1) CBE).

Tale tassa è di [montant_epo default= »225 € » name= »A2(1).15 RRT – rivendicazione dalla 16 alla 50″] dalla 16ª alla 50ª rivendicazione (A2(1).15 RRT) e di [montant_epo default= »555 € » name= »A2(1).15 RRT – rivendicazione oltre la 50″] oltre.

Termini

È necessario pagare questa tassa entro un termine di 1 mese dalla prima presentazione delle rivendicazioni (R45(2) CBE).

Se nessuna tassa viene versata, una notifica di irregolarità è trasmessa dalla sezione di deposito al richiedente e viene concesso un nuovo termine di 1 mese (R45(2) CBE, non è prevista una soprattassa).

L’A121 CBE è applicabile a questi due termini.

Sanzione

Se alla fine di quest’ultimo termine le tasse non sono ancora state pagate, le rivendicazioni corrispondenti sono considerate abbandonate (R45(3) CBE).

Le caratteristiche contenute in una rivendicazione considerata abbandonata, e che si trovano anche nella descrizione, possono essere reintrodotte nella domanda (J15/88). Se non compaiono nella descrizione, le rivendicazioni saranno considerate effettivamente abbandonate e non potranno essere reintrodotte (a priori, una modifica della descrizione al momento del mancato pagamento della tassa al fine di far apparire il supporto delle rivendicazioni nella descrizione dovrebbe essere accettabile).

Pagamento insufficiente

Se esiste un pagamento insufficiente della tassa per coprire tutte le rivendicazioni e non vi è alcuna indicazione, al momento del pagamento, delle rivendicazioni per le quali le tasse sono state pagate, viene inviata una notifica al richiedente per saperlo (A6(2) RRT).

Se non risponde, il pagamento non è considerato non avvenuto (contrariamente a quanto indicato nella seconda frase di A6(2) RRT, poiché questa frase non si applica più): il pagamento è considerato effettuato per le prime rivendicazioni a partire dalla 16ª (J9/84).

Caso del rinvio per le rivendicazioni

La notifica di irregolarità della R45(2) CBE non verrà inviata (Direttive A-III 9):

• finché il richiedente non ha prodotto la copia della domanda precedente:

  • infatti, il richiedente dispone di un termine di 2 mesi dalla data di deposito per fornire tale copia (R40(3) CBE);
  • prima che l’UEB non conosca il numero delle rivendicazioni;

• finché il termine di 1 mese dalla data di deposito (R45(2) CBE) non è scaduto (poiché un rinvio a rivendicazioni di un’altra domanda è considerato come un deposito di rivendicazioni ai sensi di tale regola).

Abbandono di rivendicazione dopo il deposito

Una volta depositata la domanda e prima del pagamento delle tasse di rivendicazione, non è possibile abbandonare alcune rivendicazioni esonerate dalla tassa per farne beneficiare altre (es. abbandono di tutte le rivendicazioni tranne 1-2 e 30-25): solo le prime rivendicazioni 1-15 saranno esonerate dalle tasse (J9/84).

Se una rivendicazione viene abbandonata in una fase successiva della procedura, le tasse di rivendicazione che sarebbero state pagate non vengono rimborsate.

È del tutto possibile reintrodurre una rivendicazione considerata abbandonata durante l’esame (fatte salve le disposizioni della R137(5) CBE) se e solo se l’oggetto della rivendicazione si trova nella descrizione (J15/88, T490/90 e Direttive A-III 9).

Le tasse annuali

In caso di deposito di una domanda divisionale, è necessario pagare una tassa corrispondente (R51(3) CBE):

• a tutte le tasse annuali scadute alla data di deposito della domanda divisionale per la domanda madre;
• in opzione, alla tassa annuale che scadrebbe entro un termine di 4 mesi dalla divisione.

Tali tasse sono dovute al momento del deposito, ma possono essere pagate senza sovrattassa entro un termine di 4 mesi dalla divisione (R51(3) CBE).

Inoltre, tale pagamento può avvenire entro un termine di 6 mesi con sovrattassa (R51(2) CBE) dalla scadenza, cioè:

• la data di deposito della domanda divisionale per le tasse annuali scadute alla data di deposito della domanda divisionale, o
• la vera data di scadenza per la tassa annuale che scadrebbe entro un termine di 4 mesi dalla divisione.

Alcuni elementi procedurali

Priorità

È possibile rivendicare una priorità se essa è stata rivendicata nella domanda madre (Direttive A-IV 1.2.2):

• se la domanda madre rivendica ancora tale priorità, questa rivendicazione di priorità è automatica;
• in caso contrario, è necessario effettuare la procedura esplicita di rivendicazione della priorità.

Se la copia certificata è già stata prodotta, non è necessario riprodurla (Direttive A-IV 1.2.2 e « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 12 luglio 2007, relativa alla produzione di documenti di priorità nel caso di domande divisionali europee« , JO 2007, edizione speciale n°3, B.2, art. 1(1)).

In caso contrario, è ovviamente sempre necessario produrla entro il termine di 16 mesi dalla priorità più antica (R53(1) CBE), salvo se nel frattempo i documenti di priorità siano stati forniti per la domanda madre: in tal caso, è necessario informarne l’UEB (Direttive A-IV 1.2.2).

Produzione di una ricerca anteriore

Non è necessario fornire una nuova copia di una ricerca anteriore secondo l’A124(1) CBE unitamente all’R141(1) CBE (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 28 luglio 2010, relativo alla regola 141 CBE modificata e alla nuova regola 70ter CBE – sistema di utilizzo » JO 2010, 410, punto 2.1 e Direttive A-III 6.12).

Tuttavia, se nessuna ricerca anteriore era disponibile alla data della divisione, sarà necessario rispondere alla notifica secondo la R70ter(1) CBE.

Rinvio a una domanda anteriore

È possibile effettuare un rinvio alla domanda madre (R40(1) c) CBE e Direttive A-IV 1.3.1).

Tuttavia, la copia della domanda anteriore e la sua traduzione non dovranno essere prodotte, poiché l’UEB vi ha accesso (Direttive A-IV 1.3.1).

Richiesta di rilascio

La richiesta di rilascio deve indicare esplicitamente che la domanda costituisce una domanda divisionale e indicare il numero della domanda anteriore (R41(2) e) CBE).

Se l’UEB si rende conto che si tratta di una domanda divisionale mentre ciò non è indicato nella richiesta, l’UEB notifica tale irregolarità al richiedente (Direttive A-IV 1.3.2).

Quest’ultimo dispone allora di un termine di 2 mesi per correggere (A90(3) CBE unitamente a R57 b) CBE e R58 CBE).

Tale termine non beneficia dell’A121 CBE.

Se non viene fatto nulla entro tale termine, la domanda è respinta (A90(5) CBE).

Trasformazione di una domanda divisionale in domanda ordinaria?

Al momento del deposito di una domanda divisionale, non è possibile, successivamente al deposito, « trasformare » la domanda divisionale in domanda ordinaria (in particolare se la domanda divisionale viola le disposizioni dell’A76 CBE) (Direttive C-IX 1.4).

Situazioni particolari

Le « domande divisionali avvelenate »

Esempio di situazione di fatto

A titolo illustrativo, consideriamo la seguente situazione:

• È stato depositato un deposito P negli USA, tale domanda descrive una modalità di realizzazione che attua, congiuntamente, due oggetti A e B, cioè A+B. La modalità di realizzazione A+B è rivendicata.
• Viene depositata una domanda EP1 in Europa e rivendica la priorità della domanda P. Tuttavia, il richiedente immagina alcuni miglioramenti e considera che gli oggetti A e B possano essere attuati separatamente (cioè ampliamento dell’invenzione). Questi oggetti A e B sono quindi rivendicati. L’esaminatore europeo, essendo pignolo, solleva un difetto di unità dell’invenzione e invita il richiedente a scegliere l’invenzione che desidera proteggere. L’esaminatore informa inoltre il richiedente della possibilità di dividere la sua domanda.
• Volendo proteggere anche l’oggetto B e su consiglio dell’esaminatore, il richiedente divide la sua domanda EP1 depositando una domanda divisionaria EP2 e rivendica l’oggetto B.

Fino a qui, mi direte che tutto va bene… eppure, come vedrete, il richiedente ha appena perso entrambe le domande EP1 ed EP2!!!

Analizziamo quindi la rivendicazione dell’oggetto A di EP1:

• la rivendicazione A non è supportata dalla priorità P.

  • Pertanto, la priorità della domanda P non è valida per questa rivendicazione;
  • la data effettiva per la rivendicazione A è quindi la data di deposito di EP1.

• Per quanto riguarda l’oggetto A+B, questo è divulgato dalla domanda europea EP2.

  • Tale oggetto è anche divulgato dal documento di priorità;
  • l’oggetto A+B ha come data effettiva la data di deposito della domanda P.

• La domanda EP2, essendo una domanda europea, può essere utilizzata come documento dello stato della tecnica ai fini della novità (documento A54(3) CBE)
• L’oggetto A+B essendo più specifico dell’oggetto A, la divulgazione A+B in EP2 anticipa la rivendicazione di A in EP1.

Un ragionamento simile può essere effettuato con la rivendicazione dell’oggetto B di EP2.

Di conseguenza, EP1 non è nuovo rispetto a EP2 e EP2 non è nuovo rispetto a EP1, tutto ciò a causa di questa maledetta divisione…

Questo ragionamento è stato confermato dalla decisione T1496/11.

La grande camera di ricorso ci salva

In una decisione G1/15, la grande camera di ricorso ci indica:

Il diritto a una priorità parziale non può essere rifiutato ai sensi della CBE per una rivendicazione che comprende oggetti alternativi a causa di una o più espressioni generiche o in altro modo (rivendicazione generica del tipo « O ») purché tali oggetti alternativi siano stati divulgati per la prima volta, direttamente o almeno implicitamente, senza ambiguità e in modo sufficiente nel documento di priorità. Nessun’altra condizione di merito né limitazione si applica a questo riguardo.

Pertanto, dobbiamo seguire il seguente ragionamento (punto 6.3 della decisione):

1. determinare l’oggetto divulgato nella domanda di priorità e che è pertinente rispetto allo stato della tecnica divulgato durante il periodo di priorità,
2. verificare se tale oggetto è compreso nella rivendicazione della domanda che rivendica la priorità

Se è così, la rivendicazione è di fatto divisa concettualmente in due parti:

• la prima corrispondente all’invenzione divulgata direttamente e senza ambiguità nel documento di priorità,
• la seconda essendo la parte restante della rivendicazione di tipo « O », che non beneficia della priorità ma di per sé dà luogo a un diritto di priorità secondo l’articolo 88(3) CBE.

Quindi, uffa…