Sostituzione del brevetto europeo al brevetto francese

Il brevetto francese cessa di produrre i suoi effetti

Principio

L’articolo L614-13 CPI stabilisce il principio della sostituzione del brevetto europeo al brevetto francese che riguarda la stessa invenzione:

Nella misura in cui un brevetto francese copre un’invenzione per la quale è stato concesso un brevetto europeo allo stesso inventore o al suo avente causa con la stessa data di deposito o di priorità, il brevetto francese cessa di produrre i suoi effetti o alla data in cui è scaduto il termine previsto per la presentazione dell’opposizione al brevetto europeo senza che sia stata presentata opposizione, o alla data in cui la procedura di opposizione è conclusa, essendo stato mantenuto il brevetto europeo.
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L’estinzione o l’annullamento successivo del brevetto europeo non influisce sulle disposizioni previste dal presente articolo.

Condizioni

Pertanto, le condizioni affinché avvenga una sostituzione sono cinque:

• è stato concesso un brevetto francese;
• è stato concesso un brevetto europeo;
• il brevetto europeo copre la stessa invenzione del brevetto francese;
• l’inventore o il suo avente diritto è lo stesso;
• i due brevetti condividono la stessa data di deposito (anche se non è rivendicata alcuna priorità).

Data di effetto

Se le condizioni precedenti sono soddisfatte, il brevetto francese cessa di produrre i suoi effetti:

• se non è presentata opposizione:
  • 9 mesi (A99(1) CBE) dopo la pubblicazione della menzione della concessione nel BEB (A97(3) CBE).
• se è presentata opposizione:
  • alla fine dei termini di ricorso sull’opposizione (ovvero 2 mesi (A108 CBE) dalla notifica scritta della decisione (R111(1) CBE)) se non è presentato ricorso;
  • alla data della decisione di ricorso (A111(1) CBE) se è presentato ricorso.

Problematica della designazione della Francia

Potremmo chiederci se il ritiro della Francia come designazione di una domanda di brevetto europeo abbia effetto su questa sostituzione.

Tenderei a dire di no: infatti, l’articolo L614-13 CPI non menziona affatto la designazione della Francia o meno.

È abbastanza assurdo, ma è così…

Problematica della portata delle rivendicazioni

Rivendicazioni EP = rivendicazioni FR

In questo caso, non sussistono difficoltà…

Il brevetto francese scompare semplicemente!

Rivendicazioni EP > rivendicazioni FR

Se le rivendicazioni europee sono più ampie, i giudici sono altresì dell’avviso che il brevetto francese cessi di produrre i suoi effetti (Corte d’appello di Parigi, 4 novembre 2014).

Sebbene, stricto sensu, i due brevetti non riguardino esattamente la stessa invenzione, l’approccio dei giudici è comprensibile, dato che il brevetto europeo consente di coprire un oggetto anch’esso coperto dal brevetto francese.

Rivendicazioni UEB < rivendicazioni FR

Se le rivendicazioni europee sono meno ampie, la Corte di Cassazione ha indicato che anche il brevetto francese cessava di produrre i suoi effetti (C. Cass. com., 7 gennaio 2014, n°12-28883).

In realtà, ciò è fortemente discutibile (e non sono nemmeno certo che i magistrati abbiano notato che la portata era stata ristretta nel caso di specie).

Infatti, la dottrina propende piuttosto per un mantenimento in vigore del titolo francese, ma solo nella misura in cui l’oggetto non è coperto dal brevetto europeo (ossia una sorta di groviera, per così dire).

In un’altra causa, i giudici hanno ben visto che il brevetto europeo era stato limitato (ossia combinazione delle rivendicazioni 1+2+4), ma hanno deciso che vi era effettivamente sostituzione (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 30 giugno 2015): ancora una volta, ciò è discutibile, ma qui ancor di più. Infatti, in questo caso di specie il « brevetto » francese FR 09 50127 non era nemmeno stato concesso: la domanda di brevetto è stata respinta prima della concessione (ossia in contraddizione con la formulazione di L614-13 CPI che richiede l’esistenza di un brevetto francese e non di una semplice domanda).

Problematica della decadenza del brevetto europeo

Posizione del problema

Può accadere che un titolare abbandoni il suo brevetto europeo per mancato pagamento di una tassa annuale francese subito dopo la concessione (il titolare può cercare di mantenere il suo brevetto in altri paesi).

A causa della convalida automatica in Francia dei brevetti europei, si pone la questione di sapere a partire da quando il brevetto europeo cessa di produrre i suoi effetti in Francia, al fine di verificare che alla data della sostituzione eventuale il brevetto europeo non esista più (e così evitare questa sostituzione automatica).

Diverse date sarebbero ipotizzabili per questa scomparsa del brevetto europeo a seguito del mancato pagamento di una tassa annuale:

• la data di pagamento normale della tassa annuale;
• la data di pagamento del termine di grazia della tassa annuale;
• la data della decisione del direttore dell’INPI che constata la decadenza della parte francese del brevetto europeo.

La soluzione della Corte di Cassazione

I magistrati della Suprema Corte hanno stabilito: un brevetto cessa di produrre i suoi effetti a seguito del mancato pagamento di una tassa annuale a partire dalla data della decisione del direttore dell’INPI che constata la decadenza (C. Cass. com., 18 ottobre 2011, n°10-24326).

Questa decisione non è quindi una semplice constatazione di un fatto precedentemente acquisito, ma produce un effetto giuridico.