Rivendicazioni, chiarezza e protezione

Rivendicazioni

Obbligo di presentazione

Anche se le rivendicazioni non sono obbligatorie per ottenere una data di deposito (A80 CBE insieme a R40 CBE), la domanda deve contenere alla fine delle rivendicazioni (A78(1) c) CBE).

Maggiori dettagli sono disponibili nell’articolo « I requisiti legati al deposito« .

Formulazione in due parti

Le rivendicazioni devono contenere (R43(1) CBE), se del caso:

• un preambolo (caratteristica la cui combinazione fa parte dello stato della tecnica);
• una parte caratterizzante (altre caratteristiche) introdotta dall’espressione « caratterizzato in » o « caratterizzato da« .

In alcune situazioni, questa formulazione in due parti potrebbe non essere adatta:

• se l’invenzione risiede in una combinazione di caratteristiche di pari importanza (Direttive F-IV 2.3 i);
• se un processo chimico viene modificato, ma senza aggiungervi nulla (es. omissione di una sostanza o sostituzione) (Direttive F-IV 2.3 ii);
• se l’invenzione risiede in molteplici modifiche di un sistema di caratteristiche complesso (Direttive F-IV 2.3 iii);
• se il prodotto rivendicato è un nuovo prodotto chimico (Direttive F-IV 2.3);
• se l’unico stato della tecnica pertinente è un documento A54(3) CBE (Direttive F-IV 2.3.1).

Riferimento a un’altra rivendicazione

Può accadere di voler redigere nel modo seguente: « Dispositivo che coopera con il dispositivo della rivendicazione 1 ».

Questa formulazione è del tutto possibile (T1194/97 e Direttive F-IV 3.8).

Una sola rivendicazione per tipo

Vedere l’articolo su « L’unità dell’invenzione e le categorie di rivendicazione« .

Terminologia utilizzata

Devono essere utilizzati solo i termini, formule, segni o simboli tecnici generalmente ammessi nel settore considerato (R49(10) CBE).

Questa terminologia deve essere uniforme in tutta la domanda (R49(11) CBE).

Riferimento alla descrizione e ai disegni

Non è possibile fare, nelle rivendicazioni, riferimenti alla descrizione o ai disegni (R43(6) CBE), salvo assoluta necessità.

Secondo la giurisprudenza, l’assoluta necessità può esistere quando, senza riferimento alle figure, la rivendicazione sarebbe meno chiara o meno concisa (T986/97, T94/12) o quando sarebbe impossibile esprimere il contenuto tecnico pertinente con l’ausilio di parole (T893/99, 3.1).

La dimostrazione di tale necessità è a carico del richiedente (T150/82 e Direttive F-IV 4.17).

Interpretazione delle rivendicazioni

Alcune decisioni (T860/93) accettano di interpretare alcuni termini poco chiari della rivendicazione (vedi sotto) con l’ausilio di definizioni fornite dalla descrizione.

Tuttavia, alcune decisioni non vanno in questa direzione (il che mi sembra più ragionevole):

• T1129/97:
  • se l’A69 CBE consente di interpretare la rivendicazione alla luce della descrizione, tale principio vale solo per la portata delle rivendicazioni e non per la loro chiarezza (Direttive F-IV 4.2);
• T454/89:
  • le rivendicazioni devono essere chiare di per sé;
• T49/99:
  • la descrizione non consente di rendere chiare le rivendicazioni.

È opportuno attribuire alle rivendicazioni il loro significato tecnicamente ragionevole più ampio per un lettore esperto (T2764/19), cercando positivamente di comprendere il senso delle rivendicazioni (T10/22), escludendo interpretazioni che non avrebbero senso tecnico o che non sarebbero logiche.

Caratteristiche essenziali

Tutte le caratteristiche essenziali di un’invenzione devono essere presenti nelle rivendicazioni indipendenti (R43(3) CBE, T32/82, Direttive F-IV 4.5).

Ma attenzione al significato di « essenziale »!

Infatti, una caratteristica essenziale non è una caratteristica necessaria al funzionamento dell’oggetto rivendicato (altrimenti, per una rivendicazione di automobile, sarebbe necessario menzionare le ruote, l’albero a camme, il serbatoio, ecc.).

Una caratteristica essenziale è una caratteristica « necessarie per ottenere l’effetto tecnico che sottende la soluzione al problema tecnico oggetto della domanda » (Direttive F-IV 4.5.2): quindi partecipa necessariamente alla risoluzione del problema tecnico.

Se una caratteristica è presentata come essenziale, esiste una forte presunzione, anche se il richiedente può fornire la prova contraria (la descrizione deve allora essere modificata, Direttive F-IV 4.3 ii).

Ad esempio, « la proporzione deve essere del 30 %, altrimenti l’ottenimento è difficile » presenta una caratteristica essenziale (T977/94).

Definizione con parametri

Principio

Si può essere tentati di definire un dispositivo attraverso le sue caratteristiche o la sua struttura fisica (es. « Polvere la cui granulometria è inferiore a 50 micrometri« ).

Queste formulazioni sono accettabili (T94/82 o T29/05) se tale parametro può essere determinato in modo chiaro e sicuro mediante metodi oggettivi comunemente utilizzati nello stato della tecnica (Direttive F-IV 4.11).

Pertanto, è preferibile specificare il metodo di determinazione utilizzato, salvo che (Direttive F-IV 4.18):

• il metodo di determinazione sia troppo lungo per una rivendicazione;
• l’esperto del settore conosca senza difficoltà il metodo da utilizzare;
• tutti i metodi conosciuti diano lo stesso risultato.

Insufficienza della descrizione?

È importante notare che imprecisioni relative alla misurazione di un parametro o l’esistenza di più metodi di misurazione non conducono necessariamente a un’insufficienza della descrizione (T608/07, T1768/15).

Tuttavia, nel caso in cui il parametro sia cruciale per risolvere il problema alla base dell’invenzione, il metodo di misurazione deve fornire valori coerenti, in modo che l’esperto del settore sappia, quando riproduce l’invenzione, se ciò che produce risolve il problema o meno (T815/07, T1305/15, T59/18).

Segni di riferimento

Le rivendicazioni devono contenere riferimenti ai disegni quando possibile (R43(7) CBE). Questi riferimenti sono posti tra parentesi e non costituiscono una limitazione.

È opportuno non aggiungere testo a questi riferimenti (es. « (13) » e non « (vite 13) »), poiché altrimenti si esce dall’ambito della R43(7) CBE e non è chiaro se il testo aggiunto costituisca una limitazione.

Aggiunta di un disclaimer

Principio

Un « disclaimer » si intende come una modifica apportata a una rivendicazione avente l’effetto di introdurre nella rivendicazione una caratteristica tecnica « negativa », che esclude normalmente da una caratteristica generale modalità di realizzazione o ambiti particolari (G1/03, punto 2 delle motivazioni).

Un disclaimer può essere ammesso se mira a (G1/03):

• ripristinare la novità rispetto a uno stato della tecnica A54(3) CBE73 e A54(4) CBE73 (quindi oggi solo A54(3) CBE);
• ripristinare la novità rispetto a una divulgazione accidentale A54(2) CBE73 (cioè se estranea all’invenzione rivendicata e così distante da essa che l’esperto del ramo non l’avrebbe mai presa in considerazione) (G1/03, punto 2.3.4 delle motivazioni); e
• escludere un oggetto che ricade sotto un’eccezione alla brevettabilità ai sensi degli A52 CBE73 a A57 CBE73 per motivi non tecnici (G1/03, punto 2.4.3 delle motivazioni, infatti, e in particolare per il PCT, la conoscenza di tutte le esclusioni può essere complessa per il depositante).

Se un disclaimer è rilevante per la valutazione dell’attività inventiva o della sufficienza della descrizione, allora esso è contrario all’A123(2) CBE73 (G1/03, punto 2.6.1 delle motivazioni o T1821/10).

Chiarezza e non eliminazione « più di quanto necessario »

Un disclaimer non deve eliminare più di quanto necessario, pur rimanendo chiaro e conciso (G1/03).

Può accadere che sia molto difficile non eliminare più del necessario pur rimanendo chiari (ad es. un esempio dello stato della tecnica da cui ci si vuole distinguere è molto complesso e fa riferimento a vari documenti scientifici).

Per la T2130/11, la condizione posta dalla Grande Camera deve essere applicata tenendo conto del suo obiettivo (cioè non dare occasione di riformulare arbitrariamente le proprie rivendicazioni (G1/03, punto 3).

Pertanto, è possibile eliminare un po’ più del necessario se (T2130/11):

• ciò è necessario per soddisfare l’A84 CBE e
• ciò non porta a una riformulazione arbitraria delle rivendicazioni.

Esempio di disclaimer che non elimina più del necessario

Immaginiamo di avere tre rivendicazioni come segue :

1. Prodotto A
2. Prodotto secondo 1 comprendente in più B
3. Prodotto secondo 1 o 2 comprendente in più C.

In caso di divulgazione accidentale di « a » che è un caso particolare di A, può essere auspicabile introdurre un disclaimer, ma attenzione, poiché le seguenti rivendicazioni non sarebbero corrette :

1. Prodotto A ad esclusione di a
2. Prodotto secondo 1 comprendente in più B
3. Prodotto secondo 1 o 2 comprendente in più C.

Infatti, le rivendicazioni 2 e 3 vedrebbero eliminato l’oggetto a senza che ciò sia necessario. È quindi necessario scrivere :

1. Prodotto A ad esclusione di a
2. Prodotto secondo 1 A comprendente in più B
3. Prodotto secondo 1 o 2 A comprendente in più C, o prodotto A comprendente in più B e C.

Analisi della sufficienza della descrizione

Inoltre, è necessario verificare le condizioni di brevettabilità a seguito dell’introduzione del disclaimer: se l’oggetto della rivendicazione limitata non era realizzabile alla data di deposito, tale disclaimer non sarà accettabile (es. procedimento di coltura di cellule staminali umane « non ottenute mediante distruzione di embrioni umani » sapendo che alla data di deposito le cellule staminali erano tutte ottenute mediante distruzione di embrioni, T1441/13).

Supporto delle rivendicazioni

Principio

L’A84 CBE dispone :

Le rivendicazioni […] devono […] fondarsi sulla descrizione.

Oggetto di questa esigenza

Sembrerebbe che tale esigenza sia in realtà duplice (Linee guida F-IV 6.1) :

• ogni rivendicazione deve fondarsi sulla descrizione (cioè supporto letterale nella descrizione) ;
• la portata delle rivendicazioni deve essere giustificata dal contenuto della descrizione e dei disegni, nonché dal suo apporto tecnico (T409/91).

Esempio di non-supporto

Possiamo avere casi in cui può essere sollevata un’obiezione di « non-supporto »: se gli esempi forniti nella descrizione sono troppo ristretti e non permettono di spiegare la portata delle rivendicazioni.

Differenza e somiglianza con la sufficienza della descrizione

Quest’ultima esigenza sarebbe quindi in realtà dello stesso tenore dell’A83 CBE ma riguardante un’altra parte della domanda (T409/91, cioè le rivendicazioni e non la descrizione).

Tuttavia, nell’ambito dell’insufficienza della descrizione, verifichiamo piuttosto se la modalità di realizzazione descritta può essere attuata.

Abbiamo quindi piuttosto uno schema di questo tipo:

Vediamo quindi abbastanza rapidamente che è spesso possibile trasformare un’obiezione A83 CBE in A84 CBE mentre l’inverso è più raro.

Chiarezza delle rivendicazioni

Principio

Base legale

L’A84 CBE dispone:

Le rivendicazioni […] devono essere chiare e concise […].

Tale requisito si applica a tutte le rivendicazioni.

Oggetto di tale requisito: determinazione del limite della protezione delle rivendicazioni

Le rivendicazioni devono consentire all’esperto del ramo di determinare in modo sufficiente i limiti dell’ambito della rivendicazione senza sforzo indebito (in particolare, sarebbe uno sforzo indebito l’attuazione di un gran numero di esperimenti per la determinazione dei numerosi parametri della rivendicazione: dimensioni, angoli, tipo di materiali, ecc. T754/13).

Pertanto, il requisito di chiarezza è soddisfatto solo se il pubblico può distinguere chiaramente gli oggetti coperti dalla rivendicazione da quelli che non lo sono (T129/13 o T754/13).

Perché insisto volontariamente su questo aspetto?

Perché, a mio avviso, le obiezioni di chiarezza sono tra le obiezioni meno comprese (amici Esaminatori, se mi leggete, vi mando un bacio…):

• un’obiezione di chiarezza non può essere sollevata perché « non sappiamo come tale fase viene eseguita« : ciò potrebbe essere un’obiezione secondo l’A83 CBE, ma certamente non secondo l’A84 CBE (in ogni caso non secondo la chiarezza dell’A84 CBE);
• un’obiezione di chiarezza non può essere sollevata perché « non sappiamo se questi due oggetti siano gli stessi o meno » (es. caso in cui abbiamo una formulazione del tipo « un oggetto » e poi più avanti « un oggetto« ): ciò potrebbe essere un’obiezione secondo l’A52 CBE (poiché ciò amplia l’ambito delle rivendicazioni), ma certamente non secondo l’A84 CBE;
• ecc.

Insomma, facciamo attenzione… le obiezioni di chiarezza mirano a evitare che l’ambito delle rivendicazioni sia vago (nota: ampio non significa vago).

Chiarezza in sé e chiarezza tecnica

Possono esistere casi in cui le rivendicazioni sono « linguisticamente » limpide.

Tuttavia, se due caratteristiche sono ciascuna chiare ma non coerenti tra loro da un punto di vista tecnico, allora la loro combinazione non è chiara (T935/14).

Concisione

Può accadere che alcune formulazioni delle rivendicazioni siano ridondanti.

Caratteristiche funzionali

In tal caso, il requisito di concisione non sarà soddisfatto (T1296/19).

Le caratteristiche funzionali sono accettabili solo (T68/85 o T2067/12):

• se non si può altrimenti definire l’invenzione senza ridurre indebitamente il suo ambito e
• se la caratteristica fornisce all’esperto del ramo istruzioni sufficientemente chiare affinché possa metterla in pratica senza sforzi indebiti.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, una caratteristica funzionale è accettabile solo se un esperto del ramo è in grado di determinare senza difficoltà i mezzi da mettere in atto per raggiungere tale funzione (Direttive F-IV 2.1 e Direttive F-IV 6.5).

« Un mezzo di fissaggio di due tavole di legno » è un buon esempio di caratteristica funzionale, poiché si immagina abbastanza bene come fissare tali tavole (es. chiodi, viti, colle, ecc.).

Caratteristiche il cui senso dipende dal momento dell’interpretazione

Può accadere che una rivendicazione contenga caratteristiche il cui senso e la cui portata dipendono dal momento in cui viene effettuata l’interpretazione.

È il caso, ad esempio, di una formulazione del tipo « qualsiasi altro ceppo emergente potenzialmente pandemico » (T1702/15).

In questa ipotesi, la rivendicazione non sarà chiara.

Utilizzo della descrizione per chiarire?

Per le questioni di chiarezza, la descrizione non può essere utilizzata come aiuto per chiarire: il fatto che i termini poco chiari siano chiaramente definiti nella descrizione non rende le rivendicazioni chiare di per sé (T1129/97).

Formulazioni considerate « non chiare »

Termini con senso relativo

I termini relativi come « fine », « largo », « grosso », « solido », ecc. devono essere evitati (Direttive F-IV 4.6), salvo se:

• questi termini hanno un senso ben definito nel settore tecnico dell’invenzione (es. « alte frequenze » per un amplificatore);
• questi termini sono stati definiti nella domanda.

La decisione T977/94 ha accettato « sottile » e « spesso » in una rivendicazione, poiché questi erano definiti l’uno in relazione all’altro nella rivendicazione stessa.

Termini di posizione: « avanti », « dietro », « laterale », ecc.

I termini di posizione rendono il più delle volte le rivendicazioni non chiare, poiché la posizione dell’oggetto rivendicato non è allora nota (T1261/11).

Termini che generano ambiguità

I termini come « sostanzialmente », « approssimativamente », « circa », ecc. trasformano nozioni precise in nozioni ambigue (es. « parallelo » versus « sostanzialmente parallelo », es. T1265/13).

In rari casi, questi termini possono essere accettati se è possibile delimitare l’invenzione in modo non ambiguo rispetto allo stato della tecnica (Direttive F-IV 4.7).

Termine che indica « possibilità »

I termini come « preferibilmente », « ad esempio », « quali » o « in particolare » introducono spesso ambiguità sulla portata esatta delle rivendicazioni.

Nella maggior parte dei casi, queste espressioni non hanno carattere limitativo (Direttive F-IV 4.9).

Marchi

Non esiste alcuna certezza riguardo alla « stabilità » del prodotto o della caratteristica designata dal marchio (Direttive F-IV 4.8). Pertanto, come essere certi che tale prodotto o caratteristica non sarà modificato/a durante la durata di validità del brevetto?

Un marchio può essere eccezionalmente accettato in una rivendicazione:

• se è inevitabile, e
• se ad essi è riconosciuto in modo generale un senso preciso.

In ogni caso, un marchio deve essere indicato come tale (Direttive F-II 4.14).

Risultato ricercato

Principio

In teoria, una rivendicazione che definisce l’invenzione mediante il risultato/scopo ricercato dovrebbe essere considerata carente di chiarezza (Direttive F-IV 4.10 es. menzionando semplicemente il problema tecnico sottostante).

Tuttavia, tali formulazioni possono essere accettabili se (T68/85):

• se l’invenzione può essere definita solo in questo modo o
• se non è possibile definirla in modo più preciso senza limitare indebitamente l’ambito delle rivendicazioni, e se il risultato può essere verificato grazie ai metodi presentati nella descrizione, o noti all’esperto del ramo, e non richiedenti troppe sperimentazioni.

In ogni caso, se il risultato ricercato è proprio quello che ha motivato la domanda, un problema di chiarezza potrà essere sollevato se la rivendicazione non contiene tutte le altre caratteristiche essenziali per ottenere tale risultato (T809/12).

L’esempio del posacenere

Ad esempio, può essere questo il caso se si cerca di proteggere un posacenere che permette di spegnere automaticamente una sigaretta grazie alla sua forma e alle sue dimensioni, come indicato molto chiaramente nella descrizione (Direttive F-IV 4.10).

La forma e le dimensioni del posacenere possono variare considerevolmente in modo difficile da definire (Direttive F-IV 4.10).

Nella misura in cui la costruzione e la forma del posacenere sono precisate il più chiaramente possibile nella rivendicazione e permettono all’esperto del ramo di determinare le dimensioni necessarie con l’aiuto di test ragionevoli, le proporzioni possono essere definite in relazione al risultato atteso (Direttive F-IV 4.10).

Differenze con caratteristiche funzionali

In alcuni casi può essere difficile distinguere una rivendicazione espressa in modo funzionale (pratica consentita dalle Direttive F-IV 6.5) e le rivendicazioni di risultati.

Ad esempio:

• « un mezzo di rilevamento di fine corsa » potrebbe essere considerato una caratteristica funzionale da un Esaminatore;
• « un sensore per rilevare una fine corsa » potrebbe essere considerato una rivendicazione di risultato da un Esaminatore.

In sintesi, una caratteristica funzionale non è una rivendicazione di risultato, se un esperto del ramo è in grado di determinare senza difficoltà i mezzi da mettere in atto per raggiungere tale risultato (Direttive F-IV 2.1 e Direttive F-IV 6.5).

Termine « in »

Una rivendicazione contenente il termine « in » può mancare di chiarezza riguardo all’effettiva portata della stessa (Direttive F-IV 4.15).

Infatti, nell’espressione « Testata in un motore », spesso non è chiaro se si rivendica (Direttive F-IV 4.15):

• una testata adatta per essere montata in un motore;
• un motore comprendente una testata.

Limitazioni negative

Per una ragione oscura, l’UEB non ama troppo le formulazioni negative nelle rivendicazioni (Direttive F-IV 4.20).

Tuttavia, ciò non significa che questo tipo di formulazione sia vietato, ma che gli Esaminatori preferiscono, se possibile, una rivendicazione positiva di caratteristiche (Direttive F-IV 4.20):

Le limitazioni negative, come i disclaimer, sono ammesse solo se l’aggiunta di caratteristiche positive nella rivendicazione non consente di definire in modo più chiaro e conciso l’oggetto che è ancora suscettibile di essere protetto (cfr. G 1/03 e T4/80) o limiterebbe indebitamente l’ambito della rivendicazione (cfr. T1050/93).

Termine « Utile per »

Il termine « utile per » è abbastanza diverso da « per » o « adatto per ».

Infatti, l’utilità in questo caso sembra andare oltre la semplice adattabilità del prodotto a un uso determinato.

Pertanto, questa formulazione vaga non è chiara (T1170/16).