Decisioni della Grande Camera di Ricorso

Se il diritto positivo è contenuto principalmente nella convenzione e nel suo regolamento di esecuzione, non bisogna trascurare di considerare i chiarimenti forniti dalla Grande Camera di Ricorso sui diversi testi.

Ecco quindi l’elenco, per numero, delle decisioni della Grande Camera (aggiornato al 28/03/14).

G1/83 – Seconda applicazione terapeutica

La decisione G1/83 è stata emessa il 05 dicembre 1984.

La questione posta alla Grande Camera era se una rivendicazione riguardante « l’uso di un composto destinato a un utilizzo terapeutico » potesse essere accettata. Questa questione era cruciale per le industrie farmaceutiche.

In un primo momento (punto 13 delle motivazioni), la Grande Camera ricorda che qualsiasi formulazione « Uso di una sostanza per il trattamento del corpo umano o animale » equivarrebbe a rivendicare un metodo terapeutico tuttavia considerato non brevettabile (A52(4) CBE73 ed oggi escluso dalla brevettabilità da A53 c) CBE): una tale formulazione è quindi da escludere.

Tuttavia, la Grande Camera di ricorso indica che la formulazione « Uso di un composto X al fine di ottenere un medicinale destinato a un utilizzo terapeutico Y » è accettabile poiché nessuna esclusione si applica alla fabbricazione di medicinali. Naturalmente, è necessario che l’utilizzo Y sia nuovo e inventivo (punto 23 delle motivazioni).

Quest’ultima formulazione è chiamata « rivendicazione di tipo svizzero ».

Si noti che questa decisione non è più valida a causa della modifica dell’articolo A54(5) CBE, che autorizza esplicitamente una seconda applicazione terapeutica.

La decisione G2/08 ha confermato la fine delle rivendicazioni di tipo svizzero.

G5/83 – Seconda applicazione terapeutica

La decisione G5/83 (5 dicembre 1984) è in tutto e per tutto simile alla decisione G1/83 (salvo che è stata redatta in inglese).

G6/83 – Seconda applicazione terapeutica

La decisione G6/83 (5 dicembre 1984) è in tutto e per tutto simile alla decisione G1/83 (salvo che è stata redatta in francese).

G1/84 – Opposizione da parte del titolare

La decisione G1/84 è stata emessa il 24 luglio 1985.

Nel caso specifico, il titolare di un brevetto aveva presentato un’opposizione sul proprio brevetto e tale opposizione era stata dichiarata irricevibile.

La Grande Camera si oppone a tale irricevibilità precisando che un’opposizione non è irricevibile per il solo fatto che sia stata presentata dal titolare del suddetto brevetto (punto 8 delle motivazioni).

Infatti, sembra auspicabile permettere a qualsiasi persona (A99(1) CBE73) di presentare opposizione al fine di « garantire nella misura più ampia possibile che l’Ufficio europeo non conceda e non mantenga in vigore brevetti europei se non quando questi siano ritenuti validi » anche se tale opposizione è presentata dal titolare che desidera limitare il proprio brevetto (punto 3 delle motivazioni).

Si noti che questa decisione non è più valida a seguito della decisione G9/93 che ribalta tale giurisprudenza con la motivazione che l’A99 CBE73 prevede costantemente che la procedura di opposizione è una procedura inter-partes (in particolare A99(4) CBE73).

G1/86 – Riammissione di un opponente nei suoi diritti

La decisione G1/86 è stata emessa il 24 giugno 1987.

Come sapete, al momento del deposito di un ricorso in opposizione, un opponente o il titolare può presentare un ricorso depositando un atto di ricorso (entro un termine di 2 mesi dalla motivazione, A108 CBE73 o A108 CBE) e successivamente depositando una memoria (entro un termine di 4 mesi dalla motivazione).

Se la lettera dell’A122(1) CBE73 (cioè « Il richiedente o il titolare di un brevetto europeo ») consente al titolare di beneficiare di una restitutio in integrum, che ne è dell’opponente?

La Grande Camera afferma che non si deve avere una lettura restrittiva dell’A122(1) CBE73. Pertanto, un opponente può essere riammesso nei suoi diritti ai sensi dell’A122(1) CBE73 se non ha depositato entro i termini la memoria esponendo i motivi del ricorso (punto 15 delle motivazioni), poiché ogni altra interpretazione sarebbe contraria al principio di uguaglianza (punto 3 delle motivazioni).

Attenzione, l’opponente non beneficia delle disposizioni dell’A122(1) CBE73 per il termine di presentazione del ricorso (cioè il primo termine di 2 mesi per depositare l’atto di ricorso, vedi punto 5 delle motivazioni). Se il titolare beneficia tuttavia di una riammissione nei suoi diritti per entrambi i termini sopra citati, la Grande Camera spiega questo « favoritismo » con il fatto che:

• il titolare non può rimanere nell’incertezza per un lungo periodo riguardo all’estensione dei suoi diritti;
• l’opponente può sempre intraprendere un’azione di nullità.

L’A122 CBE essendo sostanzialmente identica, questa decisione rimane a priori applicabile con la CBE 2000.

G1/88 – Silenzio dell’opponente

La decisione G1/88 è stata emessa il 27 gennaio 1989.

Supponiamo la seguente situazione: un opponente non ha, dopo aver ricevuto una notifica secondo R58(4) CBE73 (oggi R82(1) CBE), presentato osservazioni entro un termine di un mese sul testo in cui l’UEB intende mantenere il brevetto.

Ciò nonostante, significa che l’opponente è d’accordo con tale testo (« Qui tacet consentire videtur« ) e ciò rende irricevibile un eventuale ricorso dell’opponente?

La Grande Camera ritiene che sarebbe sproporzionato sanzionare l’opponente silenzioso e privarlo del suo diritto di ricorso (punto 7 delle motivazioni). Infatti, tra i molteplici argomenti, la Grande Camera sottolinea che tale sanzione non sarebbe semplicemente nello spirito della CBE:

• quando l’omissione di un atto comporta una perdita di diritto, la CBE lo prevede esplicitamente (punto 3.1 delle motivazioni);
• sarebbe allora necessario inviare una notifica di perdita di diritto (R69(1) CBE73 o ora R112(1) CBE), il che non è il caso nella fattispecie (punto 3.2 delle motivazioni).

G2/88

La decisione G2/88 è stata emessa l’11 dicembre 1989.

Come potete constatare, numerose questioni sono state poste alla Grande Camera.

Cambiamento di categorie di rivendicazioni

Nel caso di specie, il titolare dei diritti aveva cercato, in corso di opposizione, di modificare la categoria di una rivendicazione. Tale modifica è accettabile e non contraria all’A123(2) CBE73?

La Grande Camera afferma che il cambiamento di categoria (es. « composto » o « utilizzo del composto« ), che avvenga in esame o in opposizione (senza che sia necessario considerare un qualsivoglia diritto nazionale, vedi punto 3.3 delle motivazioni), non è a priori vietato, ma occorre analizzare, in concreto, se un’estensione di portata derivi da tale cambiamento (punto 4.1 delle motivazioni).

Ad esempio, una trasformazione di una rivendicazione di « composto » in una rivendicazione di « utilizzo di tale composto » al fine di ottenere un effetto dato non è contraria all’A123(2) CBE73 (punto 5.1 delle motivazioni). Attenzione, poiché se la rivendicazione d’uso mira all’ottenimento di un prodotto, questa sarebbe vietata, in quanto consentirebbe di proteggere tale prodotto in virtù delle disposizioni dell’A64 CBE73.

Seconda applicazione non terapeutica

Nel caso di specie, una rivendicazione riguardava l’utilizzo di un additivo perfettamente noto al fine di ridurre gli attriti in un motore. Tale effetto non era noto, poiché questo additivo era conosciuto solo per limitare la corrosione.

L’A54 CBE73 deve essere interpretato come autorizzante una rivendicazione d’uso quando l’unica caratteristica nuova risiede nello scopo assegnato a tale utilizzo?

La Grande Camera di ricorso ritiene che « l’utilizzo nuovo di un composto noto » miri, in realtà, all’ottenimento di un nuovo effetto tecnico sotteso al nuovo utilizzo (vedi punto 9 delle motivazioni). Di conseguenza, una nuova caratteristica tecnica implicita (cioè la funzione che consiste nella realizzazione dello scopo ricercato) è presente nella rivendicazione (punto 9.1 delle motivazioni).

In definitiva, « l’utilizzo nuovo di un composto noto » è quindi convalidato dalla Grande Camera (vedi punto 10.3 delle motivazioni).

G4/88 – Trasferimento di opposizione

La decisione G4/88 è stata emessa il 24 aprile 1989.

La questione posta alla Grande Camera era se un’opposizione potesse:

• essere trasmessa solo agli eredi dell’opponente deceduto;
• essere liberamente ceduta;
• essere ceduta con l’impresa o una parte dell’impresa interessata al settore dell’invenzione considerata.

Per la Grande Camera (punto 6 delle motivazioni), è chiaro che la trasmissione dell’opposizione avviene « naturalmente » in caso di cessione di una parte dell’impresa (intesa nel suo senso più ampio, in senso economico, punto 5 delle motivazioni), poiché l’opposizione costituisce un accessorio di tale parte dell’impresa se l’opposizione è stata avviata nell’interesse di questa parte (vedi dispositivo delle motivazioni).

G5/88 – Potere del Presidente dell’UEB di concludere accordi amministrativi

La decisione G5/88 è stata emessa il 16 novembre 1990.

Per la cronaca, l’Ufficio tedesco dei brevetti (Gitschiner Straße 97, 10969 Berlin) e l’Ufficio Europeo dei Brevetti (Gitschiner Strasse 103, 10969 Berlin) hanno sedi vicine a Berlino.

Così, molto frequentemente, alcuni distratti depositavano domande europee (o qualsiasi altro documento come documenti di opposizione) presso l’Ufficio tedesco e viceversa.

Il presidente dell’UEB aveva cercato di ovviare a questo problema concludendo il 29 giugno 1981 un accordo amministrativo con l’Ufficio tedesco. Tale accordo prevedeva, in particolare, che i documenti consegnati all’Ufficio tedesco sarebbero stati considerati ricevuti dall’UEB alla data di ricezione dell’Ufficio tedesco.

Nel caso specifico, un’opposizione era stata depositata presso l’Ufficio tedesco, ma ricevuta dall’UEB dopo il termine di 9 mesi. Comprendiamo bene che il titolare desideri vedere questa opposizione dichiarata irricevibile.

La questione posta alla Grande Camera di ricorso era quindi di sapere se il presidente dell’UEB avesse il potere di concludere un tale accordo che avesse un impatto sui diritti conferiti dalla CBE. È da notare che tale accordo non è stato approvato dal consiglio di amministrazione.

Secondo la Grande Camera, né il potere di rappresentanza del Presidente definito dall’A5(3) CBE73 (punto 2.2. delle motivazioni), né il suo obbligo di adottare « tutte le misure utili… al fine di assicurare il funzionamento dell’Ufficio europeo dei brevetti » dell’A10(2) CBE73 (punti 2.6 e 2.7 delle motivazioni) consentono di giustificare un tale accordo.

Tuttavia, secondo un principio di « tutela della buona fede e della fiducia legittima« , la Grande Camera decise che l’inefficacia dell’accordo non avrebbe avuto effetto retroattivo.

G6/88 – Seconda applicazione non terapeutica

La decisione G6/88 è stata emessa l’11 dicembre 1989.

Questa decisione riprende le stesse motivazioni della decisione G2/88 emessa lo stesso giorno.

G7/88 – Potere del Presidente dell’UEB di concludere accordi amministrativi

La decisione G7/88 è stata emessa il 16 novembre 1990.

Questa decisione riprende le stesse motivazioni della decisione G5/88 emessa lo stesso giorno.

G8/88 – Potere del Presidente dell’UEB di concludere accordi amministrativi

La decisione G8/88 è stata emessa il 16 novembre 1990.

Questa decisione riprende le stesse motivazioni della decisione G5/88 emessa lo stesso giorno.

G1/89 – Mancanza di unità a posteriori e domanda PCT

La decisione G1/89 è stata emessa il 2 maggio 1990.

In questa decisione, la Grande Camera ricorda che (vedi punto 3. delle motivazioni), anche nella fase di ricerca PCT, la divisione di ricerca che agisce in qualità di ISA deve valutare correttamente la novità e l’attività inventiva delle rivendicazioni al fine di apprezzare l’unità di invenzione conformemente all’A17.3.a PCT (anche se tale valutazione non costituisce un vero e proprio « esame » ai sensi della CBE o del PCT).

Di conseguenza, è del tutto possibile per l’ISA formulare obiezioni di mancanza di unità a posteriori (punto 5 delle motivazioni) e, in tal modo, l’UEB può richiedere al richiedente il pagamento di una tassa aggiuntiva di ricerca (punto 7 delle motivazioni).

G2/89 – Mancanza di unità a posteriori e domanda PCT

La decisione G2/89 è stata emessa il 2 maggio 1990.

Questa decisione riprende le stesse motivazioni della decisione G1/89 emessa lo stesso giorno.

G3/89 – Correzione di errori evidenti

La decisione G3/89 è stata emessa il 19 novembre 1992.

La R88 CBE73 (ora R139 CBE) prevede che gli errori riguardanti le rivendicazioni, la descrizione o i disegni siano correggibili se la rettifica si impone in modo evidente.

Secondo il parere della Grande Camera, l’A123(2) CBE73 è pienamente applicabile alla correzione: occorre quindi considerare alla data di deposito ciò che l’esperto del settore poteva oggettivamente dedurre dalla descrizione (punto 2 delle motivazioni).

L’esperto del settore deve quindi essere in grado, alla data del deposito (cioè al di fuori di qualsiasi pubblicazione successiva) e basandosi sulle conoscenze generali nel settore considerato:

• constatare oggettivamente e senza equivoci l’errore, e
• dedurre semplicemente la correzione da apportare.

Di conseguenza, tale correzione non ha effetto retroattivo: essa è una semplice constatazione (punto 4 delle motivazioni).

Qualsiasi mezzo di prova è ammesso (punto 8 delle motivazioni) purché tale mezzo (scritto, testimonianza, ecc.) dimostri le conoscenze generali dell’esperto del settore alla data del deposito e non successivamente (punto 7 delle motivazioni).

G1/90 – Revoca di brevetto per mancato pagamento della tassa di stampa

La decisione G1/90 è stata emessa il 5 marzo 1991.

Nel caso di specie, il titolare di un brevetto appena mantenuto in forma modificata (cioè dopo opposizione) non aveva pagato la tassa di stampa prescritta dall’A102(3) b) CBE73 entro il termine di tre mesi previsto dalla R58(5) CBE73.

La questione che si poneva era se la revoca del brevetto prevista dall’A102(4) CBE73 o A102(5) CBE73 dovesse essere oggetto di una decisione (impugnabile, A106 CBE73) o di una semplice constatazione prevista dalla R69 CBE73 (non direttamente impugnabile).

La Grande Camera osserva in via preliminare che, se la convenzione avesse voluto indicare che la sanzione per il mancato pagamento della tassa di stampa fosse la perdita di diritto d’ufficio, la formulazione dell’articolo sarebbe stata probabilmente « si considera revocato » (punto 4 delle motivazioni) o « si considera ritirato » (punto 6 delle motivazioni), come altrove nella convenzione.

Per la Grande Camera, la revoca di un brevetto per mancato pagamento della tassa di stampa (A102(4) CBE73) o per mancata produzione delle traduzioni delle rivendicazioni (A102(5) CBE73) deve assumere la forma di una decisione. Infatti:

• una decisione di revoca non sarebbe « priva di senso » (punto 13 delle motivazioni) contrariamente alle affermazioni della camera di ricorso), anche se la perdita di diritto non riguarda il diritto materiale dei brevetti (cioè novità, attività inventiva, ecc.). Il ricorso può essere utile, in particolare, per contestare questioni di fatto (es. data effettiva del pagamento).
• la presentazione di una richiesta di restitutio in integrum non è realmente fonte di insicurezza giuridica (punto 14 delle motivazioni), anche se la decisione non è ancora stata emessa. La decisione emessa su un ricorso successivo (che sarebbe proposto contro la decisione) sarà unita alla decisione riguardante la restitutio in integrum.
• non esiste un bisogno impellente di far decorrere la perdita dei diritti il prima possibile, neppure per la tutela dei terzi (punto 15 delle motivazioni).
• la decisione di revoca è giuridicamente più semplice (un solo passaggio, a differenza della notifica+decisione sulla richiesta, punto 17 delle motivazioni).

Le disposizioni della R82 CBE sono sostanzialmente identiche a quelle dell’A102(4) CBE73 e A102(5) CBE73. Pertanto, questa decisione rimane applicabile con la CBE 2000.

G2/90 – Competenza della camera di ricorso giuridica per decisioni emesse da una divisione di opposizione

La decisione G2/90 è stata emessa il 4 agosto 1991.

Nel caso di specie, un titolare di un brevetto aveva dimenticato di pagare le tasse di pubblicazione del suo brevetto dopo la pubblicazione. L’agente delle formalità gli aveva concesso due mesi supplementari e aveva successivamente revocato il brevetto. Per il titolare che aveva presentato ricorso, l’agente delle formalità non aveva alcun supporto legale per farlo.

Tale affermazione era chiaramente di natura puramente giuridica.

La questione giuridica che si poneva era quindi sapere se la camera di ricorso giuridica fosse competente per i ricorsi avverso decisioni affidate agli agenti delle formalità.

La competenza delle camere di ricorso è definita nell’A21 CBE73. Se la camera di ricorso giuridica può intervenire contro una decisione emessa da una divisione di esame (A21(3) c) CBE73, punto 3.2 delle motivazioni), non è affatto previsto che possa intervenire per le decisioni di una divisione di opposizione (A21(4) CBE73, punto 3.3 delle motivazioni).

Secondo il parere della Grande Camera, il testo è chiaro e non deve essere considerato una dimenticanza (punti 3.3 e 3.4 delle motivazioni): solo la camera di ricorso tecnica è competente per le decisioni emesse da una divisione di opposizione.

L’A21 CBE essendo identica, questa decisione sembra ancora applicarsi con la CBE 2000.

G1/91 – Unità dell’invenzione e mantenimento in forma modificata dopo opposizione

La decisione G1/91 è stata emessa il 9 dicembre 1991.

Se dopo un’opposizione, il brevetto viene modificato in modo tale che le rivendicazioni non presentino più un concetto inventivo comune (A82 CBE73), è possibile mantenerlo in forma modificata? Infatti, l’A102(3) CBE73 prevede che « il brevetto e l’invenzione che ne è oggetto soddisfino le condizioni della presente convenzione ». Queste condizioni includono l’unità dell’invenzione (punto 2.1 delle motivazioni)?

Secondo il parere della Grande Camera, la ragione dell’esigenza di « unità dell’invenzione » è di natura amministrativa (punto 4.1 delle motivazioni): l’utilità è per la classificazione dei brevetti secondo la nomenclatura internazionale, ma anche per evitare che il richiedente includa abusivamente più invenzioni in una stessa domanda ed eviti, di fatto, importanti tasse di ricerca e di deposito.

Inoltre, la Grande Camera osserva che la divisione, sebbene prevista inizialmente dai lavori preparatori della convenzione fino alla fine dell’opposizione, era stata limitata alle semplici domande di brevetto (punto 6.2 delle motivazioni), poiché era « inutile » a causa dell’assenza di opposizione possibile per motivo di non-unità dell’invenzione.

Di conseguenza, la non-unità non deve essere presa in considerazione per il mantenimento dei brevetti in forma modificata dopo opposizione.

Questa decisione rimane valida secondo la CBE 2000.

G2/91

La decisione G2/91 è stata emessa il 29 novembre 1991.

Rimborso delle tasse di ricorso in caso di esistenza di più ricorrenti

Nel caso di specie, alcune camere di ricorso conservavano la prima tassa di ricorso percepita e rimborsavano le tasse di ricorso successive, poiché « le altre parti in detta procedura sono di diritto parte della procedura di ricorso » come precisa l’A107 CBE73.

Altre camere conservavano tutte le tasse versate da ciascuno dei ricorrenti.

Chi aveva ragione?

Per la Grande Camera, ciascuno dei ricorrenti deve pagare… e ciò è giustificato dal paragrafo successivo.

Diritto proprio di proseguire un ricorso in caso di ritiro di un ricorso da parte di un ricorrente

Infatti, la Grande Camera sottolinea che un ricorrente che non ha pagato non ha diritto di proseguire da solo il ricorso se l’unico ricorrente che ha pagato si ritira.

Infatti, solo quest’ultimo può decidere del mantenimento del proprio ricorso (punto 6.1 delle motivazioni).

Pertanto, ogni rimborso della tassa di ricorso priverebbe i ricorrenti dei loro diritti.

Questa decisione rimane valida secondo la CBE 2000, poiché l’A107 CBE non è cambiata.

G3/91 – Restitutio in integrum

La decisione G3/91 è stata emessa il 7 settembre 1992.

Come certamente sapete a memoria, la CBE prevede:

• che, per le domande europee:
  • è necessario pagare la tassa di ricerca (A78(2) CBE73) entro un mese dal deposito della domanda e
  • è necessario pagare le tasse di designazione (A79(2) CBE73) entro sei mesi dalla menzione della pubblicazione del RRE;
  • è necessario presentare una richiesta di esame (A94(2) CBE73) entro sei mesi dalla menzione della pubblicazione del RRE;
• che, per le domande euro-PCT:
  • è necessario pagare la tassa di ricerca (A157(2) b) CBE73) entro 31 mesi dal deposito della priorità più antica (R107(1) e) CBE73);
  • è necessario pagare la tassa nazionale (che copre le tasse di designazione, A158(2) CBE73) entro 31 mesi dal deposito della priorità più antica (R107(1) d) CBE73);
  • è necessario presentare una richiesta di esame (A150(2) CBE73) entro 31 mesi dal deposito della priorità più antica (A39.1.b PCT).

Come potete vedere, esistono alcune similitudini…

Ma i primi tre termini sono esplicitamente esclusi dall’A122(5) CBE73 mentre gli ultimi tre termini non vi figurano… Si tratta di una dimenticanza? Bisogna considerare che anche questi siano esclusi dalla restitutio in integrum?

Secondo il parere della Grande Camera, è necessario considerare tutti questi termini allo stesso modo: pertanto, i termini per il pagamento della tassa di ricerca, della tassa nazionale e il termine per la presentazione della richiesta di esame non beneficiano della restitutio in integrum (per le domande europee, ma anche per le domande Euro-PCT).

Questa decisione non è più applicabile con la CBE 2000, poiché i diversi termini sopra menzionati beneficiano ora della restitutio in integrum.

G4/91 – Intervento

La decisione G4/91 è stata emessa il 3 novembre 1992.

Nel caso specifico, un terzo (nei confronti del quale era stata intrapresa un’azione per contraffazione) aveva presentato una dichiarazione di intervento conformemente all’A105(1) CBE73, mentre la divisione di opposizione aveva deciso di mantenere il brevetto in forma modificata alcune settimane prima…

L’intervento è valido sapendo che il termine per il ricorso era ancora in corso (cioè sapendo che la decisione non era passata in cosa giudicata)?

Secondo la Grande Camera, l’intervento non è possibile in questa ipotesi, salvo che una delle parti nella procedura di opposizione presenti ricorso: infatti, senza tale ricorso, la procedura di opposizione non è pendente.

Questa decisione è ancora applicabile con la CBE 2000 poiché la R89 CBE riprende le stesse disposizioni.

G5/91 – Decisioni impugnabili

La decisione G5/91 è stata emessa il 5 maggio 1992.

Nel caso specifico, il titolare di una domanda aveva sostenuto che uno dei membri della divisione di opposizione non fosse imparziale, ma il direttore aveva rifiutato di ricomporre la camera.

Indipendenza degli agenti degli organi di prima istanza dell’UEB

La Grande Camera osserva che (punto 2 delle motivazioni) l’A24(1) CBE73 prevede l’imparzialità per i membri delle camere di ricorso e della Grande Camera, ma non esplicitamente per gli agenti degli organi di prima istanza come:

• la divisione di esame,
• la divisione di opposizione,
• ecc.

Tuttavia (punto 3 delle motivazioni), tale obbligo è, in realtà, un principio generale e deve applicarsi a tutti.

Decisioni impugnabili

Il titolare può presentare un ricorso contro il rifiuto del direttore di ricomporre la camera per l’opposizione?

La Grande Camera indica (punto 5 delle motivazioni) che non esiste alcuna base legale per un tale ricorso.

Come precisa l’A106(3) CBE73, non è possibile presentare un ricorso contro una decisione che non pone fine a una procedura (come la presente decisione) salvo se detta decisione preveda un ricorso indipendente.

Naturalmente, questa questione potrà essere oggetto di un ricorso insieme alla decisione finale (punto 6 delle motivazioni).

Tale decisione rimane valida con la CBE 2000, dato che l’A106 CBE è rimasta invariata su questo punto.

G6/91 – Riduzione delle tasse

La decisione G6/91 è stata emessa il 6 marzo 1992.

L’A14(4) CBE73 e A14(4) CBE73 dispone che le persone domiciliate nel territorio di un paese membro possono depositare documenti nella propria lingua (diversa dal francese, inglese, tedesco) e beneficiare così di una riduzione delle tasse (R6(3) CBE73).

Consegna della traduzione in modo simultaneo

Nel caso specifico, una persona aveva presentato un ricorso contro una decisione fornendo contemporaneamente un atto redatto nella propria lingua e una traduzione.

In via preliminare, la Grande Camera ritiene che non vi sia alcuna controindicazione a depositare una traduzione dei documenti depositati contemporaneamente a tali documenti (punto 9 delle motivazioni). Tuttavia, è necessario prestare attenzione, poiché tali traduzioni non devono essere considerate come originali e, ad esempio: a titolo illustrativo, le traduzioni non possono essere trasmesse PRIMA degli originali, con il rischio di essere considerate proprio come questi ultimi (punto 12 delle motivazioni).

Pluralità di documenti e traduzione limitata solo ad alcuni documenti

Cosa succede se il titolare deposita più documenti per compiere un atto di procedura, solo alcuni dei quali nella propria lingua?

A priori, non vi è motivo di ritenere che tutti i documenti debbano essere prodotti nella lingua del depositante per beneficiare della riduzione (punto 15 delle motivazioni). Infatti, quando alcuni documenti possono essere presentati dopo il pagamento della tassa, come si fa a conoscere l’importo della tassa da pagare (non si parla di rimborso della tassa, ma proprio di riduzione, punto 16 delle motivazioni)?

Per la Grande Camera, è sufficiente depositare nella propria lingua il documento essenziale del primo atto di procedura per beneficiare della riduzione della tassa (punto 21):

• la richiesta di esame per la tassa di esame (punto 19 delle motivazioni),
• l’atto di ricorso per la tassa di ricorso (e non la memoria, punto 24 delle motivazioni),
• ecc.

Tale decisione è, a priori, ancora valida con la CBE 2000, poiché gli A14 CBE e R6 CBE sono cambiati poco su questo punto.

G7/91 – Ritiro del ricorso

La decisione G7/91 è stata emessa il 5 novembre 1992.

Essa rinvia testualmente alla decisione seguente, la decisione G8/91.

G8/91 – Ritiro del ricorso

La decisione G8/91 è stata emessa il 5 novembre 1992.

Nel caso specifico, un opponente aveva presentato un ricorso senza che il titolare lo facesse, poi lo aveva ritirato… la procedura di ricorso può continuare d’ufficio (un po’ come per l’opposizione R60(2) CBE73, punto 6 delle motivazioni) ?

Anche se la non-continuazione d’ufficio può lasciare « sopravvivere » decisioni di prima istanza viziate da errori, la Grande Camera di ricorso non ritiene utile consentire alle camere di ricorso di continuare d’ufficio un ricorso presentato.

Infatti :

• Esiste una procedura di opposizione aperta a tutti se un terzo ritiene che vi sia un errore in una decisione (punto 10.1 delle motivazioni)
• A priori, non esistono così tanti errori in prima istanza (punto 10.2 delle motivazioni) ;
• Sebbene l’ufficio si impegni a concedere titoli validi e non viziati, è necessario chiudere ad un certo punto la procedura per una buona gestione delle risorse dell’ufficio (punto 10.3 delle motivazioni) ;
• Restano aperte le procedure nazionali per annullare un brevetto (punto 11.1 delle motivazioni) ;

Questa decisione rimane valida con la CBE 2000, poiché i principi del ricorso restano identici.

G9/91 – Competenze per analizzare la validità delle rivendicazioni

La decisione G9/91 è stata emessa il 31 marzo 1993.

Misura dell’impugnazione

Le divisioni di opposizione o le camere di ricorso possono analizzare la validità di rivendicazioni non impugnate da un opponente o da un ricorrente ? Sono vincolate dalla dichiarazione dell’opponente della R55 c) CBE73 (ora R76(2) c) CBE) ?

Per la Grande Camera, l’obbligo del depositante di dichiarare in quale misura intende impugnare il brevetto (R55 c) CBE73) sarebbe privo di senso se tale misura potesse essere successivamente ampliata (punto 10 delle motivazioni).

Di conseguenza, la divisione di opposizione o la camera di ricorso non ha alcun diritto di analizzare rivendicazioni non impugnate (punto 11 delle motivazioni).

Tuttavia, è del tutto possibile analizzare rivendicazioni dipendenti non impugnate (punto 11 delle motivazioni) :

• se la rivendicazione indipendente « madre » è stata impugnata ;
• se la loro validità è, prima facie, dubbia.

Motivi dell’impugnazione

Il ragionamento è lo stesso per i motivi di impugnazione ? Le divisioni di opposizione o le camere di ricorso sono vincolate dalla dichiarazione dell’opponente ?

Per la Grande Camera, l’A114 CBE73 consente alla divisione di opposizione di esaminare d’ufficio alcuni motivi non sollevati, ma ciò deve rimanere eccezionale, in particolare se prima facie tali motivi si oppongono, in tutto o in parte, al mantenimento del brevetto (punto 16 delle motivazioni).

Per la procedura davanti alle camere di ricorso, occorre applicare il principio dell’A114 CBE73 in modo molto più restrittivo, poiché si tratta di una procedura giudiziaria non inquisitoria (punto 18 delle motivazioni).

Pertanto, un argomento non presentato nella fase di opposizione dall’opponente non può essere presentato nella fase di ricorso (salvo, naturalmente, se accettato dal titolare, punto 18 delle motivazioni).

G10/91 – Competenze per analizzare la validità delle rivendicazioni

La decisione G10/91 è stata emessa il 31 marzo 1993.

Questa decisione riprende le motivazioni della decisione G9/91.

G11/91 – Correzione di errori evidenti

La decisione G11/91 è stata emessa il 19 novembre 1992.

Questa decisione ha ripreso il contenuto delle motivazioni G3/89 emesse lo stesso giorno.

G12/91 – Decisione definitiva

La decisione G12/92 è stata emessa il 17 dicembre 1993.

Nel caso di specie, i fatti si sono susseguiti cronologicamente come segue:

• era stata presentata un’opposizione contro un brevetto;
• la camera di opposizione decide di respingere l’opposizione e i tre membri della camera firmano il modulo previsto a tale scopo;
• il titolare propone di combinare le rivendicazioni 1 e 2;
• il modulo viene consegnato dalla camera di opposizione al servizio interno di posta senza tener conto di quest’ultima proposta.
• il modulo viene consegnato alla posta dal servizio interno di posta.
  

  

La questione che si pone è quindi sapere in quale momento il processo interno di presa di decisione sia terminato.

La Grande Camera ricorda che, per una procedura orale (punto 2 delle motivazioni), il processo interno di presa di decisione avviene al momento della sua pronuncia, cioè alla fine della procedura orale. Infatti, l’organo che l’ha emessa non può più modificarla (salvo in caso di ricorso pregiudiziale).

Secondo la Grande Camera e per una procedura scritta, la fine del processo interno non può essere:

• la data di consegna delle motivazioni alla posta da parte del servizio interno di posta (punto 6.2 delle motivazioni), poiché non riflette la data della presa delle motivazioni;
• la data della firma da parte dei tre membri (punto 7.1 delle motivazioni), poiché possono ancora tornare sulla loro decisione se un elemento importante viene portato alla loro conoscenza;
• la data di consegna della copia in bella copia dalla divisione alla sezione formalità ai fini della notifica (punto 8 delle motivazioni), poiché non può essere determinata dal fascicolo.

Pertanto, non resta che « la data della consegna al servizio di posta interna dell’UEB, da parte della sezione formalità della divisione » (punto 9 delle motivazioni). Questa data può, secondo la Grande Camera, essere facilmente conosciuta dal fascicolo, poiché, secondo il Presidente dell’UEB, è sempre antecedente di tre giorni alla data timbrata.

G1/92 – Accessibilità al pubblico di una composizione o di una struttura di un prodotto divulgato

La decisione G1/92 è stata emessa il 18 dicembre 1992.

La questione che si poneva nel caso di specie era sapere se la composizione di un prodotto fosse accessibile al pubblico per il semplice fatto che tale prodotto fosse accessibile al pubblico (essendo necessarie analisi per scoprirne la composizione)?

Per la Grande Camera, se l’esperto del ramo riesce a scoprire la composizione o la struttura interna del prodotto e a riprodurla senza difficoltà eccessiva, allora il prodotto e la sua composizione o struttura interna sono compresi nello stato della tecnica (vedi punto 1.4 delle motivazioni).

La CBE non prevede in alcun modo che l’esperto del ramo sia incentivato ad analizzare la composizione o la struttura interna di un prodotto, e non è quindi possibile aggiungere questa condizione (punto 2 delle motivazioni), tanto più che tale condizione sarebbe soggettiva (punto 2.1 delle motivazioni).

Pertanto, ogni divulgazione di un prodotto divulga anche la sua composizione o struttura (a condizione che tale scoperta da parte dell’esperto del ramo non presenti difficoltà eccessive).

Questa decisione non ha motivo di essere stata messa in discussione dalla CBE 2000.

G2/92 – Mancato pagamento di nuove tasse di ricerca e rivendicazioni non ricercate

La decisione G2/92 è stata emessa il 6 luglio 1993.

Immaginiamo la seguente situazione:

• una domanda contiene due invenzioni presenti nelle rivendicazioni;
• viene sollevata un’obiezione di mancanza di unità nella fase di ricerca (A82 CBE73) e la divisione della ricerca richiede il pagamento di una tassa di ricerca supplementare (R46(1) CBE73);
• il richiedente non paga questa tassa di ricerca;

In questa ipotesi, il richiedente può chiedere un esame sulla seconda invenzione (che non è stata oggetto di ricerca)?

La Grande Camera ritiene che (punto 2 delle motivazioni), se nonostante l’invito della divisione della ricerca, il richiedente decide di non pagare una nuova tassa di ricerca, non gli sarà possibile in seguito fare di tale invenzione l’oggetto delle rivendicazioni della sua domanda.

Sarà possibile solo una domanda divisionale.

G3/92 – Richiedente non legittimato

La decisione G3/92 è stata emessa il 13 giugno 1994.

L’A61(1) b) CBE73 prevede in particolare che, in caso di invenzione « sottratta » da un richiedente non legittimato (es. deposito da parte di un dipendente quando l’invenzione spettava al datore di lavoro), la persona cui è stata sottratta l’invenzione può depositare una nuova domanda.

La questione che si poneva era sapere se l’A61(1) b) CBE73 si applicasse anche se la domanda del richiedente non legittimato non era più pendente (es. mancata presentazione della richiesta di esame, omissione di una tassa, ecc.). Infatti, la sicurezza dei terzi non sarebbe rispettata in questa ipotesi, pensando legittimamente che l’invenzione oggetto dei brevetti sia libera.

Per la Grande Camera, se la procedura dell’A61 CBE73 non fosse più applicabile quando la prima domanda non è più pendente, ciò equivarrebbe ad accettare che un tribunale riconosca il diritto al brevetto a una persona, ma che l’UEB rifiuti tale diritto per motivi di procedure interne (punto 5 delle motivazioni).

Pertanto, non vi è motivo di rifiutare, a una persona cui è stato riconosciuto un diritto su un’invenzione da un’istanza nazionale, il deposito di una domanda secondo l’A61(1) b) CBE73 (punto 5.2 delle motivazioni).

G4/92 – Fondamento delle decisioni e nuovi argomenti durante le procedure orali

La decisione G4/92 è stata emessa il 29 ottobre 1993.

Durante una procedura inter partes, se una parte che non si presenta alla procedura orale, rinuncia al suo diritto di essere ascoltata? È possibile allora citare nuovi documenti o nuovi argomenti a sfavore della sua domanda o del suo brevetto?

In realtà, questa questione è molto più ampia, poiché (punto 3 delle motivazioni) riguarda il principio del contraddittorio durante la redazione delle motivazioni. Infatti, l’A113(1) CBE73 dispone che « le decisioni […] non possono essere fondate che su motivi sui quali le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi« .

Pertanto, al fine di rispettare il contraddittorio, una decisione non può basarsi su:

• fatti invocati per la prima volta nel corso di tale procedura orale;
• mezzi di prova nuovi (che non sono stati nemmeno annunciati, punto 9 delle motivazioni).

Tuttavia, una decisione può basarsi su:

• mezzi di prova annunciati precedentemente alla procedura orale (e che confermano le allegazioni di una parte), ma prodotti solo durante tale procedura orale;
• nuovi argomenti (punto 10 delle motivazioni) nella misura in cui non modificano i motivi su cui si fonda la decisione (poiché si tratta solo di un nuovo ragionamento invocato a sostegno dei mezzi di diritto e di fatto già presentati).

Non vi è motivo per cui la CBE 2000 abbia modificato questa decisione.

G5/92 – Restitutio in integrum

La decisione G5/92 è stata emessa il 27 settembre 1993.

In questa decisione, le questioni poste sono sostanzialmente le stesse di quelle poste per G3/91, quindi non verranno dettagliate le motivazioni della decisione (sono pertanto identiche :)).

G6/92 – Restitutio in integrum

La decisione G6/92 è stata emessa il 27 settembre 1993.

In questa decisione, le questioni poste sono sostanzialmente le stesse di quelle poste per G3/91, quindi non verranno dettagliate le motivazioni della decisione (sono pertanto identiche :)).

G9/92 – Parte non richiedente e reformatio in pejus

La decisione G9/92 è stata emessa il 14 luglio 1994.

Nell’ipotesi in cui una persona presenti un ricorso, un’altra parte della procedura (un opponente non richiedente, il titolare non richiedente, la camera di ricorso, ecc.) può chiedere di modificare, a svantaggio del richiedente, la decisione impugnata?

Secondo la Grande Camera, la camera di ricorso deve basare la propria decisione ultra petita (ossia senza andare oltre quanto richiesto dal ricorso).

Pertanto, se il titolare è l’unico richiedente, l’opponente o la camera di ricorso non potranno chiedere il rigetto di un insieme di rivendicazioni concesso dalla divisione di opposizione (punto 14 delle motivazioni).

Se l’opponente è l’unico richiedente, il titolare del brevetto non può estendere la portata delle proprie rivendicazioni in via incidentale (punto 16 delle motivazioni).

G10/92 – Domanda divisionale e domanda madre in procinto di essere concessa

La decisione G10/92 è stata emessa il 28 aprile 1994.

In questa decisione si poneva la questione del termine ultimo per depositare una domanda divisionale. In altri termini, fino a quando una domanda madre è pendente quando quest’ultima è in procinto di essere concessa?

Occorre sapere che la R25(1) CBE73 ha subito numerose modifiche durante la vigenza della CBE73. Nel caso specifico, la R25(1) recitava come segue al momento di questa decisione:

(1) Il richiedente può depositare una domanda divisionale relativa a una domanda di brevetto europeo iniziale ancora pendente fino al momento in cui egli dà, conformemente alla regola 51, paragrafo 4, il proprio assenso al testo nel quale si prevede di concedere il brevetto europeo.

Per la Grande Camera, non esiste quindi alcuna difficoltà di interpretazione e se il richiedente ha dato il proprio assenso al testo della domanda madre, non è più possibile dividere.

Questa decisione non è più attuale poiché la formulazione della R25(1) CBE73 (poi della R36(1) a) CBE, oggi soppressa) è stata completamente modificata.

G1/93 – Caratteristica restrittiva, la tenaglia « 123(2)-123(3) »

La decisione G1/93 è stata emessa il 2 febbraio 1994.

Immaginiamo che durante l’esame, il titolare aggiunga una caratteristica limitativa a una rivendicazione. Questa caratteristica non è, in realtà, supportata dalla descrizione.

Il titolare può eliminare semplicemente questa caratteristica in opposizione?

La Grande Camera sottolinea che gli A123(2) CBE73 e A123(3) CBE73 non sono disposizioni interdipendenti (punto 13 delle motivazioni), principio che vorrebbe allora dire che l’una o l’altra disposizione dovrebbe applicarsi in funzione del caso di specie. Queste disposizioni sono ben indipendenti e devono entrambe applicarsi in caso di modifica(e) di un brevetto.

Pertanto, se, a causa della presenza nelle rivendicazioni di una caratteristica che viola le disposizioni dell’A123(2) CBE73, si prevede una modifica, tale modifica deve rispettare l’A123(3) CBE73:

• la modifica è respinta se estende la portata delle rivendicazioni;
• la modifica può essere accettata se consiste nella sostituzione della caratteristica con una caratteristica « più restrittiva » e supportata.

Questa decisione rimane attuale con la CBE2000, gli A123(2) CBE e A123(3) CBE essendo identici.

G2/93 – Deposito di materiale biologico e numero di deposito

La decisione G2/93 è stata emessa il 21 dicembre 1994.

In alcune domande, può essere fatto riferimento a determinato materiale biologico non accessibile al pubblico (R28(1) CBE73 o R31(1) CBE) purché venga comunicata un’indicazione dell’autorità di deposito e il numero d’ordine del materiale biologico depositato entro un termine di 16 mesi dalla priorità più antica.

La questione che si poneva era se le disposizioni dell’A91 CBE73 (ossia termine supplementare per correggere un’irregolarità, in particolare per la produzione dei documenti di priorità R38(3) CBE73) potessero applicarsi anche se tale articolo non menzionava esplicitamente questo caso.

Per la Grande Camera, esiste una differenza fondamentale tra l’obbligo di fornire il « numero d’ordine » (condizione di sostanza per la sufficienza della descrizione) e l’obbligo di fornire i documenti di priorità (condizione di forma). Pertanto, non è possibile alcuna analogia.

In conclusione, il termine stabilito dalla R28(2) a) CBE73 non è prorogabile.

G3/93 – Opponibilità e validità della priorità

La decisione G3/93 è stata emessa il 16 agosto 1994.

La questione che si poneva era se un documento pubblicato durante il periodo di priorità costituisse uno stato della tecnica opponibile, ai sensi dell’A54(2) CBE73, a una domanda di brevetto europeo quando la rivendicazione di priorità (la domanda comprende elementi che non sono stati divulgati nel documento di priorità).

Ricordiamo che l’A87(1) CBE73 definisce il diritto di priorità. Questo è concesso, conformemente alla Convenzione di Parigi, per la stessa invenzione presente nel documento di priorità.

L’A89 CBE73 dispone che, quando una domanda rivendica validamente una priorità, la data di priorità è considerata come quella del deposito della domanda di brevetto europeo ai fini dell’applicazione dell’A54(2) CBE73, A54(3) CBE73 (stato della tecnica opponibile), e A60(2) CBE73 (il diritto al brevetto appartiene al primo depositante).

Pertanto, se una priorità non è valida, ogni divulgazione intermedia diventa opponibile (punto 9 delle motivazioni).

G4/93 – Parte non ricorrente e reformatio in pejus

La decisione G4/93 (disponibile solo in inglese) è stata emessa il 14 luglio 1994.

Questa decisione è la « versione » inglese delle motivazioni G9/92.

G5/93 – Restitutio in integrum

La decisione G5/93 è stata emessa il 18 gennaio 1994.

Come sapete, la decisione G3/91 ha sottolineato che i seguenti termini non beneficiano della restitutio in integrum (domanda Euro-PCT):

• pagamento della tassa di ricerca (A157(2) b) CBE73) entro 31 mesi dal deposito della priorità più antica (R107(1) e) CBE73);
• pagamento della tassa nazionale (che copre le tasse di designazione, A158(2) CBE73) entro 31 mesi dal deposito della priorità più antica (R107(1) d) CBE73);
• presentazione della richiesta di esame (A150(2) CBE73) entro 31 mesi dal deposito della priorità più antica (A39.1.b PCT).

La Grande Camera conferma la propria analisi, ma rileva che l’UEB aveva pubblicato un’informazione contraria nel « Comunicato ai depositanti PCT » (GU UEB 1991, 333). In tale comunicato, indicava che « in caso di perdita di un diritto [a causa del mancato pagamento della tassa nazionale di base, delle tasse di designazione, della tassa di ricerca e delle tasse di rivendicazione], il richiedente può, in applicazione dell’articolo 122 CBE, essere reintegrato in tale diritto » (punto 2.1 delle motivazioni).

Pertanto, sarebbe iniquo che l’A122 non potesse essere utilizzato in tali casi almeno fino alla data in cui la decisione G3/91 è stata resa accessibile al pubblico (punto 2.3 delle motivazioni).

Di conseguenza, la Grande Camera afferma che la restitutio in integrum non è effettivamente possibile per i termini sopra menzionati, salvo che la richiesta di restitutio sia stata presentata prima che la decisione G3/91 fosse resa accessibile al pubblico.

G7/93 – Modifiche tardive, dopo l’accordo sul testo di concessione

La decisione G7/93 è stata emessa il 13 maggio 1994.

Se un richiedente dà il proprio assenso ai sensi della R51(4) CBE73 (ora R71(3) CBE), può, prima della decisione finale di concessione, chiedere una modifica delle rivendicazioni e revocare il proprio assenso sul testo precedentemente approvato?

Per la Grande Camera, l’A113(1) CBE73 non conferisce alcun diritto particolare al richiedente riguardo al proprio assenso (nessun diritto di modifica in particolare), ma vieta piuttosto all’UEB di prendere una decisione su un testo della domanda diverso da « il testo proposto o accettato dal richiedente o dal titolare del brevetto » (punto 2.1 delle motivazioni).

Nel caso di specie, la Grande Camera sottolinea che la R86(3) CBE73 (ora R137(3) CBE) conferisce un potere discrezionale all’UEB per accettare le modifiche proposte dal titolare durante l’esame (punto 2.3 delle motivazioni). Tuttavia, tale potere discrezionale deve essere esercitato in modo costruttivo. È necessario quindi tenere conto sia (punto 2.5 delle motivazioni):

• dell’interesse del richiedente ad ottenere un brevetto giuridicamente valido in tutti gli Stati designati, e
• dell’interesse dell’UEB a concludere la procedura di esame decidendo la concessione del brevetto.

Pertanto, è possibile per l’UEB non tenere conto della « revoca » dell’assenso del richiedente se l’UEB ha invitato il richiedente a pagare le tasse di concessione e di stampa e a depositare la traduzione delle rivendicazioni, e non prendere in considerazione le modifiche proposte. Tuttavia, può anche tenerne conto, se le ritiene pertinenti.

Questa decisione è stata probabilmente messa in discussione dalla nuova formulazione della R71(3) CBE: infatti, le modalità dell’assenso del richiedente sul testo sono cambiate. Tuttavia, la revoca di tale assenso sembra rimanere invariata: l’UEB conserverebbe una totale discrezionalità nel prendere in considerazione nuove rivendicazioni una volta dato l’assenso.

G8/93 – Ritiro del ricorso da parte del ricorrente e chiusura della procedura di ricorso

La decisione G8/93 è stata emessa il 13 giugno 1994.

Cosa accade se un opponente, unico ricorrente, ritira il proprio ricorso? La procedura di opposizione viene chiusa d’ufficio o la divisione di opposizione può proseguire tale opposizione in virtù dell’A114(1) CBE73, in particolare se ritiene che seri motivi giustifichino la revoca o la limitazione del brevetto?

La Grande Camera sottolinea innanzitutto che non è possibile « ritirare la propria opposizione » nella fase di ricorso: è possibile solo il ritiro del ricorso (la questione posta dalla camera di ricorso confondeva tali concetti, punto 2 delle motivazioni).

Infine, la Grande Camera conferma la sua decisione G8/91 e afferma che non è consentito alle camere di ricorso proseguire d’ufficio un ricorso se viene effettuato un ritiro del ricorso da parte dell’unico ricorrente, indipendentemente dall’opinione del titolare del brevetto.

G9/93 – Opposizione da parte del titolare

La decisione G9/93 è stata emessa il 6 luglio 1994.

Come nella decisione G1/84, si poneva la questione della legittimità dell’opposizione del titolare contro il proprio brevetto. Tale questione si poneva poiché la Grande Camera aveva ritenuto nella decisione G9/91 che la sua analisi sul fondamento della procedura di opposizione fosse errata nella decisione G1/84 (vedi punto 2 delle motivazioni):

ci si può interrogare sulla correttezza dell’affermazione, almeno come generalizzazione, fatta dalla Grande Camera di ricorso nel caso G1/84 (GU UEB 1985, 299, punto 4 della motivazione: « … sarebbe errato considerare (le procedure di opposizione previste dalla CBE) come procedure essenzialmente contenziose che oppongono parti in conflitto […] ». […]

In ogni caso, la Grande Camera di ricorso, nella sua attuale composizione, ritiene che la procedura di opposizione dopo la concessione prevista dalla CBE debba in linea di principio essere considerata una procedura contenziosa tra parti che difendono normalmente interessi opposti, alle quali deve essere garantito un trattamento equo.

Pertanto, i fondamenti delle motivazioni G1/84, che consentivano un’opposizione contro se stessi, rimanevano applicabili?

La risposta è no! (punto 5 delle motivazioni)

Per la Grande Camera, occorre interpretare il « qualsiasi persona » dell’A99(1) CBE73 alla luce della finalità della procedura (punto 3 delle motivazioni). In particolare, l’argomento dello sforzo che deve compiere l’UEB per « concedere e mantenere solo brevetti validi » non sembra sufficiente (punto 4.2 delle motivazioni).

L’assenza di limitazione (all’epoca), se costituisce un problema, deve essere risolta piuttosto dal legislatore e non tramite artifici giuridici di interpretazione (punto 4.1 delle motivazioni).

G10/93 – Portata dell’esame e procedura di ricorso ex-parte contro una decisione di rigetto di una domanda

La decisione G10/93 è stata emessa il 30 novembre 1994.

In caso di ricorso avverso una decisione di rigetto in esame, la camera di ricorso effettua una nuova analisi completa della brevettabilità o si limita ai motivi di rigetto dell’istanza di primo grado (cioè senza riesaminare le condizioni di validità che la divisione di esame ha ritenuto soddisfatte)?

La Grande Camera osserva innanzitutto che, per una procedura inter-partes, la considerazione limitata di nuovi mezzi era giustificata dalla natura contenziosa della procedura (punto 2 delle motivazioni) e dal carattere giudiziario di tale ricorso.

Al contrario, la procedura ex-parte è una procedura amministrativa e quindi più inquisitoria (punto 3 delle motivazioni). Pertanto, le camere di ricorso possono prendere in considerazione nuovi motivi, nuove prove o nuovi fatti.

Tuttavia, non è necessario effettuare un esame completo (punto 4 delle motivazioni), poiché ciò rientra nella competenza delle divisioni di esame. Se la camera di ricorso ritiene che una condizione di brevettabilità non sia soddisfatta, può:

• introdurla nella procedura di ricorso;
• chiedere alla divisione di esame di esaminare la questione.

Tale principio non viola il non reformatio in pejus (punto 6 delle motivazioni), poiché nessuna decisione può essere peggiore del rigetto della domanda.

G1/94 – Intervento in una procedura di ricorso

La decisione G1/94 è stata emessa l’11 maggio 1994.

L’A105 CBE73 dispone che un presunto contraffattore può intervenire in un’opposizione. Ma può farlo durante una procedura di ricorso su opposizione (che ha una natura giuridica diversa dalla procedura di opposizione: giudiziaria e non amministrativa G8/91!)? L’interveniente può sollevare qualsiasi motivo di opposizione o è vincolato a quelli già presentati?

In una precedente decisione (G4/91), la Grande Camera di ricorso aveva semplicemente indicato che, se nessuna delle parti nella procedura di opposizione presentava ricorso, qualsiasi intervento rimaneva senza effetto (punto 1 delle motivazioni).

Facendo riferimento ai lavori preparatori della CBE (punto 8 delle motivazioni), la Grande Camera sottolinea che le discussioni tra gli Stati contraenti intendevano includere il ricorso nell’ambito dell’A105 CBE73 e avevano persino adottato la R57(4) per mitigare alcuni effetti negativi tramite la R57(4) CBE73.

La Grande Camera conferma pertanto che l’espressione « procedura di opposizione » dell’A105(1) CBE73 deve essere intesa come comprendente anche la procedura di ricorso su opposizione (punto 10 delle motivazioni).

Inoltre, la Grande Camera sottolinea che l’interveniente in tale procedura di ricorso può presentare tutti i motivi, argomenti o prove che desidera, anche se questi non sono stati precedentemente invocati (punto 13 delle motivazioni): in questo caso, un rinvio in prima istanza può essere possibile. Infatti, vietare all’interveniente di ricorrere a tali mezzi di difesa (sapendo che è accusato di contraffazione) sarebbe contrario alla finalità dell’intervento.

G2/94 – Intervento orale dinanzi alla camera di ricorso e procedura ex-parte

La decisione G2/94 è stata emessa il 19 febbraio 1996.

Nel caso specifico, un rappresentante abilitato aveva chiesto a una camera di ricorso l’autorizzazione affinché un ex membro della camera (in questo caso un ex presidente che aveva cessato le sue funzioni due anni prima) potesse intervenire.

Quali sono le regole che disciplinano l’intervento orale di un non rappresentante? In particolare, se questi è un ex presidente?

In primo luogo, la Grande Camera rinvia alla decisione G4/95 (emessa in precedenza) per quanto riguarda l’intervento orale di un assistente (punto 1 delle motivazioni). Sebbene la decisione G4/95 si applichi a una procedura di opposizione, i principi restano gli stessi per una procedura ex-parte: la camera dispone di un potere discrezionale completo per autorizzarlo, se lo ritiene opportuno.

Tuttavia, per autorizzare l’intervento di un terzo, è necessario avvisare la camera con sufficiente anticipo, indicando il nome, la qualifica e l’argomento trattato dall’interveniente (punto 2 delle motivazioni).

Se l’intervento è autorizzato, l’assistente effettua la sua esposizione orale sotto la responsabilità e il controllo permanente del rappresentante abilitato (punto 3 delle motivazioni).

Per quanto riguarda l’intervento orale di un ex membro della camera, non esiste alcuna regola che lo vieti formalmente: è quindi necessario prestare attenzione per evitare, almeno, una « apparenza di favoritismo » (punto 4 delle motivazioni) nelle semplici esposizioni orali. Pertanto, le camere di ricorso dispongono (in mancanza di altre regole) di un potere discrezionale per determinare da quando un ex membro può intervenire dinanzi alla camera (punto 7): a priori 3 anni dovrebbero essere un buon compromesso (punto 8).

G1/95 – Numero di motivi di opposizione di A100 a) CBE73

La decisione G1/95 è stata emessa il 19 luglio 1996.

In questo caso, la camera di ricorso aveva respinto una domanda ritenendo che l’oggetto rivendicato mancasse di applicazione industriale e non costituisse un’invenzione (A52(1) CBE73 e A52(2) CBE73). Tuttavia, l’opposizione presentata menzionava solo la novità (A54 CBE73) e l’attività inventiva (A56 CBE73).

In realtà, tutti gli articoli precedenti sono menzionati sotto un unico punto dell’A100 CBE73 (elencando i motivi di opposizione possibili):

a) l’oggetto del brevetto europeo non è brevettabile ai sensi degli articoli 52 a 57;

La domanda che si pone quindi: l’A100 a) CBE73 costituisce un unico motivo o più motivi (punto 2 delle motivazioni)?

Per la Grande Camera, il punto a) dell’A100 CBE73 può contenere un solo motivo, poiché i « fondamenti giuridici » della novità, dell’attività inventiva, ecc. sono diversi (punto 4 delle motivazioni).

Di conseguenza, la camera di ricorso non può introdurre un nuovo motivo (come indicato nella decisione G9/91) non sollevato dall’opponente, anche se tale motivo fosse l’applicazione industriale e l’opponente avesse invocato la novità o l’attività inventiva.

G2/95 – Sostituzione dell’intera domanda per errore

La decisione G2/95 è stata emessa il 14 maggio 1996.

Immaginiamo che un depositante presenti una prima domanda in Francia, poi depositi una seconda domanda EP rivendicando la priorità della domanda francese. Il deposito di questa seconda domanda è completamente errato e la descrizione depositata non corrisponde affatto all’invenzione della prima domanda (non ridete… succede).

È possibile, nell’ambito di una correzione di errore ai sensi della R88 CBE73, sostituire l’intera documentazione di una domanda con altri documenti (cioè quelli che il richiedente avrebbe voluto realmente depositare)?

La Grande Camera ricorda che le disposizioni dell’A123(2) CBE73 prevalgono sulle disposizioni della R88 CBE73 (punto 2 delle motivazioni). Pertanto, a causa del divieto di estendere l’oggetto di una domanda, è possibile ricorrere solo a documenti diversi dalla descrizione, dalle rivendicazioni e dai disegni o a documenti che confermano le conoscenze generali dell’esperto del ramo alla data del deposito fissata dall’A80 CBE73 (G3/89): non è quindi consentito, per una rettifica, fare riferimento ad altri documenti, anche se prodotti al momento del deposito della domanda di brevetto europeo, in particolare documenti di priorità, il riassunto, ecc. (G3/89).

Quindi no! non è possibile…

G3/95 – Ricorso irricevibile

La decisione G3/95 è stata emessa il 27 novembre 1995.

Non è molto interessante, poiché la questione sollevata dal presidente è stata ritenuta irricevibile, non essendovi contraddizione tra le decisioni citate.

G4/95 – Presa di parola in procedura orale da parte di una persona diversa dal rappresentante

La decisione G4/95 è stata emessa il 19 febbraio 1996.

La questione che si poneva era se un terzo (diverso dal rappresentante) potesse prendere la parola durante una procedura orale di opposizione.

La Grande Camera non vi trova nulla da eccepire, ma inquadra questa pratica, indipendentemente dalla persona che prende la parola: l’organo competente deve dare il proprio consenso, consenso concesso in via discrezionale.

Le condizioni principali di tale consenso sono:

• deve essere richiesta un’autorizzazione e questa deve contenere il nome e la qualifica della persona che desidera prendere la parola e precisare l’oggetto dell’esposizione orale;
• tale autorizzazione deve pervenire all’UEB con sufficiente anticipo rispetto alla procedura orale: le parti avverse devono poter preparare la loro risposta a tale esposizione. In caso contrario, l’autorizzazione deve essere rifiutata (salvo se vi è il consenso delle parti avverse) (punto 10 delle motivazioni);
• la presa di parola avviene sotto la responsabilità e il controllo permanente del rappresentante abilitato (punto 8 delle motivazioni).

Se questa decisione si applica soprattutto in opposizione o in ricorso su opposizione (procedura inter partes), non vi è motivo per cui non debba applicarsi anche in ex parte, come sottolineato dalla decisione G2/94 (emessa successivamente).

G6/95 – Applicazione della R71 bis alle camere di ricorso

La decisione G6/95 è stata emessa il 24 luglio 1996.

Nel caso di specie, il consiglio di amministrazione dell’UEB aveva aggiunto una regola R71bis CBE73 in virtù dei poteri conferiti dall’A33(1) b) CBE73. La R71bis(1) CBE73 prevede in particolare una notifica, inviata contestualmente alla citazione a procedura orale, che dettaglia le questioni da esaminare.

Tuttavia, una camera di ricorso si stupisce di questo nuovo articolo (non tanto nel merito, quanto nella forma): il consiglio di amministrazione modifica effettivamente il regolamento in base all’A33(1) b) CBE73 (potere generale), ma sembra opporsi alle regole di procedura delle camere di ricorso (o RPCR, che esso stesso ha adottato secondo l’A23(4) CBE73, potere speciale), la R11(2) del RPCR non prevedendo in modo obbligatorio tale notifica (solo la possibilità).

Insomma, la camera di ricorso è un po’ confusa… Cosa bisogna applicare?

La camera di ricorso sottolinea che il RPCR non deve « sempre conformarsi alla versione in vigore del regolamento di esecuzione » (punto 2 delle motivazioni). Infatti, il Consiglio di amministrazione non può modificare il regolamento di esecuzione (cioè l’introduzione della R71bis(1) CBE73) in modo tale che l’effetto di una regola modificata sia in contraddizione con la CBE stessa (cioè la convalida del RPCR, gli articoli essendo superiori alle regole, A164(2) CBE73, punto 4 delle motivazioni).

Pertanto, la R71bis(1) CBE73 non può applicarsi alle camere di ricorso, altrimenti ci troveremmo in piena contraddizione come sopra menzionato (punto 5 delle motivazioni).

G7/95 – Attacco alla novità in opposizione laddove il motivo sollevato è l’attività inventiva

La decisione G7/95 è stata emessa il 19 luglio 1996.

In realtà, questa decisione è stata emessa lo stesso giorno della decisione G1/95 (sul numero di motivi dell’A100 a) CBE73) e condivide sostanzialmente le stesse motivazioni.

In questo caso, la Grande Camera afferma che, sebbene l’attività inventiva e la novità siano due motivi distinti, è possibile attaccare la novità dell’invenzione senza averlo sollevato esplicitamente (avendo sollevato solo l’attività inventiva) purché tale novità sia analizzata rispetto al documento dello stato della tecnica più vicino.

G8/95 – Rettifica di una decisione di concessione e competenza delle camere di ricorso giuridiche / tecniche

La decisione G8/95 è stata emessa il 16 aprile 1996.

Se una « richiesta di modifica delle motivazioni del rilascio » (R89 CBE73) è presentata dal titolare e la camera di esame ha rifiutato di accoglierla.

La questione che si poneva era sapere quale camera di ricorso fosse competente (tecnica o giuridica). Ciò dipende dall’oggetto del ricorso?

La Grande Camera ricorda che la competenza delle camere di ricorso contro le decisioni della divisione di esame è definita dall’A21(3) CBE73 (punto 2 delle motivazioni). La lettera a) indica che la camera tecnica è competente quando la decisione impugnata è « relativa […] al rilascio di un brevetto europeo« .

La questione è quindi sapere se la decisione emessa su una richiesta di rettifica delle motivazioni del rilascio « è relativa a » la decisione di concessione.

La Grande Camera osserva (punto 3 delle motivazioni) che i ricorsi contro le decisioni di concessione mirano a ottenere ciò che è stato rifiutato (A113(2) CBE73), e mirano quindi a correggere un errore di merito: è d’altronde per questo che si può presentare un ricorso (A107 CBE73). La « richiesta di modifica delle motivazioni del rilascio » (R89 CBE73) mira anch’essa a modificare una decisione, ma ciò riguarda un errore di forma (punto 3.2 delle motivazioni).

Anche se riguarda solo la forma, è chiaro che una richiesta di rettifica delle motivazioni del rilascio è ben relativa alla concessione del brevetto (punto 3.3 delle motivazioni): di conseguenza, la camera di ricorso tecnica è competente (punto 6 delle motivazioni)!

G1/97

La decisione G1/97 è stata emessa il 10 dicembre 1999.

Ricorso su un ricorso / richiesta di revisione

A seguito di una decisione di rigetto da parte di una camera di ricorso, un ricorrente aveva presentato un ricorso contro tale decisione sostenendo che la decisione di revoca era stata presa da una camera che esercitava le competenze della divisione di opposizione conformemente all’A111(1) CBE73 e che, pertanto, la sua decisione era impugnabile.

Tuttavia, la Grande Camera non è d’accordo: le decisioni delle camere di ricorso acquistano forza di cosa giudicata non appena sono emesse, un ricorso secondo l’A106 CBE73 contro tali decisioni è quindi escluso (punto 2.a delle motivazioni). L’A111(1) CBE73 non obbliga affatto le camere di ricorso a rinviare le cause in prima istanza affinché le parti mantengano un diritto di ricorso: le camere di ricorso mantengono un potere discrezionale per riformare le decisioni.

Tale ricorso deve essere dichiarato irricevibile dalla camera di ricorso che ha emesso la decisione di cui si chiede la revisione: la decisione di irricevibilità può essere emessa immediatamente senza formalità procedurali.

A122 e A121 per correggere una violazione di un principio fondamentale di procedura

Inoltre, il ricorrente aveva presentato richieste di restitutio in integrum (A122 CBE73) e di proseguimento della procedura (A121 CBE73). Infatti, sosteneva di non aver avuto la possibilità di depositare ulteriori set di rivendicazioni nonostante tutta l’attenzione dedicata alla causa, poiché la camera di ricorso non aveva mai indicato la sua intenzione di respingere.

Tale ragionamento non è accettabile per la Grande Camera, poiché questi due articoli richiedono l’inosservanza di un termine, il che non è il caso nella presente situazione (punto 2.b delle motivazioni).

R89 per correggere una violazione di un principio fondamentale di procedura

Il ricorrente aveva anche sostenuto che una revisione delle motivazioni era possibile sulla base della R89 CBE73 (stessi argomenti di cui sopra).

La Grande Camera indica che la R89 CBE73 consente di correggere errori formali nelle decisioni, ma non errori di merito (punto 2.c delle motivazioni).

Istanza di cassazione

CGCE

Il ricorrente sosteneva inoltre che i lavori preparatori della convenzione evidenziavano che la CGCE dovesse essere adita in caso di violazione fondamentale della procedura.

La Grande Camera di ricorso non condivide questa opinione. Al contrario, il deferimento alla CGCE è stato abbandonato dal legislatore in favore della Grande Camera di ricorso, che doveva essere sufficiente come istanza regolatrice (punto 2.e delle motivazioni).

Creazione di una via specifica

Inoltre, poiché la grande maggioranza dei paesi della convenzione prevede una cassazione possibile in caso di violazione fondamentale della procedura, il ricorrente sosteneva che l’A125 CBE73 fornisca la base legale per tale cassazione nel sistema della CBE:

In mancanza di una disposizione di procedura nella presente convenzione, l’Ufficio europeo dei brevetti tiene conto dei principi generalmente ammessi in materia negli Stati contraenti.

La Grande Camera non ritiene che questo articolo sia sufficiente: infatti, esso fa riferimento a « principi » e non consentirebbe la creazione completa di una via specifica di cassazione (punti 3.a a 3.d delle motivazioni).

Contraddizione con l’ADPIC

Il ricorrente sosteneva che, se non fosse possibile alcun mezzo di cassazione, l’A32 ADPIC (che è superiore alla convenzione) sarebbe violato:

Per ogni decisione riguardante la revoca o la decadenza di un brevetto, sarà offerta una possibilità di riesame giudiziario.

La Grande Camera di ricorso non condivide questa opinione, poiché l’A62(5) ADPIC (regola specifica per le decisioni amministrative, a differenza dell’A32 ADPIC che si applica a tutte le decisioni, vedi punto 5.d delle motivazioni) è in realtà l’articolo applicabile al caso di specie:

Le decisioni amministrative definitive in una qualsiasi delle procedure menzionate al paragrafo 4 potranno essere oggetto di riesame da parte di un’autorità giudiziaria o quasi giudiziaria. Tuttavia, non vi sarà alcun obbligo di prevedere una possibilità di riesame delle decisioni in caso di opposizione infruttuosa o di revoca amministrativa, a condizione che i motivi di tali procedure possano essere oggetto di procedure di invalidazione.

Infatti, una decisione amministrativa (in questo caso la decisione della camera di opposizione), che mantiene un brevetto, può essere oggetto di riesame (in questo caso un ricorso) da parte di un’autorità giudiziaria o quasi giudiziaria (in questo caso una camera di ricorso). Nulla indica che l’A32 ADPIC debba applicarsi alla decisione di riesame (altrimenti, i ricorsi si susseguirebbero senza fine…).

G2/97 – Principio di buona fede e mancato pagamento della tassa di ricorso

La decisione G2/97 è stata emessa il 12 novembre 1998.

Se il ricorrente non paga la tassa di ricorso, il principio di buona fede impone che l’UEB avverta il « ricorrente potenziale » della sua dimenticanza?

Secondo la Grande Camera (punto 4.1 delle motivazioni), la « tutela della fiducia legittima degli utenti del sistema del brevetto europeo » richiede che l’UEB comunichi al richiedente qualsiasi perdita di diritto (eventualmente potenziale) se questi può aspettarsi di ricevere tale avviso.

Ad esempio, se l’UEB riceve una lettera che menziona « troverete allegato un assegno » e nessun assegno è presente, l’UEB deve notificare tale irregolarità potenziale. Allo stesso modo, se la richiesta del richiedente non è chiara, l’UEB deve chiedere al richiedente di chiarire la sua richiesta.

Ma questo principio non va oltre: l’UEB non ha l’obbligo di avvertire il richiedente se nulla lascia dubitare.

G3/97 – Opposizione e « uomo di paglia »

La decisione G3/97 è stata emessa il 21 gennaio 1999.

La questione posta era se l’utilizzo di un « prestanome » (comunemente chiamato « uomo di paglia ») fosse una pratica accettabile in un’opposizione al fine di nascondere il vero opponente.

La Grande Camera sottolinea che la nozione di « vero opponente » è giuridicamente priva di senso, poiché qualsiasi terzo può presentare un’opposizione e la nozione di opponente è una nozione procedurale (punto 2.1 delle motivazioni). Pertanto, la Grande Camera ha deciso che un’opposizione non è irricevibile per il solo fatto che l’opponente sia un uomo di paglia.

Tuttavia, ciò non significa che tale pratica non costituisca un aggiramento della legge:

• l’opponente agisce per conto del titolare del brevetto (aggiramento del principio stabilito da G9/93, punto 4.1 delle motivazioni);
• l’opponente agisce per conto di un cliente nell’ambito di attività che, nel complesso, sono caratteristiche di quelle di un rappresentante abilitato, senza possedere le qualifiche richieste dall’A134 CBE73 (punto 4.2.1 delle motivazioni).

Ciò non esclude le seguenti situazioni:

• un rappresentante abilitato agisce in proprio nome per conto di un cliente (punto 4.2.2 delle motivazioni);
• un opponente che abbia domicilio o sede in uno Stato contraente della CBE agisce per conto di un terzo che non soddisfa tale condizione (punto 4.2.3 delle motivazioni).

Quando si tratta di determinare se vi sia un aggiramento abusivo della legge, occorre applicare il principio del libero apprezzamento delle prove: queste ultime devono essere fornite da chi eccepisce l’irricevibilità e devono essere chiare e inequivocabili.

G4/97 – Opposizione e « uomo di paglia »

La decisione G4/97 è stata emessa il 21 gennaio 1999.

Essa riprende le stesse motivazioni e decisioni della decisione G3/97.

G1/98

La decisione G1/98 è stata emessa il 20 dicembre 1999.

Rivendicazioni che comprendono una varietà vegetale

Nel caso di specie, la Camera di ricorso non sapeva se dovesse respingere una rivendicazione di « pianta transgenica » sapendo che:

• tale rivendicazione comprendeva di fatto alcune varietà vegetali specifiche (ma senza rivendicarle individualmente);
• l’A53 b) CBE73 vieta le rivendicazioni di « varietà vegetali ».

Ricordiamo che una varietà vegetale è (punto 3.1 delle motivazioni) un insieme vegetale di un taxon botanico del rango più basso conosciuto che può essere:

• definito dall’espressione dei caratteri risultante da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi,
• distinto da qualsiasi altro insieme vegetale dall’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri e
• considerato come un’entità in virtù della sua attitudine a essere riprodotto conformemente.

Per la Grande Camera (punto 3.1 delle motivazioni), la Camera di ricorso confonde portata e oggetto (cioè invenzione sottostante) della rivendicazione. Sono vietate solo le rivendicazioni il cui oggetto è una varietà vegetale: il divieto dell’A53 b) CBE73 è un divieto sull’oggetto delle rivendicazioni e non sulla loro portata.

Infatti, il divieto riguardante la portata sembra eccessivo, poiché se si utilizzasse un ragionamento simile con le disposizioni dell’A53 a) CBE73, una fotocopiatrice potrebbe essere esclusa dalla brevettabilità (es. fotocopia di banconote, ecc.).

Inoltre (punto 3.4 delle motivazioni), la Grande Camera ricorda che tale divieto è stato creato per evitare una doppia protezione (mediante brevetto e mediante il diritto di costitutore vegetale della Convenzione UPOV). Se tale divieto è piuttosto amministrativo, la Convenzione UPOV del 1991 non vieta più la doppia protezione. In ogni caso, tale contesto storico depone a favore di un’interpretazione restrittiva dell’A53 b) CBE73 al fine di evitare di ridurre indebitamente il campo della brevettabilità (punto 3.10 delle motivazioni).

Prodotto ottenuto mediante un procedimento di ottenimento di varietà vegetale

Ci si chiedeva inoltre se una rivendicazione di ottenimento di varietà vegetale dovesse essere esclusa a causa dell’A64(2) CBE73. Questo articolo dispone che i prodotti derivanti da un procedimento sono parimenti protetti da tale rivendicazione, il che equivarrebbe, indirettamente, a proteggere le varietà vegetali tuttavia escluse dall’A53 b) CBE73.

Per la Grande Camera (punto 4 delle motivazioni) non vi è alcun problema, poiché la protezione così accordata ai prodotti non è ampia quanto quella accordata da una rivendicazione di prodotto in quanto tale. Infatti, il prodotto protetto è in realtà un « product by process » caratterizzato dal suo modo di fabbricazione.

Pertanto, l’A64(2) CBE73 è inoperante per analizzare la brevettabilità di una rivendicazione.

G2/98 – Priorità e condizioni per essere in presenza della « stessa invenzione »

La decisione G2/98 è stata emessa il 31 maggio 2001.

Il presidente ha richiesto alcuni chiarimenti sulla nozione di « stessa invenzione ».

In primo luogo, la Grande Camera osserva che la CBE (A87 CBE73 e A88 CBE73 in particolare) costituisce un « accordo particolare » ai sensi della CUP (previsto dall’A19 CUP) e pertanto deve rispettare tale convenzione (punto 3 delle motivazioni).

In particolare, l’A88(2) CBE73, prima frase, e l’A88(3) CBE73 corrispondono all’A4F della CUP, e l’A88(4) CBE73 corrisponde quasi parola per parola all’A4H della CUP (punto 6.1 delle motivazioni).

In realtà, per l’interpretazione di « stessa invenzione », sono possibili diverse interpretazioni (sia E la domanda europea che rivendica la priorità della domanda P):

• un’interpretazione restrittiva: se l’oggetto A è rivendicato nella domanda E, allora la priorità è valida se A è divulgato da solo in P. Se l’oggetto A+B è rivendicato nella domanda E, allora la priorità non è valida se A+B non è divulgato come tale in P.
• un’interpretazione ampia: se l’oggetto A+B è rivendicato nella domanda E, allora la priorità può essere valida se A è divulgato da solo in P, ma B non ha rapporto con la funzione e l’effetto di A, e di conseguenza con il carattere e la natura di A.

Nell’ipotesi di un’interpretazione restrittiva, la « stessa invenzione » di A87(1) CBE73 corrisponde alla nozione di « stesso oggetto » dell’A87(4) CBE73. Questa interpretazione restrittiva è perfettamente in accordo con l’A87(4) CBE73 o A88(2) CBE73 fino all’A88(4) CBE73 (punto 6.8). (punto 6.8).

Nell’ipotesi di un’interpretazione restrittiva, esistono maggiori difficoltà. Infatti:

• l’A54(3) perderebbe di significato… (punto 8.1 delle motivazioni)
• la nozione di prima domanda (A87(4) CBE73) diventerebbe più complessa da comprendere (punto 8.2 delle motivazioni): infatti, se un richiedente deposita A+B e poi A+B+C, bisognerebbe chiedersi se C non sia una caratteristica non essenziale prima di determinare se A+B+C sia una prima domanda (e quindi le priorità che la invocano potrebbero essere non valide).
• la nozione di prima domanda (A87(4) CBE73) diventerebbe soggettiva (punto 8.3 delle motivazioni): in funzione dei documenti citati, alcune caratteristiche possono diventare non essenziali o partecipare a problemi tecnici diversi.

Di conseguenza, è necessario adottare un’interpretazione restrittiva: « stessa invenzione » significa che occorre riconoscere che una rivendicazione contenuta in una domanda di brevetto europeo beneficia della priorità solo se l’esperto del ramo può, facendo ricorso alle sue conoscenze generali, dedurre direttamente e senza ambiguità l’oggetto di tale rivendicazione dalla domanda anteriore considerata nel suo insieme.

G3/98 – Termine di 6 mesi e divulgazioni non opponibili in caso di abuso nei confronti del richiedente

La decisione G3/98 è stata emessa il 12 luglio 2000.

L’A55(1) CBE73 prevede una sorta di « periodo di grazia » per il deposito di una domanda, in caso di divulgazioni derivanti da un abuso nei confronti del richiedente (es. furto, violazione di un NDA, ecc.).

La questione che si poneva era sapere se tale termine dovesse essere calcolato:

• a partire dalla data di priorità (ovvero tenendo conto dell’A89 CBE73)
• o a partire dalla data in cui la domanda di brevetto europeo è stata effettivamente depositata.

Innanzitutto, nessun riferimento all’A55 CBE73 può essere trovato nell’A89 CBE73, mentre quest’ultimo menziona numerosi altri articoli (punto 2.1 delle motivazioni).

Inoltre, l’A55(1) CBE73 non parla di « data di deposito », ma di « deposito » (che è più l’atto, che una data eventualmente diversa dalla data dell’atto) (punto 2.2 delle motivazioni). L’importanza del termine « deposito » è rafforzata dal suo utilizzo nell’A55(2) CBE73, utilizzo che non lascia alcun dubbio sulla differenza con l’espressione « data di deposito » (punto 2.3).

Inoltre, i lavori preparatori mostrano (punto 2.4 delle motivazioni) che inizialmente l’espressione utilizzata era proprio « data di deposito », ma che ciò è stato modificato su richiesta della delegazione olandese al fine di chiarire che si doveva intendere la data in cui la domanda di brevetto era stata effettivamente depositata.

In conclusione, la data determinante per il calcolo del termine di sei mesi è quindi la data in cui la domanda di brevetto europeo è stata effettivamente depositata (senza tenere conto delle priorità eventuali).

G4/98 – Retroattività della designazione e mancato pagamento delle tasse di designazione

La decisione G4/98 è stata emessa il 27 novembre 2000.

In questa richiesta del presidente si poneva la questione dell’effetto del mancato pagamento delle tasse di designazione… Infatti, tanto la data di deposito quanto l’elenco dei paesi designati potrebbero essere influenzati ed è importante comprendere questo punto.

In realtà, l’A91(4) CBE73 dispone che la designazione di un paese è « ritenuta ritirata » se la tassa di designazione corrispondente non viene pagata (punto 3.1 delle motivazioni). I lavori preparatori evidenziano chiaramente che il mancato pagamento delle tasse di designazione non ha effetto sulla data di deposito (A90 CBE73).

Quando la CBE intende indicare una retroattività, utilizza, secondo il parere della Grande Camera (punto 3.2 delle motivazioni), la terminologia « non costituito » o « non formulato » (cfr. l’A94(2) CBE73 per l’esame, l’A99(1) CBE73 per l’opposizione, l’A108 CBE73 per il ricorso e l’A136(1) CBE73 per una trasformazione) piuttosto che « ritenuta ritirata ».

Inoltre, la decisione G1/90 (punto 6) aveva già indicato che « ritenuta ritirata » significava che la perdita del diritto avveniva alla fine del termine considerato (punto 3.3 delle motivazioni). Un’interpretazione diversa della stessa espressione nella CBE sarebbe pericolosa.

La retroattività potrebbe avere i seguenti effetti (punto 5 delle motivazioni):

• perdita della data di deposito (il che sarebbe contrario all’A4A(3) CUP, poiché questa condizione non è un requisito per avere un deposito nazionale regolare);
• distruzione retroattiva delle domande divisionali derivanti da questa domanda, poiché tale domanda non esisteva al momento del deposito della domanda divisionale (il che sarebbe contrario al principio di indipendenza delle domande);
• distruzione retroattiva delle trasformazioni.

Pertanto, secondo il parere della Grande Camera, il mancato pagamento delle tasse di designazione non può avere un effetto retroattivo riguardo all’elenco dei paesi designati (punto 6 delle motivazioni).

La Grande Camera osserva che esistono meccanismi di proroga del termine (R85 CBE73). Tuttavia, la non-designazione non produce effetto alla fine del termine prorogato, ma alla fine del termine « normale » (punto 7.2 delle motivazioni)!

G1/99 – Eccezioni al principio di non reformatio in pejus

La decisione G1/99 è stata emessa il 2 aprile 2001.

Nel caso di specie, un opponente era l’unico ricorrente e impugnava la decisione di mantenimento del brevetto in forma modificata. Il brevetto era stato modificato in opposizione aggiungendo una caratteristica.

È possibile per il titolare eliminare tale caratteristica durante il ricorso (in violazione del principio di non reformatio in pejus, poiché l’ambito di protezione viene ampliato) se detta caratteristica pone problemi alla brevettabilità del brevetto?

Si ricorda che la decisione G9/92 (o G4/93, che ne è la versione inglese) tratta proprio della reformatio in pejus, principio giurisprudenziale non scritto (punto 6 delle motivazioni) derivato dal principio di giudizio ultra petita.

Può essere fatta eccezione a tale principio al fine di rispondere a una obiezione sollevata ex novo nel corso del procedimento di ricorso, se il brevetto mantenuto in forma modificata dovesse altrimenti essere revocato, tale revoca essendo la conseguenza diretta di una modifica inammissibile (A123(2) CBE73) che la divisione di opposizione aveva ammesso.

In tali circostanze, il titolare del brevetto può essere autorizzato, al fine di porre rimedio a tale situazione, a presentare le seguenti richieste, nell’ordine:

• modifiche volte a limitare l’ambito di protezione del brevetto come mantenuto (e che non siano contrarie all’A123(2) CBE73);
• modifiche volte ad ampliare l’ambito di protezione del brevetto come mantenuto (ma nei limiti dell’A123(3) CBE73);
• eliminazione della modifica inammissibile (ma nei limiti dell’A123(3) CBE73).

G2/99 – Termine di 6 mesi e divulgazioni non opponibili in caso di abuso nei confronti del richiedente

La decisione G2/99 è stata emessa il 12 luglio 2000.

Si tratta della stessa decisione della decisione G3/98 (versione tedesca).

G3/99 – Ammissibilità dell’opposizione congiunta

La decisione G3/99 è stata emessa il 18 febbraio 2002.

Nel caso di specie, più parti avevano presentato un’opposizione congiunta e avevano pagato una sola tassa di opposizione. Tale prassi è accettabile?

Per la Grande Camera, non vi è motivo di respingere tale prassi purché siano rispettati i requisiti formali (ossia i requisiti dell’A99 CBE73 e della R55 CBE73) (punti 9 e 10 delle motivazioni).

In caso di opposizione congiunta, è il rappresentante comune designato conformemente alla R100 CBE73 che deve introdurre il ricorso (in caso contrario, la camera deve considerare che il ricorso non è debitamente firmato e deve invitare il rappresentante comune a firmarlo entro un termine stabilito). La persona non abilitata che ha inizialmente presentato il ricorso deve esserne informata. Se l’ex rappresentante comune non partecipa più al procedimento, deve essere designato un nuovo rappresentante comune conformemente alla R100 CBE73 (punti 14 e 20 delle motivazioni).

Se uno dei co-opponenti si ritira dal procedimento, l’UEB deve esserne informato dal rappresentante comune affinché tale ritiro abbia effetto (punto 19 delle motivazioni).

G1/02 – Competenza degli agenti delle formalità

La decisione G1/02 è stata emessa il 22 gennaio 2003.

Nel caso di specie, una tassa di opposizione era stata pagata oltre il termine fissato dall’A99 CBE73 e l’agente delle formalità aveva emesso una decisione che dichiarava l’opposizione non costituita (a seguito di una comunicazione di perdita di diritto e di una richiesta di decisione secondo R69(2) CBE73).

Tale decisione è stata emessa dall’agente delle formalità conformemente al comunicato del Vice-Presidente incaricato della direzione generale 2 datato 28 aprile 1999 (p507, punto 4 e punto 6) e « volto ad affidare agli agenti delle formalità alcuni compiti normalmente spettanti alle divisioni di opposizione dell’UEB« .

Per la Grande Camera, la R9(3) CBE73 consente effettivamente al presidente dell’Ufficio di delegare alcuni compiti ad agenti dell’UEB non qualificati come giuristi o ingegneri (punto 3 delle motivazioni). Inoltre, l’A10(2) i) CBE73 consente al presidente di delegare i propri poteri, in particolare ai suoi vicepresidenti, se lo desidera (punto 3.2 delle motivazioni).

Per la Grande Camera, non esiste alcuna « difficoltà tecnica o giuridica particolare » che impedisca una tale delega agli agenti delle formalità (punto 6 delle motivazioni).

Di conseguenza, le deleghe autorizzate non sono contrarie alle disposizioni della CBE.

G2/02 – Priorità di una domanda di un paese non membro della CUP, ma degli accordi TRIPS

La decisione G2/02 è stata emessa il 26 aprile 2004.

Nel caso di specie, un richiedente cercava di rivendicare una priorità indiana, sapendo che alla data di deposito della domanda indiana l’India non faceva parte della CUP, ma faceva parte degli accordi TRIPS (attenzione, l’UEB non fa parte degli accordi TRIPS, ma solo della CUP).

Sebbene il contenuto della CUP e dell’accordo TRIPS sia sostanzialmente identico per quanto riguarda le priorità, l’A87(1) CBE73 è chiara (punto 2 delle motivazioni): la priorità è possibile solo per gli aderenti alla CUP. Voler modificare o interpretare estensivamente tale punto significherebbe in realtà voler sostituirsi al legislatore, che è l’unico ad avere il potere di correggere tale errore (punti 8.3 e 8.6 delle motivazioni).

Sebbene le disposizioni dell’A87(5) CBE73 consentano una priorità « ad hoc » e reciproca, non è mai stata emanata alcuna comunicazione del Consiglio di amministrazione che convalidasse tale priorità con l’India (punto 3.2 delle motivazioni).

Tale decisione non è più attuale, poiché l’A87(1) CBE è cambiata e menziona ora i « membri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio » (che hanno tutti ratificato l’accordo TRIPS).

G3/02 – Priorità di una domanda di un paese non membro della CUP, ma degli accordi TRIPS

La decisione G3/02 è stata emessa il 26 aprile 2004.

Tale decisione è identica alla decisione G2/02.

G1/03 – Disclaimer

La decisione G1/03 è stata emessa l’8 aprile 2004.

La questione posta era se un disclaimer potesse essere ammesso, anche qualora non fosse supportato dalla descrizione (A123(2) CBE73).

Un « disclaimer » si intende come una modifica apportata a una rivendicazione avente l’effetto di introdurre nella rivendicazione una caratteristica tecnica « negativa », che esclude normalmente da una caratteristica generale modalità di realizzazione o ambiti particolari (punto 2 delle motivazioni).

Un disclaimer può essere ammesso se mira a:

• ripristinare la novità rispetto a uno stato della tecnica A54(3) CBE73 e A54(4) CBE73 (quindi oggi solo A54(3) CBE);
• ripristinare la novità rispetto a una divulgazione accidentale A54(2) CBE73 (cioè se estranea all’invenzione rivendicata e così distante da essa che l’esperto del ramo non l’avrebbe mai presa in considerazione) (punto 2.3.4 delle motivazioni); e
• escludere un oggetto che ricade sotto un’eccezione alla brevettabilità ai sensi degli A52 CBE73 a A57 CBE73 per motivi non tecnici (punto 2.4.3 delle motivazioni, infatti, e in particolare per il PCT, la conoscenza di tutte le esclusioni può essere complessa per il depositante).

Un disclaimer non deve sottrarre più di quanto necessario.

Se un disclaimer è rilevante per la valutazione dell’attività inventiva o della sufficienza della descrizione, allora esso è contrario all’A123(2) CBE73 (punto 2.6.1 delle motivazioni).

G2/03 – Disclaimer

La decisione G2/03 è stata emessa l’8 aprile 2004.

Questa decisione è identica alla decisione G1/03.

G3/03 – Rimborso della tassa di ricorso e revisione pregiudiziale

La decisione G3/03 è stata emessa il 28 gennaio 2005.

La R67 CBE73 dispone che in caso di revisione pregiudiziale, la tassa di ricorso può essere rimborsata dall’istanza la cui decisione è stata impugnata. Ma può essa rifiutare tale rimborso?

Innanzitutto, la Grande Camera osserva (punto 2 delle motivazioni) che il ricorso pregiudiziale consente di accogliere il ricorso (se « il rimborso è equo a causa di un vizio sostanziale di procedura« ), ma l’istanza la cui decisione è stata impugnata non può né respingere tale ricorso né dichiararlo irricevibile o infondato (A109(1) CBE73 e A109(2) CBE73).

Naturalmente, è necessario che il richiedente chieda tale rimborso affinché venga accolto (punto 3 delle motivazioni).

Dal punto di vista dell’efficienza della procedura (punto 3.4.3 delle motivazioni), la Grande Camera ritiene preferibile lasciare alla camera di ricorso la decisione di respingere o meno la domanda di rimborso, anche qualora l’istanza la cui decisione è stata impugnata abbia accolto il ricorso mediante revisione pregiudiziale.

Pertanto, l’istanza di primo grado la cui decisione è stata impugnata non ha competenza a respingere la richiesta di rimborso della tassa di ricorso. La camera di ricorso è competente (nella composizione definita dall’A21 CBE73, come se il ricorso non fosse stato accolto mediante revisione pregiudiziale).

G1/04 – Metodo diagnostico

La decisione G1/04 è stata emessa il 16 dicembre 2005.

Il motivo di tale rinvio era « semplicemente » la mancanza di chiarezza del divieto di cui all’A52(4) CBE73 (ora A53 c) CBE): ma cosa si intende esattamente per « metodo diagnostico« ?

Dopo lunghe argomentazioni, la Grande Camera stabilisce che è esclusa la rivendicazione che comprende TUTTE le seguenti caratteristiche:

• la fase decisionale deduttiva in medicina, in quanto attività puramente intellettuale (punto 5.2 delle motivazioni),
• le fasi precedenti che sono costitutive della formulazione di tale diagnosi (punto 5.3 delle motivazioni), e
• le interazioni specifiche « applicate al corpo umano o animale » (senza condizione di tipo o intensità, cioè richiedendo semplicemente la presenza del corpo) che si verificano quando vengono attuate quelle tra le fasi precedenti che sono di natura tecnica.

Se manca una fase, si tratta, al massimo, di un trattamento di dati (punto 6.2.2 delle motivazioni) o di una semplice acquisizione di dati.

Non ha alcuna rilevanza, per stabilire se un procedimento debba essere escluso in quanto « metodo diagnostico », se un professionista partecipi o debba partecipare alle operazioni (presenza o responsabilità, punto 6.1 delle motivazioni).

G2/04

La decisione G2/04 è stata emessa il 25 maggio 2005.

Trasferimento/cessione di un’opposizione

Come nella decisione G4/88, una Camera di ricorso si è posta la questione se un’opposizione potesse essere liberamente ceduta. Per la Camera di ricorso che ha effettuato il rinvio, la decisione G4/88 non si applicava al caso di una cessione di una filiale detenuta al 100%, sapendo che l’opposizione era stata avviata dalla casa madre.

Per la Grande Camera (punto 2.1.1 delle motivazioni), la decisione G4/88 non si è pronunciata sul fatto che un’opposizione potesse essere ceduta. Al contrario, la decisione G3/97 (punto 2.2 di tale decisione) ha chiaramente affermato che una cessione di un’opposizione non era libera.

È chiaro che (punto 2.1.2 delle motivazioni) la qualità di titolare è un accessorio di un brevetto. Tuttavia, non si può trattare allo stesso modo il titolare e l’opponente, poiché le situazioni giuridiche sono diverse: l’opposizione è un’azione senza titolo e quindi non è l’accessorio di alcuna entità.

Nella decisione G4/88, la Grande Camera convalidava la trasmissione della qualità di opponente in caso di trasmissione di una parte delle attività economiche di un’impresa. Tuttavia, per la Grande Camera, il concetto di « parte delle attività economiche di un’impresa » non può essere assimilato alla vendita di una filiale che abbia essa stessa le proprie attività (punto 2.2 delle motivazioni).

Infatti, la filiale avrebbe potuto benissimo presentare un’opposizione (eventualmente una co-opposizione), cosa che non era possibile nella situazione delle motivazioni G4/88 (poiché « l’attività di un’impresa » non ha personalità giuridica, punto 2.2.1 delle motivazioni).

Di conseguenza, la qualità di opponente non può essere liberamente trasmessa, anche se l’opposizione fosse nell’interesse di una delle sue filiali cedute.

Identità del richiedente riguardo a un ricorso sulla titolarità di un’azione

Come avrete compreso, in questo caso non si sapeva se l’opposizione potesse essere ceduta e quindi non si sapeva chi avesse la possibilità di introdurre l’azione.

La Grande Camera propone un approccio pragmatico: anche se gli atti processuali non devono normalmente contenere condizioni (punto 3.2.1 delle motivazioni), è possibile, per evitare qualsiasi incertezza giuridica, depositare il ricorso a nome della persona più probabile (interpretazione soggettiva quindi…) e, in via subordinata, a nome di un’altra persona, secondo un’altra interpretazione possibile.

G3/04 – Intervento durante il ricorso e successivo ritiro del ricorso

La decisione G3/04 è stata emessa il 22 agosto 2005.

In questo caso, la questione che si poneva era se un ricorso potesse proseguire con un interveniente, qualora l’unico ricorrente avesse ritirato il proprio ricorso.

Per la Grande Camera (punto 5 delle motivazioni), l’interveniente deve necessariamente pagare la tassa di opposizione (A105(2) CBE73) per poter intervenire, anche se ciò avviene solo nella fase del ricorso.

Tuttavia, l’A107 CBE73 non prevede che l’interveniente possa acquisire lo status di ricorrente se interviene in questa fase della procedura (punto 6 delle motivazioni). Infatti, solo le parti dell’opposizione (e l’interveniente non lo era) possono presentare ricorso.

Il fatto di partecipare di diritto alla procedura non significa tuttavia che l’interveniente sia ricorrente.

Pertanto, se l’unico ricorso è stato ritirato, la procedura non può proseguire con una parte che è intervenuta durante la procedura di ricorso.

G1/05 (1) – Esclusione e ricusazione

Se un membro di una camera di ricorso, nella sua dichiarazione di astensione, adduce una ragione che potrebbe costituire di per sé un eventuale motivo di ricusazione per parzialità, la decisione relativa alla sostituzione del membro interessato della camera deve normalmente tenerne debitamente conto (punto 7 delle motivazioni).

Nel procedimento dinanzi alla Grande Camera di ricorso, se non esistono circostanze particolari che facciano sorgere dubbi sulla capacità di un membro della Camera di valutare successivamente gli argomenti di una parte con imparzialità, un membro della Grande Camera di ricorso non può destare sospetti di parzialità per il solo motivo che una camera di ricorso di cui faceva parte il membro interessato si è pronunciata sulla questione in una decisione precedente (punto 27 delle motivazioni).

G1/05 (2) – Correzione di una domanda divisionale quando la domanda madre non è più pendente

La decisione G1/05 è stata emessa il 28 giugno 2007.

Per ricordare, l’A76(1) CBE73 dispone:

Una domanda divisionale […] non può essere depositata se non per elementi che non si estendono oltre il contenuto della domanda iniziale così come è stata depositata

Nel caso specifico, si poneva la questione se una domanda divisionale che, alla sua data di deposito effettiva, si estende oltre il contenuto della domanda iniziale (cioè non rispetta l’A76(1) CBE73) possa essere corretta a posteriori, anche quando la domanda madre non è più pendente.

La Grande Camera osserva (punto 2.6 delle motivazioni) che, inizialmente, la CBE conteneva due disposizioni che miravano rispettivamente a trattare i conflitti con le esigenze di difesa nazionale (poiché le domande divisionali sono depositate direttamente presso l’UEB) e a evitare che la domanda pendente contenesse elementi aggiunti. L’attuale disposizione dell’A76(1) CBE73 è il risultato della fusione di queste disposizioni e non vi è alcuna ragione particolare per interpretare diversamente tale disposizione. L’obiettivo di questa disposizione è quindi (punto 2.7 delle motivazioni):

• definire una condizione di forma al fine di impedire ai richiedenti di aggiungere a una domanda divisionale elementi nuovi che potrebbero sollevare obiezioni in materia di sicurezza nazionale e
• definire la condizione di sostanza della brevettabilità delle domande divisionali, ossia che queste ultime non possono contenere alcun elemento aggiunto rispetto alla domanda da cui derivano.

Pertanto, per la Grande Camera, il fatto che una domanda divisionale non soddisfi i requisiti dell’A76(1) CBE73 al momento del suo deposito non costituisce un motivo di invalidità di tale domanda (punto 2.9 delle motivazioni).

A priori, si applica l’A96(2) CBE73 (punto 3.4 delle motivazioni) ed è possibile modificare la propria domanda divisionale per farla rispettare all’A76(1) CBE73 (punto 3.6 e punto 7 delle motivazioni). I lavori preparatori vanno in questo senso (punto 4.2 delle motivazioni).

Il fatto che la domanda madre sia pendente o meno è irrilevante (punto 8.1 delle motivazioni), poiché la domanda divisionale è una nuova domanda indipendente.

G1/06 – Cascata di domande divisionali

La decisione G1/06 è stata emessa il 28 giugno 2007.

Riprende gli stessi fatti e le stesse motivazioni della decisione G1/05, ma la decisione è distinta.

La questione che si poneva in questo caso era come trattare le cascate di domande divisionali alla luce dell’A76(1) CBE73: si deve considerare solo la domanda precedente o l’intera cascata delle domande divisionali per conoscere gli « elementi della domanda iniziale« ?

In primo luogo, la Grande Camera osserva che, sebbene non esplicitamente menzionate nell’A76(1) CBE73, le domande divisionali di domande divisionali (cioè cascata di divisionali) sembrano possibili poiché una domanda divisionale è una domanda come un’altra (punto 10.2 delle motivazioni).

Per la Grande Camera, è possibile attribuire la data di deposito della domanda iniziale solo se la domanda divisionale contiene effettivamente elementi di tale domanda iniziale e se tutte le domande divisionali intermedie contengono anch’esse tali elementi.

Un elemento che fosse stato omesso al momento del deposito di una domanda precedente della serie non può essere reintrodotto in tale domanda né in alcuna domanda divisionale che la segue nella serie (punto 11.2 delle motivazioni).

G2/06 – Utilizzo di embrioni

La decisione G2/06 è stata emessa il 25 novembre 2008.

A seguito della direttiva 98/44/CE del parlamento europeo, le regole R23ter CBE73 a R23sexies CBE73 sono state aggiunte al regolamento di esecuzione (decisione del 16 giugno 1999 del consiglio di amministrazione, entrata in vigore il 1° settembre 1999). In particolare, la R23quinquies c) CBE73 dispone che i brevetti europei non sono concessi per « utilizzi di embrioni umani a fini industriali o commerciali » in quanto contrari all’ordine pubblico (A53 a) CBE73).

La questione era quindi sapere se la R23quinquies c) CBE73 si applicasse retroattivamente alle domande depositate prima dell’entrata in vigore di tale regola.

Su questa questione, è stato chiesto alla Grande Camera di effettuare un rinvio pregiudiziale alla CGUE. La Grande Camera ritiene che nulla la obblighi e che anzi nulla la autorizzi (punti 3 a 11 delle motivazioni): se ciò vale per le istanze giudiziarie nazionali (articolo 234 del Trattato CE), la Grande Camera è piuttosto un’organizzazione internazionale i cui Stati contraenti non sono tutti membri dell’UE (punto 4 delle motivazioni).

Per la Grande Camera (punto 13 delle motivazioni), il fatto che il consiglio non preveda una disposizione transitoria è il segno inequivocabile che tali regole devono essere applicate immediatamente a tutte le domande in corso. Ciò è rafforzato dal riferimento all’A53 a) CBE73: tale elenco si limita a esplicitare un articolo già presente e nulla indica che lo sfruttamento commerciale degli embrioni umani sia mai stato considerato brevettabile.

La R23quinquies c) CBE73 esclude esplicitamente gli « utilizzi di embrioni umani »: si deve pensare che i prodotti che possono essere ottenuti solo tramite l’utilizzo di embrioni umani (almeno alla data di deposito) siano ammessi?

Per la Grande Camera, la formulazione della rivendicazione (cioè prodotto vs. procedimento) non deve avere alcun peso (punto 22 delle motivazioni). Altrimenti, basterebbe redigere abilmente e giudiziosamente la propria rivendicazione per evitare l’esclusione… il che sarebbe contrario all’obiettivo perseguito: il rispetto della dignità umana.

Pertanto, i prodotti ottenuti tramite l’utilizzo di embrioni umani devono essere parimenti vietati (anche se dopo la data di deposito si trova un metodo che non utilizza embrioni umani, punti 33 a 35).

G1/07 – Metodo chirurgico

La decisione G1/07 è stata emessa il 15 febbraio 2010 (il testo in francese non è disponibile in HTML, quindi ecco la decisione G1/07 in formato PDF pubblicata nel JO 2011, 134).

La questione che si poneva in questo caso era se, in un procedimento prevalentemente non chirurgico, una « piccola interazione » con il corpo umano (come l’iniezione di un mezzo di contrasto in una vena) dovesse essere esclusa ai sensi dell’esclusione dei « metodi chirurgici » (A52(4) CBE73 o A53 c) CBE) anche se il suo scopo non era quello di curare o mantenere in vita la persona.

Per la Grande Camera, è chiaro che la rivendicazione di un singolo passaggio « chirurgico » fa cadere la rivendicazione sotto il divieto dell’A53 c) CBE (punto 3.2.5 delle motivazioni).

Non è importante conoscere lo scopo di questo passaggio « chirurgico »: che sia realizzato per curare, per diagnosticare o a fini estetici, la risposta è la stessa (punto 3.3.2.5 al punto 3.3.10 delle motivazioni). Infatti, se si dovesse intendere « metodo chirurgico » come « metodo chirurgico a scopo terapeutico », questa esclusione sarebbe già coperta dal divieto dei « metodi terapeutici » e quindi sarebbe inutile.

Il fatto che la decisione G1/04 (punto 6.2.1 di tale decisione) abbia indicato che « I metodi chirurgici ai sensi dell’articolo 52(4) CBE includono qualsiasi intervento fisico sul corpo umano o animale in cui il mantenimento della vita e della salute del soggetto è di importanza primaria » significa in realtà (punto 3.3.5 delle motivazioni) che i metodi chirurgici sono metodi che richiedono un’attenzione particolare dovuta al pericolo che questi comportano per la persona che subisce l’intervento.

In sintesi (punto 3.4.2.7 delle motivazioni) la Grande Camera considera che un passaggio chirurgico è:

• passaggio invasivo,
• che rappresenta un intervento fisico sostanziale sul corpo,
• che richiede competenza medica professionale,
• e che presenta un rischio per la salute, anche quando viene eseguito con le dovute cure professionali e competenze.

Attenzione, il rischio per la salute deve essere legato alla modalità di somministrazione e non ad un altro elemento (ad esempio all’agente di contrasto iniettato in quanto tale, che potrebbe essere allergenico) (punto 3.4.2.3 delle motivazioni).

È ovviamente possibile prevedere un « disclaimer » per escludere un’applicazione chirurgica sul corpo umano o animale.

È anche possibile omettere un passaggio se la rivendicazione rimane chiara (punto 4.3.1 delle motivazioni). In particolare, si può cercare di utilizzare formulazioni come « pre-iniettate », ecc.

G2/07 – Procedimento essenzialmente biologico

La decisione G2/07 è stata emessa il 9 dicembre 2010 (il testo in francese non è disponibile in HTML, quindi ecco la decisione G2/07 in formato PDF pubblicata nel JO 2012, 130).

Viene chiamata la decisione « Broccoli » 🙂

Come sapete, l’A53 b) CBE dispone che « i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento di vegetali o animali » sono esclusi dalla brevettabilità, anche se si accettano i « procedimenti microbiologici« .

Secondo la R26(5) CBE, un procedimento per l’ottenimento di vegetali o animali è essenzialmente biologico « se consiste interamente in fenomeni naturali come l’incrocio o la selezione ».

Nel caso specifico, veniva rivendicato un procedimento non microbiologico per l’ottenimento di vegetali comprendente un passaggio di incrocio, ma anche un passaggio di selezione. Questo procedimento è brevettabile se comprende un passaggio « tecnico » (in aggiunta o all’interno di un passaggio di incrocio/selezione)?

Per la Grande Camera (punto 6.4.2.3 delle motivazioni):

• deve essere escluso un procedimento che comprende un passaggio di incrocio e un passaggio di selezione e in cui l’intervento umano ha lo scopo di consentire l’esecuzione di tali passaggi.
• non deve essere escluso un procedimento che comprende un passaggio di incrocio, un passaggio di selezione e un passaggio aggiuntivo di natura tecnica:
  • che introduce in modo autonomo un carattere nel genoma o modifica un carattere nel genoma (l’introduzione o la modifica di tale carattere non risulta dalla miscela dei geni dei vegetali scelti per l’incrocio per via sessuata);
  • che viene eseguito nel contesto dei passaggi di incrocio e selezione (è quindi necessario prescindere da qualsiasi passaggio tecnico aggiuntivo che venga eseguito prima o dopo il procedimento di incrocio e selezione).

G1/08 – Procedimento essenzialmente biologico

La decisione G1/08 è stata emessa il 9 dicembre 2010 (il testo in francese non è disponibile in HTML, quindi ecco la decisione G1/08 in formato PDF pubblicata nel GU 2012, 206).

Riprende gli stessi fatti e motivi della decisione G2/07.

G2/08

La decisione G2/08 è stata emessa il 19 febbraio 2010 (il testo in francese non è disponibile in HTML, quindi ecco la decisione G2/08 in formato PDF pubblicata nel GU 2010, 456).

Dosaggio/Posologia di un medicinale

Nel caso di specie, la commissione di ricorso si chiedeva se un’«utilizzazione di un prodotto X per produrre un medicinale per il trattamento della malattia Y per via orale una volta al giorno» potesse essere brevettabile se tale utilizzazione era nota ad eccezione della posologia.

Come sapete, l’A54(5) CBE (precedentemente A54(5) CBE73) dispone che una sostanza nota può essere brevettabile se può essere utilizzata come medicinale (si parla di «primo effetto terapeutico»).

Inoltre, l’A54(5) CBE (che non aveva equivalente nella CBE73) dispone che una sostanza nota può essere brevettabile «per qualsiasi utilizzazione specifica» fino ad allora sconosciuta (si parla di «secondo effetto terapeutico»). Così, la lacuna giuridica che esisteva in precedenza (e che è stata colmata dalla decisione G6/83 della Grande Camera di ricorso) non esiste più (punto 5.9 delle motivazioni).

Per la Grande Camera, non vi è motivo di interpretare «per qualsiasi utilizzazione specifica» in modo restrittivo (cioè «per curare una nuova malattia», punto 5.9.1.1 delle motivazioni, punto 5.10 delle motivazioni), poiché ciò sarebbe contrario all’interpretazione corrente di tale espressione.

Pertanto, occorre accettare la brevettabilità di un «trattamento terapeutico diverso» se, ovviamente, sono rispettate le condizioni di novità e attività inventiva (punto 5.10.9 delle motivazioni).

Tale trattamento terapeutico diverso può benissimo essere una «posologia» (punto 6.1 delle motivazioni). Pertanto, una nuova posologia può consentire di rendere brevettabile una rivendicazione (punto 6.2 delle motivazioni).

Fine delle rivendicazioni di tipo svizzero

Poiché l’A54(5) CBE non esisteva nel regime della CBE73, la Grande Camera aveva autorizzato le rivendicazioni di tipo svizzero nella decisione G6/83 (punto 7.1.1 delle motivazioni):

• invece di rivendicare «Medicinale contenente il composto X per un’utilizzazione terapeutica Y»,
• si rivendicava «Utilizzazione di un composto X al fine di ottenere un medicinale destinato a un’utilizzazione terapeutica Y».

Infatti, la prima formulazione non permetteva di superare i problemi di novità. Dalla CBE 2000, questa problematica è scomparsa e non vi è più motivo di applicare la giurisprudenza precedente (punto 7.1.2 delle motivazioni).

Le rivendicazioni di tipo svizzero ponevano, infatti, il problema (punto 7.1.3 delle motivazioni) dell’assenza di qualsiasi relazione funzionale tra:

• le caratteristiche terapeutiche (che conferiscono eventualmente novità e attività inventiva) e
• il procedimento di fabbricazione rivendicato.

Pertanto, occorre non utilizzare più il formalismo delle rivendicazioni di tipo «svizzero» (applicabile a partire da 3 mesi dalla data delle motivazioni della Grande Camera).

G3/08 – Programma per elaboratore

La decisione G3/08 è stata emessa il 12 maggio 2010 (il testo in francese non è disponibile in HTML, pertanto ecco la decisione G3/08 in formato PDF pubblicata nel JO 2011, 10).

Nel caso specifico, il presidente aveva adito la Grande Camera di ricorso (ai sensi dell’A112(1) b) CBE), poiché riteneva che alcune decisioni fossero « divergenti » riguardo alla brevettabilità dei software:

• T 1173/97: questa decisione pone l’accento sulla funzione del programma per elaboratore (il programma rivendicato ha carattere tecnico?) e ignora completamente la formulazione della rivendicazione (nel caso specifico, la camera accetta la formulazione « programma informatico« , poiché questo possiede, in potenza, la capacità di produrre un effetto tecnico « aggiuntivo ») ;
• T 424/03: questa decisione pone l’accento sulla formulazione della rivendicazione (nel caso specifico, la camera rifiuta la formulazione « programma informatico« , ma accetta « prodotto programma per elaboratore » o « metodo implementato mediante elaboratore« )

Per la Grande Camera, « decisioni divergenti » e « evoluzione del diritto » non devono essere confuse: l’evoluzione del diritto non consente un valido ricorso alla Grande Camera ai sensi dell’A112(1) b) CBE (punto 7.3.1 delle motivazioni).

Infatti, può accadere che le camere di ricorso cambino radicalmente orientamento (eventualmente in modo radicale) dichiarando che la prassi precedente non è più pertinente (punto 7.3.5): in questa ipotesi, non vi sono divergenze, poiché è chiaro che la vecchia prassi non deve più essere seguita.

Secondo la Grande Camera (punti 10.9 a 10.12 delle motivazioni), occorre considerare che non vi è divergenza tra queste due decisioni, ma piuttosto un’evoluzione naturale della giurisprudenza (poiché cambia solo il fondamento giuridico del rigetto o della concessione e non la decisione in sé, punto 10.13 delle motivazioni).

Di conseguenza, il ricorso del presidente non è valido.

G4/08 – Lingua della procedura all’entrata in fase PCT

La decisione G4/08 è stata emessa il 16 febbraio 2010 (sebbene la decisione sia in francese, ecco anche la decisione G4/08 in formato PDF pubblicata nel JO 2010, 572).

Nel caso specifico, la questione che si poneva era se fosse possibile scegliere liberamente la lingua della procedura (eventualmente mediante il deposito di una traduzione) se la domanda PCT era già stata pubblicata in una lingua dell’ufficio.

L’A14(3) CBE dispone che « la lingua ufficiale dell’Ufficio europeo dei brevetti nella quale la domanda di brevetto europeo è stata depositata o tradotta deve essere utilizzata come lingua della procedura » (punto 3.2 delle motivazioni).

Per la Grande Camera (punto 3.4 delle motivazioni), il fatto che l’A153 CBE faccia chiaramente distinzione tra le lingue dell’ufficio e le altre lingue permette di comprendere che l’espressione « un’altra lingua » dell’A153(4) CBE si riferisca effettivamente a « un’altra lingua rispetto alle lingue dell’ufficio » e non a « un’altra lingua rispetto a quella voluta dal richiedente come lingua della procedura« . Inoltre, il riferimento alla protezione provvisoria rafforza questo punto: come comprendere altrimenti che la protezione provvisoria sia negata con il pretesto di essere stata pubblicata in francese mentre la lingua della procedura desiderata è l’inglese?

Nessuna disposizione del PCT (e in particolare la sua R49.2 PCT) prevede la possibilità di scegliere la lingua ufficiale se la domanda è già in una delle lingue autorizzate (punti 2.8 e 3.6 delle motivazioni).

Pertanto, non è possibile scegliere liberamente la lingua della procedura (traducendo eventualmente la propria domanda) se la lingua di pubblicazione PCT è già una delle lingue ufficiali (punto 3.10 delle motivazioni).

Allo stesso modo, l’UEB non può autorizzare, nel corso della procedura, la sostituzione della lingua della procedura con una delle sue altre lingue ufficiali come nuova lingua della procedura. Infatti, questa possibilità è stata eliminata dalla R3(1) CBE73 nel 1991 e non può essere reintrodotta per via pretoria (punto 4.5 delle motivazioni).

G1/09 – Domanda pendente e domanda divisionale

La decisione G1/09 è stata emessa il 27 settembre 2010 (il testo in francese non è disponibile in HTML, quindi ecco la decisione G1/09 in formato PDF pubblicata nel GU 2011, 336).

Come sapete, la R36(1) CBE dispone che è possibile « depositare una domanda divisionale relativa a qualsiasi domanda di brevetto europeo anteriore ancora pendente« .

La questione che si poneva era sapere se una domanda che è stata respinta rimanga pendente fino alla scadenza del termine per il ricorso, qualora nessun ricorso sia stato presentato. O prima?

Infatti, non esiste una definizione nella CBE di « domanda pendente » (punto 3.1 delle motivazioni).

Innanzitutto, occorre non confondere « procedura pendente » e « domanda pendente » (punto 3.2.2 delle motivazioni), la procedura potendo essere sospesa mentre la domanda è ancora pendente.

Il significato di « domanda pendente » nella R36(1) CBE si riferisce al diritto procedurale del richiedente di compiere un’azione: la divisione (punto 3.2.3 delle motivazioni). Così, i diritti sostanziali che la CBE conferisce alla domanda esistono ancora quando la domanda può essere divisa (punto 3.2.4 delle motivazioni).

Tuttavia, l’A67(4) CBE mostra chiaramente che i diritti sostanziali, conferiti dalla domanda di brevetto, scompaiono dopo che essa « è stata respinta in virtù di una decisione passata in giudicato« . Pertanto, è necessario che la decisione di rigetto sia definitiva affinché i diritti sostanziali scompaiano (punto 4.2.1 delle motivazioni).

Di conseguenza, una domanda può essere divisa, anche se questa è stata respinta, ma fino alla scadenza del termine per il ricorso (punto 4.2.4 delle motivazioni) anche se nessun ricorso è stato presentato.

G1/10 – Correzione di un brevetto tramite la rettifica di una decisione

La decisione G1/10 è stata emessa il 23 luglio 2012 (il testo in francese non è disponibile in HTML, quindi ecco la decisione G1/10 in formato PDF pubblicata nel GU 2013, 194).

La R140 CBE dispone:

Nelle decisioni dell’Ufficio europeo dei brevetti, possono essere rettificati solo gli errori di espressione, di trascrizione e gli errori manifesti.

Nel caso di specie, un richiedente poteva invocare la R140 CBE al fine di correggere il testo concesso di un brevetto (ad esempio, in una procedura di opposizione). L’articolazione con la procedura pendente (ex parte vs. inter partes) poneva in particolare una questione alla camera di ricorso.

Per la Grande Camera (punto 5 delle motivazioni), non è possibile correggere un brevetto tramite la R140 CBE (e ciò era già stato affermato per la R89 CBE73 nella decisione G1/97). Infatti, dai lavori preparatori emerge che il legislatore voleva evitare che i terzi potessero subire un pregiudizio.

In ogni caso, a partire dalla sua concessione, un brevetto europeo non rientra più nella competenza dell’UEB (punto 6 delle motivazioni).

È importante notare che il richiedente può correggere un errore manifesto prima della concessione mediante la R139 CBE (punto 9 delle motivazioni). Inoltre, il richiedente dispone di un termine di 4 mesi per dare il proprio accordo sul testo concesso (punto 10 delle motivazioni). Se l’UEB emette una decisione non conforme all’accordo del richiedente, quest’ultimo può presentare ricorso, poiché è stato leso dalla violazione dell’A113(2) CBE (punto 12 delle motivazioni).

In conclusione, la R140 CBE consente di rettificare errori contenuti nelle decisioni dell’UEB (esclusa la concessione), e non errori presenti in documenti prodotti da un richiedente di brevetto o dal titolare di un brevetto (punto 11 delle motivazioni).

G2/10 – Disclaimer e A123(2)

La decisione G2/10 è stata emessa il 30 agosto 2011 (il testo in francese non è disponibile in HTML, quindi ecco la decisione G2/10 PDF pubblicata nel JO 2012, 376).

La questione posta era se un disclaimer potesse essere contrario all’A123(2) CBE qualora la modalità di realizzazione esclusa fosse esplicitamente descritta nella domanda.

Secondo il parere della Grande Camera, sebbene l’argomento dei disclaimer sia stato ampiamente discusso nella decisione G1/03 (punto 3.9 delle motivazioni), tale decisione non affronta la problematica della presente questione: quella di un disclaimer che riguarda tuttavia una modalità di realizzazione (o più in generale, un oggetto) descritta.

In ogni caso, la decisione G1/03 non ha mai affermato che l’introduzione di un disclaimer non modificasse mai il contenuto tecnico della domanda (punto 4.4.2 delle motivazioni).

Pertanto, e conformemente all’applicazione dell’A123(2) CBE, è necessario verificare che l’introduzione del disclaimer non apporti nuove informazioni tecniche all’esperto del settore (punto 4.5.1 delle motivazioni, deduzione diretta e senza ambiguità dalla domanda così come depositata, basandosi sulle sue conoscenze generali).

Ad esempio, se l’introduzione di un disclaimer provoca di fatto la selezione all’interno di un intervallo di un sotto-intervallo non scritto, sarà probabile che tale disclaimer non debba essere ammesso (punto 4.5.4 delle motivazioni).

Per determinare se sia così o meno, è necessario procedere a una valutazione caso per caso che tenga conto di tutti gli aspetti tecnici, considerando:

• la natura e l’estensione della divulgazione nella domanda così come depositata,
• la natura e l’estensione dell’oggetto escluso,
• nonché la sua relazione con l’oggetto rimanente nella rivendicazione così come modificata.

A priori, il fatto che la modalità di realizzazione esclusa sia divulgata nella descrizione è irrilevante (punto 4.5.5 delle motivazioni): infatti, il richiedente può scegliere la modalità di realizzazione che desidera e non è obbligato a integrarle tutte.

G1/11 – Competenza delle camere di ricorso giuridiche

La decisione G1/11 è stata emessa il 19 marzo 2014.

In questa causa, una camera di ricorso giuridica era stata adita per conoscere di un ricorso contro una decisione con cui una divisione di esame aveva rifiutato il rimborso di tasse di ricerca (problema di unità dell’invenzione).

La camera giuridica era in difficoltà poiché, sebbene formalmente l’A21(3) c) CBE la designasse come competente (poiché A21(3) a) CBE e A21(3) b) CBE non applicabili), la mancanza di unità dell’invenzione è un problema di valutazione tecnica.

La Grande Camera condivide il parere di questa camera di ricorso giuridica: sottolinea che lo spirito dell’A21(3) c) CBE era di affidare alla camera giuridica solo questioni puramente giuridiche.

Pertanto, e di fronte a questo vuoto normativo, la Grande Camera indica che deve essere competente una camera tecnica per i problemi di rimborso della tassa di ricerca di cui alla R64(2) CBE.

G1/12 – Correzione del nome del richiedente

La decisione G1/12 è stata emessa il 30 aprile 2014.

In questa causa, una camera di ricorso si chiedeva se fosse possibile correggere il nome del richiedente (secondo la R101(2) CBE o secondo il R139 CBE) se l’intenzione effettiva era di depositare a nome della persona che avrebbe dovuto presentare il ricorso.

Secondo la Grande Camera, è del tutto possibile correggere il nome del richiedente:

• con l’ausilio della R101(2) CBE, se, entro il termine previsto per il ricorso, il richiedente è identificabile:
  • è necessario valutare l’intenzione effettiva del richiedente, intenzione che viene valutata secondo il principio del libero apprezzamento delle prove;
• con l’ausilio della R139 CBE, alle condizioni previste dalla giurisprudenza anche al di fuori del termine per il ricorso:
  • il richiedente sopporta l’onere della prova, che deve essere di livello elevato.

G2/12 – Prodotto ottenuto mediante un procedimento essenzialmente biologico

La decisione G1/12 è stata emessa il 23 marzo 2015.

Viene chiamata la decisione « Tomatoes II ».

In questo caso, i membri di una camera di ricorso si chiedevano se l’esclusione dalla brevettabilità dei procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento di vegetali (A53 b) CBE) comportasse l’esclusione dei prodotti ottenuti mediante tali procedimenti.

La Grande Camera non vede alcuna ragione che giustifichi tale esclusione: i prodotti ottenuti mediante procedimenti esclusi possono benissimo essere brevettati (anche se questi sono rivendicati sotto forma di product-by-process).

G1/13 – Status di una parte / applicazione della legge nazionale

La decisione G1/13 è stata emessa il 25 novembre 2014.

In questo caso, la Grande Camera ricorda la supremazia della legge nazionale degli Stati per quanto riguarda la qualificazione delle personalità giuridiche.

Se una società viene sciolta, ma retroattivamente la sua personalità giuridica viene ripristinata, le camere di ricorso non hanno motivo di non tenere conto di tale ripristino retroattivo.

G2/13 – Prodotto ottenuto mediante un procedimento essenzialmente biologico

La decisione G2/13 è stata emessa il 23 marzo 2015.

Viene chiamata la decisione « Broccoli II ».

Questa decisione è identica alla decisione G2/12.

G1/14 – Notifica con mezzo diverso dalla raccomandata con ricevuta di ritorno

La decisione G1/14 è stata emessa il 19 novembre 2015.

In realtà, in questo caso la Grande Camera ha ritenuto la questione irricevibile e non ha quindi risposto alla domanda posta.

Tuttavia, la Grande Camera precisa che, se una decisione non viene consegnata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, come richiesto dalla R126(1) CBE (ma, ad esempio, tramite UPS), sussiste un vizio di notifica.

Infatti, la prima frase della R126(2) CBE non può essere soddisfatta: pertanto, nessun termine può iniziare a decorrere, anche se fosse attestato che il destinatario abbia ricevuto tale documento.

G3/14 – Chiarezza in opposizione

La decisione G3/14 è stata emessa il 24 marzo 2015.

In questo caso, una camera di ricorso giuridica era stata adita per conoscere questioni relative all’esame della chiarezza nella procedura di opposizione. La questione era sapere in quale misura potesse essere esaminata la chiarezza di una rivendicazione modificata.

Sappiamo che le modifiche apportate nel corso dell’opposizione devono essere chiare (A101(3) CBE insieme a A84 CBE) anche se ciò non costituisce un motivo di opposizione (T301/87).

Tuttavia, la divisione di opposizione può esaminare la chiarezza di una semplice combinazione di due rivendicazioni esistenti o può solamente esaminare la chiarezza legata alla modifica apportata (es. cambiamento di un termine)?

La Grande Camera ritiene che non si possa avere un’interpretazione estensiva dell’A101(3) CBE: le obiezioni di chiarezza devono avere origine nelle modifiche apportate.