Antes que nada, es necesario determinar quién tiene efectivamente el derecho a presentar la solicitud de patente: para ello, le invito a consultar el artículo « Las personas que pueden presentar una solicitud ».
¿Cómo hacer reconocer la apropiación indebida?
Para saber quién está habilitado para presentar una solicitud de patente, la OEP es algo reticente y no se pronuncia por sí misma: así, la OEP solicita que un tribunal nacional competente resuelva esta cuestión.
Los tribunales competentes
Los tribunales nacionales competentes son aquellos determinados por el protocolo sobre el reconocimiento del 5 de octubre de 1973 (o PR en adelante) (J6/03 citando G3/92), es decir:
- los tribunales del Estado contratante designados por escrito por las partes (A5(1) PR). Esta situación solo es posible entre un empleado y un empleador si la ley nacional que regula el contrato de trabajo lo autoriza (A5(2) PR),
- en su defecto, si la invención es una invención de empleado (A4 PR):
- los tribunales del Estado contratante en el que el empleado ejerce su actividad principal, o
- si este no puede determinarse, los tribunales del Estado contratante en el que se encuentra el establecimiento del empleador (A60(1) CBE),
- en su defecto, los tribunales del Estado contratante en el que el titular tiene su domicilio o sede social (A2 PR),
- en su defecto, los tribunales del Estado contratante en el que la persona que reclama el derecho a la patente tiene su domicilio o sede social (A3 PR),
- en su defecto, los tribunales de Alemania (A6 PR).
El tribunal competente debe verificar si es efectivamente competente (A7 PR).
La OEP no tiene poder de apreciación sobre este tema (A9.2 PR).
Llamo su atención sobre el hecho de que los tribunales competentes solo pueden ser un tribunal de un Estado contratante: ningún tribunal estadounidense, chino, etc., puede ser competente.
No obstante, tenga en cuenta que si un tribunal de este tipo dictara una resolución, sería posible hacer reconocer la resolución por un tribunal de un Estado miembro mediante exequatur. Sin embargo, la suspensión del procedimiento de la R14 CBE (descrita a continuación) no será posible.
Condiciones para ejercer su derecho ante la OEP
Para ejercer su derecho ante la Oficina Europea, deben cumplirse tres condiciones (R16(1) CBE):
- la patente no debe haber sido concedida aún,
- la resolución del tribunal competente debe haber adquirido fuerza de cosa juzgada desde hace menos de 3 meses,
- la resolución debe ser reconocida en virtud del protocolo sobre el reconocimiento (artículos 9 y 10) en los países designados por la solicitud de patente (en general, no hay nada que hacer, salvo algunos casos particulares).
No obstante, si una solicitud ya no está en trámite (ej. denegación), parece que aún es posible beneficiarse de la posibilidad de volver a presentar una solicitud de patente (G3/92).
Suspensión del procedimiento de concesión
Principio
En cuanto un tribunal nacional de un Estado contratante (J6/03) es requerido para reconocer que el titular de una solicitud no estaba facultado para presentarla, puede solicitarse una suspensión del procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes conforme al R14(1) CPE.
La OEP no tiene que verificar que el tribunal requerido sea efectivamente competente (véanse las reglas anteriores) para resolver esta cuestión (J10/02, J36/97, A9.2 PR).
Suspensión de oficio
La suspensión se adquiere de oficio el día en que se aporta la prueba de la acción judicial (R14(1) CPE) y no es necesaria ninguna decisión (J28/94).
Si el titular impugna esta suspensión, la división jurídica adoptará entonces una decisión recurrible (J28/94).
Objetivo
El objetivo de esta suspensión es proteger los derechos del verdadero titular de los derechos y evitar que el solicitante sabotee la solicitud al ver que la propiedad de la misma se le va a escapar.
En particular, la solicitud (o una designación de un Estado contratante en la solicitud) no puede ser retirada (R15 CPE).
Efecto de la suspensión
Principio
Durante la suspensión del procedimiento, todos los plazos quedan suspendidos (R14(1) CPE).
No obstante, es necesario continuar pagando las tasas anuales (R14(4) CPE), sabiendo que cualquiera puede pagarlas (Directrices A-X 1).
Al reanudarse el procedimiento, los plazos (que habían sido suspendidos) se reanudan, pero sin que estos puedan ser inferiores a 2 meses (R14(4) CPE, última frase).
Ejemplo de cálculo de plazos
Principio
Es importante saber que:
- el número de días restantes se calcula en días y luego meses, ya que las Directrices ofrecen ejemplos de este tipo (véase, por ejemplo, Directrices D-VII 4.3);
- el plazo de reanudación hasta el vencimiento también se calcula en días y luego meses.
Esto no es realmente inventado (sobre todo porque en las directrices anteriores se indicaba que el cálculo se realizaba en días-meses y luego meses-días…).
Este método de cálculo plantea, no obstante, un problema si el vencimiento del plazo cae en un 31 de julio y el plazo estaba suspendido el 25 de junio: solo tenemos 30 días en el mes de junio, entonces ¿cómo se debe contar? ¿5 días + 1 mes + 1 día? En fin… si tiene la respuesta, ¡no dude en compartirla!
Ejemplo 1
Supongamos que se produce una suspensión del procedimiento durante el plazo de 6 meses de la R70(1) CPE para presentar la solicitud de examen.
Ejemplo 2
Supongamos que la división de oposición notifica al titular que su patente se mantiene en forma modificada según el R82(2) CBE: el titular tiene 3 meses para proporcionar una traducción de las reivindicaciones.
Órgano competente
Es la división jurídica la que verifica que se cumplen las condiciones para la suspensión (Directrices A-IV 2.2, « Decisión del Presidente de la Oficina Europea de Patentes, de fecha 12 de julio de 2007, relativa a la competencia de la división jurídica« , DO 2007, edición especial n° 3, G.1).
Decisión de suspensión
La decisión de suspensión normalmente se concede, pero no es automática.
Para decidir sobre la suspensión, la OEP debe verificar si la acción cumple los tres siguientes puntos (J15/13):
- la persona que ha iniciado la acción es la que ha solicitado la suspensión;
- la acción se dirige contra el solicitante de la patente;
- la acción es efectivamente una acción de reivindicación en el sentido del A61(1) CBE y si la acción no constituye un abuso evidente:
- la OEP analizará entonces el título de la acción y la naturaleza de la misma.
- No obstante, no se analiza su fundamento.
- abuso = si el ejercicio de los derechos está principalmente destinado a causar daños y otros fines legítimos (en este caso, la salvaguarda de los intereses del tercero) pasan a un segundo plano (J14/19).
- El abuso debe ser inequívoco y requiere un examen cuidadoso y una ponderación de las circunstancias individuales. La carga de la prueba recae sobre quien alega el abuso.
Forma de la suspensión
En sí misma, la división jurídica no toma una decisión, ya que la suspensión es un hecho desde el momento en que se cumplen las condiciones de la R14(1) CBE. Si el solicitante, una vez notificado, impugna la suspensión, solo entonces la OEP adopta una decisión.
Esta decisión es entonces recurrible y el tercero es parte en el recurso (J28/94).
Atención, ya que las Directrices A-IV 2.2 consideran que la suspensión debe pronunciarse en una decisión (intermedia recurrible junto con la decisión final).
Fechas relevantes
Fecha de la suspensión
El día en que el tercero aporta la prueba (R14(1) CBE) de que ha iniciado un procedimiento contra el solicitante para que se reconozca su derecho sobre la invención, el procedimiento queda suspendido.
La fecha de la suspensión se inscribe en el REB (R143(1) s) CBE).
Existencia del procedimiento para el reconocimiento del derecho a la patente
En cuanto al momento a partir del cual el procedimiento existe realmente, debe consultarse la legislación nacional que regula dicho procedimiento (J7/00, J14/19).
Por ejemplo, según los países, puede ser:
- la presentación en el registro del escrito de demanda;
- la notificación al solicitante de dicho escrito;
- etc.
Fecha hasta la cual puede solicitarse la suspensión
La suspensión puede solicitarse mientras no se haya concedido ninguna patente (R16(1) b) CPE).
Debe entenderse que esta solicitud de suspensión debe presentarse antes de la publicación de la mención de concesión en el boletín (J7/96).
Por otro lado, si una solicitud ya no está en trámite (ej. denegación), parece que aún es posible beneficiarse de la posibilidad de presentar una nueva solicitud de patente (G3/92) aunque la suspensión ya no tenga sentido.
Límites de la suspensión
Autorizado por un tercero
No se entiende muy bien por qué, pero el tercero puede consentir la continuación del procedimiento (R14(1) CPE). Este consentimiento es irrevocable.
Esto es relativamente peligroso, ya que el solicitante podría retirar su solicitud o retirar ciertos países designados (la R15 CPE ya no tendría efecto).
No obstante, en caso de retirada, el tercero puede a priori presentar una nueva solicitud si posteriormente obtiene el derecho a la patente (G3/92).
Tasa anual
Si el procedimiento de concesión está suspendido, no debe olvidarse abonar las tasas anuales para evitar la caducidad de la solicitud (R14(4) CPE).
Cualquiera puede pagar estas tasas anuales: así, si el titular de la solicitud no las paga, siempre es posible que la persona que se considere el verdadero titular las abone (Directrices A-X 1).
Publicación de la solicitud
Además, y para evitar que se pueda ocultar maliciosamente una solicitud durante varios años impidiendo su publicación, la suspensión del procedimiento solo puede tener lugar tras la publicación de la solicitud (R14(1) CPE, última frase).
Levantamiento discrecional
Por último, la suspensión del procedimiento puede ser levantada por la oficina de manera discrecional (R14(3) CPE), en particular si esta considera que los procedimientos ante los tribunales nacionales son meramente dilatorios (Directrices A-IV 2.3, J4/17) o excesivamente largos (T24/13).
La fecha de reanudación (en caso de levantamiento de la suspensión) puede modificarse a petición (T146/82). Atención
Aunque el solicitante pueda entonces retirar su solicitud o retirar ciertos países designados (la R15 CPE ya no tendría efecto), esto no impedirá al tercero presentar una nueva solicitud si posteriormente obtiene el derecho a la patente (G3/92).
Suspensión del procedimiento de oposición
La mayor parte de lo anteriormente expuesto es aplicable.
No obstante, el oponente o el interviniente no pueden solicitar esta suspensión: debe tratarse necesariamente de un tercero (R78(1) CPE).
Además, esta suspensión solo puede decidirse si la división de oposición considera la oposición admisible (R78(1) CPE y Directrices D-VII 4.1).
Ejercer su derecho tras un reconocimiento
Una vez cumplidas las tres condiciones mencionadas anteriormente, la persona que haya solicitado el reconocimiento de su derecho a la patente podrá (A61(1) CPE):
- bien presentar una nueva solicitud de patente (A61(1) b) CPE);
- bien asumir la solicitud existente (A61(1) a) CPE);
- bien solicitar el rechazo de la solicitud existente (A61(1) c) CPE).
Esta opción está disponible durante un plazo de 3 meses a partir de la decisión firme que reconoce su derecho a la patente (R16(1) a) CPE).
El A121 CPE no es aplicable a este plazo, pero la restitutio in integrum (A122 CPE) es posible.
Presentación de una nueva solicitud
Presentación
La presentación de una nueva solicitud (A61(1) b) CPE) sigue las normas de una presentación de solicitud estándar (Directrices A-IV 2.7), aunque su presentación solo puede realizarse ante la OEP: en efecto, la R15(3) CPE73 fue suprimida en la CPE 2000.
Por supuesto, será necesario pagar las tasas de solicitud y de búsqueda en el plazo de 1 mes (R17(2) CPE, es decir, como para una solicitud « normal ») y pagar las tasas de designación en un plazo de 6 meses a partir de la mención de la publicación del informe de búsqueda (R17(3) CPE, es decir, como para una solicitud « normal »).
El A121 CPE es aplicable a estos dos plazos.
La petición de concesión debe incluir el número de la solicitud inicial (R41(2) f) CPE).
Idioma de la nueva solicitud
Al igual que en el caso de las solicitudes divisionales, el idioma de presentación de la nueva solicitud debe ser el de presentación de la solicitud inicial o, a elección, el idioma del procedimiento de dicha solicitud inicial (R36(2) CPE).
Estados designados
Solo los estados designados en la solicitud inicial podrán ser válidamente designados en la nueva solicitud (R16(2) CPE y G3/92).
Solicitud anterior
En este supuesto, la solicitud existente se considerará retirada (R17(1) CPE) a partir de la presentación de la nueva solicitud.
En el supuesto de que la solicitud existente ya no esté en trámite (es decir, abandonada, considerada retirada, etc.), siempre es posible presentar una nueva solicitud (aunque esto pueda parecer chocante para los derechos de terceros, G3/92). Ninguna decisión en contra ha venido a contradecirlo (Directrices C-IX 2.2).
Beneficio de la fecha de presentación de la solicitud anterior
Por otra parte, el A61(1) CPE junto con el A76(1) CPE establece que la nueva solicitud se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud existente, pero también que no se podrá añadir materia respecto a la solicitud existente (por lo tanto, la descripción no debe ampliar el contenido de la solicitud más allá del de la solicitud inicial).
Reanudación de la solicitud existente
En este supuesto (A61(1) a) CPE), la persona que ha solicitado que se reconozca su derecho a la patente retoma, en cierto modo, el historial de la solicitud a su cargo. También debe solicitarlo por escrito a la OEP.
A partir de entonces, el procedimiento se reanuda con esta persona (y eventualmente con las demás partes si las hubiera, las cuales serán notificadas R14(2) CPE, ej. oponentes).
La ventaja de esta opción es, ante todo, financiera: las tasas ya abonadas por el antiguo solicitante no vuelven a ser exigibles.
No obstante, con el fin de no perjudicar al nuevo titular (que descubre la solicitud y el expediente):
- la oficina deja transcurrir a minima un plazo de 3 meses entre la firmeza de la resolución judicial y la reanudación del procedimiento (R14(2) CPE, última frase);
- los plazos (que habían sido suspendidos) se reanudan, pero sin que estos puedan ser inferiores a 2 meses (R14(4) CPE, última frase).
Rechazo de la solicitud existente
No hay mucho que decir: la OEP rechazará la solicitud existente sin más (A61(1) c) CPE)…
Caso particular en caso de transferencia parcial de derecho
Si una resolución firme ha reconocido el derecho a la patente a un tercero solo para una parte de la solicitud, dicho tercero solo podrá presentar una nueva solicitud (R18(1) CPE es decir, el rechazo y la reanudación de la solicitud no son posibles, Directrices C-IX 2.3).
También es posible que la resolución firme solo reconozca el derecho a la patente para determinados estados contratantes (R18(2) CPE).
Esto puede ocurrir, en particular, si un contrato de codesarrollo preveía tal derecho.
En esta situación, el tercero puede:
- o bien presentar una nueva solicitud,
- o bien continuar con la solicitud para dichos estados (en este caso, habrá una excepción al principio de unidad de la A118 CPE: las descripciones y los dibujos podrán ser diferentes Directrices C-IX 2.4 y Directrices H-III 4.3.1).