Prima di tutto, è necessario determinare la persona che ha effettivamente il diritto di depositare la domanda di brevetto: per questo, vi invito a consultare l’articolo « Le persone che possono depositare una domanda ».
Come far riconoscere la sottrazione?
Al fine di sapere chi è abilitato a depositare una domanda di brevetto, l’UEB è piuttosto restio e non osa pronunciarsi direttamente: pertanto, l’UEB chiede che una giurisdizione nazionale competente risolva la questione.
Le giurisdizioni competenti
Le giurisdizioni nazionali competenti sono quelle determinate dal protocollo sul riconoscimento del 5 ottobre 1973 (o PR in seguito) (J6/03 citando G3/92), cioè:
- le giurisdizioni dello Stato contraente designate per iscritto dalle parti (A5(1) PR). Questa situazione è possibile tra un dipendente e un datore di lavoro solo se la legge nazionale che regola il contratto di lavoro lo consente (A5(2) PR),
- in mancanza, se l’invenzione è un’invenzione di dipendente (A4 PR):
- le giurisdizioni dello Stato contraente in cui il dipendente svolge la sua attività principale, o
- se questo non può essere determinato, le giurisdizioni dello Stato contraente in cui si trova la sede del datore di lavoro (A60(1) CBE),
- in mancanza, le giurisdizioni dello Stato contraente in cui il titolare ha il domicilio o la sede sociale (A2 PR),
- in mancanza, le giurisdizioni dello Stato contraente in cui la persona che rivendica il diritto al brevetto ha il domicilio o la sede sociale (A3 PR),
- in mancanza, le giurisdizioni della Germania (A6 PR).
La giurisdizione adita deve verificare se è effettivamente competente (A7 PR).
L’UEB non ha potere di valutazione su questo argomento (A9.2 PR).
Attiro la vostra attenzione sul fatto che le giurisdizioni competenti possono essere solo una giurisdizione di uno Stato contraente: nessuna giurisdizione americana, cinese, ecc. può essere competente.
Tuttavia, se una tale giurisdizione emettesse una decisione, sarebbe possibile far riconoscere la decisione da un tribunale di uno Stato membro tramite exequatur. Tuttavia, la sospensione della procedura della R14 CBE (descritta di seguito) non sarà possibile.
Condizioni per esercitare il proprio diritto presso l’UEB
Al fine di esercitare il proprio diritto presso l’ufficio europeo, devono essere soddisfatte tre condizioni (R16(1) CBE):
- il brevetto non deve essere ancora concesso,
- la decisione della giurisdizione competente deve essere passata in cosa giudicata da meno di 3 mesi,
- la decisione deve essere riconosciuta in virtù del protocollo sul riconoscimento (articoli 9 e 10) nei paesi designati dalla domanda di brevetto (in sostanza, non c’è nulla da fare, salvo alcuni casi particolari).
Tuttavia, se una domanda non è più in corso (es. rigetto), sembra sempre possibile beneficiare della possibilità di ri-depositare una domanda di brevetto (G3/92).
Sospensione della procedura di concessione
Principio
Non appena un tribunale nazionale di uno Stato contraente (J6/03) viene adito con una domanda per far riconoscere che il titolare di una domanda non era abilitato a depositarla, può essere richiesta una sospensione della procedura presso l’ufficio europeo dei brevetti secondo la R14(1) CBE.
L’UEB non deve verificare che il tribunale adito sia effettivamente competente (vedi regole sopra) per decidere su tale questione (J10/02, J36/97, A9.2 PR).
Sospensione d’ufficio
La sospensione è acquisita d’ufficio dal giorno in cui viene fornita la prova dell’azione giudiziaria (R14(1) CBE) e non è necessaria alcuna decisione (J28/94).
Se mai il titolare contesta tale sospensione, la divisione giuridica adotta allora una decisione impugnabile (J28/94).
Obiettivo
L’obiettivo di questa sospensione è proteggere i diritti del vero titolare dei diritti ed evitare che il richiedente saboti la domanda vedendo che la proprietà della stessa gli sfuggirà.
In particolare, la domanda (o una designazione di uno Stato contraente nella domanda) non può essere ritirata (R15 CBE).
Effetto della sospensione
Principio
Durante la sospensione della procedura, tutti i termini sono sospesi (R14(1) CBE).
Tuttavia, è necessario continuare a pagare le tasse annuali (R14(4) CBE), sapendo che chiunque può pagarle (Direttive A-X 1).
Alla ripresa, i termini (che erano stati sospesi) riprendono, ma senza che questi possano essere inferiori a 2 mesi (R14(4) CBE, ultima frase).
Esempio di calcolo dei termini
Principio
È importante sapere che:
- il numero di giorni rimanenti da calcolare si conteggia in giorni poi mesi poiché le Direttive forniscono esempi di questo tipo (vedi ad esempio Direttive D-VII 4.3)
- il termine di ripresa fino alla scadenza si calcola anch’esso in giorni poi mesi.
Non si tratta di un’invenzione (soprattutto perché nelle direttive precedenti era indicato che il calcolo si faceva in giorni-mesi poi mesi-giorni…).
Questo metodo di calcolo pone tuttavia un problema se la scadenza del termine cade il 31 luglio e il termine era sospeso il 25 giugno: abbiamo solo 30 giorni nel mese di giugno e quindi come si deve conteggiare? 5 giorni + 1 mese + 1 giorno? Insomma… se avete la risposta, non esitate!
Esempio 1
Supponiamo che una sospensione della procedura intervenga durante il termine di 6 mesi della R70(1) CBE per presentare la richiesta di esame.
Esempio 2
Supponiamo che la divisione di opposizione notifichi al titolare che il suo brevetto è mantenuto in forma modificata secondo la R82(2) CBE: il titolare ha 3 mesi per fornire una traduzione delle rivendicazioni.
Organo competente
È la divisione giuridica che verifica che le condizioni della sospensione siano effettivamente soddisfatte (Linee guida A-IV 2.2, « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 12 luglio 2007, relativa alla competenza della divisione giuridica« , GU 2007, edizione speciale n° 3, G.1).
Decisione di sospensione
La decisione di sospensione è normalmente concessa, ma non è automatica.
Per decidere se concedere o meno la sospensione, l’UEB deve verificare se l’azione rispetta i seguenti tre punti (J15/13):
- la persona che ha intrapreso l’azione è quella che ha richiesto la sospensione;
- l’azione è intrapresa contro il richiedente del brevetto;
- l’azione è effettivamente un’azione di rivendicazione ai sensi dell’A61(1) CBE e se l’azione non costituisce un abuso evidente:
- l’UEB analizzerà quindi l’intitolazione dell’azione, la natura dell’azione.
- Tuttavia, il suo fondamento non viene analizzato.
- abuso = se l’esercizio dei diritti è principalmente finalizzato a causare danni e altre finalità legittime (in questo caso la tutela degli interessi del terzo) passano in secondo piano (J14/19).
- L’abuso deve essere inequivocabile e richiede un esame attento e una ponderazione delle circostanze individuali. L’onere della prova spetta a chi invoca l’abuso.
Forma della sospensione
Di per sé, la divisione giuridica non adotta una decisione poiché la sospensione è un fatto non appena sono soddisfatte le condizioni della R14(1) CBE. Se il richiedente, avvisato, contesta la sospensione, solo allora l’UEB adotta una decisione.
Tale decisione è quindi impugnabile e il terzo è parte del ricorso (J28/94).
Attenzione, poiché le Linee guida A-IV 2.2 considerano che la sospensione debba essere pronunciata in una decisione (intermedia impugnabile con la decisione finale).
Date rilevanti
Data della sospensione
Il giorno in cui il terzo fornisce la prova (R14(1) CBE) di aver avviato una procedura contro il richiedente per far riconoscere il proprio diritto all’invenzione, la procedura è sospesa.
La data della sospensione è iscritta nel REB (R143(1) s) CBE).
Esistenza della procedura volta a far riconoscere il diritto al brevetto
Per quanto riguarda il momento a partire dal quale la procedura esiste realmente, occorre fare riferimento alla legge nazionale che disciplina tale procedura (J7/00, J14/19).
Ad esempio, a seconda dei paesi può trattarsi di:
- il deposito presso la cancelleria dell’atto introduttivo del giudizio;
- la notifica al richiedente di tale atto;
- ecc.
Data alla quale la sospensione non può più essere richiesta
La sospensione può essere richiesta fintantoché nessun brevetto è concesso (R16(1) b) CBE).
È necessario comprendere che tale richiesta di sospensione deve essere presentata prima della pubblicazione della menzione di concessione nel bollettino (J7/96).
Inoltre, se una domanda non è più in corso (ad es. rigetto), sembra comunque possibile beneficiare della possibilità di ripresentare una domanda di brevetto (G3/92) anche se la sospensione non ha più senso.
Limiti della sospensione
Autorizzato dal terzo
Non si comprende bene il motivo, ma il terzo può acconsentire alla prosecuzione della procedura (R14(1) CBE). Tale consenso è irrevocabile.
Ciò è relativamente pericoloso, poiché il richiedente potrebbe ritirare la domanda o ritirare alcuni paesi designati (la R15 CBE non avendo più effetto).
Tuttavia, in caso di ritiro, il terzo può a priori depositare una nuova domanda se ottiene il diritto al brevetto successivamente (G3/92).
Tassa annuale
Se la procedura di concessione è sospesa, non bisogna dimenticare di pagare le tasse annuali al fine di evitare la decadenza della domanda (R14(4) CBE).
Chiunque può pagare queste tasse annuali: pertanto, se il titolare della domanda non le paga, è sempre possibile per la persona che ritiene di essere il vero titolare provvedere al pagamento (Direttive A-X 1).
Pubblicazione della domanda
Inoltre, e al fine di evitare che si possa, in modo malizioso, nascondere una domanda per diversi anni impedendone la pubblicazione, la sospensione della procedura può essere richiesta solo dopo la pubblicazione della domanda (R14(1) CBE, ultima frase).
Revoca in via discrezionale
Infine, la sospensione della procedura può essere revocata dall’ufficio in via discrezionale (R14(3) CBE), in particolare se questo ritiene che le procedure dinanzi alle giurisdizioni nazionali siano puramente dilatorie (Direttive A-IV 2.3, J4/17) o eccessivamente lunghe (T24/13).
La data di ripresa (in caso di revoca della sospensione) può essere modificata su richiesta (T146/82). Attenzione
Anche se il richiedente può allora ritirare la domanda o ritirare alcuni paesi designati (la R15 CBE non avendo più effetto), ciò non impedirà al terzo di depositare una nuova domanda se ottiene il diritto al brevetto successivamente (G3/92).
Sospensione della procedura di opposizione
La maggior parte di quanto detto in precedenza si applica.
Tuttavia, l’opponente o l’interveniente non possono richiedere tale sospensione: è necessario che si tratti di un terzo (R78(1) CBE).
Inoltre, tale sospensione può essere decisa solo se la divisione di opposizione ritiene l’opposizione ricevibile (R78(1) CBE e Direttive D-VII 4.1).
Esercitare il proprio diritto a seguito di un riconoscimento
Non appena le tre condizioni precedentemente citate siano soddisfatte, la persona che ha richiesto il riconoscimento del proprio diritto al brevetto può (A61(1) CBE):
- depositare una nuova domanda di brevetto (A61(1) b) CBE);
- riprendere a proprio nome la domanda esistente (A61(1) a) CBE);
- chiedere il rigetto della domanda esistente (A61(1) c) CBE).
Tale scelta è possibile entro un periodo di 3 mesi a decorrere dalla decisione definitiva che riconosce il suo diritto al brevetto (R16(1) a) CBE).
L’A121 CBE non è applicabile a tale termine, ma la restitutio in integrum (A122 CBE) è possibile.
Deposito di una nuova domanda
Deposito
Il deposito di una nuova domanda (A61(1) b) CBE) segue le regole di un deposito di una domanda standard (Direttive A-IV 2.7), anche se il suo deposito può essere effettuato solo dinanzi all’UEB: infatti, la R15(3) CBE73 è stata soppressa nella CBE 2000.
Naturalmente, sarà necessario pagare le tasse di deposito e di ricerca entro 1 mese (R17(2) CBE, cioè come per una domanda « normale ») e pagare le tasse di designazione entro un termine di 6 mesi dalla menzione della pubblicazione del rapporto di ricerca (R17(3) CBE, cioè come per una domanda « normale »).
L’A121 CBE è applicabile a questi due termini.
La richiesta di rilascio deve contenere il numero della domanda iniziale (R41(2) f) CBE).
Lingua della nuova domanda
Come per le domande divisionali, la lingua di deposito della nuova domanda deve essere quella del deposito della domanda iniziale o, a scelta, la lingua della procedura di tale domanda iniziale (R36(2) CBE).
Stati designati
Solo gli stati designati nella domanda iniziale possono essere validamente designati nella nuova domanda (R16(2) CBE e G3/92).
Domanda precedente
In questa ipotesi, la domanda esistente è considerata ritirata (R17(1) CBE) a decorrere dal deposito della nuova domanda.
Nell’ipotesi in cui la domanda esistente non sia più pendente (cioè abbandonata, considerata ritirata, ecc.), è sempre possibile depositare una nuova domanda (anche se ciò può sembrare sorprendente per i diritti dei terzi, G3/92). Nessuna decisione contraria è intervenuta a smentirla (Direttive C-IX 2.2).
Beneficio della data di deposito della domanda precedente
Inoltre, l’A61(1) CBE insieme all’A76(1) CBE precisa che la nuova domanda beneficerà della data di deposito della domanda esistente, ma anche che non sarà possibile aggiungere materia rispetto alla domanda esistente (quindi la descrizione non deve estendere il contenuto della domanda oltre quello della domanda iniziale).
Ripresa della domanda esistente
In questa ipotesi (A61(1) a) CBE), la persona che ha chiesto che il proprio diritto al brevetto sia riconosciuto riprende in qualche modo la storia della domanda a proprio carico. Deve inoltre richiederlo per iscritto all’UEB.
Da quel momento, la procedura viene ripresa con questa persona (ed eventualmente con le altre parti, se esistono, le quali vengono avvisate R14(2) CBE, es. opponenti).
Il vantaggio di questa opzione è soprattutto di natura finanziaria: le tasse già pagate dal precedente richiedente non sono più dovute.
Tuttavia, al fine di non mettere in difficoltà il nuovo titolare (che scopre la domanda e il fascicolo):
- l’ufficio lascia trascorrere a minima un termine di 3 mesi tra il passaggio « in giudicato » della decisione del tribunale e la ripresa della procedura (R14(2) CBE, ultima frase);
- i termini (che erano stati sospesi) riprendono, ma senza che questi possano essere inferiori a 2 mesi (R14(4) CBE, ultima frase).
Rigetto della domanda esistente
Non c’è molto da dire: l’UEB rigetterà semplicemente la domanda esistente (A61(1) c) CBE)…
Caso particolare in caso di trasferimento parziale di diritto
Se una decisione definitiva ha riconosciuto il diritto al brevetto a un terzo solo per una parte della domanda, questo terzo potrà solo depositare una nuova domanda (R18(1) CBE, cioè il rigetto e la ripresa della domanda non sono possibili, Direttive C-IX 2.3).
È anche possibile che la decisione definitiva riconosca il diritto al brevetto solo per alcuni stati contraenti (R18(2) CBE).
Ciò può accadere in particolare se un contratto di codesviluppo prevedeva tale diritto.
In questa situazione, il terzo può:
- depositare una nuova domanda,
- oppure proseguire con la domanda per questi stati (quindi, in questo caso, vi sarà un’eccezione al principio di unicità dell’A118 CBE: le descrizioni e i disegni potranno essere diversi Direttive C-IX 2.4 e Direttive H-III 4.3.1).