Luogo del deposito

Il depositante ha diverse possibilità per effettuare un deposito.

È tuttavia necessario assicurarsi che non agisca in modo improprio e comprometta così le sue possibilità di ottenere un brevetto.

Per i depositi iniziali

Il deposito presso l’UEB

Questo è ciò che si può definire « il deposito diretto ».

L’A75(1) a) CBE dispone che:

La domanda di brevetto europeo può essere depositata:

a) sia presso l’Ufficio europeo dei brevetti;

b) [… ]

La R35(1) CBE prevede inoltre che:

Le domande di brevetto europeo possono essere depositate per iscritto presso l’Ufficio europeo dei brevetti a Monaco, L’Aia o Berlino [… ]

Pertanto, anche se l’UEB possiede edifici in altre città (come Vienna o Bruxelles), solo tre luoghi possono ricevere i depositi di domande di brevetto (R35(1) CBE):

• Monaco (UEB),
• L’Aia (Dipartimento dell’UEB),
• Berlino (Agenzia dell’UEB).

Le agenzie di Vienna o Bruxelles non possono ricevere nulla (Direttive A-II 1.1).

È importante notare che gli edifici di Berlino e Monaco sono dotati di cassette postali automatiche utilizzabili in qualsiasi momento del giorno o della notte (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 3 gennaio 2017, relativa alla designazione degli uffici di ricezione dell’UEB », GU 2017, A11).

Attenzione! Infatti, quanto appena detto non significa che il deposito diretto sia l’unica opzione o che sia sempre possibile.

Il deposito presso un ufficio nazionale ricevente

La facoltà

L’A75(1) b) CBE dispone che:

La domanda di brevetto europeo può essere depositata:

a) [… ]

b) oppure, se la legislazione di uno Stato contraente lo consente, e fatte salve le disposizioni dell’articolo 76, paragrafo 1, presso l’ufficio centrale della proprietà industriale o altre autorità competenti di tale Stato. Qualsiasi domanda così depositata ha gli stessi effetti come se fosse stata depositata alla stessa data presso l’Ufficio europeo dei brevetti.

Quando tale deposito è possibile e la domanda è ricevuta tramite un ufficio nazionale, la data di deposito corrisponde alla data in cui l’ufficio nazionale ha ricevuto i documenti. La CBE non ammette in alcun caso la possibilità di applicare una decisione del diritto nazionale per determinare la data di deposito di una domanda di brevetto europeo (J 18/86).

« se la legislazione di uno Stato contraente lo consente« : è necessario verificare nella legislazione di ciascuno Stato per sapere se ciò è possibile.

Nel caso specifico, ciò è possibile in Francia. Infatti, l’articolo L614-2 CPI dispone:

Qualsiasi domanda di brevetto europeo può essere depositata presso l’Institut national de la propriété industrielle sia presso la sua sede, sia, se necessario, nei suoi centri regionali, secondo modalità che sono precisate per via regolamentare.

Secondo le ultime informazioni, era possibile depositare una domanda di brevetto in qualsiasi lingua in tutti gli Stati contraenti tranne che per (Diritto nazionale relativo alla CBE, tabella II):

• Cipro
  • deposito unicamente in inglese, tedesco, francese e greco.
  • una traduzione in greco deve essere presentata entro 2 mesi se la descrizione non è in greco;
• Grecia
  • deposito in qualsiasi lingua,
  • una traduzione in greco deve essere presentata entro 2 mesi se la descrizione non è in greco;
• Spagna
  • deposito unicamente in inglese, tedesco, francese e spagnolo,
  • una traduzione in spagnolo deve essere presentata contestualmente se la descrizione non è in spagnolo;
• Bulgaria
  • deposito unicamente in inglese, tedesco, francese e bulgaro;
• Ex Repubblica jugoslava di Macedonia
  • deposito unicamente in inglese, tedesco, francese e macedone;
• Norvegia
  • deposito unicamente in inglese, tedesco, francese e norvegese;
• Italia
  • deposito in qualsiasi lingua,
  • una traduzione in italiano deve essere presentata contestualmente se la domanda non è in italiano, salvo se esiste una priorità di una domanda depositata in Italia più di 90 giorni prima o se il richiedente non è domiciliato in Italia;
• Portogallo
  • deposito in qualsiasi lingua,
  • una traduzione in portoghese deve essere presentata entro 1 mese se la domanda non è in portoghese, salvo se esiste una priorità di una domanda depositata in Portogallo;
• Polonia
  • deposito in qualsiasi lingua,
  • una traduzione in polacco deve essere presentata contestualmente se la domanda non è in polacco.

Inoltre, è necessario redigere « l’indicazione che un brevetto è richiesto » e « le indicazioni che permettono di identificare il richiedente » :

• in inglese, tedesco, francese o danese per la Danimarca;
• in inglese, tedesco, francese o ungherese per l’Ungheria;
• in inglese, tedesco, francese o finlandese per la Finlandia;
• in inglese, tedesco, francese o portoghese per il Portogallo;
• in inglese o maltese per Malta.

L’obbligo

Tuttavia, se la CBE consente un deposito presso un’amministrazione nazionale, prevede altresì che il legislatore nazionale renda tale facoltà obbligatoria in alcuni casi (A75(2) CBE).

In Francia, il legislatore ha redatto il secondo comma dell’articolo L614-2 CPI come segue (sì ! anche se si tratta di diritto nazionale francese, mi sembra importante dettagliare questo punto qui) :

La domanda deve essere depositata presso l’Istituto nazionale della proprietà industriale, quando il depositante ha il proprio domicilio o sede in Francia e non rivendica la priorità di un deposito anteriore in Francia.

L’obiettivo di tale misura è consentire al ministro incaricato della difesa di secretare alcune invenzioni qualora le ritenga sensibili o importanti per la difesa della nazione.

Quindi, in breve, esiste un obbligo di deposito di una domanda di brevetto europeo presso l’INPI se :

• il depositante ha il proprio domicilio/sede legale in Francia.
• la domanda non rivendica priorità di una domanda depositata in Francia.

La condizione legata alla priorità

Innanzitutto, tale obbligo è subordinato al fatto che la domanda di brevetto non rivendichi la priorità di un deposito anteriore in Francia.

Pertanto, non è necessario effettuare un deposito presso l’INPI se si rivendica una prima domanda francese, europea o internazionale (che normalmente deve essere stata depositata in Francia, come previsto dal codice della proprietà industriale).

Tuttavia, rimangono alcune questioni in sospeso :

1. Cosa succede se si rivendica una priorità che non ha « nulla a che vedere » per evitare tale obbligo? Penso che si potrebbe comunque essere sanzionati per « frode alla legge« . Infatti, tale comportamento rappresenta abbastanza chiaramente un aggiramento della legge per farle produrre effetti che il legislatore non aveva previsto.
2. Cosa succede se si aggiunge materia (es. miglioramento dell’invenzione) tra la domanda prioritaria e la domanda che rivendica tale priorità? Non è molto chiaro… Personalmente, vi consiglierei di richiedere un’autorizzazione preventiva (autorizzazione che descriveremo di seguito) per tutelarvi ed evitare sorprese.
3. Cosa succede se la domanda rivendica una priorità statunitense? Alla luce della lettera della legge, sarebbe necessario depositare la domanda di brevetto che rivendica tale priorità presso l’INPI. A mio avviso, tale procedura risulta allora totalmente priva di senso (anche se rimane obbligatoria). Infatti, lo scopo della procedura di deposito in Francia è consentire al ministro incaricato della difesa di secretare le invenzioni di interesse per la difesa nazionale. Se una potenza straniera ne è già a conoscenza a seguito di un deposito in un altro paese o se la domanda di brevetto estera è suscettibile di essere pubblicata, tale procedura non ha più senso, poiché la secretazione non servirebbe a nulla… ma tant’è:)

Se dovessi riscrivere questo comma, lo redigerei probabilmente come segue per cercare di chiarire le cose: « La domanda deve essere depositata presso l’Istituto nazionale della proprietà industriale, quando il depositante ha il proprio domicilio o sede in Francia e non rivendica validamente la priorità di un deposito anteriore per l’intera domanda in Francia. »

La condizione legata al domicilio

Infine, questo obbligo è subordinato al fatto che il depositante sia domiciliato o abbia la propria sede sociale in Francia.

Ma ciò significa forse che non esiste alcun obbligo di deposito in Francia:

• quando l’inventore è francese?
• quando il depositante è francese e non dispone di sede sociale in Francia?

Alla luce del codice della proprietà industriale, sembra essere così.

Tuttavia, non bisogna dimenticare che:

• gli altri codici francesi restano applicabili anche se parliamo di brevetti;
• non tutto il diritto positivo si trova nei codici.

In primo luogo, l’articolo L411-6 del Codice Penale dispone:

Il fatto di consegnare o rendere accessibili a una potenza straniera, a un’impresa o organizzazione straniera o sotto controllo straniero o ai loro agenti informazioni, procedimenti, oggetti, documenti, dati informatizzati o file la cui utilizzazione, divulgazione o raccolta sia tale da recare pregiudizio agli interessi fondamentali della nazione è punito con quindici anni di detenzione e con 225 000 euro di ammenda.

Come potete constatare, questo articolo del Codice Penale non obbliga i francesi (inventori o depositanti) a depositare le loro domande di brevetto presso l’INPI, ma li mette in guardia contro una divulgazione di informazioni « tale da recare pregiudizio agli interessi fondamentali della nazione ». Ma come sapere se ci troviamo in una tale situazione?

L’istruzione interministeriale 9062/DN/CAB del 13 febbraio 1973 precisa la procedura che consente di sapere se un’invenzione interessa la difesa nazionale: la procedura di autorizzazione preventiva.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata presso il ministero competente per la difesa nazionale, delegazione ministeriale per gli armamenti ufficio brevetti e invenzioni. Tale domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dalla descrizione e dai disegni e deve contenere l’enunciazione delle rivendicazioni.

Sanzione

La sanzione in caso di violazione delle disposizioni dell’articolo L614-2 CPI è prevista all’articolo L615-16 CPI.

Chiunque avrà scientemente violato uno degli obblighi o divieti previsti dal secondo comma dell’articolo L. 614-2 […] sarà punito con un’ammenda di 6 000 euro. Se la violazione ha arrecato pregiudizio alla difesa nazionale, potrà inoltre essere pronunciata una pena detentiva di cinque anni.

Inoltre, la sanzione penale sopra menzionata è prevista all’articolo L411-6 del Codice Penale:

Il fatto di consegnare o rendere accessibili a una potenza straniera, a un’impresa o organizzazione straniera o sotto controllo straniero o ai loro agenti informazioni, procedimenti, oggetti, documenti, dati informatizzati o file la cui utilizzazione, divulgazione o raccolta sia tale da recare pregiudizio agli interessi fondamentali della nazione è punito con quindici anni di detenzione e con 225 000 euro di ammenda.

La messa sotto segreto

Come abbiamo appena visto, è possibile che uno Stato membro decida di mettere sotto segreto una domanda di brevetto per un periodo di tempo da definire.

Pertanto, la domanda non sarà trasmessa all’UEB (A77(2) CBE):

Ogni domanda di brevetto europeo il cui oggetto sia stato messo sotto segreto non è trasmessa all’Ufficio europeo dei brevetti

Se tale domanda non viene ancora trasmessa all’UEB entro un termine di 14 mesi (a decorrere dalla priorità), quest’ultima è considerata ritirata (A77(3) CBE e R37(2) CBE).

Caso di una non trasmissione nel termine prescritto

Esempio

È accaduto che l’ufficio nazionale abbia omesso per errore di trasmettere la domanda all’UEB entro i termini. In questo caso, il richiedente non può chiedere il ripristino dei suoi diritti (in altre parole, non può effettuare né una prosecuzione della procedura, né una *restitutio in integrum*), dato che la CBE prevede il ripristino dei diritti unicamente quando vi è stata inosservanza di un termine che spettava al richiedente rispettare
(J03/80).

Conseguenza giuridica: domanda considerata ritirata

La domanda è considerata ritirata (A77(3) CBE) qualora l’ufficio nazionale non trasmetta la domanda europea (R37(1) b) CBE):

• entro un termine di 4 mesi dalla data di deposito o,
• se è stata rivendicata una priorità, entro 14 mesi dalla data di priorità.

Soluzione: procedura di trasformazione

In questa ipotesi, il richiedente dispone di un unico rimedio giuridico: la trasformazione della domanda europea in domanda nazionale (A135(1) a) CBE).

In questo caso, la richiesta di trasformazione deve essere presentata presso il servizio centrale nazionale della proprietà industriale presso il quale era stata depositata la domanda di brevetto europeo (A135(2) CBE).

Fatte salve le disposizioni relative alla difesa nazionale, tale servizio trasmette direttamente la richiesta agli uffici centrali degli Stati contraenti ivi menzionati (A135(2) CBE). Una copia del fascicolo è allegata (R155(2) CBE).

La domanda di trasformazione deve essere presentata entro un termine (R155(1) CBE) di 3 mesi dalla notifica che segnala che la domanda è considerata ritirata.

Se la richiesta non è presentata entro i termini, la domanda cessa di avere valore di deposito nazionale regolare (R155(1) CBE): occorre allora esaminare i rimedi giuridici previsti dalla legislazione nazionale.

La trasmissione della richiesta deve essere effettuata presso gli uffici centrali degli Stati contraenti entro un termine di 20 mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità (R155(3) CBE).

Se la richiesta non è trasmessa entro i termini, la domanda cessa di avere valore di deposito nazionale regolare (A135(4) CBE).

Altri casi (ritenuta ritirata, respinta, ritirata, revocato)

Alcune legislazioni nazionali possono prevedere che la trasformazione sia possibile a determinate condizioni se la domanda è ritenuta ritirata, respinta o ritirata, o se il brevetto è revocato (A135(1) b) CBE).

Una trasformazione è possibile:

• se la domanda è ritenuta ritirata per mancata produzione di una traduzione della domanda nella lingua del procedimento (A90(3) CBE: esame di forma del deposito):
  • Bulgaria;
  • Cipro;
  • Croazia;
  • Spagna;
  • Ex-Repubblica jugoslava di Macedonia;
  • Finlandia;
  • Grecia;
  • Lituania;
  • Malta;
  • Portogallo;
  • Romania;
  • Slovenia;
• Altri casi:
  • Estonia: se la domanda è ritenuta ritirata (A90(3) CBE: esame di forma del deposito);
  • Ungheria:
    • se la domanda è ritenuta ritirata per mancata produzione di una traduzione della domanda nella lingua del procedimento (A90(3) CBE: esame di forma del deposito) o
    • se la domanda è ritenuta ritirata per mancato pagamento della tassa di ricerca o di deposito (A78(2) CBE);
  • Italia: (modello di utilità) se la domanda è ritenuta ritirata, respinta o il brevetto revocato;
  • Lettonia: se la domanda è ritenuta ritirata (A90(3) CBE: esame di forma del deposito);
  • Polonia: se la domanda è ritirata o respinta;
  • Slovacchia: se la domanda è ritirata, ritenuta ritirata o rifiutata, o il brevetto è revocato;
  • Svizzera: se la domanda è ritenuta ritirata per mancata produzione di una traduzione della domanda nella lingua del procedimento (A90(3) CBE: esame di forma del deposito) solo per le domande depositate in italiano;

In Francia, nessuna disposizione consente di trasformare una domanda al di fuori dei casi precedentemente visti (L614-6 CPI), cioè il caso previsto dall’A77(3) CBE in cui l’ufficio nazionale non trasmette la domanda europea entro i termini.

In questi casi, la richiesta di trasformazione deve essere presentata all’UEB (A135(3) CBE).

Essa si considera presentata solo dopo il pagamento della tassa di trasformazione (A135(3) CBE): [montant_epo default= »70 € » name= »A2(1).14 RRT »] (A2(1).14 RRT). Se la tassa manca, l’UEB informa il richiedente che la tassa deve essere pagata (Direttive A-IV 6).

La domanda di trasformazione deve essere presentata entro un termine di 3 mesi (R155(1) CBE) a decorrere :

• dalla notifica che indica che la domanda è considerata ritirata, che la domanda è respinta o che il brevetto è revocato; o
• dal ritiro della domanda.

L’A121 CBE è applicabile al richiedente.

L’A122 CBE è applicabile al titolare.

Se la richiesta non è presentata o se la tassa non è pagata entro i termini, la domanda cessa di avere valore di un deposito nazionale regolare (R155(1) CBE).

L’UEB trasmette la richiesta agli uffici centrali degli Stati contraenti indicati nella richiesta (A135(3) CBE) e allega una copia del fascicolo della domanda (R155(2) CBE).

Uno Stato contraente non può imporre condizioni di forma per la richiesta diverse da quelle della convenzione (A137(1) CBE), ma può esigere, entro un termine non inferiore a 2 mesi, che (A137(2) CBE) :

• sia pagata la tassa di deposito nazionale;
• sia fornita una traduzione in una lingua ufficiale di tale Stato:
  • della domanda iniziale;
  • dell’ultima versione modificata presso l’UEB (se il richiedente desidera procedere con essa).

Per le domande divisionali

A differenza delle domande « classiche », le domande divisionali possono essere depositate solo presso l’UEB (A76(1) CBE) :

• L’Aia;
• Monaco;
• Berlino.

Nessun deposito presso un ufficio nazionale è possibile (A75(1) b) CBE insieme A76(1) CBE insieme R36(2) CBE). Se per cortesia, un ufficio nazionale ricevesse una domanda divisionale e la trasmettesse all’UEB, tale domanda divisionale si considererebbe ricevuta alla data di ricezione dei documenti presso l’UEB (Direttive A-II 1.1 e Direttive A-IV 1.3.1 per le divisionali).