El solicitante tiene varias posibilidades para realizar una solicitud.
No obstante, es necesario asegurarse de que no actuará de cualquier manera y comprometerá así sus posibilidades de obtener una patente.
Para las solicitudes iniciales
La solicitud ante la OEP
Esto es lo que se puede denominar « la solicitud directa ».
El A75(1) a) CBE dispone que:
La solicitud de patente europea puede presentarse:
a) bien ante la Oficina Europea de Patentes;
b) [… ]
La R35(1) CBE prevé, por su parte, que:
Las solicitudes de patente europea podrán presentarse por escrito ante la Oficina Europea de Patentes en Múnich, La Haya o Berlín [… ]
Así, aunque la OEP posee edificios en otras ciudades (como Viena o Bruselas), solo tres lugares pueden recibir las solicitudes de patentes (R35(1) CBE):
- Múnich (OEP),
- La Haya (Departamento de la OEP),
- Berlín (Agencia de la OEP).
Las agencias de Viena o Bruselas no pueden recibir nada (Directrices A-II 1.1).
Cabe señalar que los edificios de Berlín y Múnich están equipados con buzones automáticos utilizables a cualquier hora del día o de la noche (« Decisión del Presidente de la Oficina Europea de Patentes, de 3 de enero de 2017, relativa a la designación de las oficinas de recepción de la OEP », DO 2017, A11).
¡Atención! En efecto, lo que acaba de decirse no significa que la solicitud directa sea la única o que siempre sea posible.
La solicitud ante una oficina nacional receptora
La facultad
El A75(1) b) CBE dispone que:
La solicitud de patente europea puede presentarse:
a) [… ]
b) o bien, si la legislación de un Estado contratante lo permite, y sin perjuicio del artículo 76, apartado 1, ante la oficina central de la propiedad industrial u otras autoridades competentes de dicho Estado. Toda solicitud presentada de este modo tendrá los mismos efectos que si hubiera sido presentada en la misma fecha ante la Oficina Europea de Patentes.
Cuando este tipo de presentación es posible y la solicitud se recibe a través de una oficina nacional, la fecha de presentación corresponde a la fecha en que la oficina nacional recibió los documentos. La CBE no admite en ningún caso la posibilidad de aplicar una decisión del derecho nacional para determinar la fecha de presentación de una solicitud de patente europea (J 18/86).
« si la legislación de un Estado contratante lo permite« : es necesario consultar la legislación de cada Estado para saber si esto es posible.
En este caso, es posible en Francia. En efecto, el artículo L614-2 CPI dispone:
Toda solicitud de patente europea puede presentarse ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial ya sea en su sede, o, en caso necesario, en sus centros regionales, según las modalidades que se precisen por vía reglamentaria.
Según la información más reciente, era posible presentar una solicitud de patente en cualquier idioma en todos los Estados contratantes, excepto en (Derecho nacional relativo a la CBE, tabla II):
- Chipre
- presentación únicamente en inglés, alemán, francés y griego.
- debe presentarse una traducción al griego en un plazo de 2 meses si la descripción no está en griego;
- Grecia
- presentación en cualquier idioma,
- debe presentarse una traducción al griego en un plazo de 2 meses si la descripción no está en griego;
- España
- presentación únicamente en inglés, alemán, francés y español,
- debe presentarse una traducción al español al mismo tiempo si la descripción no está en español;
- Bulgaria
- presentación únicamente en inglés, alemán, francés y búlgaro;
- Ex-República Yugoslava de Macedonia
- presentación únicamente en inglés, alemán, francés y macedonio;
- Noruega
- presentación únicamente en inglés, alemán, francés y noruego;
- Italia
- presentación en cualquier idioma,
- debe presentarse una traducción al italiano al mismo tiempo si la solicitud no está en italiano, salvo si existe una prioridad de una solicitud presentada en Italia con más de 90 días de antelación o si el solicitante no está domiciliado en Italia;
- Portugal
- presentación en cualquier idioma,
- debe presentarse una traducción al portugués en un plazo de 1 mes si la solicitud no está en portugués, salvo si existe una prioridad de una solicitud presentada en Portugal;
- Polonia
- presentación en cualquier idioma,
- debe presentarse una traducción al polaco al mismo tiempo si la solicitud no está en polaco.
Además, es necesario redactar « la indicación de que se ha solicitado una patente » y « las indicaciones que permiten identificar al solicitante » :
- en inglés, alemán, francés o danés para Dinamarca;
- en inglés, alemán, francés o húngaro para Hungría;
- en inglés, alemán, francés o finés para Finlandia;
- en inglés, alemán, francés o portugués para Portugal;
- en inglés o maltés para Malta.
La obligación
Pero si el CBE autoriza una solicitud ante una oficina nacional, también prevé que el legislador nacional haga obligatorio este procedimiento en determinados casos (A75(2) CBE).
En Francia, el legislador ha redactado el segundo párrafo del artículo L614-2 CPI de la siguiente manera (¡sí! aunque se trate de derecho nacional francés, me parece importante detallar este punto aquí):
La solicitud debe presentarse ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, cuando el solicitante tenga su domicilio o sede en Francia y no reivindique la prioridad de una solicitud anterior en Francia.
El objetivo de esta medida es permitir al ministro encargado de la defensa poner bajo secreto ciertas invenciones si considera que estas pueden ser sensibles o importantes para la defensa de la nación.
Así, en resumen, existe una obligación de presentar una solicitud de patente europea ante el INPI si:
- el solicitante tiene su domicilio/sede social en Francia.
- la solicitud no reivindica prioridad de una solicitud presentada en Francia.
La condición relacionada con la prioridad
En primer lugar, esta obligación está supeditada a que la solicitud de patente no reivindique la prioridad de una solicitud anterior en Francia.
Por tanto, no es necesario presentar una solicitud ante el INPI si se reivindica una primera solicitud francesa, europea o internacional (que normalmente ha debido presentarse en Francia, como prevé el código de la propiedad industrial).
No obstante, quedan algunas cuestiones pendientes:
- ¿Qué ocurre si se reivindica una prioridad que no tiene « nada que ver » para evitar esta obligación? Creo que, de todos modos, se podría sancionar por « fraude a la ley« . En efecto, este comportamiento es claramente un intento de eludir la ley para producir efectos que el legislador no pretendía.
- ¿Qué ocurre si se añade materia (por ejemplo, una mejora de la invención) entre la solicitud prioritaria y la solicitud que reivindica dicha prioridad? No está muy claro… Personalmente, os aconsejaría solicitar una autorización previa (autorización que describiremos a continuación) para protegeros y evitar sorpresas.
- ¿Qué ocurre si la solicitud reivindica una prioridad estadounidense? Según la letra de la ley, habría que presentar la solicitud de patente que reivindica dicha prioridad ante el INPI. En mi opinión, este procedimiento carece entonces totalmente de sentido (aunque siga siendo obligatorio). En efecto, el objetivo del procedimiento de presentación en Francia es permitir al ministro encargado de la defensa poner bajo secreto las invenciones que interesen a la defensa nacional. Si una potencia extranjera ya tiene conocimiento de ello debido a una solicitud en otro país o si la solicitud de patente extranjera puede ser publicada, este procedimiento ya no tiene sentido, puesto que la puesta bajo secreto no serviría de nada… pero bueno, así son las cosas 🙂
Si tuviera que reescribir este párrafo, probablemente lo redactaría de la siguiente manera para intentar aclarar las cosas: « La solicitud debe presentarse ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, cuando el solicitante tenga su domicilio o sede en Francia y no reivindique válidamente la prioridad de una solicitud anterior para el conjunto de la solicitud en Francia. »
La condición vinculada al domicilio
Por último, esta obligación está supeditada al hecho de que el solicitante esté domiciliado o tenga su sede social en Francia.
Pero ¿significa esto que no existe obligación de solicitud en Francia:
- cuando el inventor es francés?
- cuando el solicitante es francés y no dispone de sede social en Francia?
A la vista del código de la propiedad industrial, parece ser el caso.
No obstante, no hay que olvidar que:
- los demás códigos franceses siguen siendo aplicables aunque hablemos de patentes;
- no todo el derecho positivo se encuentra en los códigos.
En primer lugar, el artículo L411-6 del Código Penal dispone:
El hecho de entregar o hacer accesibles a una potencia extranjera, a una empresa u organización extranjera o bajo control extranjero o a sus agentes informaciones, procedimientos, objetos, documentos, datos informatizados o ficheros cuya explotación, divulgación o reunión sea susceptible de perjudicar los intereses fundamentales de la nación se castiga con quince años de prisión y 225 000 euros de multa.
Como puede observar, este artículo del Código Penal no obliga a los franceses (inventores o solicitantes) a presentar sus solicitudes de patentes ante el INPI, pero les advierte contra la divulgación de información « susceptible de perjudicar los intereses fundamentales de la nación ». Pero ¿cómo saber si nos encontramos en tal situación?
La instrucción interministerial 9062/DN/CAB de 13 de febrero de 1973 precisa el procedimiento para determinar si una invención afecta a la defensa nacional: el procedimiento de autorización previa.
La solicitud de autorización debe formularse ante el ministerio encargado de la defensa nacional, delegación ministerial para el armamento, oficina de patentes e invenciones. Esta solicitud de autorización debe ir acompañada de la memoria descriptiva y de los dibujos e incluir el enunciado de las reivindicaciones.
Sanción
La sanción en caso de violación de las disposiciones del artículo L614-2 CPI está prevista en el artículo L615-16 CPI.
Quien haya infringido a sabiendas una de las obligaciones o prohibiciones previstas en el segundo párrafo del artículo L. 614-2 […] será castigado con una multa de 6 000 euros. Si la violación ha causado perjuicio a la defensa nacional, además podrá imponerse una pena de prisión de cinco años.
Además, la sanción penal mencionada anteriormente está prevista en el artículo L411-6 del Código Penal:
El hecho de entregar o hacer accesibles a una potencia extranjera, a una empresa u organización extranjera o bajo control extranjero o a sus agentes informaciones, procedimientos, objetos, documentos, datos informatizados o ficheros cuya explotación, divulgación o reunión sea susceptible de perjudicar los intereses fundamentales de la nación se castiga con quince años de prisión y 225 000 euros de multa.
La puesta bajo secreto
Como acabamos de ver, es posible que un Estado miembro decida poner bajo secreto una solicitud de patente por un período de tiempo determinado.
Así, la solicitud no será transmitida a la OEP (A77(2) CBE):
Toda solicitud de patente europea cuyo objeto haya sido puesto bajo secreto no será transmitida a la Oficina Europea de Patentes
Si esta solicitud no es transmitida a la OEP en un plazo de 14 meses (a contar desde la prioridad), esta última se considerará retirada (A77(3) CBE y R37(2) CBE).
Caso de una no transmisión en el plazo prescrito
Ejemplo
Ha ocurrido que la oficina nacional omitiera por error transmitir la solicitud a la OEP dentro de los plazos. En este caso, el solicitante no puede solicitar la restitución de sus derechos (es decir, no puede realizar ni una continuación de procedimiento ni una *restitutio in integrum*), dado que el CBE prevé la restitución de derechos únicamente cuando ha habido incumplimiento de un plazo que correspondía respetar al solicitante
(J03/80).
Consecuencia jurídica: solicitud considerada retirada
La solicitud se considera retirada (A77(3) CBE) si la oficina nacional no transmite la solicitud europea (R37(1) b) CBE):
- en un plazo de 4 meses desde su presentación o,
- si se ha reivindicado una prioridad, de 14 meses desde la fecha de prioridad.
Solución: procedimiento de transformación
En este supuesto, el solicitante solo dispone de un único remedio jurídico: la transformación de la solicitud europea en solicitud nacional (A135(1) a) CBE).
En este caso, la petición de transformación debe presentarse ante el servicio central nacional de la propiedad industrial ante el que se hubiera presentado la solicitud de patente europea (A135(2) CBE).
Sin perjuicio de las disposiciones relativas a la defensa nacional, este servicio transmite directamente la petición a los servicios centrales de los Estados contratantes mencionados en ella (A135(2) CBE). Se adjunta una copia del expediente (R155(2) CBE).
La solicitud de transformación debe presentarse en un plazo (R155(1) CBE) de 3 meses desde la notificación que indica que la solicitud se considera retirada.
Si la petición no se presenta dentro de los plazos, la solicitud deja de tener valor como un depósito nacional regular (R155(1) CBE): en ese caso, habrá que examinar los remedios jurídicos en la legislación nacional.
La transmisión de la petición debe realizarse ante las oficinas centrales de los Estados contratantes en un plazo de 20 meses desde la fecha de presentación o de la fecha de prioridad (R155(3) CBE).
Si la petición no se transmite dentro de los plazos, la solicitud deja de tener valor como un depósito nacional regular (A135(4) CBE).
Otros casos (reputada retirada, rechazada, retirada, revocado)
Algunas legislaciones nacionales pueden prever que la transformación es posible bajo condición si la solicitud se considera retirada, rechazada o retirada, o si la patente es revocada (A135(1) b) CPE).
Una transformación es posible:
- si la solicitud se considera retirada por no presentación de una traducción de la solicitud en el idioma del procedimiento (A90(3) CPE: examen de forma de la solicitud):
- Otros casos:
- Estonia: si la solicitud se considera retirada (A90(3) CPE: examen de forma de la solicitud);
- Hungría:
- si la solicitud se considera retirada por no presentación de una traducción de la solicitud en el idioma del procedimiento (A90(3) CPE: examen de forma de la solicitud) o
- si la solicitud se considera retirada por no pago de la tasa de búsqueda o de solicitud (A78(2) CPE);
- Italia: (modelo de utilidad) si la solicitud se considera retirada, rechazada o la patente revocada;
- Letonia: si la solicitud se considera retirada (A90(3) CPE: examen de forma de la solicitud);
- Polonia: si la solicitud es retirada o rechazada;
- Eslovaquia: si la solicitud es retirada, considerada retirada o denegada, o la patente es revocada;
- Suiza: si la solicitud se considera retirada por no presentación de una traducción de la solicitud en el idioma del procedimiento (A90(3) CPE: examen de forma de la solicitud) para las solicitudes presentadas únicamente en italiano;
En Francia, ninguna disposición permite transformar una solicitud fuera de los casos anteriormente mencionados (L614-6 CPI), es decir, el caso previsto en el A77(3) CPE en el que la oficina nacional no transmite la solicitud europea en los plazos establecidos.
En estos casos, la solicitud de transformación debe presentarse ante la OEP (A135(3) CBE).
Se considerará presentada únicamente tras el pago de la tasa de transformación (A135(3) CBE): [montant_epo default= »70 € » name= »A2(1).14 RRT »] (A2(1).14 RRT). Si falta la tasa, la OEP informará al solicitante de que debe abonarse (Directrices A-IV 6).
La solicitud de transformación debe presentarse en un plazo de 3 meses (R155(1) CBE) a partir de:
- la notificación que indique que la solicitud se considera retirada, que la solicitud ha sido denegada o que la patente ha sido revocada; o
- la retirada de la solicitud.
El A121 CBE es aplicable al solicitante.
El A122 CBE es aplicable al titular.
Si la solicitud no se presenta o si la tasa no se paga en los plazos establecidos, la solicitud dejará de tener valor como solicitud nacional regular (R155(1) CBE).
La OEP transmite la solicitud a las oficinas centrales de los Estados contratantes mencionados en la solicitud (A135(3) CBE) y adjunta una copia del expediente de la solicitud (R155(2) CBE).
Un Estado contratante no puede imponer condiciones de forma para la solicitud distintas de las previstas en el convenio (A137(1) CBE), pero puede exigir, en un plazo no inferior a 2 meses, que (A137(2) CBE):
- se pague la tasa de solicitud nacional;
- se presente una traducción en un idioma oficial de dicho Estado:
- de la solicitud inicial;
- de la última versión modificada ante la OEP (si el solicitante desea continuar con ella).
Para las solicitudes divisionarias
A diferencia de las solicitudes « clásicas », las solicitudes divisionarias solo pueden presentarse ante la OEP (A76(1) CBE):
- La Haya;
- Múnich;
- Berlín.
No es posible presentar la solicitud ante una oficina nacional (A75(1) b) CBE junto con A76(1) CBE junto con R36(2) CBE). Si, por cortesía, una oficina nacional recibiera una solicitud divisionaria y la remitiera a la OEP, dicha solicitud divisionaria se consideraría recibida en la fecha de recepción de los documentos por la OEP (Directrices A-II 1.1 y Directrices A-IV 1.3.1 para las divisionarias).
Au point 1.2.4.2, il semble que le délai de 4 mois soit un délai « recommandé » et qu’une demande transmise au-delà de ce délai est prise en considération pour autant qu’elle le soit dans le délai de 14 mois à compter du dépôt (ou de la prio) (Directives A-II, 1.6). Elle n’est donc pas réputée retirée si elle est transmise au-délà du délai de 4 mois (même chose pour celui de 6 semaines).
Une demande de dépôt de brevet, effectuée par un particulier, qui intéresse la défense nationale (et par conséquent tenue au secret), donne-t-elle lieu à une indemnité ? En cas de désaccord sur le montant de cette dernière, est-il possible de saisir un tribunal compétent en la matière ?
Je reste attentif à vos observations.