Attività inventiva

Definizione di attività inventiva

Un’invenzione implica un’attività inventiva se, per l’esperto del ramo, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (L611-14 CPI).

Stato della tecnica rilevante per l’attività inventiva

Definizione

Lo stato della tecnica da considerare per la valutazione dell’attività inventiva è lo stesso di quello per la novità (divulgazioni pubbliche scritte o orali, usi pubblici, ecc. prima della data di deposito della domanda di brevetto), ma escludendo i documenti L611-11 CPI, 3° comma, ovvero le domande di brevetto francesi, europee e internazionali depositate prima della data di deposito e pubblicate successivamente (L611-14 CPI).

Determinazione dello stato della tecnica opponibile

Lo stato della tecnica opponibile è l’insieme dei documenti accessibili al pubblico prima della data di deposito (o data di priorità) della domanda considerata (L611-11 CPI, 2° comma).

Valutazione dell’attività inventiva

Date da considerare

Per stabilire se esiste un’attività inventiva, occorre riferirsi alla data di deposito o di priorità della domanda considerata (Direttive di esame dell’INPI, I-C VII-5).

Combinazione di documenti

A differenza della novità, è del tutto possibile combinare più documenti o più parti di documenti (Direttive di esame dell’INPI, I-C VII-5.1), ma ciò non è un obbligo (Corte d’appello di Parigi, 4ª sez., A, 2 aprile 2003).

Approccio « problema-soluzione »

Introduzione

Se l’approccio francese riprende alcuni elementi dell’approccio « problema-soluzione » dell’UEB (Direttive di esame dell’INPI, I-C VII-5.3.b), il ragionamento dei giudici francesi è spesso più « diretto« .

L’approccio « problema-soluzione » è dettagliato di seguito.

Fase 1: dominio tecnico e limitazione dello stato della tecnica

Devono essere considerate solo le divulgazioni realizzate in domini tecnici vicini all’invenzione, poiché l’esperto del ramo non conosce tutto (Direttive di esame dell’INPI, I-C VII-5.2).

I domini tecnici da considerare sono quindi (Direttive di esame dell’INPI, I-C VII-5.2):

• il dominio tecnico dell’invenzione che l’esperto del ramo conosce perfettamente;
• i domini vicini (Corte d’appello di Parigi, polo 5, sez. 2, 1° aprile 2011) che l’esperto del ramo comprende;
• i domini eventualmente distanti che l’esperto del ramo conosce superficialmente.

Uno stato della tecnica non tradotto può essere utilizzato per distruggere l’attività inventiva grazie all’uso dei disegni (Corte d’appello di Parigi, 4ª sez., B, 28 aprile 2006).

Inoltre, l’esperto del ramo può fare riferimento a conoscenze generali della vita quotidiana (es. come sono realizzate le buste, Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 13 giugno 2014).

Fase 2 : dominio tecnico e determinazione dell’esperto del mestiere

Questo esperto è un professionista normalmente qualificato, al corrente di ciò che costituiva le conoscenze generali comuni nel settore tecnico alla data di deposito (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.2).

L’esperto del mestiere deve essere definito in relazione al dominio tecnico dell’invenzione e al problema tecnico esposto nella domanda di brevetto (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 7 mai 2014 e Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.2).

Naturalmente, l’esperto del mestiere conosce alcuni aspetti dei domini più generali (C. Cass. com. 20 mai 2014, n°13-10061).

L’esperto del mestiere può essere un gruppo di individui con qualifiche diverse, ovvero un team multidisciplinare (es. un chimico e un patologo, Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 16 mai 2014 e Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.2).

Se questo esperto del mestiere è spesso una persona con una formazione media, può essere una persona con conoscenze approfondite se il dominio tecnico lo richiede (es. tecniche di punta, Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.2).

Fase 3 : determinazione dello stato della tecnica più vicino

È a mio avviso qui che i giudici francesi si dimostrano più flessibili rispetto all’approccio rigoroso dell’UEB.

Infatti, i giudici sembrano accettare qualsiasi documento come punto di partenza per l’analisi, ovvero come stato della tecnica più vicino (a condizione che tale documento rientri nello stesso dominio tecnico dell’invenzione, Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 4e sect., 8 juillet 2010).

Fase 4 : determinazione del problema tecnico oggettivo

Introduzione

Un’invenzione essendo la soluzione di un problema tecnico, l’attività inventiva che un’invenzione può implicare si valuta in funzione del problema che l’invenzione si prefigge di risolvere e del modo in cui lo risolve (C. Cass. com., 4 novembre 1987, n°85-17469 o Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.4.b).

Come formularlo?

Una volta identificato il documento dello stato della tecnica più vicino, occorre esaminare le differenze tecniche (che siano strutturali o funzionali) tra tale divulgazione e le rivendicazioni.

Il più delle volte il problema tecnico è esposto nella domanda, esplicitamente o implicitamente (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.4.b), ma nulla vieta che tale problema non sia il problema iniziale formulato dal richiedente.

In ogni caso, occorre evitare di effettuare un ragionamento a posteriori (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch. 3e sect., 7 septembre 2012) introducendo, ad esempio, nel problema tecnico elementi della soluzione tecnica (Directives d’examen de l’INPI, I-C VII-5.4.a).

Problemi tecnici parziali

La giurisprudenza francese sembra considerare che, in caso di giustapposizione di caratteristiche (ovvero caratteristiche che non producono altro risultato se non la somma dei risultati propri di ciascuna caratteristica), ogni caratteristica possa essere anticipata separatamente (Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, 1er ch. civ., 31 janvier 2005).

Pertanto, è possibile avere più problemi parziali.

Ogni problema tecnico parziale sarà trattato separatamente, e un approccio « problema-soluzione » sarà applicato a ciascuno dei gruppi di caratteristiche che partecipano a questi problemi tecnici parziali (eventualmente con documenti dello stato della tecnica più vicino diversi).

Fase 5: evidenza della combinazione dei documenti dello stato della tecnica

Un’invenzione non implica attività inventiva se, per un tecnico del settore, essa deriva manifestamente e logicamente dallo stato della tecnica, senza richiedere una qualifica o un’abilità più avanzate di quelle che ci si può ragionevolmente attendere da un tecnico del settore (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII-5.3).

Per un ragionamento sull’attività inventiva, è del tutto possibile utilizzare un unico documento (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 2 aprile 2003), cioè senza combinazione.

Se viene utilizzato più di un documento, il fatto che la combinazione di tali documenti porti all’invenzione non è sufficiente (anche se tale combinazione non supera le competenze del tecnico del settore, C. Cass. com., 19 aprile 2005, n°03-12994), è necessario che il tecnico del settore sia indotto a combinarli esplicitamente o in relazione al problema tecnico che si pone (Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 3e ch. 3e sect., 7 settembre 2012 o Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 3e ch. sect. 02, 5 luglio 2002).

Tuttavia, se era ovvio tentare, l’evidenza della soluzione potrà essere dimostrata (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 2 aprile 2003).

Pertanto, il fatto di risolvere il problema tecnico con mezzi utilizzati in un settore affine per risolvere un problema simile non implica attività inventiva (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII-5.4.b). Sarà diverso se i mezzi sono utilizzati in un settore tecnico lontano (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII-5.4.b).

Ad esempio, un’invenzione è priva di attività inventiva se il tecnico del settore ottiene l’invenzione (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 7 maggio 2014):

• mediante la semplice giustapposizione degli insegnamenti dello stato della tecnica (cioè senza cooperazione dei mezzi dello stato della tecnica),
• con l’ausilio delle sue conoscenze professionali,
• mediante semplici mezzi di esecuzione.

Se alcuni giudici hanno ritenuto che una semplice giustapposizione di mezzi noti non sia brevettabile (Cour d’appel de Toulouse, 2e ch., 22 marzo 1999), ciò non è sufficiente per la Corte di Cassazione, poiché non è di per sé una causa di annullamento (C. Cass. com., 26 marzo 2002, n°99-15934): ad esempio, la semplice giustapposizione può superare un pregiudizio e presentare così un’attività inventiva, ma questo non è il caso più frequente (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII-5.4.c).

Esiste una combinazione di mezzi (invece di una semplice giustapposizione) se tale combinazione produce un risultato distinto da quello ottenuto da ciascun mezzo preso separatamente, cioè se esiste una sinergia (Tribunale di Grande Istanza di Strasburgo, 1er ch. civ., 31 gennaio 2005 e Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII-5.4.c, Corte di cassazione, ch. com. 30 maggio 2018, RG n°16/15422).

Indici negativi

Utilizzo di alternative ben note

Se l’invenzione consiste nella sostituzione di un mezzo con un equivalente noto che abbia gli stessi effetti tecnici, è probabile che tale sostituzione non dimostri attività inventiva (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII-5.4.c).

Utilizzo di un materiale noto per le sue proprietà note

Lo stesso vale se un materiale noto viene utilizzato esattamente per le sue proprietà note, ad es. utilizzo di un detergente per le sue proprietà di riduzione della tensione superficiale dell’acqua (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII-5.4.c).

Indici positivi

Invenzione di problema

Se il problema tecnico formulato è nuovo e non è mai stato posto nei settori tecnici dell’invenzione, ciò costituisce un indizio di attività inventiva innegabile (si parla di « invenzione di problema », Direttive di esame dell’INPI, I-C VII-5.4.b).

Lo stesso vale se tale problema è stato affrontato dallo stato della tecnica, ma non è stata trovata alcuna soluzione (Direttive di esame dell’INPI, I-C VII-5.4.b).

Combinazione di più di due documenti

Se per anticipare l’invenzione è necessario combinare più di due documenti, ciò costituisce un indizio di attività inventiva (Direttive di esame dell’INPI, I-C VII-5.4.c).

Esigenza esistente da lungo tempo

Quando l’invenzione risolve un problema tecnico per il quale gli specialisti lavorano da tempo alla ricerca di una soluzione o soddisfa un’esigenza esistente da lungo tempo, ciò può essere considerato come un indizio di attività inventiva (Direttive di esame dell’INPI, I-C VII-5.4.c).

Svantaggio prevedibile e pregiudizio

Tuttavia, se l’invenzione supera un pregiudizio dell’esperto del ramo o si orienta in una direzione opposta a quella abituale, l’attività inventiva potrà essere riconosciuta (a condizione che l’esistenza del pregiudizio sia provata, Direttive di esame dell’INPI, I-C VII-5.4.c).

Effetto inatteso

Il conseguimento di un effetto tecnico inatteso può essere considerato come un indizio di attività inventiva (Direttive di esame dell’INPI, I-C VII-5.4.c).

Successo commerciale

Se il successo commerciale del prodotto è dovuto a una caratteristica tecnica, ciò costituisce un indizio di attività inventiva (Direttive di esame dell’INPI, I-C VII-5.4.c).

Casi delle selezioni nuove

Se l’invenzione consiste in una selezione all’interno di una famiglia nota (es. un sotto-intervallo selezionato in un intervallo), sarà necessario dimostrare che tale selezione produce un effetto particolare e che l’esperto del ramo non sarebbe stato indotto a effettuare tale selezione (Direttive di esame dell’INPI, I-C VII-5.4.c).