Limitazione e revoca

Scopo di queste procedure

Queste procedure sono una novità della CBE 2000:

• la revoca è una procedura che consente di annullare il proprio brevetto (così come concesso, modificato a seguito di un’opposizione o già limitato, R90 CBE):
  • con effet retroattivo (A68 CBE) e
  • in modo centralizzato;
  • ciò può essere utile, ad esempio, per evitare una procedura di nullità lunga e costosa;
• la limitazione è una procedura che consente di limitare la portata del proprio brevetto (così come concesso, modificato a seguito di un’opposizione o già limitato, R90 CBE):
  • con effet retroattivo (A68 CBE) e
  • in modo centralizzato;
  • sono possibili più limitazioni successive (Direttive D-X 11);
  • ciò può essere utile, ad esempio, in caso di scoperta di uno stato della tecnica successivo al rilascio.

Ciò consente, in particolare, di ovviare al divieto di presentare un’opposizione contro il proprio brevetto (G9/93).

Richiesta

Forma

Principio

Per richiedere una revoca o una limitazione, il titolare (A105bis(1) CBE) deve presentare una richiesta per iscritto (R92(1) CBE):

• in formato cartaceo;
• per via elettronica (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 9 maggio 2018, relativa al deposito elettronico di documenti« , GU 2018, A45);
• per fax (anche se può essere richiesta una conferma firmata, « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 20 febbraio 2019, relativa al deposito di domande di brevetto e altri documenti via fax« , GU 2019, A18)
  • se la conferma non viene ricevuta entro il termine stabilito, la richiesta è considerata non presentata;
  • l’A122 CBE è applicabile al termine stabilito, ma è preferibile presentare una nuova richiesta.

La richiesta deve rispettare le condizioni di forma prescritte dalla R50 CBE (R92(1) CBE, ultima frase) come:

• la presenza della firma (R50(3) CBE),
• il fatto che i documenti siano dattiloscritti o stampati (R50(2) CBE),
• che sia lasciato un margine di circa 2,5 cm a sinistra dei documenti (R50(2) CBE e anche R49(3) CBE sulle altre condizioni dei margini, ecc.).

Irregolarità relativa alla firma

In mancanza di firma, l’UEB inviterà il titolare a correggere questa irregolarità entro un termine stabilito (R50(3) CBE).

Se questa irregolarità non viene corretta, la richiesta sarà considerata non presentata (R50(3) CBE).

L’A122 CBE è applicabile al termine stabilito, ma è preferibile presentare una nuova richiesta.

Altre irregolarità

Se la richiesta non rispetta le altre condizioni (cioè qualsiasi irregolarità diversa dalla mancanza di firma), la richiesta è respinta per irricevibilità dopo un invito a correggerla entro un termine stabilito (Direttive D-X 2.2 i e R94 CBE).

Luogo

Questa richiesta deve essere presentata presso l’UEB (Berlino, Monaco o L’Aia, « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 3 gennaio 2017, relativa alla designazione degli uffici di ricezione dell’UEB« , GU 2017, A11).

Tuttavia, se la richiesta è presentata presso l’ufficio di Vienna, questo la trasmetterà (ciò ritarderà semplicemente la procedura) (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 3 gennaio 2017, relativa alla designazione degli uffici di ricezione dell’UEB« , GU 2017, A11).

Termine

Questa richiesta può essere presentata in qualsiasi momento, anche se il brevetto è scaduto (Direttive D-X 1).

Lingua

Questa richiesta deve essere presentata in una lingua ufficiale dell’ufficio (R92(1) CBE).

Una lingua ufficiale di uno degli Stati contraenti (a priori, senza condizione di domicilio del titolare o della sua nazionalità…) è possibile se viene fornita una traduzione entro un termine di 1 mese (R92(1) CBE insieme a R6(2) CBE) (Direttive D-X 2.1 iv).

Tuttavia, per beneficiare della riduzione della tassa di limitazione o di revoca (R92(1) CBE insieme a R6(3) CBE insieme a A14(4) CBE), è necessario che, cumulativamente:

• la persona che presenta la richiesta in una lingua non ufficiale sia una persona fisica o giuridica:
  • che abbia il domicilio o la sede in uno Stato contraente che abbia una lingua diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese come lingua ufficiale
  • oppure un cittadino di tale Stato che abbia il domicilio all’estero.
• la domanda sia stata depositata o sia entrata in fase nazionale prima del 1° aprile 2014 (« Decisione del Consiglio di amministrazione del 13 dicembre 2013 che modifica la regola 6 del regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo e l’articolo 14(1) del regolamento sulle tasse« , GU 2014, A4).

Rappresentanza

A priori, se il titolare deve essere rappresentato (cioè le persone che non hanno né il domicilio né la sede in uno Stato contraente, A133(2) CBE), l’UEB invita il titolare a sceglierne un rappresentante abilitato o un avvocato, entro un termine stabilito.

L’A122 CBE è applicabile al termine stabilito, ma è meglio semplicemente depositare una nuova richiesta.

In mancanza, la richiesta sarà considerata non presentata (Direttive D-X 2.1 v).

Contenuto

Questa richiesta deve contenere (R92(2) CBE):

• un’identificazione del titolare come previsto dalla R41(2) c) CBE (R92(2) a) CBE);
  • se esistono più titolari che presentano una richiesta congiunta, sarà necessario designare un rappresentante comune secondo la R151(1) CBE (Direttive D-X 2.2.vi);
• il numero del brevetto (R92(2) b) CBE);
• l’elenco degli Stati per i quali il brevetto ha avuto effetto (R92(2) b) CBE);
• l’elenco degli Stati per i quali è titolare (R92(2) a) CBE);
• il nome e l’indirizzo degli altri titolari (non richiedenti, se del caso) nonché (R92(2) c) CBE):
  • l’elenco degli Stati per i quali essi sono titolari;
  • la prova che essi autorizzano il richiedente ad agire in loro nome (poiché la limitazione avrà effetto per tutti gli Stati contraenti, A105ter(3) CBE e Direttive D-X 3, salvo in caso di diritti nazionali anteriori R138 CBE, Direttive D-X 10);
  • questa condizione è valida anche per gli Stati in cui il brevetto è estinto;
  • a priori, questa condizione è parimenti valida per gli ex titolari (cioè per gli Stati per i quali il brevetto ha cessato di produrre i suoi effetti);
• le indicazioni relative al rappresentante (se necessario, R41(2) d) CBE) (R92(2) e) CBE);
• in caso di limitazione, il/i set completo/i delle rivendicazioni modificate (R92(2) d) CBE).

Se una delle informazioni precedenti manca, la divisione invita il richiedente a correggerle entro un termine stabilito (R94 CBE).

In mancanza di correzione, la richiesta sarà respinta per irricevibilità (R94 CBE e Direttive D-X 2.2).

L’A122 CBE è applicabile al termine stabilito.

Rivendicazioni e altre modifiche

Principio

Normalmente, non è possibile presentare più set di rivendicazioni diversi per i diversi Stati (A105ter(3) CBE).

Le modifiche devono rispettare le condizioni di forma delle parti della domanda (R92(1) CBE, es. margine, ecc.).

Più set di rivendicazioni

Tuttavia, ciò può essere autorizzato in alcuni casi (Direttive D-X 10):

• se esisteva inizialmente un solo set di rivendicazioni, sarà allora necessario indicare all’UEB l’esistenza di diritti nazionali anteriori (R138 CBE e Direttive D-X 10.1).
• se esistevano più set di rivendicazioni (Direttive D-X 10.2):
  • e se le limitazioni fanno convergere i set verso un set unico, ciò non dovrebbe porre problemi;
  • in caso contrario, sarà allora necessario indicare all’UEB l’esistenza di diritti nazionali anteriori (R138 CBE).

Le modifiche devono rispettare le condizioni di forma delle parti della domanda (R92(1) CBE, es. margine, ecc.).

Descrizione e disegni

È inoltre possibile presentare una descrizione e una descrizione modificata (R92(2) d) CBE).

Tali modifiche devono avere un collegamento con le modifiche delle rivendicazioni (Direttive H-IV 4.4.2).

A priori, non sembra possibile presentare più serie diverse di descrizioni e disegni in caso di pluralità di titolari in paesi diversi. Sarebbe quindi necessario ricorrere a una limitazione nazionale, se disponibile.

Le modifiche devono rispettare le condizioni di forma dei documenti della domanda (R92(1) CBE, es. margine, ecc.).

Lingua

Le modifiche devono essere redatte nella lingua della procedura (R3(2) CBE).

Motivazione della richiesta

Normalmente, non è necessario motivare la propria richiesta.

Tuttavia, ciò può risultare utile se (Direttive D-X 4.2):

• può essere complesso comprendere che le modifiche costituiscano effettivamente una limitazione;
• in caso di presenza di uno stato della tecnica nazionale anteriore.

Tassa

Principio

La tassa di limitazione (A105bis(1) CBE) è di [montant_epo default= »1105 € » name= »A2(1).10bis RRT – limitation »] (A2(1).10bis RRT).

La tassa di revoca (A105bis(1) CBE) è di [montant_epo default= »500 € » name= »A2(1).10bis RRT – révocation »] (A2(1).10bis RRT).

Riduzione

Riduzione prima del 1° aprile 2014

Se il richiedente che presenta una richiesta è una persona fisica o giuridica avente domicilio o sede in uno Stato contraente con una lingua ufficiale diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese (un cittadino di tale Stato con domicilio all’estero) e deposita la richiesta in tale lingua (R6(3) CBE), beneficerà di una riduzione della tassa del 20 % (A14(1) RRT).

Riduzione a partire dal 1° aprile 2014

Per le domande depositate (entrate in fase) a partire dal 1° aprile 2014, non è possibile alcuna riduzione (« Decisione del Consiglio di amministrazione del 13 dicembre 2013 che modifica la regola 6 del regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo e l’articolo 14(1) del regolamento relativo alle tasse« , JO 2014, A4).

Rimborso

Se la richiesta è considerata non presentata (es. mancanza di firma) la tassa viene rimborsata (Direttive D-X 2.1).

Allo stesso modo, se viene presentata un’opposizione durante la procedura di limitazione (ma non di revoca), la tassa pagata viene rimborsata (R93(2) CBE).

Esame della richiesta

Competenza

La divisione di esame (R91 CBE) è competente per le richieste di limitazione o di revoca.

Esame formale

Affinchè la domanda sia esaminata, è necessario pagare la tassa corrispondente (A105bis(1) CBE) menzionata in precedenza.

Se la domanda presenta la minima irregolarità (R92 CBE), l’UEB (in pratica l’agente delle formalità, Direttive D-X 2.1) notifica al richiedente e gli concede un termine per correggere (R94 CBE).

L’A122 CBE è applicabile a questo termine concesso.

Se non viene apportata alcuna correzione o se la correzione apportata non è sufficiente, la domanda è respinta (R94 CBE).

La decisione di rigetto è impugnabile (A106(1) CBE), ma può essere più conveniente economicamente depositare una nuova domanda.

Esame di merito per la revoca

Per la revoca, ed è comprensibile, non viene effettuato alcun esame di merito (R95(1) CBE).

Esame di merito per la limitazione

Principio

Per la limitazione, l’UEB non riprende un esame completo della brevettabilità delle rivendicazioni.

L’UEB verifica unicamente (R95(2) CBE):

• che le modifiche apportate alle rivendicazioni siano effettivamente delle limitazioni;
  • in particolare, se l’oggetto rimane lo stesso (al di fuori delle modifiche legate a chiarimenti), la limitazione deve essere rifiutata (Direttive D-X 4.3).
• che le modifiche apportate non amplino l’ambito del brevetto (A123(3) CBE);
  • in particolare, la rivendicazione di un altro oggetto non è possibile (Direttive D-X 4.3).
• che le rivendicazioni non si estendano oltre la descrizione così come depositata (A123(2) CBE);
• che le modifiche siano chiare (A84 CBE).

Le modifiche della domanda o dei disegni devono inoltre soddisfare questi requisiti (Direttive D-X 4.3).

Normalmente, le altre condizioni di brevettabilità non vengono esaminate. Tuttavia, se in modo evidente le rivendicazioni non sono brevettabili secondo gli altri criteri di brevettabilità (es. un prodotto esplosivo è limitato nella forma di una mina antiuomo vietata dall’A53 a) CBE), l’UEB ne informa il richiedente (Direttive H-IV 4.4.3).

In caso di modifiche non ammissibili

Se una delle condizioni precedenti non è soddisfatta, l’UEB concede un’unica possibilità al richiedente di correggere le proprie rivendicazioni per conformarle a queste regole entro un termine concesso.

Tale termine è spesso di 2 mesi (Direttive D-X 4.4).

Normalmente, il richiedente ha una sola possibilità, ma se richiede una procedura orale, tale richiesta deve essere accolta (A116 CBE e Direttive D-X 4.4).

Solo l’A122 CBE è applicabile a questo termine concesso.

In caso contrario, la limitazione è respinta (R95(4) CBE).

Osservazioni di terzi

Osservazioni di terzi (A115 CBE) possono essere presentate durante la procedura di limitazione.

Possono essere sollevate osservazioni riguardanti qualsiasi aspetto di brevettabilità (Direttive D-X 4.5), anche se riguardano aspetti normalmente non analizzati durante la procedura di limitazione, come la novità.

Ciò non significa che la divisione di esame ne terrà conto (vedi supra sugli elementi presi in considerazione).

Ritiro della domanda

È possibile ritirare qualsiasi domanda purché la procedura sia ancora pendente e la decisione non sia ancora stata presa (Direttive D-X 9).

In questo caso, nessuna tassa annuale sarà rimborsata.

Decisione

Decisione per la revoca

Per quanto riguarda la revoca, l’UEB notifica semplicemente al richiedente la revoca effettiva del suo brevetto (R95(1) CBE).

Il richiedente viene informato della data di pubblicazione della decisione nel BEB, poiché è a partire da tale data che la revoca ha effetto (A105ter(3) CBE).

Decisione per la limitazione

Per quanto riguarda la limitazione, l’UEB notifica al richiedente l’imminente limitazione (A105ter(2) CBE insieme a R95(3) CBE).

Il richiedente deve, inoltre, effettuare le seguenti azioni entro 3 mesi (R95(3) CBE):

• pagare una tassa prescritta per la pubblicazione di un nuovo fascicolo ([montant_epo default= »70 € » name= »A2(1).8 RRT »], A2(1).8 RRT);
• fornire una traduzione delle rivendicazioni limitate nelle altre lingue ufficiali dell’UEB.

Solo l’A122 CBE è applicabile a questo termine di 3 mesi (ma è preferibile pagare la soprattassa menzionata di seguito).

In questo caso, il brevetto viene quindi limitato (R95(3) CBE).

Se il termine viene mancato, viene inviata una notifica che fa decorrere un nuovo termine di 2 mesi per effettuare tali azioni (previa corresponsione di una tassa di ritardo, R95(3) CBE insieme a R82(3) CBE, prima frase, [montant_epo default= »115 € » name= »A2(1).9 RRT »], A2(1).9 RRT).

Solo l’A122 CBE è applicabile a questo termine di 2 mesi.

In caso contrario, la limitazione è respinta (A105ter(2) CBE insieme a R95(4) CBE).

Iscrizione nel REB

Al momento della presentazione di una domanda, la data, il nome del richiedente, il suo indirizzo e lo Stato di residenza vengono iscritti nel REB (A127 CBE).

Allo stesso modo, la decisione della procedura viene anch’essa iscritta (R143(1) x) CBE)

Effetto della decisione

Principio

La limitazione o la revoca del brevetto ha effetto retroattivo (A68 CBE) in tutti gli Stati (A105ter(3) CBE), a decorrere dalla menzione della decisione (A105ter(3) CBE).

In caso di diritti nazionali anteriori (R138 CBE), è comunque possibile avere insiemi di rivendicazioni diversi per alcuni Stati (Direttive D-X 10).

Casi di procedure nazionali

La procedura europea non è prioritaria rispetto a un’istanza in corso a livello nazionale (ciò dipende dal diritto nazionale).

Pubblicazione del fascicolo modificato

La menzione della limitazione nel BEB e il fascicolo modificato sono pubblicati contemporaneamente se ciò è tecnicamente possibile. In caso contrario, il fascicolo è pubblicato non appena possibile dopo la menzione della limitazione nel BEB (A105quater CBE).

Il fascicolo comprende la descrizione, le rivendicazioni e i disegni così come modificati (R96 CBE). Un nuovo certificato è consegnato al titolare (R96 CBE insieme R74 CBE).

Traduzione per gli Stati contraenti

È possibile (A65 CBE) che alcuni Stati prescrivano traduzioni delle modifiche.

Questi requisiti sono menzionati nell’articolo su le convalide nazionali. Tuttavia, alcuni Stati possono essere più flessibili per le limitazioni rispetto alle convalide nazionali (es. il Belgio non richiede traduzioni mentre richiede una traduzione completa in caso di convalida).

La traduzione deve essere prodotta entro un termine minimo di 3 mesi a decorrere dalla pubblicazione della menzione della limitazione nel BEB (A65(1) CBE).

Prevalenza della procedura di opposizione

Opposizione già in corso

Se alla data di presentazione della domanda di limitazione/revoca era già in corso un’opposizione, tali domande sono considerate non presentate (R93(1) CBE).

Infatti, è sempre possibile, per il titolare, chiedere alla divisione di opposizione la revoca o la limitazione del proprio brevetto (Direttive D-VI 2.2).

Opposizione presentata successivamente

Se un’opposizione è presentata mentre è in corso una procedura di limitazione, quest’ultima sarà chiusa e le tasse versate saranno rimborsate (R93(2) CBE).

In questo caso, sarà probabilmente pronunciata una decisione di rigetto della domanda di limitazione (A105ter(2) CBE insieme R95(4) CBE).

Al contrario, nulla è detto alla R93(2) CBE riguardo alla procedura di revoca: pertanto, questa proseguirà fino al suo termine e gli opponenti saranno avvisati che il brevetto è stato revocato (Direttive D-X 7.1).

In quest’ultimo caso, sarà pronunciata una decisione di revoca (A105ter(2) CBE insieme R95(1) CBE).

Azione di rivendicazione

Come indicato nell’articolo sulle invenzioni « rubate », è possibile intraprendere un’azione di rivendicazione al fine di ottenere la riassegnazione del diritto al brevetto (A61(1) CBE).

Al fine di proteggere la persona che intraprende l’azione di rivendicazione, la procedura di concessione viene sospesa per la durata dell’azione (entro certi limiti R14(1) CBE, R14(3) CBE e R14(4) CBE).

Ma cosa succede per le procedure al di fuori della concessione (come la limitazione e la revoca)? Sono sospese?

A priori nulla è indicato nella CBE e la logica vorrebbe che la revoca e/o la limitazione siano possibili anche se è stata introdotta un’azione di rivendicazione. Tuttavia, non costa nulla avvisare l’UEB sperando che agisca in modo adeguato…