Opposizione

L’opposizione è una procedura estremamente utile per i terzi.

Infatti, dopo il rilascio di un brevetto, un terzo può opporsi a tale rilascio e chiedere all’UEB di annullare il brevetto.

In pratica, dopo un’opposizione:

• 1/3 dei brevetti sono mantenuti;
• 1/3 dei brevetti sono mantenuti in una forma modificata (cioè limitata);
• 1/3 dei brevetti sono revocati.

La divisione di opposizione

Principio

La divisione di opposizione è composta da tre esaminatori tecnici (A19(2) CBE), di cui due non facevano parte della divisione di Esame.

Se la divisione di opposizione comprende due membri della divisione di Esame, la sua decisione potrà essere annullata per vizio di procedura (T285/11).

Essi possono essere eventualmente assistiti da un giurista che non ha partecipato al rilascio (A19(2) CBE). Nell’ipotesi in cui la divisione di opposizione sia stata ampliata a 4 membri, è possibile che questa eserciti il proprio potere discrezionale al fine di ridurre la divisione a 3 membri (se le circostanze che hanno motivato l’ampliamento sono venute meno, T1254/11).

L’esaminatore che ha svolto l’Esame della domanda durante la procedura di Esame non può essere presidente (A19(2) CBE).

Il presidente ha un voto preponderante in caso di parità di voti (A19(2) CBE).

Ricusa di un membro della divisione di opposizione

Anche se le disposizioni dell’A24(3) CBE riguardanti la ricusa dovrebbero applicarsi solo ai membri delle camere di ricorso e della grande camera di ricorso, la decisione G5/91 ha indicato che l’obbligo di imparzialità si applica anche agli agenti degli organi di prima istanza dell’UEB.

Tuttavia, il fatto che un membro della divisione di opposizione sia un ex dipendente del depositante non è una ragione sufficiente per dichiarare che tale membro sia parziale (T143/91).

Se un membro di una camera ha uno stretto legame familiare con una parte, è opportuno che tale membro si astenga (G1/05).

Portata territoriale ed effetti

L’opposizione è l’ultima possibilità per un terzo di ottenere la nullità (o una limitazione) del brevetto:

• in modo centralizzato, per tutti i paesi (A99(2) CBE), e
• con effetto retroattivo (A68 CBE).

Portata territoriale

L’opposizione riguarda tutti gli Stati designati (A99(2) CBE, compresi gli Stati di estensione).

Non è possibile presentare opposizione solo per alcuni paesi: in tal caso, si riterrà che l’opposizione riguardi tutti gli Stati designati (Direttive D-I 3).

Tuttavia, ciò non significa che l’opposizione debba trattare tutti gli Stati designati allo stesso modo. Infatti, possono esistere più set di rivendicazioni concesse a causa di:

• un trasferimento parziale (R18(2) CBE);
• diritti nazionali anteriori (R138 CBE);
• stato della tecnica rilevante solo per alcuni Stati a causa delle loro designazioni (A54(4) CBE73).

Pertanto, le modifiche apportate alle rivendicazioni possono essere diverse in funzione del set considerato: il brevetto può anche essere revocato per alcuni Stati mentre viene mantenuto per gli altri (Direttive D-I 3).

Tuttavia, non è possibile utilizzare un diritto nazionale anteriore durante un’opposizione.

Estinzione o rinuncia al brevetto in tutti gli Stati designati

Un’opposizione è possibile anche se è stata rinunciata al brevetto in tutti gli Stati designati o se il brevetto si è estinto in tutti questi Stati (R75 CBE, Direttive D-I 2).

Infatti, l’opponente può voler beneficiare della retroattività della revoca per proteggersi.

Retroattività

Alcuni diritti possono essere sorti dalla semplice domanda di brevetto (protezione provvisoria) e dalla sua concessione: può essere quindi utile cercare di annullarli retroattivamente (A68 CBE, gli effetti del brevetto sono considerati come non avvenuti).

Qualità delle parti e termine

Titolare

Naturalmente, il titolare ha diritto di partecipare alla procedura di opposizione (A99(3) CBE).

Se esistono più titolari diversi in funzione degli Stati designati, essi sono considerati contitolari nella procedura di opposizione (A118 CBE).

Opponente

Qualsiasi terzo

L’opponente può essere qualsiasi terzo (A99(1) CBE), senza considerazione di interesse ad agire (G3/97 e Direttive D-I 4).

È anche possibile che più persone presentino un’opposizione congiunta (R151(1) CBE) purché siano correttamente designate prima della scadenza del termine di opposizione (T25/85 e G3/99). In tal caso, sarà necessario designare un rappresentante comune. Se non viene designato, l’UEB lo designerà (R151(1) CBE):

• il rappresentante del richiedente citato per primo nella domanda;
• in mancanza, il rappresentante di un altro richiedente che deve costituirne uno per il prosieguo della procedura;
• in mancanza, il richiedente citato per primo nella domanda.

Anche se viene utilizzato il logo di un’altra società nell’atto di opposizione, ciò non significa necessariamente che vi sia una contraddizione che creerebbe incertezza sull’effettivo opponente (T1121/21).

Limitazione del termine « terzi »

L’unica limitazione a questo principio è che lo stesso titolare non può presentare opposizione al proprio brevetto (G9/93) anche se in passato ciò era stato consentito (G1/84).

Non limitazione del termine « terzi »

È del tutto possibile presentare opposizione a un brevetto al fine di esercitarsi (T798/93).

Una clausola di non contestazione in un contratto di licenza non comporta, di regola, irricevibilità dell’opposizione (G3/97).

Un inventore o un azionista della società titolare può benissimo presentare un’opposizione valida (T864/04).

Prestanome

Notiamo infine che l’utilizzo di un prestanome (o « uomo di paglia ») è possibile al fine di nascondere la vera identità del terzo che desidera presentare opposizione. Tale utilizzo è tuttavia limitato (G3/97 e G4/97):

• un opponente non deve mascherare il titolare del brevetto;
• un opponente, non rappresentante, che compie azioni che nel complesso sono caratteristiche di quelle di un rappresentante abilitato (poiché ciò costituirebbe un aggiramento abusivo dell’obbligo di farsi rappresentare da un rappresentante).

Non ci sono problemi:

• se un rappresentante agisce in proprio nome, ma per conto del proprio cliente;
• se l’opponente ha il domicilio o la sede sociale in uno Stato contraente e agisce per conto di un terzo che non soddisfa tale condizione;
• se l’opponente « di paglia » conferma chiaramente di agire per conto di un terzo (identificato o meno) (T2365/11).

La prova di un aggiramento della procedura deve essere fornita da chi lo invoca: tale prova deve essere chiara e inequivocabile (G3/97)

Identificazione

L’opponente deve essere chiaramente identificato prima della scadenza del termine per l’opposizione.

Tuttavia, un errore di identificazione può essere corretto ai sensi della R139 CBE (T579/16). A tal fine, devono essere rispettate tre condizioni (analogia con G1/12):

• la correzione deve riflettere la vera intenzione.
  • l’onere della prova spetta all’Opponente,
  • i requisiti di prova sono elevati (es. e-mail di istruzioni);
• l’errore può consistere in un’indicazione inesatta: è il caso di un errore di identificazione dell’opponente;
• la richiesta di correzione deve essere presentata senza indugio.

Rappresentanza

Se un opponente non ha né domicilio né sede sociale nel territorio di uno Stato contraente, è necessario che si faccia rappresentare (A133(2) CBE).

Se sono soddisfatte le condizioni per la necessità di un rappresentante, ma nessun rappresentante è stato nominato, sussiste un’irregolarità (R77(2) CBE). L’UEB lo notifica all’opponente e lo invita, entro un termine stabilito, a porvi rimedio.

Attenzione, se un’opposizione è presentata da un rappresentante o da un dipendente dell’opponente, può essere necessario che questi depositi una procura firmata (R152(1) CBE e « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 12 luglio 2007, relativa al deposito di procure« , JO 2007, edizione speciale n° 3, L.1):

• per un rappresentante abilitato:
  • in caso di sostituzione di un precedente rappresentante la cui cessazione del mandato non è stata notificata all’UEB, salvo se:
    • si fa riferimento a una procura generale già registrata presso l’UEB;
    • l’UEB viene notificato della cessazione del mandato del precedente rappresentante prima della scadenza del termine stabilito.
  • se le circostanze lo richiedono (es. in caso di dubbio dell’UEB).
• per un avvocato:
  • in tutti i casi, salvo se si fa riferimento a una procura generale già registrata presso l’UEB;
• per un dipendente dell’opponente:
  • in tutti i casi, salvo se si fa riferimento a una procura generale già registrata presso l’UEB.

Se la procura non viene depositata, viene richiesto al rappresentante o al dipendente di porre rimedio a questa irregolarità entro un termine stabilito.

Se tale procura non viene comunque depositata entro questo termine, l’opposizione è considerata non presentata (Direttive D-IV 1.2.1 iv).

Se nel corso dell’opposizione l’opponente « perde » il proprio rappresentante (es. radiazione, decesso, ecc.), viene invitato a designarne uno. Se non dà seguito a tale invito, riceverà comunque la data della procedura orale, ma la sua attenzione sarà richiamata sul fatto che, se si presenta da solo, non potrà intervenire (Direttive A-VIII 1.1).

Trasferimento della qualità di opponente

La trasmissione è possibile solo nei casi (Direttive D-I 4):

• di successione ereditaria (R84(2) CBE);
• di successione universale (es. fusione di persona giuridica);
  • anche se la fusione non è iscritta nel REB secondo R22(3) CBE, il successore universale diventa comunque opponente immediatamente (T15/01).
• di successione parziale (cioè cessione di un ramo d’azienda);
  • se l’azione di opposizione è stata intentata nell’interesse dell’elemento patrimoniale ceduto (G4/88).
  • ciò non è possibile se l’elemento patrimoniale è una società controllata (G2/04), poiché questa ha una personalità giuridica propria.
  • è necessario fornire la prova che la qualità di opponente sia stata effettivamente trasferita con l’elemento patrimoniale ceduto (T298/97): il semplice interesse a vedere annullato il brevetto non è sufficiente.

La surrogazione della società madre alle società affiliate è altresì possibile (Direttive D-I 4).

Queste disposizioni si applicano anche nella fase:

• del ricorso (G4/88);
• del termine per proporre ricorso (T563/89 unitamente a G4/88). È del tutto possibile proporre un ricorso a nome di una persona (la persona ritenuta corretta secondo l’interpretazione del richiedente) e, in via subordinata, di un’altra persona (cioè altra interpretazione possibile, G2/04).

È importante notare che la data rilevante per valutare il trasferimento della qualità di opponente è la data di presentazione all’UEB dei documenti comprovanti la successione/cessione (T1563/13): pertanto, se un opponente cede la propria attività, poi propone ricorso e infine presenta i documenti comprovanti la cessione, il ricorso sull’opposizione è valido e il trasferimento può avvenire.

Verifica della qualità di opponente

L’UEB deve, in ogni fase della procedura, verificare la qualità dell’opponente: può accadere che l’opponente che ha proposto ricorso veda la propria qualità di opponente messa in discussione dalla camera di ricorso (T1178/04).

Parti del procedimento e conclusione

L’opponente è parte del procedimento di opposizione (A99(3) CBE), ma solo fino al suo eventuale ritiro o al rigetto (passato in giudicato) della sua opposizione (Direttive D-I 6).

Interveniente

Condizione di intervento

Principio

Un terzo può « intervenire » durante un’opposizione già formata nell’ipotesi in cui (A105(1) CBE):

• tale terzo sia stato citato per contraffazione (A105(1) a) CBE); o
• tale terzo sia stato diffidato a cessare gli atti di contraffazione e abbia intrapreso un’azione di accertamento di non contraffazione (A105(1) b) CBE).
  • Tuttavia, la diffida non deve essere semplicemente una lettera che mette in guardia contro una possibile contraffazione e si riserva il diritto di agire in giudizio in futuro (T392/97).

È importante notare che un sequestro per contraffazione (T305/08) o un Beweissicherungsverfahren (equivalente tedesco del sequestro per contraffazione, T1746/15) non consentono di fondare un’intervento.

Sulla base di questo brevetto / Stati di estensione

L’azione per contraffazione o la diffida devono basarsi su « questo brevetto » (A105(1) a) CBE e A105(1) b) CBE).

Pertanto, un’azione per contraffazione in uno Stato di estensione basata su un brevetto ottenuto tramite estensione non consentirà di presentare validamente un’intervento (T1196/08).

L’intervento deve essere fondato su un’azione giudiziaria introdotta in uno stato designato e non in uno stato di estensione (T7/07 e T1196/08).

Terzo nella procedura

Principio

L’interveniente deve essere un terzo nella procedura: pertanto, un opponente che non ha presentato ricorso, ma che desidera intervenire (poiché esiste maggiore libertà riguardo agli argomenti e alle domande che possono essere presentati) non può intervenire poiché è già parte della procedura conformemente all’A107 CBE (T1038/00).

Caso dei gruppi di società

Se la capogruppo è opponente, ciò non impedisce alla controllata di presentare un’intervento purché siano soddisfatte le condizioni dell’A105(1) CBE (T305/08 o T435/17).

Caso dei prestanome

Allo stesso modo, se una persona fa agire per proprio conto un prestanome per presentare un’opposizione, e poi presenta un’opposizione, ci si può chiedere se tale persona sia veramente un terzo nella procedura: nel caso specifico, vi sono effettivamente entità giuridiche distinte e quindi l’interveniente è effettivamente un terzo (T384/15).

Ci si può porre la questione dell’abuso di procedura, ma occorre esaminare i casi specifici.

Condizioni relative all’opposizione in corso

L’intervento può essere presentato fintanto che una procedura di opposizione è pendente (A105(1) CBE) ovvero:

• esiste una procedura di opposizione ricevibile e in corso (G4/91 e Direttive D-VII 6);
• la decisione finale non è stata ancora emessa (G4/91 ovvero consegnata al servizio postale interno della decisione, ossia 3 giorni prima della data indicata sulla decisione G12/91, a meno che una data di consegna al servizio postale interno sia chiaramente indicata sulla decisione, T2573/11).
  • se non viene presentato ricorso, non è possibile effettuare un intervento nel periodo compreso tra la decisione finale e la fine del termine per il ricorso (G4/91).
  • se viene presentato ricorso, l’interveniente sarà considerato come « interveniente nella fase di ricorso » (vedi sotto, Direttive D-VII 6), poiché il ricorso ha effetto sospensivo.

Se presentata prima della scadenza del termine di opposizione, la dichiarazione di intervento sarà interpretata come un’opposizione (A105(1) CBE).

In caso di ritiro dell’opposizione da parte dell’ultimo opponente e di intervento nello stesso giorno da parte di un terzo, sembra che l’intervento sia ricevibile, poiché il ritiro di un’opposizione non significa automaticamente la fine della procedura di opposizione (R84(2) CBE).

Termine

L’interveniente deve presentare una dichiarazione di intervento entro 3 mesi dalla prima (T296/93) azione giudiziaria sopra menzionata (ossia atto introduttivo, R89(1) CBE).

Nella causa T452/05, tale prima azione è stata considerata la notifica dell’azione (« injunctive order was served« ), ma ciò può dipendere dal diritto nazionale considerato.

Né l’A121 CBE né l’A122 CBE si applicano a questo termine, poiché il terzo non è né richiedente né titolare.

Procedura

In pratica, l’interveniente deve presentare, entro il termine sopra indicato, una dichiarazione scritta e motivata, nella forma di un atto di opposizione (R89(2) CBE unitamente a R76 CBE).

Deve essere fornita la prova dell’azione giudiziaria (A105(1) CBE).

La tassa di opposizione deve essere pagata entro gli stessi termini affinché l’intervento sia correttamente presentato (R89(2) CBE e A2(1).10 RRT: [montant_epo default= »745 € » name= »A2(1).10 RRT »]).

La divisione di opposizione può decidere di non trasmettere tale dichiarazione di intervento al titolare/agli altri opponenti e/o di non proporre al titolare di presentare osservazioni e modificare la domanda (R79(4) CBE).

L’agente delle formalità informa l’interveniente sullo stato della procedura e gli chiede di comunicare entro 1 mese se alcuni documenti trasmessi dalle altre parti gli siano necessari (e in tal caso, glieli trasmette) (Direttive D-IV 5.6).

Effetti

Principio

L’interveniente è parte nella procedura di opposizione (A105(1) CBE) fino al suo eventuale ritiro o al rigetto (passato in giudicato) della sua intervenzione (Direttive D-I 6).

Se l’intervento è ammissibile, l’interveniente è assimilato a un opponente (A105(2) CBE) e avrà gli stessi diritti (come quello di proporre ricorso): pertanto, se tutti gli altri opponenti ritirano la loro opposizione, l’interveniente potrà proseguire la procedura (G3/04).

Nessuna nuova misura

Sembra tuttavia impossibile per l’interveniente attaccare nuove rivendicazioni che erano state precedentemente risparmiate dagli opponenti « effettivi » (G9/91, punto 10).

Nuovi motivi / argomenti / prove

Un interveniente può introdurre qualsiasi nuovo motivo di opposizione, argomento o prova nel suo intervento anche se il termine per proporre opposizione è già scaduto (altrimenti ciò renderebbe privo di oggetto lo stesso principio dell’intervento e le R89(2) CBE insieme alle R76 CBE) (T2951/18).

Punti già decisi

Tuttavia, se alcuni aspetti dell’opposizione sono già stati decisi, l’interveniente non può più tornare su quanto già definito (T694/01). Pertanto, se la divisione di opposizione ha deciso di mantenere il brevetto in forma modificata, l’interveniente potrà solo discutere i problemi di conformità della descrizione e dei disegni con le rivendicazioni.

Ritiro di un intervento

L’interveniente diventa un opponente in virtù del suo intervento (cfr. sopra). Pertanto, l’effetto del ritiro di un intervento è lo stesso di quello di un’opposizione (T1665/16).

Di conseguenza, i documenti citati da un interveniente fanno parte della procedura senza dover discutere della loro ricevibilità, sia in prima istanza che in ricorso (T1665/16).

Intervento nella fase di ricorso

Principio

Se l’intervento avviene nella fase di ricorso, l’interveniente è assimilato a un ricorrente che non ha presentato ricorso (G3/04). Pertanto, se tutti coloro che hanno presentato ricorso si ritirano, l’istanza scompare.

Deve pagare la tassa di opposizione (A105(1) CBE e R89(2) CBE e A2(1).10 RRT: [montant_epo default= »745 € » name= »A2(1).10 RRT »]).

Ritiro dell’opposizione nello stesso giorno

Se l’ultimo ricorrente ritira il suo ricorso nello stesso giorno in cui l’interveniente deposita la sua dichiarazione, occorre verificare l’ordine cronologico esatto di questi eventi per stabilire se l’intervento è ammissibile (T517/97):

• se l’intervento è dichiarato ammissibile, la procedura di ricorso scompare (G3/04) e la tassa di opposizione non viene rimborsata;
• altrimenti la tassa di opposizione viene rimborsata, poiché l’intervento non è ammissibile.

Nessuna nuova misura

Non sembra possibile attaccare nuove rivendicazioni, cioè rivendicazioni che, fino a quel momento, non erano state oggetto di attacco (G9/91).

Nuovi motivi / argomenti / prove

L’interveniente può presentare nuovi argomenti e nuovi motivi dell’A100 CBE non presentati (G1/94). Se vengono sollevati nuovi motivi, in genere si procede a rinviare la causa alla divisione di opposizione (salvo casi particolari G1/94).

Punti già decisi

Se alcuni aspetti dell’opposizione sono già stati decisi, l’interveniente non può più tornare su quanto già definito (T694/01). Pertanto, se la camera di ricorso ha deciso di mantenere il brevetto in forma modificata, l’interveniente potrà discutere solo i problemi di adeguamento della descrizione e dei disegni alle rivendicazioni (anche se la causa viene rinviata alla divisione di opposizione, A111 CBE, autorità del giudicato).

Parti e sospensione della procedura

Sospensione

L’opponente o l’interveniente non può richiedere una sospensione della procedura: è necessario che si tratti di un terzo estraneo alla procedura (R78(1) CBE).

Inoltre, tale sospensione può essere decisa solo se la divisione di opposizione considera l’opposizione ricevibile (R78(1) CBE e Direttive D-VII 4.1).

Sostituzione parziale

In caso di ripresa della procedura e se il terzo viene sostituito al titolare (A99(4) CBE) solo per una parte degli Stati designati (il protocollo di riconoscimento non si applica, una sostituzione da parte di un tribunale francese non avrà effetto negli altri Paesi), il brevetto europeo mantenuto può contenere più set descrizione-disegni per diversi Stati designati (R78(2) CBE).

L’unicità del brevetto ne risulta quindi compromessa.

Il precedente titolare e il nuovo titolare « parziale » del brevetto non saranno considerati contitolari (A99(4) CBE) salvo che non lo richiedano.

Le due procedure di opposizione possono così avere esiti diversi (Direttive D-VII 3.2).

Ritiro dell’opposizione, rinuncia al brevetto e prosecuzione d’ufficio

L’opposizione può essere ritirata (R84(2) CBE).

Ritiro di tutte le opposizioni

Se tutte le opposizioni sono ritirate, ciò non significa che la procedura di opposizione venga conclusa (vedi la prosecuzione d’ufficio di seguito, R84 CBE).

L’opponente che ha ritirato la propria opposizione cessa di essere parte della procedura e non può più correggere il proprio ritiro o presentare ricorso contro la decisione imminente (T283/02).

La divisione di opposizione può concludere l’opposizione solo con una decisione (Direttive D-VIII 1.1 unitamente a A101(2) CBE, A101(3) CBE):

• revoca del brevetto;
• mantenimento del brevetto in forma modificata;
• rigetto dell’opposizione;
• decisione formale che constata il ritiro di tutte le opposizioni (R84(2) CBE, ultima frase).

Ritiro da parte di uno degli opponenti

Ritiro da parte di un opponente che ha presentato da solo un’opposizione

Se un opponente ritira la propria opposizione, qualora esistano altre opposizioni ricevibili, la procedura di opposizione prosegue normalmente.

L’opponente che ha ritirato la propria opposizione cessa di essere parte della procedura e non può più correggere il proprio ritiro o presentare ricorso contro la decisione imminente (T283/02).

Ritiro da parte di un opponente che ha presentato un’opposizione congiunta

Se un opponente che ha presentato un’opposizione congiunta ritira la propria opposizione (e rimangono altri opponenti in tale opposizione congiunta), la procedura di opposizione prosegue normalmente (G3/99).

Solo il rappresentante comune di tale opposizione congiunta può notificare tale ritiro: nell’ipotesi in cui la persona che intende ritirare la propria opposizione (non essendo rappresentante comune) invii una comunicazione all’UEB, tale comunicazione sarà considerata non presentata, in quanto non firmata dal rappresentante comune (R86 CBE insieme a R50(3) CBE e G3/99).

Se è il rappresentante comune a ritirare la propria opposizione, deve essere designato un nuovo rappresentante o, in mancanza, sarà l’UEB a designarlo secondo R151 CBE (G3/99).

Rinuncia, revoca, estinzione del brevetto

Presso l’UEB

Quando il titolare decide di chiedere l’abbandono/ritiro del proprio brevetto presso l’UEB (sia dinanzi alla divisione di opposizione in una richiesta speciale, sia tramite la procedura di revoca dell’A105bis CBE), l’UEB interpreta sempre tale richiesta come una domanda di revoca con effetti retroattivi (Direttive D-VII 5.1).

In caso di ambiguità, viene richiesto al titolare di precisare la propria domanda (Direttive D-VIII 1.2.5).

In caso di revoca presso l’UEB, il brevetto è annullato ex tunc (con effetto retroattivo) ed è opportuno porre fine alla procedura di opposizione (che risulta quindi priva di causa).

Presso gli Stati designati

È possibile che nel corso dell’opposizione (R84(1) CBE):

• il titolare rinunci al brevetto presso tutti gli Stati designati (e non presso l’UEB) o
• il brevetto si estingua presso tutti gli Stati designati (e non presso l’UEB).

La rinuncia o l’estinzione presso gli Stati designati non ha effetto retroattivo, ma solo ex nunc (cioè per il futuro).

Viene spesso richiesto al titolare di provare tale circostanza fornendo estratti dai registri degli Stati contraenti (Direttive D-VII 5.1).

L’opponente può chiedere che la procedura di opposizione prosegua (R84(1) CBE): è allora necessario presentare una richiesta entro 2 mesi dalla notifica dell’UEB che informa l’opponente di tale circostanza. In caso contrario, la procedura sarà chiusa (Direttive D-VII 5.1).

Tale termine di 2 mesi non beneficia della restitutio in integrum dell’A122 CBE (T1403/16): infatti, l’inosservanza del termine non comporta alcuna perdita di diritto, poiché, in applicazione dell’A114 CBE, l’UEB può decidere di proseguire o meno, a sua discrezione. Pertanto, la scadenza del termine di 2 mesi non produce di per sé alcuna conseguenza giuridica sull’opposizione.

Se il titolare ha rinunciato, presso le autorità competenti degli Stati contraenti, a tutti i diritti connessi al brevetto (compresi quelli anteriori, es. protezione provvisoria, ecc.), l’opponente non avrà la possibilità di proseguire la procedura di opposizione e questa sarà chiusa d’ufficio (Direttive D-VII 5.1).

Prosecuzione d’ufficio della procedura

Non appena un opponente ritira la sua opposizione, decede o diventa incapace, la divisione di opposizione deve informare le altre parti (titolare, altri opponenti, intervenienti, ecc.) che la procedura viene proseguita d’ufficio (R84(2) CBE e Direttive D-VII 5.2, la prosecuzione d’ufficio della procedura non applicandosi solo quando non rimangono più opponenti).

In caso contrario, la procedura viene chiusa (Direttive D-VII 5.2) e questa decisione di chiusura è impugnabile con ricorso da parte del titolare (T197/88).

La prosecuzione d’ufficio dell’opposizione viene pronunciata, senza alcun opponente, se (Direttive D-VII 5.2):

• il titolare ha proposto modifiche (T560/90);
• la procedura sembra, senza particolare sforzo o senza costose indagini, poter portare a una limitazione o a una revoca del brevetto (T197/88).

Iscrizioni nel REB

In caso di mancata opposizione

Se nessun atto di opposizione viene depositato nel fascicolo entro il termine di 9 mesi, il titolare ne viene informato e ne viene fatta menzione nel BEB (Direttive C-V 13).

Viene effettuata anche un’iscrizione nel REB.

In caso di opposizione

Se viene presentata un’opposizione, la data corrispondente viene iscritta nel REB (R143(1) q) CBE).

Inoltre, la data di conclusione della procedura e l’esito della stessa vengono iscritti nel REB (R143(1) r) CBE).

Aspetti formali

Termine per l’opposizione

Il termine per presentare un’opposizione valida è di 9 mesi (A99(1) CBE) a decorrere dalla pubblicazione della menzione della concessione nel BEB (A97(3) CBE).

L’A122 CBE o l’A121 CBE non sono applicabili al termine per l’opposizione.

Se l’opposizione viene presentata:

• dopo tale termine, viene dichiarata irricevibile (R77(1) CBE);
• prima della pubblicazione della menzione, non viene considerata come opposizione, ma come osservazione di terzi dell’A115 CBE (Direttive D-IV 1.1):
  • la tassa di opposizione versata viene rimborsata;
  • l’atto di opposizione viene depositato nel fascicolo ed è accessibile al pubblico.

Tassa di opposizione

Principio

La tassa di opposizione deve essere pagata entro il termine per l’opposizione, altrimenti l’opposizione è considerata non presentata (A99(1) CBE).

Tale tassa ammonta a [montant_epo default= »745 € » name= »A2(1).10 RRT »] (A2(1).10 RRT).

Se un’opposizione congiunta viene presentata da più opponenti, è richiesta una sola tassa (G3/99).

Pagamento incompleto

Se manca solo una piccola parte dell’importo (circa 10 %, J11/85), l’agente delle formalità può comunque considerare che il pagamento sia stato effettuato correttamente (A8 RRT e Direttive D-IV 1.2.1 i).

Naturalmente, il depositante deve versare la somma mancante entro un termine stabilito (T290/90), spesso 2 mesi.

Rimborso della tassa annuale

In caso di opposizione ritenuta non presentata, la tassa viene rimborsata (T323/87 e Direttive D-IV 1.4.1).

Riduzione della tassa annuale

Riduzione prima del 1° aprile 2014

Se l’opponente ha il domicilio (o la sede legale) in uno degli Stati contraenti (o se è cittadino di uno di questi Stati con domicilio all’estero) e questo Stato ha una lingua ufficiale diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese, può depositare la dichiarazione di opposizione (della R76(2) c) CBE) in tale lingua (A14(4) CBE).

In questo caso, la tassa di opposizione è ridotta del 20 % (R6(3) CBE insieme A14(1) RRT).

Riduzione a partire dal 1° aprile 2014

Per le opposizioni presentate a partire dal 1° aprile 2014, nessuna riduzione è possibile (« Decisione del Consiglio di amministrazione del 13 dicembre 2013 che modifica la regola 6 del regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo e l’articolo 14(1) del regolamento relativo alle tasse« , JO 2014, A4).

Forma dell’opposizione

Obbligo

L’opposizione deve essere presentata per iscritto e deve essere motivata (R76(1) CBE). In linea di principio, tale scritto deve essere dattiloscritto o stampato (R76(3) CBE e R50(2) CBE).

Se l’opposizione non è presentata per iscritto, l’opposizione è irricevibile (R77(2) CBE).

Un margine di 2,5 cm deve essere riservato sul lato sinistro del foglio (R76(3) CBE e R50(2) CBE).

Preferenza

Un modulo 2300 è disponibile sul sito dell’UEB.

Preferibilmente, l’opposizione deve rispettare le condizioni della R49(3) CBE (Direttive D-III 3.1):

• i fogli devono essere preferibilmente nel formato A4 e utilizzati in formato verticale (salvo eventualmente per i disegni, le tabelle o le formule matematiche);
• i fogli devono essere preferibilmente numerati con un numero arabo centrato in alto sul foglio (ma senza essere nel margine);
• per i testi dattiloscritti, l’interlinea deve essere preferibilmente di 1,5;
• tutti i testi devono essere preferibilmente con un carattere le cui maiuscole abbiano almeno 2,1 mm di altezza (la dimensione dipende dal carattere scelto, quindi attenzione) e in nero;
• i margini non possono essere preferibilmente inferiori allo schema seguente:

Deposito per via elettronica

L’opposizione può essere presentata per via elettronica (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 9 maggio 2018, relativa al deposito elettronico di documenti« , JO 2018, A45).

Deposito tramite telefax

Un’opposizione può normalmente essere presentata tramite telefax (Direttive D-III 3.3 e “Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 20 febbraio 2019, relativa al deposito di domande di brevetto e di altri documenti tramite telefax”, JO 2019, A18).

Può essere richiesta una conferma per posta. Se l’opponente non risponde a tale invito, il fax è considerato non ricevuto e l’opposizione è ritenuta non presentata (Direttive D-IV 1.2.1 iii).

Se il memoria di opposizione viene trasmesso a ridosso della scadenza, è necessario prestare attenzione all’ora di trasmissione dell’ultima pagina: infatti, l’UEB considera che il documento sarà trasmesso solo quando l’ultima pagina sarà stata inviata. Se l’ultima pagina viene trasmessa alle 00:01 del giorno successivo alla scadenza del termine, il memoria sarà fuori termine (T858/18) e non sarà possibile considerare che le pagine ricevute prima della mezzanotte costituiscano un memoria ricevibile.

Firme dell’atto di opposizione

L’atto di opposizione deve essere firmato di proprio pugno dall’opponente o dal rappresentante (R76(3) CBE insieme a R50(3) CBE).

Una sigla o le iniziali non sono sufficienti (Direttive D-III 3.4).

Se l’atto non è firmato, l’agente delle formalità invita l’opponente/rappresentante a sanare tale irregolarità entro un termine stabilito (R50(3) CBE).

Se l’irregolarità non viene sanata entro il termine stabilito, l’opposizione è ritenuta non presentata (Direttive D-IV 1.2.1 ii).

L’A122 CBE o A121 CBE non si applica al termine stabilito.

Lingue

Atto di opposizione

L’atto di opposizione deve essere depositato in una lingua ufficiale dell’UEB (cioè tedesco, francese, inglese, R3(1) CBE).

È tuttavia possibile depositare l’opposizione nella lingua ufficiale di uno Stato membro se l’opponente ha il domicilio (o la sede sociale) in tale Stato, o se è cittadino di tale Stato con domicilio all’estero, e se questo Stato ha una lingua ufficiale diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese (A14(4) CBE).

Deve essere presentata una traduzione (A14(4) CBE) al più presto contemporaneamente al documento non tradotto (G6/91) in una delle lingue ufficiali dell’Ufficio, indipendentemente dalla lingua della procedura (Direttive A-VII 2) e entro il termine che scade più tardi tra:

• un termine di 1 mese dalla data di presentazione del documento (R6(2) CBE, e non dalla fine del termine).
• il termine per l’opposizione (R6(2) CBE).

Tali termini non beneficiano dell’A121 CBE o dell’A122 CBE.

Se la traduzione richiesta non viene prodotta nei termini, l’opposizione è ritenuta non presentata (A14(4) CBE, ultima frase).

Prove, stato della tecnica, ecc.

Gli altri documenti che servono come prove possono essere prodotti in qualsiasi lingua (anche se può essere richiesta una traduzione entro un termine che non può essere inferiore a 1 mese, R3(3) CBE).

Luogo di deposito

L’opposizione deve essere depositata direttamente presso l’UEB (A99(1) CBE): Berlino, L’Aia o Monaco (Direttive D-III 1).

Se l’opposizione è depositata altrove (es. ufficio nazionale, agenzia di Vienna, ecc.), è possibile una trasmissione (ma non esiste alcun obbligo Direttive D-IV 1.2.2.1 i)), ma la data importante rimane la data di ricezione finale da parte dell’UEB (T522/94).

Contenuto dell’atto di opposizione

L’atto di opposizione definisce l’«ambito» dell’opposizione.

Considerazioni generali

Deve contenere:

• R76(2) a) CBE:
  • il nome,
  • l’indirizzo,
  • la nazionalità e lo Stato di domicilio o sede dell’opponente (R41(2) c) CBE);
• R76(2) b) CBE:
  • il numero del brevetto europeo contro cui è presentata l’opposizione,
  • il nome del titolare del brevetto,
  • il titolo dell’invenzione.
• R76(2) c) CBE:
  • i numeri delle rivendicazioni impugnate, comprese quelle dipendenti (la « misura »);
    • Le altre rivendicazioni indipendenti saranno escluse dalla discussione.
    • Le altre rivendicazioni dipendenti possono essere ammesse successivamente se, « prima facie« , non sono brevettabili (G9/91), salvo se solo alcune di esse sono esplicitamente impugnate (T653/02);
  • i motivi su cui si basa l’opposizione (ovvero i motivi dell’A100 CBE).
    • Se alcuni motivi sono omessi, la loro introduzione successiva sarà considerata tardiva.
    • Un argomento tardivo è sottoposto al test della « pertinenza prima facie« , ovvero è accettabile se, a prima vista, la brevettabilità è messa in discussione riflettendoci 10 minuti (G 10/91 e Direttive D-V 2.2).
  • i fatti e le prove addotti a sostegno di tali motivi.
• R76(2) c) CBE:
  • Le informazioni riguardanti il rappresentante, se ne è stato nominato uno (R41(2) d) CBE).

Problemi sull’identificazione dell’opponente

Un errore maggiore nell’identificazione dell’opponente (es. è impossibile identificare del tutto l’opponente): esiste un’irregolarità (ai sensi di R77(1) CBE) e l’opposizione deve essere respinta come irricevibile (salvo che l’opponente vi abbia posto rimedio entro il termine di opposizione, Direttive D-IV 1.2.2.1 vi)).

Una correzione dell’errore può comunque essere richiesta oltre il termine di opposizione ai sensi della R139 CBE (T219/86 o T615/14): l’opponente dovrà fornire elementi di prova per dimostrare che l’intenzione originaria era di formare l’opposizione a nome dell’opponente corretto.

Un errore minore nell’identificazione dell’opponente (es. condizioni di forma non rispettate), esiste un’irregolarità (ai sensi di R77(2) CBE) e questa può essere corretta su invito dell’UEB, anche dopo il termine di opposizione, entro un termine stabilito (Direttive D-IV 1.2.2.2 i)).

Tale termine stabilito non beneficia dell’A121 CBE o A122 CBE.

Problemi sull’identificazione del brevetto

Se non è realmente possibile identificare il brevetto impugnato (es. solo il nome del titolare può essere sufficiente se questi possiede un solo brevetto), esiste un’irregolarità (ai sensi di R77(1) CBE) e l’opposizione deve essere respinta come irricevibile (salvo che l’opponente vi abbia posto rimedio entro il termine di opposizione, Direttive D-IV 1.2.2.1 ii)).

Un errore minore nell’identificazione del brevetto, esiste un’irregolarità (ai sensi di R77(2) CBE) e questa può essere corretta su invito dell’UEB, anche dopo il termine di opposizione Direttive D-IV 1.2.2.2 ii)).

Alcune decisioni arrivano persino a considerare che non esiste irregolarità se le informazioni fornite permettono di determinare senza difficoltà il brevetto contestato (es. il numero del brevetto è indicato correttamente, ma non il titolo T317/86, solo il numero di pubblicazione è comunicato T335/00).

Problema sull’identificazione del rappresentante

Se il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante non sono indicati nelle forme previste dalla R41(2) d) CBE, esiste un’irregolarità ai sensi della R77(2) CBE.

Focus sulla misura

Se l’opposizione non permette di sapere in quale misura il brevetto è contestato (tutte le rivendicazioni, solo una parte, ecc.), esiste un’irregolarità (Direttive D-IV 1.2.2.1 iii)).

Se una rivendicazione indipendente è contestata, le rivendicazioni da essa dipendenti potranno essere esaminate (G9/91 e Direttive D-V 2.1) salvo se solo alcune di esse sono esplicitamente impugnate (T653/02).

Allo stesso modo, se una rivendicazione di procedimento è contestata, la rivendicazione di prodotto « product by process » è implicitamente contestata se riguarda lo stesso procedimento (T525/96 e Direttive D-V 2.1).

Tale misura impegnerà l’opponente per un eventuale ricorso, poiché la decisione darà necessariamente ragione alle sue pretese per le rivendicazioni non contestate (A107 CBE).

Focus sui motivi

Si verifica un’irregolarità se l’atto di opposizione non menziona almeno un motivo indicato nell’A100 CBE (Direttive D-IV 1.2.2.1 iv).

La semplice « mancanza di brevettabilità » non è sufficiente, a meno che non faccia implicitamente riferimento a uno dei motivi (Direttive D-IV 1.2.2.1 iv).

Una volta che abbiamo detto ciò, non abbiamo detto nulla riguardo alla motivazione dettagliata dei motivi. Infatti, se l’opponente solleva un motivo ma non lo dettaglia (o lo fa in modo insufficiente), ciò non significa che l’opposizione non sia stata presentata (T623/18).

Focus sui documenti dello stato della tecnica

Durante la redazione di un’opposizione, possono essere citati numerosi documenti, poiché questi rappresentano i mezzi di prova più semplici e incontestabili.

Tuttavia, è necessario prestare attenzione, poiché un documento semplicemente citato, senza che la sua pertinenza sia stabilita, potrà essere scartato dalla divisione di opposizione (T32/10).

Inoltre, è necessario che l’opponente indichi le parti dei documenti su cui si basa (a meno che i documenti siano molto brevi, Direttive D-IV 1.2.2.1 v) e T222/85).

La prova del contenuto del documento (es. traduzione) o anche i documenti stessi possono essere forniti dopo il termine di opposizione su richiesta dell’UEB, entro un termine stabilito (R83 CBE e T94/84), anche se è consigliato produrli il prima possibile (Direttive D-III 6 iii)). Se non vengono prodotti entro il termine stabilito, gli argomenti che utilizzano tali elementi possono essere scartati dalla Divisione di opposizione (R83 CBE).

Una sola copia dei documenti è sufficiente (Direttive D-III 6 iii)).

Inoltre, i documenti citati nella procedura di Esame (ossia dalla divisione di Esame e dalla divisione di Ricerca) non saranno inclusi automaticamente nella procedura di opposizione (T198/88). Solo i seguenti documenti potranno essere inclusi, anche se non sono citati nell’atto di opposizione (Direttive D-V 2.2):

• il documento citato nella domanda come stato della tecnica più vicino. Lo stesso vale per i documenti pertinenti citati nel fascicolo del brevetto, che, se non costituiscono lo stato della tecnica più vicino, sono comunque essenziali per la comprensione del problema (T536/88, in particolare punto 2.1),
• il documento dello stato della tecnica più vicino (es. il documento D1 della procedura di Esame).

Se i soli documenti citati sono diritti nazionali anteriori o documenti non facenti parte dello stato della tecnica, l’opposizione deve essere respinta come irricevibile (R77(1) CBE insieme a R76(2) c) CBE e T550/88).

Focus sull’uso anteriore o descrizione orale

Quando un uso anteriore/descrizione orale viene invocato dall’opponente o da un interveniente, è necessario fornire prove che consentano in particolare di determinare (Direttive G-IV 7.2 e T328/87):

• la data dell’uso anteriore/descrizione orale,
• l’oggetto dell’uso/descrizione orale (ossia identico o simile),
• le circostanze dell’uso/descrizione orale (ossia accessibilità al pubblico).

Tali prove non devono necessariamente essere fornite entro il termine per l’opposizione (T328/87 e T28/93).

Le prove fornite saranno esaminate in modo molto critico e rigoroso (Direttive E-IV 4.3) e la certezza della divisione di opposizione deve andare oltre ogni ragionevole dubbio (T97/94).

Focus sulle conoscenze dell’esperto del settore

Anche se non esiste una definizione ufficiale, le conoscenze generali dell’esperto del settore (Direttive G-VII 3.1) possono essere in particolare:

• manuali e monografie di base (T171/84),
• articoli referenziati o citati in manuali e monografie di base (T206/83),
• articoli pubblicati in riviste specializzate (T595/90),
• informazioni contenute in fascicoli di brevetto o pubblicazioni scientifiche, se l’invenzione riguarda un campo di ricerca talmente nuovo che non esistono ancora informazioni tecniche pertinenti al riguardo nei manuali (T51/87).

Se l’atto di opposizione menziona le conoscenze generali dell’esperto del settore, non è necessario fornire la prova di tale conoscenza entro il termine per l’opposizione (T151/05).

Tuttavia, se il titolare del brevetto contesta tale conoscenza, l’opponente dovrà fornire la prova delle sue affermazioni, citando ad esempio un documento che tratta di tale argomento specifico.

Focus sulla lingua delle prove

Le prove possono essere prodotte in qualsiasi lingua (R3(3) CBE), ma l’UEB può richiedere una traduzione in una delle lingue ufficiali entro un termine stabilito.

Se la traduzione non viene prodotta entro i termini, il documento può essere escluso dalla divisione di opposizione (R3(3) CBE).

Costituzione e ricevibilità dell’opposizione

Competenza

Normalmente, è la divisione di opposizione a essere competente (A19(1) CBE).

Tuttavia, l’agente delle formalità è responsabile della verifica delle condizioni di forma (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 12 dicembre 2013, volta a delegare ad agenti che non sono esaminatori alcuni compiti spettanti alle divisioni di esame o di opposizione« , GU 2014, A6, punto 1, adottata in virtù della R11(3) CBE).

Naturalmente, quest’ultimo non verifica i motivi invocati, le prove, ecc. (ossia assenza o insufficienza, R76(2) c) CBE), poiché il loro esame richiede un tecnico.

In questo contesto, è la divisione di opposizione a esaminare tale punto (Direttive D-IV 1.2.2).

Ricevibilità parziale

Non esiste una irricevibilità parziale.

Il fatto che le condizioni sopra enunciate siano soddisfatte per almeno un motivo rende l’opposizione ricevibile nel suo complesso (Direttive D-IV 1.2.2.1 v))

Irregolarità che comportano un’opposizione ritenuta « non formata »

Casi di « non formazione »

Un’opposizione è ritenuta non formata se (Direttive D-IV 1.2.1):

• La tassa di opposizione non è pagata entro il termine di opposizione o è pagata solo parzialmente (A99(1) CBE, ultima frase);
  • Tuttavia, se la parte non pagata è minima, l’opposizione potrà essere accettata (Direttive A-X 7.1.1 e A8 RTT);
  • La persona che intende presentare opposizione non viene notificata di tale irregolarità.
• Manca la firma in calce all’atto di opposizione (R50(3) CBE). Viene quindi inviata una notifica alla persona che intende presentare opposizione, assegnandole un termine per la correzione (2 mesi di regola, Direttive E-VIII 1.2).
• L’opposizione è stata presentata via telefax, è stata richiesta una conferma dall’UEB, ma questa non è mai stata ricevuta entro il termine stabilito (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 20 febbraio 2019, relativa al deposito di domande di brevetto e di altri documenti via telefax« , GU 2019, A18);
• La procura del rappresentante non è stata presentata nei termini (R152 CBE, « Decisione della Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 12 luglio 2007, relativa al deposito di procure« , GU 2007, edizione speciale n°3, L.1, vedi sopra per quanto riguarda i casi di presentazione di tale procura);
• L’atto di opposizione è redatto in una lingua non ufficiale, le condizioni sopra citate (cioè l’opponente ha il domicilio (o la sede sociale) in uno degli Stati contraenti, o se è cittadino di uno di questi Stati con domicilio all’estero, e questo Stato ha una lingua ufficiale diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese) non essendo soddisfatte (es. un cinese deposita un atto di opposizione in cinese);
• L’atto di opposizione è redatto in una lingua non ufficiale (e se l’opponente ha il domicilio (o la sede sociale) in uno degli Stati contraenti, o se è cittadino di uno di questi Stati con domicilio all’estero, e questo Stato ha una lingua ufficiale diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese), la traduzione non è fornita prima della scadenza del termine che scade più tardi tra i due seguenti:
  • 1 mese dopo il deposito dell’atto di opposizione;
  • 9 mesi dopo la pubblicazione della menzione della concessione.

Notifica

Se l’agente di formalità rileva un’irregolarità (il che non è garantito, Direttive D-IV 1.3.3), e se è ancora possibile porvi rimedio, questi notifica l’opponente e lo informa della necessità di correggerla entro i termini sopra indicati (in mancanza di un termine assegnato, è necessario correggerla entro 9 mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione nel BEB) (Direttive D-IV 1.3.1).

L’unica obbligazione di notifica dell’agente di formalità riguarda la firma (Direttive D-IV 1.3.3).

Procedura se l’opposizione è reputata non formata

Il funzionario notifica all’opponente (R112(1) CBE) che l’opposizione è reputata non aver avuto luogo. È possibile richiedere una decisione.

Alla fine del termine di 2 mesi per richiedere tale decisione, le parti sono informate che la procedura viene conclusa.

In tali situazioni, se la tassa di opposizione era stata pagata, essa sarà rimborsata (Direttive D-IV 1.4.1).

I documenti presentati sono quindi trattati come un’osservazione di terzi e sono accessibili nel fascicolo (Direttive D-IV 1.4.1).

Irregolarità che provocano un’opposizione « irricevibile »

Irricevibilità dalla fine del termine di opposizione

Cause di irricevibilità

L’opposizione è dichiarata irricevibile se (R77(1) CBE) [Gruppo 1]:

• Il deposito dell’atto non è effettuato per iscritto presso l’UEB entro il termine di 9 mesi (A99(1) CBE);
• La designazione del brevetto è insufficiente (cioè impossibile identificare senza ambiguità il brevetto);
• Manca l’indicazione della misura in cui il brevetto è contestato, mancano i motivi di opposizione o mancano le prove (R77(1) CBE insieme a R76(2) c) CBE):
  • ad esempio, l’opponente non ha fornito l’identificazione del documento a sostegno di un attacco di novità (anche se questo è altamente pertinente);
  • è necessario prestare attenzione alle prove in questo caso: non è richiesto che siano convincenti per essere ricevibili (T2037/18, es. viene prodotto un documento confidenziale e non viene fornita alcuna prova relativa all’assenza di NDA). La forza probante della prova rientra in un’analisi nel merito.
• È impossibile identificare l’opponente.

Notifica

Se il funzionario di formalità rileva un’irregolarità (il che non è garantito, Direttive D-IV 1.3.3), e se è ancora possibile porvi rimedio, questi notifica all’opponente e lo informa del fatto che deve correggerle entro il termine di opposizione (Direttive D-IV 1.3.2).

Procedura se l’opposizione è respinta

L’esistenza di un’irregolarità del [Groupe 1] alla fine del termine di opposizione renderà l’opposizione irricevibile (R77(1) CBE):

• se tali irregolarità sono già state notificate all’opponente:
  • un rigetto viene pronunciato dall’agente delle formalità (o dalla divisione di opposizione se riguarda i fatti e le prove)(Direttive D-IV 1.4.2).
• se tali irregolarità non sono state notificate all’opponente:
  • l’agente delle formalità lo notifica e gli concede in genere 2 mesi per pronunciarsi (A113(1) CBE, ciò non significa che l’opponente possa correggerle) e gli indica che l’opposizione sarà probabilmente respinta in quanto irricevibile (Direttive D-IV 1.4.2).
  • l’opponente può allora contestare l’esistenza di tale irregolarità;
  • un rigetto viene pronunciato dall’agente delle formalità (o dalla divisione di opposizione se riguarda i fatti e le prove)(Direttive D-IV 1.4.2).

La tassa di opposizione non viene rimborsata.

Il rigetto dell’opposizione viene notificato al titolare (R77(3) CBE).

Irricevibilità correggibile in un nuovo termine

Causa di irricevibilità

Inoltre, l’opposizione è dichiarata altresì irricevibile se manca una delle condizioni di forma diverse da quelle del [Groupe 1] (R77(2) CBE) [Groupe 2] (vedi in particolare le condizioni di forma sopra menzionate per R76(2) CBE):

• l’identificazione errata dell’opponente (es. problema di forma della R41(2) c) CBE, ma è comunque possibile identificare l’opponente),
• la mancanza del numero del brevetto contro cui è formata l’opposizione (Direttive D-IV 1.2.2.2 ii)),
• la mancanza del titolo dell’invenzione (Direttive D-IV 1.2.2.2 ii)),
• la mancanza dell’identificazione del titolare del brevetto (Direttive D-IV 1.2.2.2 ii))
• la mancanza dell’identificazione del rappresentante (nome e indirizzo, R41(2) d) CBE), se ne è stato costituito uno o se deve esserne costituito uno (A133(2) CBE),
• l’atto di opposizione non soddisfa le condizioni di forma della CBE diverse da R77(1) CBE (es. problema di margine, non dattiloscritto, ecc. R50(2) CBE).

Notifica

Se l’agente delle formalità rileva un’irregolarità, questi notifica l’opponente e lo informa del fatto che deve correggerla entro un termine stabilito, pena il rigetto (R77(2) CBE e Direttive D-IV 1.3.2).

Naturalmente, l’opponente può, anche senza notifica, inviare le proprie correzioni all’UEB (Direttive D-IV 1.3.3), anche dopo il termine di opposizione.

L’A121 CBE o l’A122 CBE non si applicano a tali termini stabiliti.

Procedura se l’opposizione è respinta

Alla fine del termine concesso, e se non è stato posto rimedio all’irregolarità, l’agente di formalità respinge l’opposizione come irricevibile (R77(2) CBE e Direttive D-IV 1.4.2).

La tassa di opposizione non viene rimborsata.

Il rigetto dell’opposizione viene notificato al titolare (R77(3) CBE).

Se l’opposizione dichiarata ammissibile

Prima che l’opposizione sia dichiarata ammissibile o irricevibile, il titolare riceve l’atto di opposizione (R79(1) CBE).

Egli può così contestare l’eventuale ammissibilità dell’opposizione (Direttive D-IV 5.5) precisando le ragioni dettagliate dell’irricevibilità invocata.

In questo caso, una decisione motivata di ammissibilità può essere emessa con la decisione finale.

• In questo caso, l’accettazione di un’opposizione all’inizio della procedura di opposizione non è una decisione dell’UEB (Direttive D-IV 5.1).
• Pertanto, un’irricevibilità futura (cioè durante la procedura di opposizione) è del tutto possibile (T222/85).

Se mai tutte le opposizioni sono contestate, la divisione di opposizione può anche scegliere di emettere una decisione di ammissibilità, motivata e impugnabile, prima di qualsiasi procedura di opposizione, purché la procedura non ne sia indebitamente ritardata (Direttive D-IV 5.5).

Inoltre, l’irricevibilità può essere decisa nella fase del ricorso (T289/91), anche qualora tale irricevibilità sia sollevata per la prima volta in questa fase (T522/94).

Se l’opposizione dichiarata irricevibile

Se un’opposizione è dichiarata irricevibile, possono verificarsi diverse situazioni:

• se esiste un’altra opposizione ammissibile, e il suo esame porta direttamente a una decisione di rigetto della o delle opposizioni o a una decisione di revoca del brevetto, l’esame della decisione di irricevibilità sarà emesso contemporaneamente alla decisione finale (Direttive D-IV 5.5);
• altrimenti, l’irricevibilità viene direttamente formalizzata in una decisione motivata. È possibile presentare ricorso contro questa decisione.

Se la decisione di irricevibilità viene emessa:

• prima che la notifica di cui alla R79(1) CBE sia inviata al titolare, il ricorso sarà una procedura ex-parte: pertanto, la persona che intende proporre opposizione sarà l’unica parte nel procedimento (T295/01 che è ex-parte).
• dopo che la notifica di cui alla R79(1) CBE sia stata inviata al titolare, il ricorso sarà allora una procedura inter partes (cioè il titolare e la persona che intende proporre opposizione parteciperanno al procedimento di ricorso, T1062/99 che è inter partes).

Se nessuna opposizione è ammissibile, la divisione di opposizione deve astenersi dal formulare commenti sul merito (T925/91, indirettamente da A101(1) CBE).

Quando tutte le opposizioni sono definitivamente respinte, la procedura di opposizione si conclude. Le parti ne sono informate (Direttive D-IV 4)

Notifica al titolare dell’opposizione

Gli atti di opposizione sono notificati al titolare (R79(1) CBE) anche se la traduzione richiesta non è stata prodotta (Direttive A-VII 5) e sono quindi considerati non prodotti.

Impugnazione del brevetto

La divisione di opposizione analizzerà quindi i motivi dell’A100 CBE e chiederà alle parti di reagire alle notifiche dell’UEB / alle osservazioni delle altre parti (A101(1) CBE).

L’opposizione può proseguire anche se:

• il brevetto è estinto in tutti i paesi: a tal fine, l’opponente deve presentare una richiesta entro 2 mesi dal ricevimento della notifica di tale estinzione (R84(1) CBE).
• l’opposizione è ritirata dall’opponente o l’opponente decede: in tal caso può esservi prosecuzione d’ufficio della procedura (R84(2) CBE). Questa situazione è, ad esempio, ipotizzabile se la procedura comporta senza costi la limitazione o la revoca del brevetto.

Estensione / rivendicazioni impugnate

Principio

La divisione di opposizione può esaminare solo le rivendicazioni impugnate dagli opponenti: un esame d’ufficio delle rivendicazioni non impugnate non è possibile (G9/91, ne ultra petita).

Non è quindi possibile revocare un brevetto se solo una parte delle rivendicazioni è impugnata (T809/21).

Rivendicazioni dipendenti

Tuttavia, si considera che le rivendicazioni dipendenti possano essere esaminate anche se non sono state esplicitamente menzionate nel memoria di opposizione, qualora sussista un dubbio sulla loro validità (Direttive D-V 2.1 e G9/91).

Quest’ultimo principio sembra essere messo in discussione se solo alcune rivendicazioni dipendenti sono impugnate: tale comportamento sembra essere interpretato dalla camera di ricorso come una rinuncia futura ad impugnare le altre rivendicazioni dipendenti (T653/02).

Combinazione di rivendicazioni non impugnate

Se il titolare combina rivendicazioni impugnate e non impugnate, la divisione di opposizione non potrà pronunciarsi sulla validità delle rivendicazioni così modificate e potrà solo mantenere il brevetto in tale forma (T364/18).

Product-by-process

Allo stesso modo, si considera che una rivendicazione « product-by-process » che si riferisce al procedimento di una rivendicazione impugnata possa essere anch’essa impugnata, qualora sussista un dubbio sulla sua validità (T525/96).

Motivi sollevati

Motivi possibili

I motivi possibili per un’opposizione sono esposti all’A100 CBE :

• l’oggetto del brevetto non è (A100 a) CBE) :
  • nuovo (A52(1) CBE, A54 CBE e A55 CBE),
  • inventivo (A52(1) CBE, A56 CBE),
  • non presenta carattere industriale (A52(1) CBE, A57 CBE),
  • non è considerato brevettabile (A52(1) CBE a A52(3) CBE),
  • è escluso dalla brevettabilità da una disposizione specifica (es. metodo terapeutico, oggetto contrario al buon costume, ecc.) (A53 CBE).
• il brevetto non espone l’invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo perché un tecnico del settore possa eseguirla (A100 b) CBE).
  • questo motivo riguarda in realtà l’insufficienza di descrizione dell’A83 CBE.
  • è opportuno esaminare il contenuto del fascicolo del brevetto per effettuare questa valutazione (Direttive D-V 4), anche se può essere utilizzato il testo come depositato per rimediare a tale insufficienza di descrizione.
• l’oggetto del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda così come è stata depositata (A100 c) CBE).
  • questo motivo riguarda in realtà
    • l’A123(2) CBE o,
    • l’A76(1) CBE se il brevetto è stato concesso sulla base di una domanda divisionale, o
    • l’A61(2) CBE insieme all’A76(1) CBE se il brevetto è stato concesso sulla base di una nuova domanda depositata nell’ambito di un’invenzione precedentemente depositata da una persona non abilitata in virtù dell’A61(1) CBE.

Motivi distinti

I motivi costituiscono ciascuno un fondamento giuridico distinto (Direttive D-III 5).

In particolare, l’A100 a) CBE si suddivide in più motivi (G1/95) : ad esempio, invocare solo il difetto di novità e di attività inventiva non consente di avvalersi validamente dell’invocazione degli altri motivi di tale comma (es. l’esclusione dalla brevettabilità).

Motivi esclusi

In particolare, non possono essere utilizzati come motivo di opposizione:

• la chiarezza o la concisione (A84 CBE, anche se questo articolo può essere invocato sulle rivendicazioni modificate durante l’opposizione);
• la mancanza di unità dell’invenzione (A82 CBE);
• l’esistenza di diritti nazionali anteriori (A139 CBE, anche se sono possibili modifiche ad essi correlate);
• il diritto al brevetto (A61 CBE);
• la forma della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni (rispettivamente R42 CBE, R43 CBE e R46 CBE);
• l’erronea designazione dell’inventore (R19 CBE);
• la sola validità della priorità (A87 CBE e A88 CBE);
• la sola mancata modifica della data di deposito a seguito della presentazione tardiva di parti mancanti (R56(3) CBE),
• ecc.

Motivi vaghi e insufficientemente dettagliati

Tali motivi devono essere dettagliati nel memoria di opposizione (R76(1) CBE): una semplice contestazione del tipo « il brevetto è descritto in modo insufficiente perché un tecnico del settore possa attuarlo » sarà irricevibile.

Presentazione di più attacchi possibili relativi all’attività inventiva

Può accadere che gli opponenti presentino molteplici attacchi relativi all’attività inventiva utilizzando ogni documento citato come documento dello stato della tecnica più vicino.

In pratica, dopo aver determinato il documento « effettivo » dello stato della tecnica più vicino, l’UEB discuterà solo gli attacchi che partono da tale documento.

Il fatto di rifiutarsi di discutere gli altri attacchi non costituisce una violazione del diritto di essere ascoltati, poiché l’approccio problema-soluzione è correttamente applicato (R13/13).

Motivi sollevati d’ufficio dalla divisione di opposizione

La divisione di opposizione non è:

• tenuta ad esaminare tutti i motivi di opposizione possibili (G10/91);
• tenuta a limitarsi ai soli mezzi sollevati dalle parti: la divisione di opposizione può, se sembrano prima facie pertinenti, sollevarli d’ufficio (A114(1) CBE e R81(1) CBE).

Questi motivi sollevati d’ufficio possono derivare (Direttive D-V 2.2):

• dal rapporto di ricerca,
• dalla procedura di esame,
• dalle conoscenze personali dell’esaminatore,
• da osservazioni presentate da terzi (A115 CBE).
  • se le osservazioni di terzi possono essere normalmente anonime (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 10 maggio 2011, relativa al deposito di osservazioni da parte di terzi ai sensi dell’articolo 115 CBE tramite modulo elettronico« , JO 2011, 418, articolo 2 e « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 5 luglio 2017, relativo al deposito e al trattamento di osservazioni presentate da terzi ai sensi dell’articolo 115 CBE« , JO 2017, A86),
  • ciò non sembra essere il caso nelle procedure ex-parte, come l’opposizione (T146/07), poiché tale anonimato potrebbe costituire un aggiramento abusivo della procedura di opposizione (ad es. potrebbe consentire a un opponente di introdurre un documento tardivo, ma pertinente). Pertanto, sarebbe necessario firmare tali osservazioni conformemente alle R50(3) CBE e R86 CBE al fine di permettere all’UEB di verificare che il terzo non sia una parte nella procedura.

Nuovi motivi di opposizione non possono essere presi in considerazione nella fase di ricorso senza il consenso del titolare (G10/91).

Onere della prova

In via generale, ciascuna parte sopporta l’onere della prova dei fatti che allega. Inoltre, se una parte fornisce una prova convincente, l’onere della prova viene allora ribaltato sull’altra parte (T270/90).

Può accadere che un opponente fornisca un elemento di prova o enunci un fatto rilevante (Direttive D-V 2.2):

• se un’allegazione appare plausibile e non è contestata, può essere presa in considerazione senza ulteriori prove;
• se un’allegazione è contestata o non appare plausibile, la parte che la allega deve provarla.

In via generale, la divisione deve prendere la propria decisione determinando ciò che è più probabile (bilanciamento delle probabilità, T270/90, Direttive E-IV 4.3)

Tuttavia, una prova rafforzata è necessaria se:

• l’opponente invoca:
  • un uso anteriore (T472/92, prova incontestabile) salvo se tale uso è invocato da un terzo (T12/00);
  • una divulgazione orale (prova incontestabile, la testimonianza di un’unica persona non sospettata di menzogna non è sufficiente T1210/05).
• il titolare sostiene che:
  • l’invenzione può essere realizzata, ma la divisione di opposizione ne dubita (dimostrazione del carattere plausibile, T792/00 e Direttive F-III 4);
  • le modifiche apportate secondo la R139 CBE non sono contrarie all’A123(2) CBE (T383/88);
  • l’invenzione offre certi vantaggi, ma la divisione di opposizione ne dubita (T97/00).

Notifiche, osservazioni e modifiche del brevetto

Notifica dell’atto di opposizione degli opponenti

Principio

L’agente delle formalità notifica l’atto di opposizione:

• al titolare (R79(1) CBE),
• agli altri opponenti se ve ne sono più di uno (R79(2) CBE).

Osservazioni e modifiche possibili da parte del titolare

Al momento della notifica dell’atto di opposizione al titolare, quest’ultimo è invitato a presentare le proprie osservazioni e modifiche entro un termine stabilito (A101(1) CBE e R79(1) CBE): il più delle volte 4 mesi (Direttive D-IV 5.2).

Tale notifica è effettuata dall’agente delle formalità (R11(3) CBE) al termine del periodo di opposizione o del termine stabilito per correggere le irregolarità minori della R77(2) CBE (« La procedura di opposizione presso l’UEB« , JO 2001, 148, §2.2.1 e Direttive D-IV 5.2), indipendentemente dal fatto che la questione della ricevibilità sia stata definitivamente risolta o meno.

Non esiste alcuna sanzione se non viene fornita alcuna risposta entro i termini (G1/90).

Pertanto, né l’A121 CBE né l’A122 CBE si applicano al termine stabilito, poiché non viene subita alcuna perdita di diritto.

Tuttavia, la divisione di opposizione può non tenere conto delle osservazioni presentate troppo tardivamente (A114(2) CBE, Direttive E-VIII 1.8).

Le modifiche eventualmente presentate servono come base per l’opposizione (in applicazione A113(2) CBE, Direttive D-VI 2.1).

Notifiche agli altri opponenti

Tali notifiche (R79(2) CBE) non invitano gli opponenti a presentare osservazioni e non stabiliscono alcun termine (Direttive D-IV 5.2).

Notifica dell’atto di opposizione degli intervenienti

Non esiste alcun obbligo in tal senso da parte dell’UEB (R79(4) CBE). A sua discrezione:

• la divisione di opposizione non fa nulla, oppure
• la divisione di opposizione agisce come se l’atto di opposizione fosse stato presentato da un vero opponente (cfr. sopra).

Notifica delle osservazioni/modifiche del titolare

Le osservazioni/modifiche del titolare sono notificate agli opponenti (R79(3) CBE).

Gli opponenti possono essere invitati a rispondere entro un termine stabilito (se la divisione di opposizione lo ritiene pertinente e lo richiede, R79(3) CBE, ad es. se vengono prodotte modifiche senza che sia richiesta una procedura orale, « La procedura di opposizione presso l’UEB« , JO 2001, 148 §2.2.2): il più delle volte, tale termine è di 4 mesi (Direttive D-IV 5.4).

Non esiste alcuna sanzione se non viene fornita alcuna risposta entro i termini (G1/90).

Pertanto, né l’A121 CBE né l’A122 CBE si applicano al termine stabilito, poiché non viene subita alcuna perdita di diritto.

Tuttavia, la divisione di opposizione può non tenere conto delle osservazioni presentate troppo tardivamente (A114(2) CBE, Direttive E-VIII 1.8).

Altre notifiche indirizzate alle parti

In linea generale, le parti sono invitate, ogni qualvolta necessario, a presentare le proprie osservazioni sulle notifiche loro indirizzate (A101(1) CBE) entro un termine stabilito (R81(2) CBE, spesso 4 mesi, Direttive D-IV 5.4).

L’eventuale risposta a una notifica viene, a sua volta, notificata a tutte le altre parti (R81(2) CBE).

Le notifiche indirizzate al titolare secondo A101(1) CBE contengono sempre un invito a modificare la propria domanda (Direttive D-VI 4.2).

Non esiste alcuna sanzione se non viene fornita alcuna risposta entro i termini (G1/90). Pertanto, né l’A121 CBE né l’A122 CBE si applicano al termine stabilito, poiché non viene subita alcuna perdita di diritto.

Tuttavia, la divisione di opposizione può non tenere conto delle osservazioni fornite troppo tardivamente (A114(2) CBE, Direttive E-VIII 1.8).

Colloqui e conversazioni telefoniche

I colloqui o le conversazioni telefoniche informali non sono ammessi in opposizione in virtù della R81(2) CBE, poiché non tutte le parti possono parteciparvi (Direttive E-III 1), a meno che non riguardino solo questioni che non coinvolgono tutte le parti.

Parere della divisione di opposizione

Nelle notifiche trasmesse alle parti, la divisione di opposizione può esprimere il proprio parere sulla brevettabilità e, in particolare, può inviare un parere motivato indicando i motivi che si opporrebbero al mantenimento del brevetto europeo (R81(3) CBE).

La motivazione non è necessaria per le questioni di forma o per le proposte ovvie (Direttive D-VI 4.1).

La divisione di opposizione può effettuare una ricerca di nuovi documenti in alcuni casi eccezionali (ad es. messa in evidenza di una caratteristica che era del tutto secondaria in precedenza, Direttive D-VI 5).

Ammissibilità generale delle modifiche

Principio

Una modifica è ammissibile solo se è ispirata da un motivo di opposizione (R80 CBE):

• invocato;
• o semplicemente possibile.

Pertanto, una revisione delle rivendicazioni o una modifica delle rivendicazioni dipendenti (T406/86) non è possibile a meno che tale revisione non sia necessaria e appropriata a causa di una modifica ammissibile (Direttive H-II 3.2).

Non è possibile aggiungere rivendicazioni (T295/87, T1764/14) a meno che tale aggiunta non sia indispensabile per la difesa del brevetto (ad es. una rivendicazione dipendente presenta due modalità di realizzazione diverse e deve essere separata per diventare due rivendicazioni indipendenti (T233/97 e Direttive H-II 3.1).

Rispetto generale delle disposizioni di merito della CBE

Naturalmente, le modifiche devono rispettare le disposizioni di merito della CBE (novità, attività inventiva, non aggiunta di materia, ecc.) (A101(3) a) CBE).

Tuttavia, tale requisito non deve consentire di sottoporre il brevetto a un riesame completo, sia per quanto riguarda la chiarezza (vedi sotto) sia per le altre esigenze della CBE (G3/14): in particolare, non è possibile sollevare un’obiezione ai sensi dell’A123(2) CBE che non sia mai stata presentata in precedenza quando il titolare combina semplicemente due rivendicazioni (T128/13).

Volte a evitare diritti nazionali anteriori

È possibile presentare modifiche volte a evitare problemi con diritti nazionali anteriori (A123(1) CBE insieme R80 CBE insieme A138 CBE insieme A139(2) CBE).

Richieste subordinate

La presentazione di richieste subordinate è possibile (Direttive D-VI 7.2.2), ma deve rimanere ragionevole (T907/91).

A tal fine, il titolare dovrà indicare l’ordine di preferenza delle sue richieste.

La divisione di opposizione esamina in ordine questi insiemi di rivendicazioni (principale e poi subordinate, Direttive D-VI 7.2.2) e se uno degli insiemi risulta brevettabile, la divisione di opposizione lo indica (T234/86) e ne precisa le ragioni per cui gli insiemi precedenti non sono stati considerati brevettabili (Direttive H-III 3.4.1).

Chiarezza

Le modifiche apportate nel corso dell’opposizione devono essere chiare (A101(3) CBE insieme A84 CBE) anche se ciò non costituisce un motivo di opposizione (T301/87).

Tuttavia, non è possibile avere un’interpretazione estensiva dell’A101(3) CBE: le obiezioni di chiarezza devono avere origine nelle modifiche apportate (G3/14).

Tipicamente, non è possibile esaminare la chiarezza delle rivendicazioni se queste risultano dall’incorporazione di rivendicazioni dipendenti intere in una rivendicazione indipendente o di un’alternativa intera contenuta in una rivendicazione dipendente in una rivendicazione indipendente (G3/14 o T260/13).

Negli altri casi (es. la rivendicazione dipendente contiene più caratteristiche tra loro correlate, e una di queste caratteristiche viene incorporata nella rivendicazione indipendente), ciò sembra possibile, se il difetto di chiarezza lamentato è legato alla modifica (G3/14 o T1977/13).

Lo stesso vale se la caratteristica priva di chiarezza è presente in un ramo non obbligatorio delle rivendicazioni e la modifica delle rivendicazioni l’ha reso obbligatorio (T2758/17).

Non unità

Non è possibile contestare le modifiche per problemi di non unità (G1/91).

Infatti, sebbene l’unità d’invenzione sia una condizione di merito ai sensi della CBE, in realtà è solo una semplice disposizione di carattere amministrativo e il suo principale obiettivo è evitare che i depositanti abusino della procedura e paghino solo un numero molto ridotto di tasse all’UEB (tasse di ricerca, di deposito, di esame, …) (Direttive D-V 2.2).

Più rivendicazioni indipendenti dello stesso tipo

Le disposizioni della R43(2) CBE non sono altresì applicabili alle modifiche (analogia della non unità, T263/05).

Estensione della portata del brevetto

Tale divieto si basa sull’A123(3) CBE.

Per stabilire se sia stata introdotta un’estensione della portata, è necessario chiedersi se un oggetto fosse « non contraffattore » nel testo iniziale e sia improvvisamente diventato « contraffattore » nel testo modificato.

Una volta esposto questo principio generale, esistono alcuni casi più complessi. Pertanto, non è stata considerata un’estensione della portata di un brevetto:

• una reintroduzione nel corso della procedura di opposizione di definizioni eliminate durante l’Esame (T1481/05);
• il cambiamento di categoria di una rivendicazione da « prodotto » a « uso » (G2/88).

Procedura di opposizione accelerata

Azione di contraffazione

Se un’azione di contraffazione è stata avviata dinanzi a una giurisdizione nazionale, è possibile per una parte presentare una richiesta di trattamento accelerato (Comunicato dell’UEB del 17 marzo 2008, GU 2008, 221, punto 1).

Tale richiesta può essere depositata in qualsiasi momento.

Deve essere presentata per iscritto e motivata.

L’UEB farà quindi del suo meglio per eseguire il prossimo atto di procedura (considerando il termine che scade più tardi) (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 17 marzo 2008, relativo al trattamento accelerato delle opposizioni quando è stata avviata un’azione di contraffazione« , GU 2008, 221, punto 1):

• entro un termine di 3 mesi dalla ricezione della richiesta;
• se la richiesta è stata presentata nel termine di opposizione, entro un termine di 3 mesi dalla ricezione della risposta del titolare all’atto di opposizione.

Tale accelerazione sarà effettuata anche se un tribunale o un’amministrazione competente notifica all’UEB che un’azione di contraffazione è pendente (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 17 marzo 2008, relativo al trattamento accelerato delle opposizioni quando è stata avviata un’azione di contraffazione« , GU 2008, 221, punto 2).

La cooperazione delle parti è essenziale (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 17 marzo 2008, relativo al trattamento accelerato delle opposizioni quando è stata avviata un’azione di contraffazione« , GU 2008, 221, punto 3).

Altri casi

L’UEB accelererà inoltre la procedura se (Direttive D-VII 1.2):

• la durata della procedura di esame ha notevolmente superato la durata media;
• la durata della procedura di opposizione ha notevolmente superato la durata media;
• altre pratiche (es. divisionali) dipendono dall’esito dell’opposizione;
• la fase successiva dell’esame richiede solo un tempo relativamente breve.

Carattere tardivo

Principio

In generale, e soprattutto in una procedura di opposizione, il contraddittorio è auspicabile. Pertanto, il carattere tardivo di un’informazione è spesso visto in modo « sospetto » e la sua ammissibilità nel quadro dell’opposizione è spesso oggetto di dibattito.

Motivi tardivi

Principio

Un motivo non presente nell’atto di opposizione è un nuovo motivo (G1/95, 5.3): « un motivo di opposizione che non è stato sollevato e sviluppato nell’atto di opposizione, né introdotto nella procedura dalla divisione di opposizione agendo in applicazione dell’articolo 114(1) CBE« 

A titolo di esempio, se l’atto di opposizione menziona solo un difetto di novità, l’assenza di carattere industriale è un nuovo motivo se questo viene invocato successivamente nella procedura.

Accettazione di un nuovo motivo

Se viene presentato un nuovo motivo (anche tardivamente), la divisione di opposizione deve analizzarlo (T736/95) e accettarlo se sembra prima facie pertinente rispetto alla brevettabilità del brevetto (Direttive D-V 2.2).

Nuovi motivi di opposizione possono essere presi in considerazione nella fase di ricorso solo con l’accordo del titolare (G10/91) salvo:

• se sono stati esaminati d’ufficio dalla divisione di opposizione (T309/92).
• se sono stati presentati nella fase di opposizione e rifiutati (A114(2) CBE) a torto (T986/93).
  • Va inoltre segnalata una decisione contraria (T1286/14) che precisa che la camera di ricorso può solo verificare se la divisione di opposizione ha esaminato la pertinenza prima facie del nuovo motivo.

Inoltre, un’obiezione relativa alla tardività può essere anch’essa tardiva (T755/16).

Eccezioni

Tuttavia, se il difetto di attività inventiva con il documento D1 come stato della tecnica più vicino è stato sollevato, è possibile, anche se non è stato menzionato, attaccare il brevetto per difetto di novità rispetto a D1 (G7/95).

Inoltre, se un attacco di novità viene effettuato contemporaneamente a un attacco di attività inventiva, è normale che il difetto di attività inventiva non sia motivato (poiché spesso ciò comporta una contraddizione). In questo caso, l’assenza di attività inventiva può essere esaminata senza che ciò sia considerato un nuovo motivo (T131/01).

Fatti (es. pubblicazioni) e prove tardivi

In fase di opposizione

Nuovi fatti e prove possono essere prodotti fino alla data di consegna della decisione al servizio di posta interna (se procedura scritta) o fino a quando la decisione viene pronunciata (procedura orale) (Direttive E-VI 2).

I documenti citati nella procedura di Esame o nella domanda non fanno automaticamente parte della procedura di opposizione (T198/88), ad eccezione del documento dello stato della tecnica più vicino identificato dalla divisione di Esame che consente di comprendere il problema tecnico esposto nella descrizione (T536/88).

Questi fatti e prove possono essere ammessi solo a titolo eccezionale, qualora esistano a prima vista buone ragioni per ritenere che tali mezzi ostacolerebbero il mantenimento del brevetto (T1002/92 e G9/91).

Inoltre, i mezzi prodotti tardivamente possono essere accettati (Direttive E-VI 2.1) anche se non sono prima facie pertinenti:

• se il richiedente combina due rivendicazioni, ma il brevetto comprende un gran numero di rivendicazioni, l’opponente non avendo potuto prevedere tutte le combinazioni possibili;
• se il richiedente combina una rivendicazione con il contenuto della descrizione.

Non è necessario che la divisione di opposizione motivi dettagliatamente la « non pertinenza » degli stato della tecnica respinti se questi sono prodotti tardivamente (T156/84), ma è comunque necessaria una spiegazione rapida (T1278/14).

Tuttavia, se un documento viene introdotto dal titolare per supportare la propria spiegazione, l’opponente può benissimo servirsene (T2734/16).

In fase di ricorso sull’opposizione

Allo stesso modo, l’ammissione di nuovi mezzi è soggetta alla valutazione della camera: essi sono ammissibili solo se sembrano a prima vista eminentemente pertinenti.

Gli argomenti del titolare che probabilmente si opporrà a tale ammissione devono essere presi in considerazione (T1002/92 e G9/91).

Tuttavia, è necessario che i nuovi mezzi non escano dai limiti (identici o molto simili) della controversia definiti in opposizione (A114(2) CBE e A111(1) CBE).

Se il documento è eminentemente pertinente, la camera di ricorso dovrebbe normalmente rinviare in prima istanza per non privare il titolare di un mezzo di ricorso, salvo se tale rinvio risulti ingiustificato (T258/84 e T273/84).

Il fatto di cambiare punto di partenza in un ragionamento di attività inventiva costituisce un cambiamento di mezzi (T1042/18).

Rifiuto di un documento ammesso nella procedura

Anche se un documento è stato ammesso erroneamente, non esiste alcuna base legale per tornare sulla decisione di ammissione (T617/16).

Argomenti tardivi

I nuovi argomenti presentati a sostegno di fatti già esposti in precedenza devono sempre essere presi in considerazione (T131/01, T1914/12, Direttive E-VI 2) poiché l’articolo A114(2) CBE non consente di escluderli.

Un nuovo argomento non costituisce un nuovo motivo (es. introduzione di un attacco ai sensi dell’A100 c) CBE qualora tale motivo non fosse presente nell’atto di opposizione, T1875/15), ma può essere una nuova angolazione di attacco (T395/00).

Richieste tardive

Una richiesta (es. nuovo insieme di rivendicazioni modificate) può essere considerata tardiva se, ad esempio, viene presentata durante la procedura orale davanti alla divisione di opposizione quando il titolare aveva già avuto numerose occasioni per presentare nuove richieste.

Tuttavia, il potere discrezionale della divisione di opposizione non è senza limiti.

Infatti, se evidentemente le richieste sono convergenti e cercano in buona fede di superare le obiezioni della divisione o dell’opponente, senza essere considerate un tentativo di prolungare indebitamente la procedura, allora la richiesta deve essere accettata (T368/16).

Tale richiesta può, ad esempio, essere motivata da un nuovo documento o da un nuovo argomentario dell’opponente.

Inoltre, nuove richieste presentate due settimane prima della procedura orale in risposta a un parere sfavorevole della divisione di opposizione non sembrano abusive e lasciano il tempo all’opponente di reagire: tali richieste devono quindi essere ammesse (T43/16) e la divisione di opposizione non può, a sua discrezione, scegliere quali nuove richieste accettare o meno (T350/17).

In ogni caso, è necessario che tali modifiche tardive non siano palesemente, prima facie, non ammissibili (es. evidente violazione dell’A123(2) CBE, Direttive E-VI 2.1).

Va notato che non è necessariamente possibile presentare richieste convergenti (T222/16, in particolare per rispondere alle nuove obiezioni A123(3) CBE). Pertanto, il criterio di valutazione non è la convergenza, ma la valutazione della capacità del titolare di presentare la richiesta in anticipo.

Decisione della divisione di opposizione

La decisione della divisione di esame può basarsi solo su un testo proposto o approvato dal richiedente (A113(2) CBE).

In questo caso possono essere adottati tre tipi di decisione.

Revoca

La revoca ha effetto retroattivo sin dall’origine (i.e. ex tunc, A68 CBE).

Per motivi di merito

La divisione di opposizione può revocare:

• il brevetto così come concesso (A101(2) CBE);
• il brevetto così come modificato dal titolare (A101(3) b) CBE).

Viene quindi inviata una notifica al titolare (R81(3) CBE, ultima frase) che dettaglia i motivi della revoca. Una copia viene inviata agli opponenti (R81(2) CBE).

Su iniziativa del titolare

Nel caso in cui la revoca sia richiesta dal titolare stesso (Directives D-VIII 1.2.5 e T237/86), non viene effettuato alcun esame nel merito.

Se il titolare presenta una richiesta di abbandono del brevetto o di rinuncia al brevetto, tale richiesta è interpretata come una domanda di revoca (Directives D-VIII 1.2.5).

Se esiste una possibile ambiguità, il richiedente è invitato a precisare.

La procedura di opposizione viene quindi chiusa.

Per altri motivi

La revoca può verificarsi anche se:

• il titolare non approva il testo modificato/concesso, ma non propone nuove modifiche in modo pertinente (T73/84 e Directives D-VI 7.2.1);
• il titolare non paga la tassa di pubblicazione entro i termini o non presenta le rivendicazioni tradotte (R82(3) CBE e Directives D-VIII 1.2.4).

Rigetto dell’opposizione

La divisione di opposizione può decidere di respingere l’opposizione se non risulta alcun motivo valido (A101(2) CBE).

La decisione di rigetto dell’opposizione è impugnabile da parte dell’opponente (A106(1) CBE).

Mantenimento del brevetto in forma modificata

La divisione di opposizione può inoltre, se il titolare è d’accordo (A113(2) CBE) e se gli opponenti hanno avuto la possibilità di presentare le loro argomentazioni (A113(1) CBE), mantenere il brevetto in una forma modificata (A101(3) a) CBE).

Proposta di mantenimento in forma modificata

Se l’UEB desidera apportare « modifiche redazionali indispensabili », la divisione di opposizione può notificare alle parti un testo modificato nel quale prevede di mantenere il brevetto e le invita a presentare le loro osservazioni entro un termine di 2 mesi se non sono d’accordo con tale testo (R82(1) CBE).

Se entro il termine di 2 mesi, il titolare (rispettivamente l’opponente) si oppone a tale testo e se vengono apportate modifiche pertinenti (vengono sollevati argomenti pertinenti), l’esame può essere ripreso (Directives D-VI 7.2.1).

Tale notifica secondo la R82(1) CBE non è indispensabile (Directives D-VI 7.2.1, « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti in data 14 luglio 1989, concernente l’applicazione della regola 58(4) CBE nel corso della procedura di opposizione« , JO 1989, 393, punto 1.2) se:

• il titolare ha già dato il suo consenso, e
• l’opponente ha avuto la possibilità di esprimersi su tali modifiche.

Si noti che se il titolare non si pronuncia su tali modifiche durante la procedura orale o dichiara di non voler esprimersi, ciò non significa in alcun modo che abbia dato un consenso implicito (T861/16).

Decisione intermedia

Se la divisione di opposizione ritiene che il brevetto possa essere mantenuto sulla base del testo accettato dal titolare e se l’opponente ha avuto sufficientemente l’opportunità di pronunciarsi su tale testo, la divisione di opposizione emette una decisione intermedia (Direttive D-VI 7.2.2, « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti in data 14 luglio 1989, concernente l’applicazione della regola 58(4) CBE nel corso della procedura di opposizione« , GU 1989, 393 punto 2.1) impugnabile per confermare il testo.

L’accordo del titolare sul testo può essere espresso:

• espressamente dal titolare;
• dal fatto che sia stato il titolare a proporre il testo;
• dal mancato riscontro del titolare alla proposta dell’UEB.

È previsto un ricorso indipendente ai sensi dell’A106(2) CBE (anche se l’opponente ha dato il proprio accordo sulla versione proposta o non si è pronunciato su di essa, « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti in data 14 luglio 1989, concernente l’applicazione della regola 58(4) CBE nel corso della procedura di opposizione« , GU 1989, 393, punto 2.2).

Tale decisione intermedia può anche essere basata su una domanda subordinata presentata dal titolare (Direttive D-VI 7.2.2).

In tal caso, la decisione deve indicare per quali motivi la versione della domanda principale (e di ogni domanda subordinata di grado precedente) non soddisfa le condizioni poste dalla CBE (T234/86).

In caso contrario, potrebbe essere sollevato un vizio sostanziale di procedura. Il titolare può quindi presentare ricorso contro tale decisione contestando l’inammissibilità delle domande precedenti.

La decisione intermedia ha lo scopo di evitare al titolare spese inutili di traduzione che comporterebbe una modifica eventuale del testo in caso di ricorso.

Se non viene presentato ricorso entro 2 mesi (A108 CBE), la decisione intermedia diventa definitiva (Direttive D-VI 7.2.2).

Fornitura delle traduzioni e pagamento delle tasse

Una volta che la decisione è diventata definitiva (T89/90 e Direttive D-VI 7.2.3), il titolare viene invitato (R82(2) CBE), entro 3 mesi:

• a fornire le diverse traduzioni delle rivendicazioni nelle lingue ufficiali dell’UEB
  • ciò vale per ogni insieme di rivendicazioni se ve ne sono più di uno (Direttive D-VI 7.2.3),
• a pagare le tasse di stampa del nuovo fascicolo (A2(1).8 RRT): [montant_epo default= »70 € » name= »A2(1).8 RRT »].

Non deve essere pagata alcuna tassa relativa al numero di rivendicazioni.

Se almeno una delle due azioni non viene compiuta dal titolare, la divisione di opposizione notifica il titolare e tale notifica fa decorrere un nuovo termine di 2 mesi (R82(3) CBE).

Se il titolare non agisce comunque nonostante questa ultima notifica o se la tassa di ritardo non viene pagata (A2(1).9 RRT: [montant_epo default= »115 € » name= »A2(1).9 RRT »]), il brevetto viene revocato (G1/90) con una nuova decisione della divisione di opposizione.

L’A122 CBE è applicabile ai due termini (G1/90 e Direttive E-VIII 3.1.1).

Decisione finale

Se il titolare effettua queste due azioni entro i termini, la pubblicazione sarà realizzata il prima possibile e viene emessa una decisione finale che indica che il brevetto è mantenuto in forma modificata (precisando il testo sulla base del quale è stata presa, R82(4) CBE).

Questa decisione finale, naturalmente, è impugnabile, ma solo per quanto riguarda punti non accertati nella decisione intermedia. Infatti, se la decisione intermedia non è oggetto di alcun ricorso, l’accertamento in essa contenuto diventa definitivo (Direttive D-VI 7.2.2).

La procedura di opposizione si chiude quando viene emessa la decisione definitiva (indipendentemente dal momento in cui passa in giudicato, G4/91).

Pubblicazione del nuovo fascicolo di brevetto

L’UEB pubblica, il prima possibile (se possibile con il riferimento alla decisione della R82(4) CBE), il nuovo fascicolo di brevetto (A103 CBE).

Il nuovo fascicolo comprende (R87 CBE):

• la descrizione,
• le rivendicazioni,
• i disegni.

Un nuovo certificato di brevetto viene rilasciato (R87 CBE unitamente a R74 CBE) alle stesse condizioni previste per il rilascio.

Riepilogo

Perché non c’è nulla di più chiaro di uno schema…

Ripartizione delle spese

Parti della procedura

In linea di principio, ogni parte sostiene le spese che ha sostenuto (A104(1) CBE).

Le parti sono il titolare, gli opponenti o gli intervenienti (se del caso).

Tale principio può tuttavia essere mitigato per ragioni di equità (in questo caso, sono prese in considerazione solo le spese necessarie per una difesa adeguata R88(1) CBE e Direttive D-IX 1.3): la decisione della divisione di opposizione conterrà allora disposizioni relative alla ripartizione delle spese.

A titolo di esempio, un opponente ha dovuto pagare l’intero ammontare delle spese e degli onorari del rappresentante del titolare, poiché l’opponente non si era presentato alla procedura orale e non aveva nemmeno risposto alle notifiche. L’opponente, invece, era venuto dal Giappone per la procedura orale dell’opposizione (T930/92).

I terzi nella procedura

Per quanto riguarda i terzi (i testimoni, gli esperti, ecc.), le loro spese vengono rimborsate (R122(2) CBE), sia che siano stati citati dall’UEB sia da una parte della procedura.

Queste spese sono ripartite tra le parti in base all’equità (Direttive D-IX 1.3).

Ripartizione e determinazione delle spese

Casi possibili

Una ripartizione delle spese è ipotizzabile nei casi in cui l’equità lo richieda (modifica della formulazione dell’A104 CBE, A104 CBE73).

Comportamenti che possono comportare una ripartizione

Una ripartizione delle spese è possibile quando i comportamenti sono incompatibili con la diligenza che è opportuno osservare quando si tratta di salvaguardare dei diritti (Directives D-IX 1.4).

È in particolare il caso (Directives D-IX 1.4):

• in caso di negligenza;
• in caso di mala fede;
• in caso di impiego di mezzi e argomenti inappropriati;
• in caso di prolungamento del termine (A16(1) RPCR);
• in caso di atto o omissione che abbia pregiudicato la procedura orale o che abbia contribuito a ritardarla (A16(1) RPCR);
• in caso di rinuncia al brevetto poco prima della procedura orale, mentre la revoca del brevetto era evidente da tempo a causa di un documento prodotto;
• in caso di citazione tardiva di uno stato della tecnica di cui è provato che ne avesse conoscenza precedentemente, con conseguente ritardo della procedura orale (T117/86);
• in caso di invocazione tardiva di fatti o prove pertinenti senza un motivo valido (T867/92);
• in caso di mancata comparizione alla procedura orale senza averne informato preventivamente l’UEB (T930/92 e T212/07) o solo con un giorno di preavviso (T937/04);
  • al contrario, alcune camere di ricorso ritengono che la partecipazione a una procedura orale non sia obbligatoria per le parti: se un annuncio tardivo di un’assenza prevista alla procedura orale può costituire una « azione colposa di natura irresponsabile o addirittura dolosa« , sarebbe necessario richiedere solide prove a sostegno di tale allegazione (T1079/07 o T383/13 o T1699/15).
• in caso di abuso di procedura (A16(1) RPCR).

Non è questo il caso:

• se il titolare ha, per malizia, omesso di citare un documento dello stato della tecnica pertinente. Infatti, la ripartizione delle spese non è una sanzione/ammenda ma un compenso delle spese (T66/18).

Spese da prendere in considerazione

Le spese da prendere in considerazione sono (R88(1) CBE) « le spese necessarie per assicurare un’adeguata difesa dei diritti in questione« .

Ciò include in particolare (Directives D-IX 1.3):

• le spese sostenute da testimoni;
• le spese per perizie;
• la remunerazione dei rappresentanti delle parti (in caso di procedura, in caso di ritardo imputabile a documenti tardivi, ecc.);
• le spese di viaggio;
• le spese del titolare sostenute per fornire prove in risposta a documenti molto tardivi (T416/87);
• le spese sostenute per fornire istruzioni al rappresentante abilitato (T930/92);
• ecc.

Le spese superflue o non pertinenti non devono essere prese in considerazione (Directives D-IX 1.3).

Procedura

1ª tappa: decisione sulla ripartizione delle spese

Nella decisione sull’opposizione, la divisione di opposizione può disporre (eventualmente d’ufficio, Direttive D-IX 1.2) la ripartizione delle spese senza fissare, in quel momento, gli importi (A104(1) CBE e R88(1) CBE).

In mancanza, ogni parte sostiene le proprie spese (A104(1) CBE).

Una richiesta può quindi essere presentata da una parte prima della decisione finale per chiedere una ripartizione particolare (motivandola preferibilmente) (Direttive D-IX 1.2). In questo caso, la divisione di opposizione deve necessariamente pronunciarsi su tale punto nelle motivazioni della sua decisione (Direttive D-IX 1.2).

Impugnazione della decisione sulla ripartizione delle spese

Il ricorso contro questa decisione è ammesso entro 2 mesi dalla notifica della decisione (A106(1) CBE e A108 CBE).

La decisione sulla ripartizione delle spese non è impugnabile se costituisce l’unico oggetto del ricorso (A106(3) CBE insieme a R97(1) CBE).

Se l’altra parte propone ricorso contro la decisione (ma non specificamente contro la ripartizione delle spese), ciò non significa che la ripartizione delle spese possa essere ridiscussa (T1237/05).

2ª tappa: determinazione delle spese

Per ottenere una determinazione delle spese, è necessario presentare una richiesta a tal fine allegando i vari giustificativi (R88(2) CBE).

L’agente delle formalità (per delega della divisione di opposizione, R11(3) CBE e « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 12 dicembre 2013, volta ad affidare a agenti che non sono esaminatori alcuni compiti spettanti alle divisioni di esame o di opposizione« , GU 2014, A6) determina quindi le spese e le notifica alle parti (Direttive D-IX 2.1). Questa non è una decisione.

Tale determinazione si considera esecutiva nei diversi Stati membri allo scadere di un termine di 1 mese dalla notifica e se non è stata richiesta alcuna decisione (A104(3) CBE, si deve intendere « decisione » come comprendente la « determinazione delle spese » in questo caso Direttive D-IX 3).

3ª tappa eventuale: decisione sulla determinazione

Una decisione può quindi essere richiesta, per iscritto e motivata, entro un termine di 1 mese dalla notifica relativa alla determinazione delle spese (R88(3) CBE). È inoltre necessario pagare una tassa corrispondente (A2(1).16 RRT: [montant_epo default= »70 € » name= »A2(1).16 RRT »]).

L’A122 CBE è applicabile solo per il titolare.

Pertanto, la divisione di esame decide sulla determinazione delle spese senza procedura orale (R88(4) CBE) e emette quindi una decisione (R88(3) CBE).

Tale decisione, passata in giudicato, è esecutiva nei diversi Stati membri (A104(3) CBE).

Ricorso sulla decisione di fissazione delle spese

Un ricorso volto alla fissazione delle spese della procedura di opposizione sarà ammesso solo se l’importo in questione è superiore a quello della tassa di ricorso (A106(3) CBE unitamente a R97(2) CBE).

L’importo della tassa di ricorso è di [montant_epo default= »1240 € » name= »A2(1).11 RRT »] (A2(1).11 RRT).

Se un ricorso viene presentato senza rispettare tali condizioni, lo stesso sarà respinto (R101(1) CBE).

Il principio del non reformatio in pejus si applica in questo caso (T668/99).