Azione di contraffazione: procedura e fasi chiave nel 2024

Visione sintetica

Ecco le principali fasi di una procedura scritta di primo grado per un’azione di contraffazione:

Possiamo vedere molto rapidamente che lo spirito di questa procedura è limitare gli scambi e quindi il tempo necessario per « mettere in stato » il fascicolo (vedi punto 7 del preambolo del regolamento di procedura).

Dichiarazione dell’attore

Dichiarazione

La dichiarazione dell’attore descrive le domande o le rivendicazioni della parte che agisce.

Questa dichiarazione è disciplinata dalla regola 13 del regolamento di procedura.

In sostanza, questa dichiarazione deve essere depositata presso la divisione che l’attore sceglie (ovviamente, se è competente) e deve contenere (regola 13.1 del regolamento di procedura):

relativamente all’attore:
- il suo nome e il luogo della sua sede (se del caso);
- l’indirizzo postale ed elettronico e i nomi delle persone autorizzate a ricevere la corrispondenza;
- il nome del rappresentante;
relativamente al convenuto:
- il suo nome e il luogo della sua sede (se del caso);
- l’indirizzo postale ed elettronico e i nomi delle persone autorizzate a ricevere la corrispondenza (se queste informazioni sono note);
relativamente al (ai) titolare(i) del brevetto (se l’attore non è il titolare o in caso di contitolarità):
- l’indirizzo postale ed elettronico e i nomi delle persone autorizzate a ricevere la corrispondenza;
- la prova che l’attore è autorizzato a depositare una dichiarazione;
relativamente al brevetto:
- le informazioni riguardanti il brevetto (in particolare il suo numero);
relativamente alla procedura:
- un’indicazione su qualsiasi procedura, passata o pendente, davanti a qualsiasi autorità (compresa UEB o nazionale) in relazione al brevetto;
- un’indicazione della divisione scelta e il dettaglio del motivo per cui la competenza di tale divisione è corretta;
- un’indicazione se le parti concordano che la formazione sia composta da un solo giudice (è necessaria la prova di tale accordo);
relativamente alla lite:
- la natura della rivendicazione dell’attore e le misure che cerca di ottenere;
- i fatti su cui si basa tale rivendicazione (es. atti di contraffazione contestati e date, numero delle rivendicazioni contraffatte);
- le prove o un’indicazione delle prove che potrebbero essere fornite;
- un’argomentazione sui motivi per cui i fatti presentati dovrebbero essere considerati come contraffazioni (compresa l’interpretazione delle rivendicazioni);
- un’indicazione riguardante le ingiunzioni provvisorie che il tribunale dovrebbe pronunciare durante la procedura interinale;
- un’indicazione dei danni se questi superano una soglia fissata;
- un elenco dei documenti e delle testimonianze (indicando una richiesta di esenzione dalla traduzione, in tutto o in parte, se pertinente).

Ovviamente, per quanto riguarda quest’ultimo punto, i documenti e le testimonianze devono essere forniti contemporaneamente (regola 13.2 del regolamento di procedura).

Pagamento di una tassa di procedura

Affiché la dichiarazione sia valida, è necessario che il richiedente paghi una tassa di procedura (regola 15 del regolamento di procedura).

Tale tassa di procedura dipende dall’importo dei danni e interessi richiesti (regola 370.2 del regolamento di procedura unitamente alla tabella delle tasse derivante dalla consultazione riguardante le regole sulle tasse di procedura):

11.000 €
e in aggiunta, un importo variabile (i.e. danni e interessi = d&i)
- +2.500 € se 500.000 € < d&i <= 750.000 €
- +4.000 € se 500.000 € < d&i <= 1.000.000 €
- +8.000 € se 500.000 € < d&i <= 1.500.000 €
- +13.000 € se 500.000 € < d&i <= 2.000.000 €
- +20.000 € se 500.000 € < d&i <= 3.000.000 €
- +26.000 € se 500.000 € < d&i <= 4.000.000 €
- +32.000 € se 500.000 € < d&i <= 5.000.000 €
- +39.000 € se 500.000 € < d&i <= 6.000.000 €
- +46.000 € se 500.000 € < d&i <= 7.000.000 €
- +52.000 € se 500.000 € < d&i <= 8.000.000 €
- +58.000 € se 500.000 € < d&i <= 9.000.000 €
- +65.000 € se 500.000 € < d&i <= 10.000.000 €
- +75.000 € se 500.000 € < d&i <= 15.000.000 €
- +100.000 € se 500.000 € < d&i <= 20.000.000 €
- +125.000 € se 500.000 € < d&i <= 25.000.000 €
- +150.000 € se 500.000 € < d&i <= 30.000.000 €
- +250.000 € se 500.000 € < d&i <= 50.000.000 €
- +325.000 € se x > 50.000.000 €

Il che dà grosso modo:

Tale tassa è dovuta una sola volta per ogni causa, indipendentemente dal numero di brevetti o di parti (regola 370.7 del regolamento di procedura unitamente a quanto previsto dalla consultazione riguardante le regole sulle tasse di procedura).

Tuttavia, sembra che il giudice relatore fissi l’importo dei danni e interessi in gioco con una decisione preliminare durante la procedura interinale (regola 22 del regolamento di procedura): l’importo della tassa esigibile può quindi essere rivalutato (?).

Informazione del convenuto

È importante notare che il convenuto viene informato dell’azione direttamente dalla divisione (regola 270 del regolamento di procedura) tramite:

email, se un indirizzo email era stato fornito a tale scopo;
secondo le prescrizioni del regolamento 1393/2007 o della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965.

Esame della ricevibilità formale

Appena possibile, la divisione verifica che:

il brevetto in questione sia effettivamente un brevetto che non è stato oggetto di opt-out (regola 16.1 del regolamento di procedura).
le condizioni formali sopra indicate (ovvero fino al punto 6, primo punto, tasse, fornitura dei documenti) siano rispettate (regola 16.2 del regolamento di procedura).

Se una condizione formale sopra menzionata non è stata rispettata, la divisione invita il richiedente a correggere la propria dichiarazione entro 14 giorni dalla notifica dell’irregolarità (regola 16.3 del regolamento di procedura).

In caso contrario, l’azione può essere dichiarata irricevibile (regola 16.4 del regolamento di procedura).

Nomina di un giudice relatore

Il giudice presidente della formazione (che è stata appena costituita per questa azione, secondo la regola 17 del regolamento di procedura) nomina quindi un giudice relatore.

Il giudice relatore può benissimo essere il presidente.

Il giudice relatore, non appena nominato, decide in merito alla richiesta di esenzione dalla traduzione dei documenti forniti – vedi sopra (regola 13.2 del regolamento di procedura).

Difesa del convenuto

Eccezione preliminare

Le eccezioni preliminari sono disciplinate dalla regola 19 del regolamento di procedura.

In effetti, è del tutto possibile per il convenuto sollevare eccezioni preliminari: il termine per farlo è di 1 mese dalla notifica dell’azione (regola 19.1 del regolamento di procedura).

Tali eccezioni possono avere ad oggetto:

la competenza della corte (compreso riguardo a un opt-out);
la competenza della divisione indicata dal ricorrente;
la lingua del procedimento.

Il convenuto è invitato a rispondere a tali eccezioni entro 14 giorni dalla notifica. In caso di correzione della dichiarazione del ricorrente con modifica della divisione competente, il giudice relatore rinvia la causa a tale divisione (regola 19.5 del regolamento di procedura).

Se non viene sollevata alcuna eccezione preliminare, ciò costituisce un riconoscimento della competenza della corte e della divisione scelta dal ricorrente (regola 19.7 del regolamento di procedura).

La decisione riguardante le eventuali eccezioni preliminari del convenuto viene emessa il più rapidamente possibile dopo l’opportunità di risposta del ricorrente (regola 20.1 del regolamento di procedura).

Le eccezioni preliminari possono essere riunite al procedimento principale (regola 20.1 del regolamento di procedura).

È possibile proporre appello contro la decisione. Può essere pronunciata una sospensione del procedimento principale (regola 20.2 del regolamento di procedura).

Difesa in sé

Tale difesa è disciplinata dalle regole 23, 24 e 25 del regolamento di procedura.

Il convenuto deve depositare la propria difesa (ossia la memoria di costituzione) entro 3 mesi dalla notifica della dichiarazione del ricorrente (regola 23 del regolamento di procedura).

La difesa deve contenere (regola 24 del regolamento di procedura):

riguardo al convenuto:
- il suo nome e il luogo della sua sede (se del caso);
- l’indirizzo postale ed elettronico e i nomi delle persone autorizzate a ricevere la corrispondenza;
- il riferimento del fascicolo;
riguardo al procedimento:
- un’indicazione relativa a un’eventuale eccezione preliminare depositata;
riguardo alla controversia:
- i fatti su cui si basa la difesa;
- un’eventuale contestazione dei fatti del ricorrente;
- le prove o un’indicazione delle prove che potrebbero essere prodotte;
- un’argomentazione relativa ai motivi per cui i fatti presentati non dovrebbero essere considerati come contraffazioni (compreso riguardo a un’eventuale erronea interpretazione delle rivendicazioni da parte del ricorrente);
- un’indicazione relativa alle ingiunzioni provvisorie che il tribunale dovrebbe pronunciare durante il procedimento cautelare;
- una dichiarazione che spieghi perché le richieste di risarcimento danni avanzate dal ricorrente non sono fondate;
- un elenco dei documenti e delle testimonianze (con indicazione di una richiesta di esenzione dalla traduzione, in tutto o in parte, se pertinente).

Naturalmente, riguardo a quest’ultimo punto, i documenti e le testimonianze devono essere forniti contestualmente (regola 24 unitamente alla regola 13.2 del regolamento di procedura).

Il giudice relatore decide il più presto possibile riguardo alla richiesta di esenzione dalla traduzione dei documenti forniti (regola 24 unitamente alla regola 13.2 del regolamento di procedura).

Esame della ricevibilità formale

La division verifica (regola 27.1 del regolamento di procedura) che i punti 1 e 2 (ovvero le informazioni riguardanti il convenuto e riguardanti un’eventuale azione riconvenzionale) siano effettivamente rispettati.

Se così non fosse, il convenuto viene notificato che dispone di un termine di 14 giorni per correggere la sua replica (regola 27.2 del regolamento di procedura).

In caso contrario, può essere emessa una decisione in contumacia (regola 27.3 del regolamento di procedura).

Definizione del calendario di procedura

In seguito alla risposta del convenuto, il giudice relatore, dopo aver consultato le parti, fissa il calendario della procedura intermedia (ovvero inizio e durata regola 28 del regolamento di procedura) e stabilisce una data per la procedura orale (può essere prevista una data alternativa).

Azione riconvenzionale

Domanda riconvenzionale

Al momento della difesa, è possibile aggiungere una domanda riconvenzionale di nullità del brevetto (regola 25.1 del regolamento di procedura).

Tale domanda riconvenzionale deve contenere (regola 25.1 del regolamento di procedura):

la portata della nullità richiesta;
i motivi della nullità, supportati da un’argomentazione;
un’indicazione dei fatti a sostegno dell’argomentazione;
le prove o un’indicazione delle prove che potrebbero essere fornite;
un’indicazione riguardante le ingiunzioni provvisorie che il tribunale dovrebbe emettere durante la procedura interinale;
un’indicazione dei danni e interessi richiesti nell’ambito dell’azione riconvenzionale, se questi superano una soglia fissata;
un’indicazione relativa alla competenza della divisione a seguito di tale azione riconvenzionale o l’assegnazione di un giudice tecnico;
un elenco dei documenti e delle testimonianze (indicando una richiesta di esenzione dalla traduzione, in tutto o in parte, se pertinente).

Naturalmente, per quanto riguarda quest’ultimo punto, i documenti e le testimonianze devono essere forniti contestualmente (regola 25.1 insieme alla regola 13.2 del regolamento di procedura).

Il giudice relatore decide il prima possibile riguardo alla richiesta di esenzione dalla traduzione dei documenti forniti (regola 25.1 insieme alla regola 13.2 del regolamento di procedura).

Se il titolare del brevetto non è l’attore, è necessario fornire anche:

il suo nome e il luogo della sua sede (se del caso);
l’indirizzo postale ed elettronico e i nomi delle persone autorizzate a ricevere la corrispondenza (se tali informazioni sono note).

Se l’attore non era l’unico titolare del brevetto o semplicemente non ne era il titolare, la divisione invia una copia della domanda riconvenzionale al/ai titolare/i (regola 25.2 insieme alla regola 13.2 del regolamento di procedura) e questi ultimi diventano parti del procedimento per quanto riguarda l’azione riconvenzionale.

Pagamento di una tassa per l’azione riconvenzionale

Affiché l’azione riconvenzionale sia valida, è necessario che il convenuto paghi una tassa per l’azione riconvenzionale (regola 26 del regolamento di procedura).

Tale tassa per l’azione riconvenzionale è pari a quanto pagato dall’attore come tassa di procedura (regola 370.4 del regolamento di procedura insieme alla tabella delle tasse derivante dalla consultazione riguardante le regole sulle tasse di procedura) senza superare i 20.000€.

Esame della ricevibilità formale

La division verifica che il convenuto abbia effettivamente pagato la tassa per l’azione riconvenzionale (regola 27.1 del regolamento di procedura).

In caso contrario, il convenuto viene notificato che dispone di un termine di 14 giorni per effettuare il pagamento (regola 27.1 del regolamento di procedura).

In caso contrario, può essere emessa una decisione in contumacia (regola 27.3 del regolamento di procedura).

Reazione dell’attore / del titolare

Se non esiste un’azione riconvenzionale

Entro 2 mesi dalla notifica della difesa, l’attore può presentare una replica (regola 29(b) del regolamento di procedura).

Se esiste un’azione riconvenzionale

Difesa contro l’azione riconvenzionale

Entro 2 mesi dalla notifica della difesa e dell’azione riconvenzionale, l’attore può presentare una difesa (regola 29(a) del regolamento di procedura).

La difesa contro l’azione riconvenzionale (regola 29A del regolamento di procedura) deve contenere:

un’indicazione dei fatti a sostegno di tale difesa e la contestazione dei fatti del convenuto;
le prove o un’indicazione delle prove che potrebbero essere fornite;
gli argomenti a sostegno del fatto che l’azione riconvenzionale debba essere respinta e un’indicazione di ogni rivendicazione dipendente che giustifichi individualmente la loro validità;
un’indicazione delle ingiunzioni provvisorie che dovrebbero essere pronunciate dal tribunale durante la procedura interinale;
una risposta alle scelte del convenuto riguardanti la competenza della divisione a causa di tale azione riconvenzionale o l’assegnazione di un giudice tecnico;
una risposta all’affermazione del convenuto riguardo all’importo della controversia;
un elenco dei documenti e delle testimonianze (indicando una richiesta di esenzione dalla traduzione, in tutto o in parte, se pertinente).

Modifica delle rivendicazioni

Il titolare del brevetto può inoltre proporre modifiche alle proprie rivendicazioni negli stessi termini (regola 29(a) del regolamento di procedura).

La proposta di modifica deve contenere (regola 30.1 del regolamento di procedura):

uno o più set di rivendicazioni (e, se del caso, di descrizione) nella lingua del rilascio del brevetto;
- se la lingua del rilascio non è la lingua della procedura, deve essere fornita anche una traduzione;
- se il brevetto ha effetto unitario, nella lingua del domicilio del convenuto o del paese membro in cui è stata allegata la contraffazione (se richiesto dal convenuto);
- una spiegazione riguardante gli articoli A84 CBE, A123(2) CBE e A123(3) CBE, concernenti la validità delle rivendicazioni e il motivo della contraffazione;
- un’indicazione del carattere condizionale delle richieste (il numero delle condizioni non deve essere irragionevole).

Qualsiasi proposta di modifica successiva deve essere autorizzata dal tribunale (regola 30.2 del regolamento di procedura).

Se è pendente un’altra procedura (che potrebbe modificare le rivendicazioni), il tribunale deve essere informato e le richieste presentate in tale procedura devono essere fornite (regola 30.3 del regolamento di procedura).

Reazione del convenuto

Se non esiste alcuna difesa all’azione riconvenzionale

Entro 1 mese dalla notifica della replica del ricorrente, il convenuto può presentare una duplicazione (regola 29(c) del regolamento di procedura).

Tale duplicazione può rispondere solo agli elementi presenti nella risposta del ricorrente.

Se esiste una difesa all’azione riconvenzionale

Entro 2 mesi dalla difesa all’azione riconvenzionale, il ricorrente può presentare (regole 29(d) e 32.1 del regolamento di procedura):

una duplicazione alla replica del ricorrente;
una replica alla difesa all’azione riconvenzionale;
se del caso, una difesa alla modifica delle rivendicazioni.

La difesa alla modifica delle rivendicazioni (regole 32.1 e 32.2 del regolamento di procedura) deve contenere le ragioni per cui:

le modifiche non sono accettabili;
il brevetto non può essere mantenuto con tali modifiche;
se del caso, la contraffazione non è più attuale.

Duplicazione del ricorrente

Entro 1 mese dalla notifica della replica del convenuto, il ricorrente può presentare una duplicazione (regola 29(e) del regolamento di procedura).

Tale duplicazione può rispondere solo agli elementi presenti nella risposta del convenuto.

Inoltre, una replica alla difesa del convenuto riguardante la modifica delle rivendicazioni può essere presentata contemporaneamente (regole 29(e) e 32.3 del regolamento di procedura) dal titolare del brevetto.

Duplicazione finale del convenuto riguardante le modifiche

Entro 1 mese dalla notifica della replica del titolare del brevetto, il convenuto può presentare una duplicazione (regola 32.3 del regolamento di procedura).

Tale duplicazione può rispondere solo agli elementi presenti nella risposta del titolare del brevetto.

Chiusura della procedura scritta

La procedura scritta è chiusa (regola 35a del regolamento di procedura) al termine degli scambi sopra descritti, dal giudice relatore, previa informazione delle parti.

Il giudice relatore ricorda le date fissate per la procedura interinale (se del caso) o ricorda che non avrà luogo alcuna procedura interinale (regola 35b del regolamento di procedura).

In via eccezionale, è possibile che il giudice relatore autorizzi scambi supplementari, entro termini definiti (regola 36 del regolamento di procedura).

Caso dell’azione riconvenzionale presentata davanti a una divisione locale

Come abbiamo visto nell’ambito della competenza della JUB, quando un’azione riconvenzionale è presentata davanti a una divisione locale/regionale, quest’ultima può:

decidere sull’azione riconvenzionale di nullità, ma richiedendo l’assegnazione di un giudice tecnico (articolo 33.3 a) dell’Accordo sulla giurisdizione unificata del brevetto).
rinviare la domanda riconvenzionale alla divisione centrale (articolo 33.3 b) dell’Accordo sulla giurisdizione unificata del brevetto)
- se l’annullamento del brevetto è altamente probabile, viene pronunciata una sospensione della decisione sull’azione di contraffazione (Regola 37 delle regole di procedura della giurisdizione unificata (18° progetto)).
- se non viene pronunciata alcuna sospensione della decisione sull’azione di contraffazione, il giudice relatore (Regola 40(b) delle regole di procedura della giurisdizione unificata (18° progetto)).
su richiesta delle parti, rinviare l’intera causa alla divisione centrale (articolo 33.3 c) dell’Accordo sulla giurisdizione unificata del brevetto).

Pertanto, al termine della procedura scritta, la divisione deve risolvere la questione (regola 37.1 del regolamento di procedura, emettendo una decisione motivata e avendo preventivamente ascoltato le parti, se richiesto).

Pertanto, in base alla decisione:

la divisione nomina un giudice tecnico (se ciò non è già stato fatto, (regola 37.3 del regolamento di procedura);
pronuncia la sospensione della decisione sull’azione di contraffazione (regola 37.4 del regolamento di procedura) o, in caso contrario, comunica alla divisione centrale le date delle procedure interinale e orale.

Se viene rinviata solo l’azione riconvenzionale

Se l’azione riconvenzionale viene rinviata davanti alla divisione centrale, quest’ultima tratta tale rinvio come un’azione di nullità in modo classico, ma come se la procedura scritta fosse già conclusa: solo la procedura interinale deve essere fissata dal giudice relatore (regola 38 del regolamento di procedura).

Inoltre, la divisione centrale tratterà l’azione riconvenzionale in modo accelerato (regola 40 del regolamento di procedura) e il giudice relatore farà il possibile per fissare la data della procedura orale dell’azione riconvenzionale prima della data della procedura orale dell’azione di nullità.

Se viene rinviata tutta la causa

Se tutta la causa viene rinviata davanti alla divisione centrale, quest’ultima conferma quanto prima le date già fissate per la procedura interinale (regola 39 del regolamento di procedura) e fornisce alle parti indicazioni sul seguito della procedura.

Caso di un’azione per contraffazione introdotta dopo un’azione di nullità

Può accadere che un’azione per contraffazione sia introdotta dinanzi a una divisione locale o regionale mentre un’azione di nullità è già pendente dinanzi alla divisione centrale (regola 75.1 del regolamento di procedura).

In questa ipotesi, e dopo aver esaminato le questioni di ricevibilità formale e aver registrato la domanda, il presidente della divisione centrale viene informato il prima possibile dalla divisione locale o regionale (regola 75.2 del regolamento di procedura).

Se un’azione riconvenzionale di nullità viene introdotta nel procedimento per contraffazione e se vi è identità delle parti con l’azione di nullità già pendente dinanzi alla divisione centrale, e a meno che le parti non decidano diversamente, viene pronunciata una sospensione del procedimento riguardante l’azione di nullità dinanzi alla divisione centrale in attesa di una decisione sulla competenza della divisione in merito alla contraffazione (regola 75.3 del regolamento di procedura), decisione che terrà conto dell’avanzamento dell’azione per contraffazione (regola 75.3 del regolamento di procedura). Infatti, ricordo che la divisione locale/regionale può:

decidere sull’azione riconvenzionale di nullità, ma chiedendo l’assegnazione di un giudice tecnico (articolo 33.3 a) dell’Accordo sulla giurisdizione unificata dei brevetti).
rinviare la domanda riconvenzionale alla divisione centrale (articolo 33.3 b) dell’Accordo sulla giurisdizione unificata dei brevetti)
- se la revoca del brevetto è altamente probabile, viene pronunciata una sospensione del procedimento riguardante l’azione per contraffazione (Regola 37 delle regole di procedura della giurisdizione unificata (18° progetto)).
- se non viene pronunciata alcuna sospensione del procedimento riguardante l’azione per contraffazione, il giudice relatore (Regola 40(b) delle regole di procedura della giurisdizione unificata (18° progetto)).
su richiesta delle parti, rinviare l’intera causa alla divisione centrale (articolo 33.3 c) dell’Accordo sulla giurisdizione unificata dei brevetti).

Caso di un’azione per contraffazione introdotta dopo un’azione di accertamento di non contraffazione

Può accadere che un’azione per contraffazione sia introdotta dinanzi a una divisione locale o regionale mentre un’azione di accertamento di non contraffazione è già pendente dinanzi alla divisione centrale (regola 76.1 del regolamento di procedura).

Se sono trascorsi meno di 3 mesi tra l’introduzione dell’azione per contraffazione e l’azione di accertamento di non contraffazione (regola 76.3 del regolamento di procedura), la divisione centrale che tratta l’azione di accertamento di non contraffazione sospende il procedimento. In caso contrario (ovvero più di 3 mesi), i presidenti delle divisioni si accordano sullo svolgimento delle procedure, compresa la possibilità di una sospensione per la corretta amministrazione della giustizia (regola 295(k) del regolamento di procedura).