Estensione della protezione dopo il rilascio

Principio

Questo principio menzionato all’A123(3) CBE si applica solo dopo il rilascio.

Una volta che un brevetto è stato rilasciato, un atto di un terzo che non costituisce contraffazione non può diventare contraffazione a seguito di una modifica apportata dopo il rilascio (T1149/97 e Direttive H-IV 3.1) anche se la descrizione supportasse tale modifica.

Base della valutazione

L’estensione della portata deve essere valutata rispetto al testo precedente (Direttive H-IV 3.3), sia esso

• quello rilasciato; 
• quello mantenuto modificato dopo opposizione; 
• o quello derivante da una limitazione.

Prove

L’onere della prova riguardo al fatto che le modifiche non estendano la portata ricade sul titolare e non sull’opponente (T2275/17).

Esempi

Modifica delle rivendicazioni

Principio

Questo caso è il più semplice: se una limitazione viene eliminata (rispettivamente sostituita) in una rivendicazione, la protezione conferita dalle rivendicazioni aumenta (rispettivamente, si sposta) e pertanto viola l’A123(3) CBE (Direttive H-IV 3.1).

A priori, ma senza certezza, ciò si applica solo alle rivendicazioni indipendenti.

È possibile sostituire una formulazione restrittiva con un’altra formulazione meno restrittiva se (T371/88):

• ciò consente di risolvere problemi di chiarezza; 
• risulta chiaramente dalla domanda che la modalità di realizzazione meno restrittiva fa parte dell’invenzione e che non è mai stato intenzione escluderla.

È possibile sostituire in una rivendicazione un’informazione inesatta con l’informazione esatta che è presente in tutto il resto della domanda (T108/91).

Caso di una caratteristica non limitativa

Ci si può chiedere cosa accada in caso di eliminazione di una caratteristica non limitativa. 

Ciò può accadere in particolare se una caratteristica riguarda un oggetto diverso da quello rivendicato (es. « telecomando adatto per essere utilizzato su una televisione OLED » – l’eliminazione della caratteristica « OLED » non ha a priori impatto sul telecomando).

In questo caso, e normalmente, non vi è estensione della protezione.

Tuttavia, è necessario avere un’interpretazione olistica della rivendicazione (cioè analizzare la rivendicazione nel suo insieme cercando lo scopo del redattore) (T1825/13).

Ad esempio, un titolare cercava di eliminare il termine « a caldo » nella rivendicazione « dispositivo di controllo della qualità di stampa di una stampante, in cui la stampante comprende due dispositivi di essiccazione per asciugare l’inchiostro a caldo« . Il suo argomento era che la stampante che asciugava a caldo era « al di fuori dell’invenzione » e che quindi le caratteristiche di questa erano non limitative del dispositivo.

La camera non è di questo avviso poiché, per essa e secondo la descrizione, la rivendicazione deve essere intesa come coprente la stampante « stampante comprendente un dispositivo di controllo della qualità di stampa e due dispositivi di essiccazione per asciugare l’inchiostro a caldo« . Pertanto, l’eliminazione di « a caldo » viola l’A123(3) CBE.

Limitazione di una caratteristica in una composizione « aperta »

Immaginiamo la seguente situazione in cui la rivendicazione recita « la composizione comprende meno del 5 % di sali metallici« .

Se questa caratteristica viene modificata in « la composizione comprende meno del 5 % di sali metallici di zinco« , esiste un’estensione della portata dietro questa apparente limitazione (T1360/11 o T287/11).

Infatti, i sali di rame (ad esempio), il cui tenore era limitato nella prima formulazione, non sono più limitati.

La stessa situazione si verifica se abbiamo la caratteristica « la composizione comprende meno del 5 % di sali metallici scelti tra i sali di rame o di zinco » che viene limitata in « la composizione comprende meno del 5 % di sali metallici scelti tra i sali di rame o di zinco« : i sali di zinco possono ora essere presenti in qualsiasi proporzione.

Cambiamento di categorie delle rivendicazioni

Principio

Un cambiamento di categoria non è necessariamente inammissibile ai sensi dell’A123(3) CBE (G2/88).

Casi di cambiamenti accettabili

Sono ammissibili:

• rivendicazione di prodotto → rivendicazione di uso del prodotto senza fabbricazione di altri prodotti (Direttive H-V 7.1)
• rivendicazione di prodotto → rivendicazione di fabbricazione di tale prodotto che porta solo a tale prodotto (Direttive H-V 7.2 e T5/90)
• rivendicazione di procedimento che utilizza un prodotto → rivendicazione di uso del prodotto per attuare il procedimento (T332/94 e Direttive H-V 7.4).

Casi di cambiamenti non accettabili

Non sono ammissibili:

• rivendicazione di prodotto → rivendicazione di uso del prodotto con fabbricazione di altri prodotti (poiché tali altri prodotti sarebbero allora protetti tramite l’A64(2) CBE) (T1471/14, Direttive H-V 7.1);
• uso di prodotto → prodotto (Direttive H-V 7.3, T86/90);
• rivendicazione di metodo per far funzionare un dispositivo → rivendicazione di prodotto (poiché altre utilizzazioni del dispositivo sono allora coperte) (T82/93, salvo se tutte le caratteristiche del prodotto erano contenute nella rivendicazione iniziale Direttive H-V 7.3, T378/86 e T426/89);
• rivendicazione di fabbricazione di un prodotto → rivendicazione di uso del prodotto (T98/85) (Direttive H-V 7.1).

Modifica della descrizione/disegni e modelli

Le modifiche apportate alla descrizione e ai disegni e modelli possono altresì estendere la protezione conferita alle rivendicazioni tramite l’interpretazione di queste ultime in termini

• dell’A69 CBE (T1149/97, G1/93, Direttive H-IV 3.2) e
• del relativo protocollo interpretativo (che fa parte integrante della CBE, A164(1) CBE).

È pertanto vietato aggiungere in corso di opposizione o in corso di limitazione una parte della descrizione o dei disegni e modelli che era stata soppressa in corso di esame (Direttive H-IV 3.4).

La decisione T241/02 mitiga tale divieto indicando che ciò è possibile se il titolare cerca di ovviare a un’insufficienza della descrizione.

Inoltre, se il titolare modifica per fornire disegni e modelli al fine di ripristinare quelli inizialmente depositati, può esservi anche un’estensione della portata (T1360/13), in particolare nel caso in cui le figure precedenti fossero più « oscure », quindi meno limitative.

Rivendicazione dipendente più ampia

Può accadere che rivendicazioni dipendenti « sembrino » più ampie della rivendicazione 1. Ad esempio, supponiamo che la rivendicazione 1 indichi una dimensione di almeno 20 nm e che una rivendicazione dipendente indichi che la dimensione è di almeno 15 nm (T2174/16).

Deve essere interpretato ciò come il fatto che la modifica post-concessione della rivendicazione 1 a 15 nm sia accettabile?

La decisione T2174/16 indica che ciò non è possibile poiché l’esperto del ramo avrebbe interpretato tale incoerenza come un errore e una ridondanza.

Infatti, lo scopo dell’articolo A123(3) CBE è garantire la sicurezza dei terzi e occorre porsi nell’ipotesi in cui il terzo sia « conservatore » nella lettura delle rivendicazioni.

Tenaglia A123(2)-A123(3)

Principio

Se il richiedente/titolare ha limitato la sua domanda/il suo brevetto con una caratteristica tecnica non divulgata dalla domanda così come depositata (e quindi contraria all’A123(2) CBE), non potrà eliminarla senza estendere la portata della sua protezione (il che sarebbe contrario all’A123(3) CBE) (G1/93, Direttive H-IV 3.5).

Ovviamente, tale caratteristica deve essere una caratteristica tecnica. Una caratteristica che si limita a escludere una parte dell’oggetto rivendicato senza apportare un contributo tecnico non estende l’oggetto oltre il contenuto della domanda così come depositata (G1/93).

Non è possibile evitare questa tenaglia eliminando la caratteristica e limitando la portata con l’ausilio di un disclaimer (T1180/05).

Eccezioni relative alle caratteristiche non tecniche

Può accadere che le rivendicazioni siano limitate, durante la procedura, in modo non tecnico (es. restrizione del metodo rivendicato unicamente a determinati momenti o a determinati parametri solamente).

In questa ipotesi, le camere di ricorso sembrano considerare che tali limitazioni non siano vietate dall’A123(2) CBE (T1779/09): il principio sembra qui essere quello di evitare che il titolare cada nella « tenaglia » degli A123(2) CBE e A123(3) CBE.