Principio
Este principio mencionado en el A123(3) CPE solo se aplica tras la concesión.
Una vez que una patente es concedida, un acto de un tercero que no constituya una infracción no puede convertirse en una infracción debido a una modificación realizada tras la concesión (T1149/97 y Directrices H-IV 3.1), aunque la descripción respalde dicha modificación.
Base de la apreciación
La extensión del alcance debe evaluarse en relación con el conjunto anterior (Directrices H-IV 3.3), ya sea
- el concedido;
- el mantenido modificado tras una oposición;
- o el resultante de una limitación.
Pruebas
La carga de la prueba respecto a que las modificaciones no amplían el alcance recae sobre el titular y no sobre el oponente (T2275/17).
Ejemplos
Modificación de las reivindicaciones
Principio
Este caso es el más sencillo: si se elimina (o se sustituye) una limitación en una reivindicación, la protección conferida por las reivindicaciones se amplía (o se desplaza) y, por tanto, contraviene el A123(3) CPE (Directrices H-IV 3.1).
A priori, aunque sin certeza, esto solo se aplica a las reivindicaciones independientes.
Es posible sustituir una formulación restrictiva por otra menos restrictiva si (T371/88):
- ello permite resolver problemas de claridad;
- resulta claro de la solicitud que el modo de realización menos restrictivo forma parte de la invención y que nunca se pretendió excluirlo.
Es posible sustituir en una reivindicación una información inexacta por la información exacta que está presente en el resto de la solicitud (T108/91).
Caso de una característica no limitativa
Cabe preguntarse qué ocurre en caso de supresión de una característica no limitativa.
Esto puede suceder, en particular, si una característica se refiere a un objeto que no es el reivindicado (ej. « mando a distancia adaptado para ser utilizado en un televisor OLED » – la supresión de la característica « OLED » no tiene, a priori, impacto en el mando a distancia).
En este caso, y normalmente, no hay extensión de la protección.
No obstante, conviene realizar una interpretación holística de la reivindicación (es decir, analizar la reivindicación en su conjunto buscando el propósito del redactor) (T1825/13).
Por ejemplo, un titular intentaba suprimir el término « al calor » en la reivindicación « dispositivo de control de la calidad de impresión de una impresora, en el que la impresora comprende dos dispositivos de secado para secar la tinta al calor« . Su argumento era que la impresora que seca al calor estaba « fuera de la invención » y que, por tanto, las características de esta no eran limitativas del dispositivo.
La sala no compartió esta opinión, ya que, para ella y según la descripción, debía entenderse la reivindicación como cubriendo la impresora « impresora que comprende un dispositivo de control de la calidad de impresión y dos dispositivos de secado para secar la tinta al calor« . Por tanto, la supresión de « al calor » contraviene el A123(3) CPE.
Limitación de una característica en una composición « abierta »
Imaginemos la siguiente situación en la que la reivindicación incluye « la composición comprende menos del 5 % de sales metálicas« .
Si esta característica se modifica por « la composición comprende menos del 5 % de sales metálicas de zinc« , existe una ampliación de alcance tras esta aparente limitación (T1360/11 o T287/11).
En efecto, las sales de cobre (por ejemplo), cuyo contenido estaba limitado en la primera formulación, ya no lo están.
La misma situación se produce si tenemos la característica « la composición comprende menos del 5 % de sales metálicas seleccionadas entre las sales de cobre o de zinc » que se limita a « la composición comprende menos del 5 % de sales metálicas seleccionadas entre las sales de cobre o de zinc« : las sales de zinc pueden ahora estar presentes en cualquier proporción.
Cambio de categorías de las reivindicaciones
Principio
Un cambio de categoría no es necesariamente inadmisible en el sentido del A123(3) CBE (G2/88).
Casos de cambios admisibles
Son admisibles:
- reivindicación de producto → reivindicación de uso del producto sin fabricación de otros productos (Directrices H-V 7.1)
- reivindicación de producto → reivindicación de fabricación de dicho producto que solo da lugar a dicho producto (Directrices H-V 7.2 y T5/90)
- reivindicación de procedimiento que utiliza un producto → reivindicación de uso del producto para llevar a cabo el procedimiento (T332/94 y Directrices H-V 7.4).
Casos de cambios no admisibles
No son admisibles:
- reivindicación de producto → reivindicación de uso del producto con fabricación de otros productos (ya que estos otros productos quedarían entonces protegidos mediante el A64(2) CBE) (T1471/14, Directrices H-V 7.1);
- uso de producto → producto (Directrices H-V 7.3, T86/90);
- reivindicación de método para hacer funcionar un dispositivo → reivindicación de producto (ya que quedarían cubiertas otras utilizaciones del dispositivo) (T82/93, salvo si todas las características del producto estaban contenidas en la reivindicación inicial Directrices H-V 7.3, T378/86 y T426/89);
- reivindicación de fabricación de un producto → reivindicación de uso del producto (T98/85) (Directrices H-V 7.1).
Modificación de la descripción/diseños industriales
Las modificaciones realizadas en la descripción y en los diseños industriales también pueden ampliar la protección conferida a las reivindicaciones mediante la interpretación de estas en términos
- del A69 CBE (T1149/97, G1/93, Directrices H-IV 3.2) y
- su protocolo interpretativo (que forma parte integrante de la CBE, A164(1) CBE).
Por lo tanto, está prohibido añadir durante la oposición o durante la limitación una parte de la descripción o de los diseños industriales que había sido suprimida durante el examen (Directrices H-IV 3.4).
La decisión T241/02 matiza esta prohibición indicando que es posible si el titular busca subsanar una insuficiencia de descripción.
Por otro lado, si el titular modifica para proporcionar diseños industriales con el fin de reponer los inicialmente presentados, también puede haber una ampliación del alcance (T1360/13), especialmente en el caso de que las figuras anteriores fueran más « oscuras », por tanto, menos limitativas.
Reivindicación dependiente más amplia
Puede ocurrir que reivindicaciones dependientes « parezcan » más amplias que la reivindicación 1. Por ejemplo, supongamos que la reivindicación 1 indica una dimensión de al menos 20 nm y que una reivindicación dependiente indica que la dimensión es de al menos 15 nm (T2174/16).
¿Debe interpretarse esto como que la modificación post-concesión de la reivindicación 1 a 15 nm es aceptable?
La decisión T2174/16 indica que esto no es posible, ya que el experto en la materia habría interpretado esta incoherencia como un error y una redundancia.
En efecto, el objetivo del artículo A123(3) CBE es garantizar la seguridad jurídica de terceros y debe considerarse la hipótesis en la que el tercero es « conservador » en su lectura de las reivindicaciones.
Tenaza A123(2)-A123(3)
Principio
Si el solicitante/titular ha limitado su solicitud/su patente con una característica técnica no divulgada en la solicitud tal como fue presentada (y, por tanto, contraria al A123(2) CBE), no podrá suprimirla sin ampliar el alcance de su protección (lo que sería contrario al A123(3) CBE) (G1/93, Directrices H-IV 3.5).
Por supuesto, esta característica debe ser una característica técnica. Una característica que solo excluye una parte del objeto reivindicado sin aportar una contribución técnica no amplía el objeto más allá del contenido de la solicitud tal como fue presentada (G1/93).
No es posible evitar esta tenaza suprimiendo la característica y limitando el alcance mediante un disclaimer (T1180/05).
Excepciones relativas a las características no técnicas
Puede ocurrir que las reivindicaciones se limiten, durante el procedimiento, de manera no técnica (ej. restricción del método reivindicado únicamente a ciertos momentos, o únicamente a ciertos parámetros).
En este supuesto, las cámaras de recurso parecen considerar que estas limitaciones no están prohibidas por el A123(2) CBE (T1779/09): el principio parece ser aquí evitar que el titular caiga en la « tenaza » de los A123(2) CBE y A123(3) CBE.