Accelerazione della procedura

Strumento principale per accelerare la procedura: PACE

Base legale

Il programma PACE (o « Programme for accelerated prosecution of European patent applications« ) è previsto dal « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo al programma di trattamento accelerato delle domande di brevetto europeo (« PACE »)« , GU 2015, A93.

Forma

È possibile richiedere un trattamento accelerato della propria domanda (per il rapporto di ricerca esteso o la prima comunicazione il più rapidamente possibile) con una semplice richiesta scritta (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo al programma di trattamento accelerato delle domande di brevetto europeo (« PACE »)« , GU 2015, A93 punto 1) utilizzando il modulo 1005 dell’UEB.

Segretezza

Le richieste PACE non sono pubblicate e sono escluse dall’ispezione pubblica (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 12 luglio 2007, relativa ai documenti esclusi dall’ispezione pubblica« , GU 2007, edizione speciale n°3, J.3, A1(1) c) e « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo al programma di trattamento accelerato delle domande di brevetto europeo (« PACE »)« , GU 2015, A93 punto 3).

Limitazione del numero di richieste

Se un richiedente presenta praticamente tutte le sue domande con una richiesta PACE, potrebbe essergli chiesto di limitare le sue richieste e di scegliere quelle che vuole realmente privilegiare (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo al programma di trattamento accelerato delle domande di brevetto europeo (« PACE »)« , GU 2015, A93 punto 6).

Inoltre, questo programma è condizionato dal carico di lavoro dell’UEB (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo al programma di trattamento accelerato delle domande di brevetto europeo (« PACE »)« , GU 2015, A93 punto 6).

Alcuni settori tecnici possono essere soggetti a restrizioni in caso di un numero eccessivo di domande (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo al programma di trattamento accelerato delle domande di brevetto europeo (« PACE »)« , GU 2015, A93 punto 6).

Patent Prosecution Highway (o PPH)

Nell’ambito del programma « Patent Prosecution Highway » (o PPH), è possibile ottenere un esame accelerato di tipo PACE (punto D) se (« Programma pilota Patent Prosecution Highway tra gli uffici IP5 sulla base di prodotti risultanti da lavori nell’ambito del PCT e da lavori nazionali« , JO 2019, A106):

• almeno una rivendicazione è ritenuta brevettabile (punto B.2) per:
  • una domanda US;
  • una domanda JP;
  • una domanda KR;
  • una domanda CN;
  • una domanda PCT (l’ISA o l’IPEA essendo US/JP/KR/CN);
• tutte le rivendicazioni della domanda EP devono essere identiche/simili a tale domanda (ambito identico o analogo, punto B.3);
• la domanda EP deve avere la stessa data effettiva di tale domanda (punto B.1), ad esempio:
  • essa rivendica la priorità di tale domanda;
  • essa è la domanda prioritaria di tale domanda;
  • ha un documento di priorità comune con tale domanda;
  • deriva dalla stessa domanda internazionale PCT di tale domanda (l’ISA o l’IPEA essendo US/JP/KR/CN);
• l’esame EP non deve essere iniziato (punto B.4).

Allo stesso modo, sono stati conclusi alcuni accordi con uffici nazionali. È possibile ottenere un esame accelerato di tipo PACE se almeno una rivendicazione è ritenuta brevettabile per:

• una domanda CA (o PCT per la quale l’ISA o l’IPEA è CA, « Programma pilota « Patent Prosecution Highway » tra l’Ufficio europeo dei brevetti e l’Ufficio della proprietà intellettuale del Canada sulla base di prodotti risultanti da lavori nell’ambito del PCT e da lavori nazionali« , JO 2017, A107);
• una domanda IL (Israele) (o PCT per la quale l’ISA o l’IPEA è IL, « Programma pilota « Patent Prosecution Highway » tra l’Ufficio europeo dei brevetti e l’Ufficio israeliano dei brevetti sulla base di prodotti risultanti da lavori nell’ambito del PCT e da lavori nazionali« , JO 2017, A108);
• una domanda MX (o PCT per la quale l’ISA o l’IPEA è MX, « Programma pilota « Patent Prosecution Highway » tra l’Ufficio europeo dei brevetti e l’Istituto messicano della proprietà industriale, sulla base di prodotti risultanti da lavori nell’ambito del PCT e da lavori nazionali« , JO 2020, A21);
• una domanda AU (Australia) (« Programma pilota « Patent Prosecution Highway » tra l’Ufficio europeo dei brevetti e l’Ufficio australiano dei brevetti sulla base di prodotti risultanti da lavori nell’ambito del PCT e da lavori nazionali« , JO 2016, A54);
• una domanda SG (Singapore) (« Programma pilota « Patent Prosecution Highway » tra l’Ufficio europeo dei brevetti e l’Ufficio della proprietà intellettuale di Singapore sulla base di prodotti risultanti da lavori nell’ambito del PCT e da lavori nazionali« , JO 2017, A110);
• una domanda CO (Colombia) (« Programma pilota « Patent Prosecution Highway » tra l’Ufficio europeo dei brevetti e la Superintendenza dell’industria e del commercio della Colombia sulla base di prodotti risultanti da lavori nell’ambito del PCT e da lavori nazionali« , JO 2016, A75);
• una domanda RU (Russia) (« Programma pilota « Patent Prosecution Highway » tra l’Ufficio europeo dei brevetti e il Servizio federale della proprietà intellettuale sulla base di prodotti risultanti da lavori nell’ambito del PCT e da lavori nazionali« , JO 2020, A11);
• una domanda MA (Malesia) (« Programma « Patent Prosecution Highway » tra l’Ufficio europeo dei brevetti e l’Ufficio della proprietà intellettuale della Malesia sulla base di prodotti risultanti da lavori nell’ambito del PCT e da lavori nazionali« , JO 2021, A82);
• una domanda PH (Filippine) (« Programma « Patent Prosecution Highway » tra l’Ufficio europeo dei brevetti e l’Ufficio della proprietà intellettuale delle Filippine sulla base di prodotti risultanti da lavori nell’ambito del PCT e da lavori nazionali« , JO 2021, A83);
• una domanda eurasiatica (« Programma pilota « Patent Prosecution Highway » tra l’Ufficio europeo dei brevetti e l’Ufficio eurasiatico dei brevetti sulla base di prodotti risultanti da lavori nell’ambito del PCT e da lavori nazionali« , JO 2017, A77);
• una domanda brasiliana (« Programma pilota « Patent Prosecution Highway » tra l’Ufficio europeo dei brevetti e l’Istituto nazionale della proprietà industriale del Brasile sulla base di prodotti risultanti da lavori nazionali« , JO 2019, A95);
• una domanda colombiana (« Programma pilota « Patent Prosecution Highway » tra l’Ufficio europeo dei brevetti e la Superintendenza dell’industria e del commercio della Colombia sulla base di prodotti risultanti da lavori nell’ambito del PCT e da lavori nazionali« , JO 2019, A78);
• una domanda peruviana (« Programma pilota « Patent Prosecution Highway » tra l’Ufficio europeo dei brevetti e l’Istituto nazionale per la difesa della concorrenza e della protezione della proprietà intellettuale (Perù) sulla base di prodotti risultanti da lavori nell’ambito del PCT e da lavori nazionali« , JO 2019, A107).

I documenti da produrre sono indicati al punto C (« Programma pilota Patent Prosecution Highway tra gli uffici IP5 sulla base di prodotti derivanti da lavori nell’ambito del PCT e da lavori nazionali« , JO 2019, A106).

Esiste inoltre un programma di questo tipo negli US, CN, KR, JP, CA, SG, MX, AU e IL.

Accelerazione in diversi stadi

Nella fase di ingresso in fase nazionale

Ingresso anticipato in fase nazionale

L’UEB in qualità di ufficio designato/eletto non esamina una domanda internazionale prima della scadenza del termine di 31 mesi dalla data di deposito o, se è stata rivendicata una priorità, dalla data di priorità.

Il richiedente può chiedere l’inizio dell’esame prima della scadenza di tale termine presentando una richiesta esplicita di trattamento anticipato (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo ai mezzi per accelerare la procedura di concessione europea« , JO 2015, A94).

Trattamento anticipato della domanda Euro-PCT

Normalmente, anche in caso di ingresso anticipato in fase nazionale prima del termine di 31 mesi dalla priorità, l’UEB non esamina la domanda a meno che il richiedente non lo richieda espressamente (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 21 febbraio 2013, concernente la richiesta di trattamento anticipato« , JO 2013, 156 conforme all’A23.2 PCT o A40.2 PCT).

Se mai la richiesta espressa di ingresso anticipato in fase nazionale viene presentata prima della pubblicazione della domanda internazionale, è inoltre necessario che il depositante o l’UEB chieda all’IB la comunicazione dei documenti della domanda secondo l’A20 PCT (A23.2 PCT o A40.2 PCT insieme alla R47.4 PCT).

Non è richiesta alcuna forma per questa richiesta.

Il richiedente deve quindi conformarsi ai requisiti di ingresso in fase nazionale (es. pagare la tassa di deposito, la tassa aggiuntiva se la domanda supera le 35 pagine), produrre una traduzione, specificare i documenti della domanda e pagare la tassa di ricerca) (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 21 febbraio 2013, concernente la richiesta di trattamento anticipato« , JO 2013, 156).

Subito dopo l’ingresso in fase nazionale

Rinuncia alla ricezione R161-R162 CBE

Al momento dell’ingresso in fase nazionale, è possibile per il richiedente rinunciare al proprio diritto di ricevere la notifica R161 CBE che gli consente di apportare modifiche alla propria domanda (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo ai mezzi per accelerare la procedura di concessione europea« , JO 2015, A94).

Per fare ciò, sarà necessario che, al momento dell’ingresso in fase nazionale (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo ai mezzi per accelerare la procedura di concessione europea« , JO 2015, A94):

• siano state depositate modifiche in risposta al parere scritto dell’ISA (o del SISA o IPEA, se del caso) ;
• siano state pagate le tasse per le rivendicazioni necessarie.

Rinuncia al termine completo dei 6 mesi della R161-162

Quando è stata emessa una notifica ai sensi delle R161 CBE e R162 CBE, il richiedente ha diritto al termine completo di sei mesi per depositare modifiche.

Se il richiedente non desidera utilizzare l’intero termine di sei mesi, può richiedere l’inizio immediato della ricerca o dell’esame.

Può, ad esempio, essere formulata come segue: « Il richiedente richiede l’inizio immediato del trattamento e rinuncia al suo diritto di utilizzare il resto del termine di sei mesi previsto dalle  R161 CBE e R162 CBE » (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo ai mezzi per accelerare la procedura di concessione europea« , GU 2015, A94).

Nella fase della ricerca

Per le domande depositate prima del 1° luglio 2014

Domande senza priorità

Le domande che non rivendicano una priorità e depositate prima del 1° luglio 2014 sono già in una procedura accelerata: non serve richiedere di beneficiare del programma PACE.

L’UEB fa già in modo che i RREE siano disponibili entro 6 mesi dalla data di deposito (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo al programma di trattamento accelerato delle domande di brevetto europeo (« PACE »)« , GU 2015, A93 punto 9).

Domande con priorità

È possibile richiedere di beneficiare del programma PACE per le domande che rivendicano una priorità: una ricerca sarà effettuata il prima possibile (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo al programma di trattamento accelerato delle domande di brevetto europeo (« PACE »)« , GU 2015, A93 punto 9).

Per effettuare una ricerca accelerata, è necessario che l’UEB abbia (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo al programma di trattamento accelerato delle domande di brevetto europeo (« PACE »)« , GU 2015, A93 punto 10):

• le rivendicazioni,
• la descrizione,
• le traduzioni richieste,
• i disegni (se del caso),
• il listing di sequenza (se del caso).

Per le domande depositate dopo il 1° luglio 2014

Non c’è nulla da fare… normalmente l’UEB le tratta come se fosse presentata una richiesta PACE (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo al programma di trattamento accelerato delle domande di brevetto europeo (« PACE »)« , GU 2015, A93 punto 8).

Nella fase di conferma dell’esame

Se il richiedente presenta la richiesta di esame prima di aver ricevuto il rapporto di ricerca, può rinunciare a ricevere l’invito della R70(2) CBE che gli chiede di confermare l’esame (cioè deposito di una richiesta di esame senza condizioni, indipendentemente dai risultati della ricerca) (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo ai mezzi per accelerare la procedura di concessione europea« , GU 2015, A94).

In questo caso, una notifica ai sensi dell’A94(3) CBE o R71(3) CBE (Linee guida C-VI 3 e R62(1) CBE) sarà emessa alcuni giorni dopo la trasmissione del RRE (che non conterrà un parere sulla brevettabilità).

Nella fase dell’esame

Principio

È possibile richiedere di beneficiare del programma PACE in qualsiasi momento (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo al programma di trattamento accelerato delle domande di brevetto europeo (« PACE »)« , GU 2015, A93 punto 12), purché la division di Esame sia competente.

In caso di pagamento tramite addebito automatico, la tassa di esame viene addebitata al ricevimento della richiesta PACE (« Regolamentazione relativa alla procedura di addebito automatico« , GU 3/2009, supplemento, p19, punto 6.1.b).

In caso di procedura accelerata, l’UEB fa tutto il possibile per emettere la prima notifica entro 3 mesi (viene considerato il termine più lungo, « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo al programma di trattamento accelerato delle domande di brevetto europeo (« PACE »)« , GU 2015, A93 punto 14):

• a partire dal ricevimento della domanda, o
• a partire dalla risposta del richiedente ai sensi della R70bis CBE o R161(1) CBE, o
• a partire dalla richiesta PACE.

Le notifiche successive vengono emesse entro lo stesso termine di 3 mesi a partire dalla risposta del richiedente se (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo al programma di trattamento accelerato delle domande di brevetto europeo (« PACE »)« , GU 2015, A93 punto 15):

• la risposta è presentata entro i termini previsti;
• la risposta affronta tutti i punti sollevati nella notifica precedente.

Casi delle domande euro-PCT

È altresì possibile richiedere di beneficiare del programma PACE in qualsiasi momento.

Se il richiedente chiede un ingresso anticipato in fase nazionale (A23.2 PCT se « designato » o A40.2 PCT se « eletto »), ciò non significa che il programma PACE sia richiesto, è necessario richiederlo esplicitamente (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo al programma di trattamento accelerato delle domande di brevetto europeo (« PACE »)« , GU 2015, A93 punto 13 e relativa nota a piè di pagina).

Nel caso delle domande PCT che entrano nella fase europea per le quali l’UEB ha agito in qualità di ISA o SISA, l’esame accelerato può in linea di principio essere richiesto in qualsiasi momento, ad esempio (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo al programma di trattamento accelerato delle domande di brevetto europeo (« PACE »)« , GU 2015, A93 punto 13):

• al momento dell’ingresso nella fase europea dinanzi all’UEB, o
• contestualmente alla risposta che deve essere fornita al parere scritto dell’ISA, al rapporto di esame preliminare internazionale o al rapporto di ricerca internazionale supplementare conformemente alla R161(1) CBE.

Gli altri punti restano invariati.

In fase di concessione

Principio

Se il richiedente approva il testo senza ritardo, la concessione seguirà senza indugio.

Naturalmente, tutte le tasse dovute dovranno essere pagate e le traduzioni delle rivendicazioni fornite.

Rinuncia a una seconda 71(3)

Se il richiedente propone modifiche in risposta a una R71(3) CBE, può contemporaneamente rinunciare a una successiva R71(3) CBE (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 8 giugno 2015, relativo alla possibilità di rinunciare al diritto di ricevere una nuova notifica ai sensi della regola 71(3) CBE« , GU 2015, A52 e « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo ai mezzi per accelerare la procedura di concessione europea« , GU 2015, A94).

Naturalmente, se il richiedente rinuncia al diritto di ricevere una nuova R71(3) CBE, dovrà contemporaneamente a tale rinuncia compiere tutti gli atti necessari per dare il proprio assenso (vedi supra: tasse, traduzione, ecc.).

In fase di opposizione

Azione in contraffazione

Se un’azione in contraffazione è stata avviata dinanzi a un’autorità giudiziaria nazionale, è possibile per una parte presentare una richiesta di trattamento accelerato (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 17 marzo 2008, relativo al trattamento accelerato delle opposizioni quando è stata avviata un’azione in contraffazione« , JO 2008, 221, punto 1).

Tale richiesta può essere depositata in qualsiasi momento.

Deve essere presentata per iscritto e motivata.

L’UEB fa del suo meglio per eseguire il prossimo atto di procedura (considerando il termine che scade più tardi) (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 17 marzo 2008, relativo al trattamento accelerato delle opposizioni quando è stata avviata un’azione in contraffazione« , JO 2008, 221, punto 1):

• entro un termine di 3 mesi dalla ricezione della richiesta;
• se la richiesta è stata presentata entro il termine di opposizione, entro un termine di 3 mesi dalla ricezione della risposta del titolare all’atto di opposizione.

Tale accelerazione sarà applicata anche se un tribunale o un’amministrazione competente notifica all’UEB che un’azione in contraffazione è pendente (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 17 marzo 2008, relativo al trattamento accelerato delle opposizioni quando è stata avviata un’azione in contraffazione« , JO 2008, 221, punto 2).

La cooperazione delle parti è essenziale (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 17 marzo 2008, relativo al trattamento accelerato delle opposizioni quando è stata avviata un’azione in contraffazione« , JO 2008, 221, punto 3).

Caso di un prestanome

Sappiamo che è possibile depositare un’opposizione tramite un prestanome.

In questa situazione, è necessario prestare attenzione poiché l’accelerazione della procedura sarà piuttosto difficile da motivare, non essendo possibile invocare motivi relativi all’opponente « effettivo » (T872/13).

Altri casi

L’UEB accelererà inoltre la procedura se (Linee guida D-VII 1.2):

• la durata della procedura di esame ha notevolmente superato la durata media;
• la durata della procedura di opposizione ha notevolmente superato la durata media;
• altre cause (es. divisionali) dipendono dall’esito dell’opposizione;
• la fase successiva dell’esame richiede un tempo relativamente breve.

In fase di ricorso

Principio

Tale accelerazione è prevista dall’articolo 10(3) a (6) del RPCR.

Chi può richiederlo

Qualsiasi parte che abbia un interesse legittimo ad accelerare la procedura può richiederlo, compresi i tribunali o servizi competenti di uno Stato contraente (articolo 10(3) del RPCR).

Richiesta

La richiesta deve essere indirizzata alla camera di ricorso competente, in qualsiasi momento della procedura (articolo 10(3) del RPCR).

Deve esporre i motivi di urgenza e indicare i documenti giustificativi (articolo 10(3) del RPCR).

Motivi di urgenza

I motivi devono essere connessi alla natura della causa.

Il RPCR non specifica quali motivi possano costituire un’urgenza.

Tuttavia, possiamo trarre ispirazione dal « Comunicato del Vice-Presidente incaricato della Direzione generale 3, in data 17 marzo 2008, relativo all’accelerazione della procedura dinanzi alle Camere di ricorso« , JO 2008, 220, oggi abrogato a favore del RPCR:

• è stata intentata o è prevista un’azione in contraffazione;
• la decisione di stipulare una licenza dipende dall’esito del ricorso;
• l’opposizione deve essere trattata in modo accelerato;
• a causa degli svantaggi prodotti dall’effetto sospensivo del ricorso (eccezionale);
• ecc.