Visione sintetica
Ecco le principali fasi di una procedura scritta di primo grado per un’azione di nullità:
Questa procedura è piuttosto vincolata temporalmente: in appena 6 mesi, la procedura scritta deve essere conclusa.
Dichiarazione del ricorrente
Dichiarazione
La dichiarazione del ricorrente descrive le domande o le rivendicazioni della parte che attacca.
Tale dichiarazione è disciplinata dalla regola 44 del regolamento di procedura.
In sostanza, questa dichiarazione deve essere depositata presso la divisione scelta dal ricorrente (ovviamente, se questa è competente) e deve contenere (regola 44 del regolamento di procedura):
- riguardo al ricorrente: il suo nome e il luogo della sua sede (se del caso);
- l’indirizzo postale ed elettronico e i nomi delle persone autorizzate a ricevere la corrispondenza; il nome del rappresentante;
- riguardo al convenuto: il suo nome e il luogo della sua sede (se del caso);
- l’indirizzo postale ed elettronico e i nomi delle persone autorizzate a ricevere la corrispondenza (se queste informazioni sono note); riguardo al brevetto:
- le informazioni relative al brevetto (in particolare il suo numero);
- riguardo alla procedura:
- un’indicazione su qualsiasi procedura, passata o pendente, davanti a qualsiasi autorità (compresa UEB o nazionale) in relazione al brevetto;
- un’indicazione della divisione scelta da tutte le parti (nel caso di una divisione locale o regionale) (è necessaria una prova di tale accordo);
- un’indicazione se le parti concordano che la formazione sia composta da un solo giudice (è necessaria una prova di tale accordo);
- riguardo alla lite:
- l’estensione della nullità richiesta;
- i motivi di revoca, i fatti e le prove su cui si basa questa rivendicazione;
- un’indicazione dei danni se questi superano una soglia fissata;
- un elenco dei documenti e delle testimonianze (indicando una richiesta di esenzione dalla traduzione, in tutto o in parte, se pertinente).
Interesse ad agire
È importante notare che in questo caso non vi è alcun obbligo di dimostrare un interesse ad agire.
Pertanto, è del tutto possibile avere un attaccante fittizio.
Pagamento della tassa di procedura
Affinché la dichiarazione sia valida, è necessario che il ricorrente paghi una tassa di procedura (regola 46 e 59 del regolamento di procedura) di 20.000€.
Tale tassa è dovuta una sola volta per ogni grado di giudizio, indipendentemente dal numero di brevetti o di parti (regola 370.7 del regolamento di procedura insieme derivante dalla consultazione riguardante le regole sulle tasse di procedura).
Tuttavia, sembrerebbe che il giudice relatore fissi l’importo dei danni in gioco con una decisione preliminare durante la procedura interinale (regola 59.1 del regolamento di procedura): l’importo della tassa esigibile può quindi essere rivalutato (?).
Informazione del convenuto
È importante notare che il convenuto viene informato dell’azione direttamente dalla divisione (regola 270 del regolamento di procedura) sia:
- via email se un indirizzo email era stato fornito a tale scopo;
- secondo le prescrizioni del regolamento 1393/2007 o della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965.
Esame della ricevibilità formale
Non appena possibile, la divisione verifica che:
- Il brevetto in questione sia effettivamente un brevetto che non è stato oggetto di un opt-out (regola 46 unitamente alla regola 16.1 del regolamento di procedura).
- le condizioni formali indicate sopra siano rispettate (regola 46 unitamente alla regola 16.2 del regolamento di procedura).
Se una condizione formale menzionata poco sopra non è stata rispettata, la divisione invita il richiedente a correggere la propria dichiarazione entro 14 giorni dalla notifica dell’irregolarità (regola 46 unitamente alla regola 16.3 del regolamento di procedura).
In caso contrario, l’azione può essere dichiarata irricevibile (regola 46 unitamente alla regola 16.4 del regolamento di procedura).
Designazione di un giudice relatore
Il giudice presidente della formazione (appena costituita per questa azione, secondo la regola 46 unitamente alla regola 17 del regolamento di procedura) designa quindi un giudice relatore.
Il giudice relatore può benissimo essere il presidente.
Il giudice relatore, dalla sua designazione, decide in merito alla richiesta di esenzione dalla traduzione dei documenti forniti – vedi sopra (regola 44 unitamente alla regola 13.2 del regolamento di procedura).
Difesa del convenuto
Eccezioni preliminari
Le eccezioni preliminari sono disciplinate dalla regola 48 del regolamento di procedura.
Infatti, è del tutto possibile per il convenuto sollevare eccezioni preliminari: il termine per farlo è di 1 mese dalla notifica dell’azione (regola 48 unitamente alla regola 19.1 del regolamento di procedura).
Tali eccezioni possono avere ad oggetto:
- la competenza della corte (inclusa quella relativa a un opt-out);
- la competenza della divisione indicata dal richiedente;
- la lingua del procedimento.
Il convenuto è invitato quanto prima a rispondere a tali eccezioni entro 14 giorni dalla notifica. In caso di correzione della dichiarazione del richiedente con modifica della divisione competente, il giudice relatore rinvia la causa a tale divisione (regola 48 unitamente alla regola 19.5 del regolamento di procedura).
Se non viene sollevata alcuna eccezione preliminare, ciò costituisce un riconoscimento della competenza della corte e della divisione scelta dal richiedente (regola 48 unitamente alla regola 19.7 del regolamento di procedura).
La decisione riguardante le eventuali eccezioni preliminari del convenuto viene emessa il più rapidamente possibile dopo l’opportunità di risposta del richiedente (regola 48 unitamente alla regola 20.1 del regolamento di procedura).
Le eccezioni preliminari possono essere riunite al procedimento principale (regola 48 unitamente alla regola 20.1 del regolamento di procedura).
È possibile proporre appello contro la decisione. Può essere pronunciata una sospensione del procedimento relativo al procedimento principale (regola 48 unitamente alla regola 20.2 del regolamento di procedura).
Difesa in sé
Questa difesa è disciplinata dalle regole 49 e 50.1 del regolamento di procedura.
Il convenuto deve depositare la propria difesa (ossia memoria di costituzione) entro 2 mesi dalla notifica dell’atto introduttivo del ricorrente (regola 49 del regolamento di procedura).
La difesa deve contenere:
- riguardo al convenuto (ossia regola 50.1 unitamente alla regola 24 del regolamento di procedura):
- il suo nome e il luogo della sua sede (se del caso);
- l’indirizzo postale ed elettronico e i nomi delle persone autorizzate a ricevere la corrispondenza; il riferimento del fascicolo;
- riguardo alla controversia (ossia regola 50.1 unitamente alla regola 29A del regolamento di procedura):
- un’indicazione relativa ai fatti a sostegno di tale difesa e la contestazione dei fatti del convenuto;
- le prove o un’indicazione delle prove che potrebbero essere fornite;
- gli argomenti a sostegno del fatto che l’azione riconvenzionale debba essere respinta e un’indicazione relativa a ogni rivendicazione dipendente che giustifichi individualmente la loro validità;
- un’indicazione relativa alle ingiunzioni provvisorie che il tribunale dovrebbe emettere durante la procedura interinale;
- una risposta all’affermazione del convenuto circa l’ammontare della controversia;
- un elenco dei documenti e delle testimonianze (indicando una richiesta di esenzione dalla traduzione, in tutto o in parte, se pertinente).
Esame della ricevibilità formale
La divisione verifica (regola 54 unitamente alla regola 27.1 del regolamento di procedura) che i punti 1 e 2 (ossia informazioni riguardanti il convenuto e riguardanti un’eventuale azione riconvenzionale) siano rispettati.
Se così non fosse, il convenuto viene notificato che dispone di un termine di 14 giorni per correggere la propria difesa (regola 54 unitamente alla regola 27.2 del regolamento di procedura).
In caso contrario, può essere emessa una decisione in contumacia (regola 54 unitamente alla regola 27.3 del regolamento di procedura).
Definizione del calendario di procedura
In seguito alla risposta del convenuto, il giudice relatore, dopo aver consultato le parti, fissa il calendario della procedura intermedia (ossia inizio e durata, regola 54 unitamente alla regola 28 del regolamento di procedura) e stabilisce una data per la procedura orale (può essere prevista una data alternativa).
Azione riconvenzionale di contraffazione
Azione riconvenzionale in sé
L’azione riconvenzionale di contraffazione è disciplinata dalla regola 50.3 unitamente alla regola 13.1 del regolamento di procedura.
In particolare, tale azione riconvenzionale deve contenere (regola 50.3 unitamente alla regola 13.1 del regolamento di procedura):
- la natura della rivendicazione del ricorrente e le misure che cerca di ottenere;
- i fatti su cui si basa tale rivendicazione (es. atti di contraffazione contestati e date, numero delle rivendicazioni contraffatte);
- le prove o un’indicazione delle prove che potrebbero essere fornite;
- un’argomentazione relativa ai motivi per cui i fatti presentati dovrebbero essere considerati come contraffazioni (compresa l’interpretazione delle rivendicazioni);
- un’indicazione relativa alle ingiunzioni provvisorie che il tribunale dovrebbe emettere durante la procedura interinale;
- un’indicazione dei danni e interessi se questi superano una soglia stabilita;
- un elenco dei documenti e delle testimonianze (indicando una richiesta di esenzione dalla traduzione, in tutto o in parte, se pertinente).
Naturalmente, riguardo a quest’ultimo punto, i documenti e le testimonianze devono essere forniti contestualmente (regola 50.3 unitamente alla regola 13.2 del regolamento di procedura).
Pagamento di una tassa di procedura
Affiché l’azione riconvenzionale sia valida, è necessario che il ricorrente paghi una tassa di procedura (regola 53 unitamente alla regola 15 e regola 60 del regolamento di procedura).
Tale tassa di procedura dipende dall’importo dei danni e interessi richiesti (regola 370.2 del regolamento di procedura unitamente alla tabella delle tasse derivante dalla consultazione riguardante le regole sulle tasse di procedura):
- 11.000 €
- e in aggiunta, un importo variabile (i.e. danni e interessi = d&i)
- +2.500 € se 500.000 € < d&i <= 750.000 €
- +4.000 € se 500.000 € < d&i <= 1.000.000 €
- +8.000 € se 500.000 € < d&i <= 1.500.000 €
- +13.000 € se 500.000 € < d&i <= 2.000.000 €
- +20.000 € se 500.000 € < d&i <= 3.000.000 €
- +26.000 € se 500.000 € < d&i <= 4.000.000 €
- +32.000 € se 500.000 € < d&i <= 5.000.000 €
- +39.000 € se 500.000 € < d&i <= 6.000.000 €
- +46.000 € se 500.000 € < d&i <= 7.000.000 €
- +52.000 € se 500.000 € < d&i <= 8.000.000 €
- +58.000 € se 500.000 € < d&i <= 9.000.000 €
- +65.000 € se 500.000 € < d&i <= 10.000.000 €
- +75.000 € se 500.000 € < d&i <= 15.000.000 €
- +100.000 € se 500.000 € < d&i <= 20.000.000 €
- +125.000 € se 500.000 € < d&i <= 25.000.000 €
- +150.000 € se 500.000 € < d&i <= 30.000.000 €
- +250.000 € se 500.000 € < d&i <= 50.000.000 €
- +325.000 € se x > 50.000.000 €
Il che dà grosso modo:
Tale tassa è dovuta una sola volta per procedimento, indipendentemente dal numero di brevetti o di parti (regola 370.7 del regolamento di procedura unitamente a quanto emerso dalla consultazione riguardante le regole sulle tasse di procedura).
Tuttavia, sembrerebbe che il giudice relatore fissi l’importo dei danni e interessi in gioco con una decisione preliminare durante la procedura interinale (regola 60 del regolamento di procedura): l’importo della tassa esigibile può quindi essere rivalutato (?).
Modifica del brevetto
Ogni richiesta di modifica delle rivendicazioni deve essere accompagnata da una motivazione che spieghi gli articoli A84 CBE, A123(2) CBE e A123(3) CBE, riguardanti la validità delle rivendicazioni (regola 50.2 del regolamento di procedura).
Ogni proposta di modifica che intervenga successivamente deve essere autorizzata dal tribunale (regole 50.2 unitamente alla 30.2 del regolamento di procedura).
Reazione del ricorrente
Replica del ricorrente
Entro 2 mesi dalla difesa del convenuto nell’azione di nullità, il ricorrente può replicare (regola 51 del regolamento di procedura).
Tale replica può includere contemporaneamente una difesa all’azione riconvenzionale e un’eventuale difesa alla modifica richiesta dal convenuto (regola 51 del regolamento di procedura).
Non esiste una forma particolare per questa replica.
Difesa all’azione riconvenzionale
Entro 2 mesi dalla notifica dell’azione riconvenzionale, il ricorrente deve depositare una difesa a tale azione (regola 56.1 del regolamento di procedura).
Tale difesa deve contenere (regola 56.2 unitamente alla regola 24.1 del regolamento di procedura):
- i fatti su cui si basa la difesa;
- un’eventuale contestazione dei fatti del convenuto;
- le prove o un’indicazione delle prove che potrebbero essere fornite;
- un’argomentazione relativa ai motivi per cui i fatti presentati non dovrebbero essere considerati come contraffazioni (compresa l’eventuale interpretazione erronea delle rivendicazioni da parte del convenuto);
- un’indicazione riguardante le ingiunzioni provvisorie che il tribunale dovrebbe pronunciare durante la procedura interinale;
- una dichiarazione che spieghi perché le richieste di risarcimento danni avanzate dal convenuto non sono fondate;
- un elenco dei documenti e delle testimonianze (con indicazione di una richiesta di esenzione dalla traduzione, in tutto o in parte, se pertinente).
Difesa alla richiesta di modifica
La difesa alla modifica delle rivendicazioni (regola 55 unitamente alle regole 32.1 e 32.2 del regolamento di procedura) deve contenere le ragioni per cui:
- le modifiche non sono accettabili;
- il brevetto non può essere mantenuto con tali modifiche;
- la contraffazione non è più attuale.
Reazione del convenuto
Duplica
Entro 1 mese dalla replica, il convenuto può presentare una duplica (regola 52 del regolamento di procedura).
Il suo contenuto deve essere limitato agli argomenti trattati nella replica del ricorrente (regola 52 del regolamento di procedura).
Replica alla difesa all’azione riconvenzionale
Il convenuto può presentare una replica entro 1 mese dalla notifica della difesa all’azione riconvenzionale (regola 56.3 del regolamento di procedura).
Replica alla difesa alla modifica
Il ricorrente può presentare una replica entro 1 mese dalla notifica della replica alla difesa all’azione riconvenzionale (regola 55 unitamente alla regola 32.3 del regolamento di procedura).
Duplica del ricorrente
Duplica relativa all’azione riconvenzionale
Il ricorrente può presentare una prima duplica entro 1 mese dalla notifica della replica alla difesa all’azione riconvenzionale (regola 55 unitamente alla regola 32.3 del regolamento di procedura).
Il suo contenuto deve essere limitato agli argomenti trattati nella replica del convenuto (regola 55 unitamente alla regola 32.3 del regolamento di procedura).
Duplica relativa alle modifiche del convenuto
Il ricorrente può presentare una seconda duplica entro 1 mese dalla notifica della replica alla difesa all’azione riconvenzionale (regola 56.4 del regolamento di procedura), contemporaneamente alla duplica alla difesa alla modifica.
Il suo contenuto deve essere limitato agli argomenti trattati nella replica del convenuto (regola 56.4 del regolamento di procedura).
Chiusura della procedura scritta
La procedura scritta è chiusa (regola 58 unitamente alla regola 35a del regolamento di procedura) al termine degli scambi descritti in precedenza, dal giudice relatore, previa informazione delle parti.
Il giudice relatore ricorda le date fissate per la procedura interinale (se del caso) o ricorda il fatto che nessuna procedura interinale avrà luogo (regola 58 unitamente alla regola 35b del regolamento di procedura).
In via eccezionale, è possibile che il giudice relatore autorizzi scambi supplementari, entro termini definiti (regola 58 unitamente alla regola 36 del regolamento di procedura).
Assegnazione di un giudice tecnico
In alcuni casi particolari (in particolare se le parti hanno concordato la competenza di una divisione locale/regionale, si veda la competenza della JUB), può accadere che la divisione centrale non sia competente.
In tale ipotesi, una parte o il giudice relatore può richiedere l’assegnazione di un giudice tecnico (regola 57 unitamente alle regole 33 e 34 del regolamento di procedura).