Amministrazione incaricata della ricerca o dell'esame (ISA, SISA o IPEA)

Accordo UEB-OMPI

Per essere ISA o IPEA

L’UEB può essere, durante la procedura PCT (A152 CBE):

• ISA (International Search Authority) o
• IPEA (International Preliminary Examining Authority).

Infatti, l’UEB ha firmato un accordo con l’OMPI in virtù dell’A16.3.b PCT e dell’A32.3 PCT (« Nuovo accordo tra l’Organizzazione europea dei brevetti e l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale riguardante le funzioni dell’Ufficio europeo dei brevetti in qualità di amministrazione incaricata della ricerca internazionale e di amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti« , GU 2017, A115).

Per essere SISA

L’UEB può inoltre essere SISA durante la procedura PCT secondo un accordo firmato con l’OMPI (GU 2010, 304, questo nuovo accordo riprende essenzialmente gli stessi termini del « Nuovo accordo tra l’Organizzazione europea dei brevetti e l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale riguardante le funzioni dell’Ufficio europeo dei brevetti in qualità di amministrazione incaricata della ricerca internazionale e di amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti« , GU 2017, A115 aggiungendo la possibilità di SISA).

Condizioni

ISA

Designazione da parte del RO

L’UEB può essere ISA per qualsiasi domanda internazionale se il RO (Receiving Office) lo ha designato a tale scopo (« Nuovo accordo tra l’Organizzazione europea dei brevetti e l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale riguardante le funzioni dell’Ufficio europeo dei brevetti in qualità di amministrazione incaricata della ricerca internazionale e di amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti« , GU 2017, A115, A3.1).

La possibilità di designazione di una o più ISA da parte dei RO è prevista dall’A16.2 PCT, A16.3 PCT insieme a R35.1 PCT e R35.2 PCT.

I RO che consentono tale designazione dell’UEB come ISA sono:

• i RO dei paesi membri della CBE;
• l’UEB in qualità di RO;
• l’USPTO in qualità di RO (GU 1982, 323);
• il JPO in qualità di RO (GU 1985, 331).

Designazione da parte del depositante

Tra le ISA possibili (aperte dal RO), il richiedente deve designare l’UEB come ISA (R4.1.b.iv PCT e R4.14bis PCT).

Lingua

La domanda o la sua traduzione ai fini della ricerca deve essere in (« Nuovo accordo tra l’Organizzazione europea dei brevetti e l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale riguardante le funzioni dell’Ufficio europeo dei brevetti in qualità di amministrazione incaricata della ricerca internazionale e di amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti« , JO 2017, A115, A3.1 unitamente all’Allegato A modificato da « PCT – Accordo tra l’UEB e l’OMPI ai sensi del PCT« , JO 2018, A24):

• tedesco,
• francese,
• inglese,
• olandese (solo se l’Ufficio ricevente è l’ufficio della proprietà industriale dei Paesi Bassi).

SISA

Principio

L’UEB può essere SISA (JO 2010, 304, punto 3.4).

Lingua

La domanda o la sua traduzione ai fini della ricerca supplementare deve essere in (JO 2010, 304, allegato E):

• tedesco,
• francese,
• inglese.

IPEA

Designazione da parte dell’Ufficio ricevente

L’UEB può essere IPEA per ogni domanda internazionale se l’Ufficio ricevente (Receiving Office) è vincolato dal Capitolo II del PCT e lo ha designato a tal fine (« Nuovo accordo tra l’Organizzazione europea dei brevetti e l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale riguardante le funzioni dell’Ufficio europeo dei brevetti in qualità di amministrazione incaricata della ricerca internazionale e di amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti« , JO 2017, A115, A3.2).

La possibilità di designazione di una o più IPEA da parte degli Uffici riceventi è prevista dall’A32.2 PCT unitamente a R59.1.a PCT.

Gli Uffici riceventi che consentono tale designazione dell’UEB come IPEA sono:

• gli Uffici riceventi dei paesi membri della CBE;
• l’UEB in qualità di Ufficio ricevente;
• l’USPTO in qualità di Ufficio ricevente (Guida del depositante PCT – Allegato C – US);
• il JPO in qualità di Ufficio ricevente (JO 1985, 331).

ISA utilizzata precedentemente

Inoltre, è necessario che l’ISA che ha effettuato la ricerca precedente sia stata (« PCT – Accordo tra l’UEB e l’OMPI ai sensi del PCT« , JO 2014, A117 che modifica l’Allegato A di tale accordo):

• l’UEB,
• o l’Ufficio di uno Stato parte della CBE (che non ha rinunciato ad agire come ISA o IPEA in virtù del protocollo di centralizzazione per alcune domande):
  • AT (Austria),
  • ES (Spagna),
  • SE (Svezia),
  • FI (Finlandia) o
  • XN (Istituto nordico dei brevetti);

Se l’Ufficio ricevente è il JPO o l’USPTO, solo l’UEB può essere stata ISA (Guida del depositante PCT – Allegato C – US o Guida del depositante PCT – Allegato C – JP).

Lingua

La domanda o la sua traduzione ai fini dell’esame deve essere in (« PCT – Accordo tra l’UEB e l’OMPI ai sensi del PCT« , GU 2018, A24 che modifica l’Allegato A di tale accordo):

• tedesco,
• francese,
• inglese,
• olandese (solo se l’Ufficio ricevente è l’ufficio della proprietà industriale dei Paesi Bassi).

Limitazione della competenza dell’UEB

Esclusione dell’oggetto ricercato o esaminato

L’UEB ha indicato di non essere tenuta a svolgere la funzione di ISA o IPEA nella misura in cui ritenga che la domanda internazionale riguardi un oggetto contemplato dalla R39.1 PCT o dalla R67.1 PCT (« Nuovo accordo tra l’Organizzazione europea dei brevetti e l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale concernente le funzioni dell’Ufficio europeo dei brevetti in qualità di amministrazione incaricata della ricerca internazionale e di amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti« , GU 2017, A115, A4), salvo che per una domanda europea eseguirebbe la ricerca o l’esame (« Nuovo accordo tra l’Organizzazione europea dei brevetti e l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale concernente le funzioni dell’Ufficio europeo dei brevetti in qualità di amministrazione incaricata della ricerca internazionale e di amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti« , GU 2017, A1157, Allegato B).

Tale limitazione è conforme all’A16.3.b PCT (ISA) o all’A32.3 PCT (IPEA).

Pertanto, verosimilmente gli oggetti esclusi sarebbero:

• le teorie scientifiche e matematiche (equivalente dell’A52(2) a) CBE);
• le varietà vegetali, le razze animali, i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento di vegetali o animali, diversi dai procedimenti microbiologici e dai prodotti ottenuti mediante tali procedimenti (equivalente dell’A53 b) CBE);
• i piani, i principi o i metodi per svolgere attività commerciali, per compiere atti puramente intellettuali o per giocare (equivalente dell’A52(2) c) CBE);
• i metodi di trattamento del corpo umano o animale mediante chirurgia o terapia, nonché i metodi diagnostici (equivalente dell’A53 c) CBE);
• le semplici presentazioni di informazioni (equivalente dell’A52(2) d) CBE);
• i programmi per elaboratore in quanto tali (equivalente dell’A52(2) c) CBE).

Non dovrebbero quindi essere esclusi, diversamente dalla prassi dell’UEB per una domanda europea:

• le creazioni estetiche (A52(2) b) CBE);
• le invenzioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume (A53 a) CBE).

Reindirizzamento di domande?

UEB in qualità di ISA / IPEA

Dal 1° gennaio 2015, le domande (« PCT – Accordo tra l’UEB e l’OMPI ai sensi del PCT« , JO 2014, A117 che modifica l’Allegato A di tale accordo) depositate da un americano o da una persona domiciliata negli Stati Uniti d’America con RO l’USPTO o l’IB sono trattate indipendentemente dal settore tecnico.

Per le domande depositate prima del 1° gennaio 2015, esse sono « reindirizzate » all’USPTO come ISA o come IPEA se la domanda contiene una rivendicazione relativa al settore dei metodi commerciali (G06Q e sottoclassi).

Tuttavia, ciò non significa che i metodi commerciali saranno ricercati dall’UEB (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 1° ottobre 2007, riguardante i metodi nel settore delle attività economiche« , JO 2007, 592).

UEB in qualità di SISA

Non vi è reindirizzamento o ricerca se una tale domanda è presentata all’UEB in qualità di SISA (« Accordo OMPI-UEB« , JO 2010, 304, Allegato E.3).

Numero di ricerche per il SISA

L’UEB in qualità di SISA non effettua più di 700 ricerche supplementari all’anno (« Accordo OMPI-UEB« , JO 2010, 304, Allegato E.5).

Punti particolari

Riguardo all’UEB in qualità di ISA

Se l’UEB ha già effettuato una ricerca per una domanda anteriore

Se l’UEB ha effettuato una ricerca per una domanda di cui è rivendicata la priorità, il depositante può presentare osservazioni relative alle obiezioni formulate nel rapporto di ricerca di tale domanda anteriore (procedura denominata PCT Direct, « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 18 agosto 2014, riguardante il trattamento delle osservazioni informali relative ai risultati di ricerche precedenti da parte dell’UEB in qualità di ufficio ricevente e di amministrazione incaricata della ricerca internazionale ai sensi del PCT« , JO 2014, A89).

Per presentare tali osservazioni, è necessario:

• rivendicare al deposito una priorità (per la quale è stata effettuata una ricerca dall’UEB).
• trasmettere una lettera separata all’UEB (in qualità di RO) contestualmente alla domanda internazionale:
  • intitolata « PCT Direct / osservazioni informali »;
  • nella quale è chiaramente indicato il numero della domanda anteriore;
• indicare nella richiesta PCT che è depositata una lettera PCT Direct.

Problema di chiarezza

Se l’ISA ritiene che la descrizione, le rivendicazioni o i disegni non consentano di effettuare una ricerca significativa (es. mancanza di chiarezza), dichiara che non redigerà un rapporto di ricerca (A17.2.a.ii PCT), eventualmente solo per alcune rivendicazioni (A17.2.b PCT).

L’UEB prevede una procedura informale per chiedere preventivamente chiarimenti al depositante prima di redigere il rapporto di ricerca (JO 2011, 327).

Problema di unità

Se l’ISA ritiene che esista un problema di unità, il depositante può pagare le tasse aggiuntive con riserva, ossia allegando una dichiarazione motivata volta a dimostrare che la domanda soddisfa il requisito di unità dell’invenzione (R40.2.c PCT) o che il numero di tasse richieste è eccessivo.

In questo caso, la riserva è esaminata da un’istanza di « riesame ».

Per l’UEB, tale istanza è composta da 3 esaminatori (uno dei quali è l’esaminatore che ha sollevato l’obiezione). La decisione dell’istanza di riesame indica la composizione dell’istanza (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 9 giugno 2015, che istituisce istanze di riesame per l’attuazione delle procedure di riserva e di riesame previste dal PCT« , JO 2015, A59).

Collaborazione con altri uffici ISA (US, JP, KR, CN)

I 5 uffici (US, JP, KR, CN e EP) hanno concordato di collaborare su richiesta del depositante (« Progetto pilota IP5 di ricerca ed esame in collaborazione nell’ambito del PCT« , JO 2018, A47).

Se il depositante lo desidera, la ricerca viene effettuata dall’ISA principale, ma gli altri 4 uffici vengono consultati per collaborare alla ricerca.

La richiesta del depositante deve concretizzarsi tramite la presentazione di un modulo insieme alla domanda internazionale.

È tuttavia necessario che le domande siano in inglese (« Progetto pilota IP5 di ricerca ed esame in collaborazione nell’ambito del PCT« , JO 2018, A47), in francese o in tedesco (« Progetto pilota IP5 di ricerca ed esame in collaborazione nell’ambito del PCT – ammissione di domande internazionali depositate in tedesco o in francese« , JO 2018, A95).

Per quanto riguarda l’UEB in qualità di IPEA

Richiesta presentata in forma elettronica

Per la richiesta di esame, è possibile presentare tale richiesta in forma elettronica tramite EPOLINE / CMS o modulo online (R89bis.2 PCT unitamente a R2(1) CBE e la « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 9 maggio 2018, relativa al deposito elettronico di documenti« , JO 2018, A45).

È quindi opportuno utilizzare il plug-in PCT-DEMAND di EPOLINE (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 13 giugno 2014, relativo al deposito online della domanda di esame preliminare internazionale ai sensi del capitolo II del PCT« , JO 2014, A71).

Parere scritto dell’ISA considerato come primo parere scritto dell’IPEA

L’ISA redige un parere scritto riguardante:

• la novità, l’attività inventiva, l’applicazione industriale (R43bis.1.a.i PCT);
• nonché le altre condizioni solitamente verificate dall’ISA (R43bis.1.a.ii PCT).

Se l’UEB è anche IPEA, tale parere scritto è considerato come il primo parere scritto dell’IPEA e il depositante è invitato a rispondervi (poiché un’indicazione viene sistematicamente inserita nel parere scritto che lo segnala conformemente a R43bis.1.c PCT) (« Procedura seguita dall’Ufficio europeo dei brevetti in qualità di amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale (IPEA) per le domande depositate a partire dal 1° gennaio 2004« , JO 2005, 493).

Secondo parere scritto

Prima di emettere un rapporto di esame negativo (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 31 agosto 2011, relativo all’emissione di un secondo parere scritto nell’ambito della procedura ai sensi del capitolo II del PCT« , JO 2011, 532, punti 3 e 4):

• e se l’UEB fosse anche ISA:
  • l’UEB emette almeno un secondo parere scritto (il primo essendo quello del RRI redatto dall’UEB/ISA)
    • se una risposta nel merito è stata depositata (modifiche e/o argomentazioni) entro i termini in risposta al primo parere scritto;
    • e se permangono obiezioni;
• e se l’UEB non fosse l’ISA:
  • l’UEB emette almeno un secondo parere scritto (il primo essendo il primo parere scritto redatto dall’UEB/IPEA)
    • se una risposta nel merito è stata depositata (modifiche e/o argomentazioni) entro i termini in risposta al primo parere scritto;
    • e se permangono obiezioni.

Il termine per rispondere a questo secondo parere scritto è tra 1 e 2 mesi (spesso 2) (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 31 agosto 2011, relativo all’emissione di un secondo parere scritto nell’ambito della procedura ai sensi del capitolo II del PCT« , JO 2011, 532, punto 6):

Colloqui telefonici

Prima che il rapporto di esame sia redatto, il depositante può presentare una richiesta di colloquio telefonico. Di norma, l’UEB non concederà più di un colloquio (R66.6 PCT) (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 31 agosto 2011, relativo all’emissione di un secondo parere scritto nell’ambito della procedura ai sensi del capitolo II del PCT« , JO 2011, 532, punto 5.1).

Se la richiesta di colloquio è presentata prima del secondo parere scritto, viene inviato un resoconto al depositante, il quale può quindi rispondervi (questa comunicazione sostituisce allora il « secondo parere scritto ») (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 31 agosto 2011, relativo all’emissione di un secondo parere scritto nell’ambito della procedura ai sensi del capitolo II del PCT« , JO 2011, 532, punto 5.2).

Se la richiesta di colloquio è presentata dopo il secondo parere scritto, ma prima della redazione del rapporto di esame, viene inviato un resoconto al depositante, ma non viene allegato alcun invito a presentare nuove modifiche/argomentazioni (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 31 agosto 2011, relativo all’emissione di un secondo parere scritto nell’ambito della procedura ai sensi del capitolo II del PCT« , JO 2011, 532, punto 5.4).

Ricerca complementare

Dal 1° luglio 2014, l’IPEA effettua una ricerca complementare al fine di individuare lo stato della tecnica che è stato pubblicato o è diventato accessibile dopo la data in cui è stato redatto il rapporto di ricerca internazionale (R66.1ter PCT unitamente a « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 12 maggio 2014, concernente l’introduzione di una ricerca complementare nell’ambito della procedura ai sensi del capitolo II del PCT« , JO 2014, A57, punto 2.2).

La ricerca complementare non si estenderà oltre l’oggetto che ha dato luogo alla ricerca effettuata dall’ISA (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 12 maggio 2014, concernente l’introduzione di una ricerca complementare nell’ambito della procedura ai sensi del capitolo II del PCT« , JO 2014, A57, punto 2.3).

In ogni caso, sarà necessario limitare l’oggetto della ricerca se le rivendicazioni non sono considerate unitarie (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 12 maggio 2014, concernente l’introduzione di una ricerca complementare nell’ambito della procedura ai sensi del capitolo II del PCT« , JO 2014, A57, punto 2.4).

Questa ricerca complementare è menzionata nel rapporto di esame (R70.2.f PCT).

Ricerca di tipo internazionale

Le ricerche di tipo internazionale sono previste dall’A15.5 PCT.

Pertanto, l’UEB può essere incaricata di effettuare ricerche per domande nazionali (di uno Stato contraente e se la legge nazionale di tale Stato lo prevede). Per verificare se gli Stati prevedono tale ricerca, è necessario consultare la guida del depositante, Allegato B1.

Queste ricerche sono simili alle ricerche internazionali, salvo in caso di mancanza di unità dell’invenzione, in cui la procedura è allineata alla procedura europea (Direttive B-II 4.5).

Per questo tipo di ricerca, la tassa di ricerca è di [montant_epo default= »1145 € » name= »Barème des taxes et des redevances – recherche de type internationale – premier dépôt »] per i primi depositi o di [montant_epo default= »1795 € » name= »Barème des taxes et des redevances – recherche de type internationale – non premier dépôt »] per gli altri casi (Barème des taxes et des redevances, punto 2.2.1).

Tasse di ricerca o di esame

Tassa di ricerca

Vedere « La ricerca dello stato della tecnica ».

Tassa di esame

Importo

La tassa di esame prevista dalla R58.1.a PCT è fissata dall’UEB a [montant_epo default= »1850 € » name= »A2(1).19 RRT »] (R158(2) CBE unitamente a A2(1).19 RRT).

In caso di pagamento tardivo o incompleto della tassa di esame (R58bis.1.a PCT), l’UEB richiede il versamento di una tassa per pagamento tardivo (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 26 febbraio 1998, relativa alla tassa per pagamento tardivo di cui alla regola 58bis.2 PCT« , JO 1998, 282, « Barème des taxes et redevances de l’OEB (applicable à compter du 1er avril 2012)« , JO 3/2012, supplément, punto 5.11):

• di un importo pari al 50% dell’importo delle tasse mancanti,
• ma non inferiore alla tassa di trattamento (cioè [montant_epo default= »165 € » name= »Barème des taxes et des redevances – Taxe de traitement »], Barème des taxes et des redevances, punto 5.10),
• ma non superiore al doppio della tassa di trattamento (cioè 2x[montant_epo default= »165 € » name= »Barème des taxes et des redevances – Taxe de traitement »], Barème des taxes et des redevances, punto 5.10).

Rimborso

Qualsiasi importo prelevato per errore, in eccesso, ecc. viene rimborsato (« Nuovo accordo tra l’Organizzazione europea dei brevetti e l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale riguardante le funzioni dell’Ufficio europeo dei brevetti in qualità di amministrazione incaricata della ricerca internazionale e di amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti« , GU 2017, A115, Allegato C, parte II, punto 1).

Se la richiesta di esame è considerata come non presentata (R58.3 PCT), la tassa di esame viene rimborsata integralmente (« Nuovo accordo tra l’Organizzazione europea dei brevetti e l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale riguardante le funzioni dell’Ufficio europeo dei brevetti in qualità di amministrazione incaricata della ricerca internazionale e di amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti« , GU 2017, A115, Allegato C, parte II, punto 4).

Se la domanda viene ritirata prima dell’inizio dell’esame, la tassa di ricerca viene rimborsata al 75 % (« Nuovo accordo tra l’Organizzazione europea dei brevetti e l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale riguardante le funzioni dell’Ufficio europeo dei brevetti in qualità di amministrazione incaricata della ricerca internazionale e di amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti« , GU 2017, A115, Allegato C, parte II, punto 5).

Riduzione

Una riduzione del 75 % della tassa di esame è concessa per alcuni paesi in via di sviluppo (GU 2020, A4).

L’elenco di questi « paesi a basso reddito o a reddito medio-basso » è stabilito dalla Banca Mondiale.

Per beneficiare di questa riduzione, tutti i richiedenti devono soddisfare tale criterio.

Ricorsi

Le camere di ricorso dell’UEB non sono competenti a conoscere delle decisioni dell’ISA o dell’IPEA (J20/89).