Administración encargada de la búsqueda o del examen (ISA, SISA o IPEA)

Acuerdo OEP-OMPI

Para ser ISA o IPEA

La OEP puede actuar, durante el procedimiento PCT (A152 CBE):

• ISA (International Search Authority) o
• IPEA (International Preliminary Examining Authority).

En efecto, la OEP ha firmado un acuerdo con la OMPI en virtud del A16.3.b PCT y del A32.3 PCT (« Nuevo acuerdo entre la Organización Europea de Patentes y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a las funciones de la Oficina Europea de Patentes como Administración encargada de la búsqueda internacional y como Administración encargada del examen preliminar internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes« , DO 2017, A115).

Para ser SISA

La OEP también puede ser SISA durante el procedimiento PCT según un acuerdo firmado con la OMPI (DO 2010, 304, este nuevo acuerdo recoge esencialmente los mismos términos que el « Nuevo acuerdo entre la Organización Europea de Patentes y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a las funciones de la Oficina Europea de Patentes como Administración encargada de la búsqueda internacional y como Administración encargada del examen preliminar internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes« , DO 2017, A115, añadiendo la posibilidad de SISA).

Condiciones

ISA

Designación por la RO

La OEP puede ser ISA para cualquier solicitud internacional si la RO (Receiving Office) la ha designado a tal efecto (« Nuevo acuerdo entre la Organización Europea de Patentes y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a las funciones de la Oficina Europea de Patentes como Administración encargada de la búsqueda internacional y como Administración encargada del examen preliminar internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes« , DO 2017, A115, A3.1).

La posibilidad de designación de una o varias ISA por las RO está prevista en el A16.2 PCT, A16.3 PCT junto con R35.1 PCT y R35.2 PCT.

Las RO que permiten dicha designación de la OEP como ISA son:

• las RO de los países miembros del CBE;
• la OEP como RO;
• la USPTO como RO (DO 1982, 323);
• el JPO como RO (DO 1985, 331).

Designación por el solicitante

Entre las ISA posibles (abiertas por la RO), el solicitante debe designar a la OEP como ISA (R4.1.b.iv PCT y R4.14bis PCT).

Idioma

La solicitud o su traducción a efectos de la búsqueda debe estar en (« Nuevo acuerdo entre la Organización Europea de Patentes y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a las funciones de la Oficina Europea de Patentes como Administración encargada de la búsqueda internacional y como Administración encargada del examen preliminar internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de patentes« , DO 2017, A115, A3.1 junto con el Anexo A modificado por « PCT – Acuerdo entre la OEP y la OMPI en virtud del PCT« , DO 2018, A24):

• alemán,
• francés,
• inglés,
• neerlandés (únicamente si la RO es la oficina de propiedad industrial de los Países Bajos).

SISA

Principio

La OEP puede actuar como SISA (DO 2010, 304, punto 3.4).

Idioma

La solicitud o su traducción a efectos de la búsqueda suplementaria debe estar en (DO 2010, 304, anexo E):

• alemán,
• francés,
• inglés.

IPEA

Designación por la RO

La OEP puede actuar como IPEA para cualquier solicitud internacional si la RO (Receiving Office) está vinculada por el Capítulo II del PCT y la ha designado a tal efecto (« Nuevo acuerdo entre la Organización Europea de Patentes y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a las funciones de la Oficina Europea de Patentes como Administración encargada de la búsqueda internacional y como Administración encargada del examen preliminar internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de patentes« , DO 2017, A115, A3.2).

La posibilidad de designación de una o varias IPEA por las RO está prevista en el A32.2 PCT junto con el R59.1.a PCT.

Las RO que permiten dicha designación de la OEP como IPEA son:

• las RO de los países miembros del CBE;
• la OEP como RO;
• la USPTO como RO (Guía del solicitante PCT – Anexo C – US);
• el JPO como RO (DO 1985, 331).

ISA utilizada anteriormente

Además, es necesario que la ISA que haya realizado la búsqueda anterior haya sido (« PCT – Acuerdo entre la OEP y la OMPI en virtud del PCT« , DO 2014, A117 modificando el Anexo A de dicho acuerdo):

• la OEP,
• o la Oficina de un Estado parte en el CBE (que no haya renunciado a actuar como ISA o IPEA en virtud del protocolo de centralización para ciertas solicitudes):
  • AT (Austria),
  • ES (España),
  • SE (Suecia),
  • FI (Finlandia) o
  • XN (Instituto Nórdico de Patentes);

Si la RO es el JPO o la USPTO, solo la OEP puede haber sido ISA (Guía del solicitante PCT – Anexo C – US o Guía del solicitante PCT – Anexo C – JP).

Idioma

La solicitud o su traducción a efectos del examen debe estar en (« PCT – Acuerdo entre la OEP y la OMPI en virtud del PCT« , DO 2018, A24 por el que se modifica el Anexo A de dicho acuerdo):

• alemán,
• francés,
• inglés,
• neerlandés (únicamente si la RO es la oficina de propiedad industrial de los Países Bajos).

Limitación de la competencia de la OEP

Exclusión del objeto investigado o examinado

La OEP ha indicado que no está obligada a cumplir su función de ISA o IPEA en la medida en que considere que la solicitud internacional se refiere a un objeto comprendido en la R39.1 PCT o en la R67.1 PCT (« Nuevo acuerdo entre la Organización Europea de Patentes y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a las funciones de la Oficina Europea de Patentes como Administración encargada de la búsqueda internacional y como Administración encargada del examen preliminar internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes« , DO 2017, A115, A4), salvo si para una solicitud europea realizara la búsqueda o el examen (« Nuevo acuerdo entre la Organización Europea de Patentes y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a las funciones de la Oficina Europea de Patentes como Administración encargada de la búsqueda internacional y como Administración encargada del examen preliminar internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes« , DO 2017, A1157, Anexo B).

Esta limitación es conforme al A16.3.b PCT (ISA) o al A32.3 PCT (IPEA).

Así, probablemente los objetos excluidos serían:

• las teorías científicas y matemáticas (equivalente al A52(2) a) CPE);
• las variedades vegetales, razas animales, procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de vegetales o animales, distintos de los procedimientos microbiológicos y los productos obtenidos por dichos procedimientos (equivalente al A53 b) CPE);
• los planes, principios o métodos para realizar negocios, actividades puramente intelectuales o juegos (equivalente al A52(2) c) CPE);
• los métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal mediante cirugía o terapia, así como los métodos de diagnóstico (equivalente al A53 c) CPE);
• las meras presentaciones de información (equivalente al A52(2) d) CPE);
• los programas informáticos como tales (equivalente al A52(2) c) CPE).

Por lo tanto, no deberían excluirse, a diferencia de la práctica de la OEP para una solicitud europea:

• las creaciones estéticas (A52(2) b) CPE);
• las invenciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres (A53 a) CPE).

¿Redirección de solicitudes?

OEP en tanto que ISA / IPEA

Desde el 1 de enero de 2015, las solicitudes (« PCT – Acuerdo entre la OEP y la OMPI en virtud del PCT« , JO 2014, A117 que modifica el Anexo A de dicho acuerdo) presentadas por un estadounidense o una persona domiciliada en los Estados Unidos de América con la USPTO o la IB como RO son tramitadas con independencia del ámbito técnico.

Para las solicitudes presentadas antes del 1 de enero de 2015, estas son « redirigidas » a la USPTO como ISA o como IPEA si la solicitud contiene una reivindicación relativa al ámbito de los métodos comerciales (G06Q y subclases).

No obstante, esto no significa que los métodos comerciales serán buscados por la OEP (« Comunicado de la Oficina Europea de Patentes, de fecha 1 de octubre de 2007, relativo a los métodos en el ámbito de las actividades económicas« , JO 2007, 592).

OEP en tanto que SISA

No hay redirección ni búsqueda si una solicitud de este tipo se presenta a la OEP en tanto que SISA (« Acuerdo OMPI-OEP« , JO 2010, 304, Anexo E.3).

Número de búsquedas para el SISA

La OEP en tanto que SISA no realiza más de 700 búsquedas adicionales al año (« Acuerdo OMPI-OEP« , JO 2010, 304, Anexo E.5).

Puntos particulares

En relación con la OEP en tanto que ISA

Si la OEP ya ha realizado una búsqueda para una solicitud anterior

Si la OEP ha realizado una búsqueda para una solicitud cuya prioridad se reivindica, el solicitante puede presentar observaciones sobre las objeciones formuladas en el informe de búsqueda de dicha solicitud anterior (procedimiento denominado PCT Direct, « Comunicado de la Oficina Europea de Patentes, de fecha 18 de agosto de 2014, relativo al tratamiento de las observaciones informales sobre los resultados de búsquedas anteriores por la OEP actuando como oficina receptora y administración encargada de la búsqueda internacional en virtud del PCT« , JO 2014, A89).

Para presentar estas observaciones, es necesario:

• reivindicar en la solicitud una prioridad (cuya búsqueda haya sido realizada por la OEP).
• enviar una carta separada a la OEP (actuando como RO) al mismo tiempo que la solicitud internacional:
  • titulada « PCT Direct / observaciones informales »;
  • en la que se indique claramente el número de la solicitud anterior;
• indicar en la petición PCT que se presenta una carta PCT Direct.

Problema de claridad

Si la ISA considera que la descripción, las reivindicaciones o los dibujos no permiten realizar una búsqueda significativa (ej. falta de claridad), declara que no elaborará un informe de búsqueda (A17.2.a.ii PCT), eventualmente solo para ciertas reivindicaciones (A17.2.b PCT).

La OEP prevé un procedimiento oficioso para solicitar previamente explicaciones al solicitante antes de elaborar el informe de búsqueda (JO 2011, 327).

Problema de unidad

Si la ISA considera que existe un problema de unidad, el solicitante puede pagar las tasas adicionales bajo reserva, es decir, adjuntando una declaración motivada que demuestre que la solicitud cumple el requisito de unidad de invención (R40.2.c PCT) o que el número de tasas solicitadas es excesivo.

En este caso, la reserva es examinada por una instancia de « reexamen ».

Para la OEP, esta instancia está compuesta por 3 examinadores (uno de los cuales es el examinador que planteó la objeción). La decisión de la instancia de reexamen indica la composición de la misma (« Decisión del Presidente de la Oficina Europea de Patentes, de fecha 9 de junio de 2015, por la que se crean instancias de reexamen para la aplicación de los procedimientos de reserva y reexamen previstos en el PCT« , JO 2015, A59).

Colaboración con otras oficinas ISA (US, JP, KR, CN)

Los 5 offices (US, JP, KR, CN y EP) han acordado colaborar a petición del solicitante (« Proyecto piloto IP5 de búsqueda y examen en colaboración en el marco del PCT« , JO 2018, A47).

Si el solicitante lo desea, la búsqueda es realizada por la ISA principal, pero los otros 4 offices son consultados para colaborar en la búsqueda.

La petición del solicitante debe concretarse mediante la presentación de un formulario junto con la solicitud internacional.

No obstante, es necesario que las solicitudes estén en inglés (« Proyecto piloto IP5 de búsqueda y examen en colaboración en el marco del PCT« , JO 2018, A47), en francés o en alemán (« Proyecto piloto IP5 de búsqueda y examen en colaboración en el marco del PCT – admisión de solicitudes internacionales presentadas en alemán o en francés« , JO 2018, A95).

En relación con la OEP como IPEA

Requerimiento presentado en forma electrónica

Para el requerimiento de examen, es posible presentar este requerimiento en forma electrónica a través de EPOLINE / CMS o formulario en línea (R89bis.2 PCT junto con R2(1) CBE y la « Decisión del Presidente de la Oficina Europea de Patentes, de 9 de mayo de 2018, relativa al depósito electrónico de documentos« , JO 2018, A45).

En este caso, debe utilizarse el plug-in PCT-DEMAND de EPOLINE (« Comunicado de la Oficina Europea de Patentes, de 13 de junio de 2014, relativo al depósito en línea de la solicitud de examen preliminar internacional en el marco del capítulo II del PCT« , JO 2014, A71).

Opinión escrita del ISR considerada como primera opinión escrita del IPEA

La ISA emite una opinión escrita relativa a:

• la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial (R43bis.1.a.i PCT);
• así como las demás condiciones verificadas habitualmente por la ISA (R43bis.1.a.ii PCT).

Si la OEP actúa también como IPEA, esta opinión escrita se considera como la primera opinión escrita del IPEA y el solicitante es invitado a responder a la misma (ya que se incluye sistemáticamente una indicación en la opinión escrita que así lo señala conforme a R43bis.1.c PCT) (« Procedimiento seguido por la Oficina Europea de Patentes actuando como Administración encargada del examen preliminar internacional (IPEA) para las solicitudes presentadas a partir del 1 de enero de 2004« , JO 2005, 493).

Segunda opinión escrita

Antes de emitir un informe de examen negativo (« Comunicado de la Oficina Europea de Patentes, de fecha 31 de agosto de 2011, relativo al establecimiento de una segunda opinión escrita en el marco del procedimiento con arreglo al capítulo II del PCT« , JO 2011, 532, puntos 3 y 4):

• y si la OEP también era ISA:
  • la OEP emite al menos una segunda opinión escrita (la primera es la del ISR establecida por la OEP/ISA)
    • si se ha presentado una respuesta de fondo (modificaciones y/o argumentos) dentro del plazo en respuesta a la primera opinión escrita;
    • y si subsisten objeciones;
• y si la OEP no era la ISA:
  • la OEP emite al menos una segunda opinión escrita (la primera es la primera opinión escrita establecida por la OEP/IPEA)
    • si se ha presentado una respuesta de fondo (modificaciones y/o argumentos) dentro del plazo en respuesta a la primera opinión escrita;
    • y si subsisten objeciones.

El plazo para responder a esta segunda opinión escrita es de 1 a 2 meses (normalmente 2) (« Comunicado de la Oficina Europea de Patentes, de fecha 31 de agosto de 2011, relativo al establecimiento de una segunda opinión escrita en el marco del procedimiento con arreglo al capítulo II del PCT« , JO 2011, 532, punto 6):

Entrevistas telefónicas

Antes de que se emita el informe de examen, el solicitante puede presentar una solicitud de entrevista telefónica. Como regla general, la OEP no concederá más de una entrevista (R66.6 PCT) (« Comunicado de la Oficina Europea de Patentes, de fecha 31 de agosto de 2011, relativo al establecimiento de una segunda opinión escrita en el marco del procedimiento con arreglo al capítulo II del PCT« , JO 2011, 532, punto 5.1).

Si la solicitud de entrevista se presenta antes de la segunda opinión escrita, se comunica un acta al solicitante, quien puede entonces responder a la misma (esta comunicación sustituye entonces a la « segunda opinión escrita ») (« Comunicado de la Oficina Europea de Patentes, de fecha 31 de agosto de 2011, relativo al establecimiento de una segunda opinión escrita en el marco del procedimiento con arreglo al capítulo II del PCT« , JO 2011, 532, punto 5.2).

Si la solicitud de entrevista se presenta después de la segunda opinión escrita, pero antes de la emisión del informe de examen, se comunica un acta al solicitante, pero no se adjunta ninguna invitación para presentar nuevas modificaciones/argumentos (« Comunicado de la Oficina Europea de Patentes, de fecha 31 de agosto de 2011, relativo al establecimiento de una segunda opinión escrita en el marco del procedimiento con arreglo al capítulo II del PCT« , JO 2011, 532, punto 5.4).

Búsqueda complementaria

Desde el 1 de julio de 2014, la IPEA realiza una búsqueda complementaria para descubrir el estado de la técnica que se ha publicado o ha pasado a ser accesible después de la fecha en que se estableció el informe de búsqueda internacional (R66.1ter PCT junto con « Comunicado de la Oficina Europea de Patentes, de fecha 12 de mayo de 2014, relativo a la introducción de una búsqueda complementaria en el marco del procedimiento con arreglo al capítulo II del PCT« , JO 2014, A57, punto 2.2).

La búsqueda complementaria no se extenderá más allá del objeto que dio lugar a la búsqueda realizada por la ISA (« Comunicado de la Oficina Europea de Patentes, de fecha 12 de mayo de 2014, relativo a la introducción de una búsqueda complementaria en el marco del procedimiento con arreglo al capítulo II del PCT« , JO 2014, A57, punto 2.3).

En cualquier caso, será necesario limitar el objeto de la búsqueda si las reivindicaciones no se consideran unitarias (« Comunicado de la Oficina Europea de Patentes, de fecha 12 de mayo de 2014, relativo a la introducción de una búsqueda complementaria en el marco del procedimiento con arreglo al capítulo II del PCT« , JO 2014, A57, punto 2.4).

Esta búsqueda complementaria se menciona en el informe de examen (R70.2.f PCT).

Búsqueda de tipo internacional

Las búsquedas de tipo internacional están previstas por el A15.5 PCT.

Así, la OEP puede ser encargada de realizar búsquedas para solicitudes nacionales (de un Estado contratante y si la legislación nacional de dicho Estado lo prevé). Para saber si los Estados prevén tal búsqueda, es necesario consultar la guía del solicitante, Anexo B1.

Estas búsquedas son similares a las búsquedas internacionales, salvo en caso de falta de unidad de invención, donde el procedimiento se alinea entonces con el procedimiento europeo (Directrices B-II 4.5).

Para este tipo de búsqueda, la tasa de búsqueda es de [montant_epo default= »1145 € » name= »Barème des taxes et des redevances – recherche de type internationale – premier dépôt »] para las primeras solicitudes o de [montant_epo default= »1795 € » name= »Barème des taxes et des redevances – recherche de type internationale – non premier dépôt »] para los demás casos (Barème des taxes et des redevances, punto 2.2.1).

Tasas de búsqueda o de examen

Tasa de búsqueda

Véase « La búsqueda del estado de la técnica ».

Tasa de examen

Importe

La tasa de examen prevista por la R58.1.a PCT es fijada por la OEP en [montant_epo default= »1850 € » name= »A2(1).19 RRT »] (R158(2) CBE junto con A2(1).19 RRT).

En caso de pago tardío o incompleto de la tasa de examen (R58bis.1.a PCT), la OEP solicita el pago de una tasa por pago tardío (« Decisión del Presidente de la Oficina Europea de Patentes, de 26 de febrero de 1998, relativa a la tasa por pago tardío prevista en la regla 58bis.2 PCT« , DO 1998, 282, « Barème de taxes et redevances de l’OEB (applicable à compter du 1er avril 2012)« , DO 3/2012, suplemento, punto 5.11):

• de un importe del 50 % del importe de las tasas pendientes,
• pero sin ser inferior a la tasa de tramitación (es decir, [montant_epo default= »165 € » name= »Barème des taxes et des redevances – Taxe de traitement »], Barème des taxes et des redevances, punto 5.10),
• pero sin ser superior al doble de la tasa de tramitación (es decir, 2x[montant_epo default= »165 € » name= »Barème des taxes et des redevances – Taxe de traitement »], Barème des taxes et des redevances, punto 5.10).

Reembolso

Cualquier importe cobrado por error, en exceso, etc. será reembolsado (« Nuevo acuerdo entre la Organización Europea de Patentes y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a las funciones de la Oficina Europea de Patentes como Administración encargada de la búsqueda internacional y como Administración encargada del examen preliminar internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes« , DO 2017, A115, Anexo C, parte II, punto 1).

Si la solicitud de examen se considera como no presentada (R58.3 PCT), la tasa de examen se reembolsa íntegramente (« Nuevo acuerdo entre la Organización Europea de Patentes y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a las funciones de la Oficina Europea de Patentes como Administración encargada de la búsqueda internacional y como Administración encargada del examen preliminar internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes« , DO 2017, A115, Anexo C, parte II, punto 4).

Si la solicitud se retira antes del inicio del examen, la tasa de búsqueda se reembolsa al 75 % (« Nuevo acuerdo entre la Organización Europea de Patentes y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a las funciones de la Oficina Europea de Patentes como Administración encargada de la búsqueda internacional y como Administración encargada del examen preliminar internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes« , DO 2017, A115, Anexo C, parte II, punto 5).

Reducción

Se concede una reducción del 75 % de la tasa de examen para determinados países en vías de desarrollo (DO 2020, A4).

La lista de estos « países de bajos ingresos o de ingresos medios bajos » es establecida por el Banco Mundial.

Para beneficiarse de esta reducción, todos los solicitantes deben cumplir este criterio.

Recursos

Las cámaras de recurso de la OEP no son competentes para conocer de las decisiones de la ISA o de la IPEA (J20/89).