Administration chargée de la recherche ou de l’examen (ISA, SISA ou IPEA)

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Chapitre 1. Accord OEB-OMPI

Section 1.1. Pour être ISA ou IPEA

L’OEB peut être, durant la procédure PCT (A152 CBE) :

  • ISA (International Search Authority) ou
  • IPEA (International Preliminary Examining Authority).

En effet, l’OEB a signé un accord avec l’OMPI en vertu de l’A16.3.b PCT et de l’A32.3 PCT (“Nouvel accord entre l’Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle concernant les fonctions de l’Office européen des brevets en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international au titre du Traité de coopération en matière de brevets “, JO 2017, A115).

Section 1.2. Pour être SISA

L’OEB peut également être SISA durant la procédure PCT selon un accord signé avec l’OMPI (JO 2010, 304, ce nouvel accord reprend essentiellement les mêmes termes que le “Nouvel accord entre l’Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle concernant les fonctions de l’Office européen des brevets en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international au titre du Traité de coopération en matière de brevets “, JO 2017, A115 en y ajoutant la possibilité de SISA)

Chapitre 2. Conditions

Section 2.1. ISA

2.1.1. Désignation par le RO

L’OEB peut être ISA pour toute demande internationale si le RO (Receiving Office) l’a désigné à cette fin (“Nouvel accord entre l’Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle concernant les fonctions de l’Office européen des brevets en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international au titre du Traité de coopération en matière de brevets “, JO 2017, A115, A3.1).

La possibilité de désignation d’un ou plusieurs ISA par les RO est ouverte par l’A16.2 PCT, A16.3 PCT ensemble R35.1 PCT et R35.2 PCT.

Les RO qui permettent une telle désignation de l’OEB comme ISA sont :

  • les RO des pays membres de la CBE ;
  • l’OEB en tant que RO ;
  • l’USPTO en tant que RO (JO 1982, 323) ;
  • le JPO en tant que RO (JO 1985, 331).

2.1.2. Désignation par le déposant

Parmi les ISA possibles (ouverts par le RO), le demandeur doit désigner l’OEB comme ISA (R4.1.b.iv PCT et R4.14bis PCT).

2.1.3. Langue

La demande ou sa traduction en vue de la recherche doit être en (“Nouvel accord entre l’Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle concernant les fonctions de l’Office européen des brevets en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international au titre du Traité de coopération en matière de brevets “, JO 2017, A115, A3.1 ensemble Annexe A modifiée par “PCT – Accord entre l’OEB et l’OMPI au titre du PCT” , JO 2018, A24) :

  • allemand,
  • français,
  • anglais,
  • néerlandais (uniquement si le RO est l’office de propriété industrielle des Pays-Bas).

Section 2.2. SISA

2.2.1. Principe

L’OEB peut être SISA (JO 2010, 304, point 3.4).

2.2.2. Langue

La demande ou sa traduction en vue de la recherche supplémentaire doit être en (JO 2010, 304, annexe E) :

  • allemand,
  • français,
  • anglais.

Section 2.3. IPEA

2.3.1. Désignation par le RO

L’OEB peut être IPEA pour toute demande internationale si le RO (Receiving Office) est lié par le Chapitre II du PCT et l’a désigné à cette fin (“Nouvel accord entre l’Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle concernant les fonctions de l’Office européen des brevets en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international au titre du Traité de coopération en matière de brevets “, JO 2017, A115, A3.2).

La possibilité de désignation d’une ou plusieurs IPEA par les RO est ouverte par l’A32.2 PCT ensemble R59.1.a PCT.

Les RO qui permettent une telle désignation de l’OEB comme IPEA sont :

2.3.2. ISA utilisée précédemment

Par ailleurs, il est nécessaire que l’ISA ayant effectué la recherche précédente ait été (“PCT – Accord entre l’OEB et l’OMPI au titre du PCT” , JO 2014, A117 modifiant l’Annexe A de cet accord) :

  • l’OEB,
  • ou un l’Office d’un État parti à la CBE (qui n’a pas renoncé à agir en tant que ISA ou IPEA en vertu du protocole de centralisation pour certaines demandes) :
    • AT (Autriche),
    • ES (Espagne),
    • SE (Suède),
    • FI (Finlande) ou
    • XN (Institut nordique des brevets) ;

Si le RO est le JPO ou l’USPTO, seul l’OEB peut avoir été ISA (Guide du déposant PCT – Annexe C – US ou Guide du déposant PCT – Annexe C – JP).

2.3.3. Langue

La demande ou sa traduction en vue de l’examen doit être en (“PCT – Accord entre l’OEB et l’OMPI au titre du PCT” , JO 2018, A24 modifiant l’Annexe A de cet accord) :

  • allemand,
  • français,
  • anglais,
  • néerlandais (uniquement si le RO est l’office de propriété industrielle des Pays-Bas).

Chapitre 3. Limitation de la compétence de l’OEB

Section 3.1. Exclusion de l’objet recherché ou examiné

L’OEB a indiqué qu’elle n’était pas tenu de remplir sa fonction d’ISA ou d’IPEA dans la mesure où elle considère que la demande internationale concerne un objet visé à la R39.1 PCT ou à la R67.1 PCT (“Nouvel accord entre l’Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle concernant les fonctions de l’Office européen des brevets en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international au titre du Traité de coopération en matière de brevets “, JO 2017, A115, A4) sauf si pour une demande européenne elle effectuerait la recherche ou l’examen “Nouvel accord entre l’Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle concernant les fonctions de l’Office européen des brevets en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international au titre du Traité de coopération en matière de brevets “, JO 2017, A1157, Annexe B).

Cette limitation est conforme à l’A16.3.b PCT (ISA) ou l’A32.3 PCT (IPEA).

Ainsi, vraisemblablement les objets exclus seraient :

  • les théories scientifiques et mathématiques (équivalent de A52(2) a) CBE) ;
  • les variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés (équivalent de A53 b) CBE) ;
  • les plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer (équivalent de A52(2) c) CBE) ;
  • les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie, ainsi que méthodes de diagnostic (équivalent de A53 c) CBE) ;
  • les simples présentations d’informations (équivalent de A52(2) d) CBE) ;
  • les programmes informatiques en tant que tels (équivalent de A52(2) c) CBE) ;

Ne devraient donc pas être exclus, contrairement à la pratique de l’OEB pour une demande européenne :

Section 3.2. Redirection de demandes ?

3.2.1. OEB en tant que ISA / IPEA

Depuis le 1er janvier 2015, les demandes (“PCT – Accord entre l’OEB et l’OMPI au titre du PCT” , JO 2014, A117 modifiant l’Annexe A de cet accord) déposées par un américain ou une personne domiciliée aux États-Unis d’Amérique avec comme RO l’USPTO ou le BI sont traitées quelque soit le domaine technique.

Pour les demandes déposées avant le 1e janvier 2015, elles sont “redirigées” vers l’USPTO comme ISA ou comme IPEA si la demande contient une revendication relative au domaine des méthodes commerciales (G06Q et sous classes).

Pour autant, cela ne signifie pas que les méthodes commerciales seront recherchées par l’OEB (“Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 1er octobre 2007, concernant les méthodes dans le domaine des activités économiques” , JO 2007, 592).

3.2.2. OEB en tant que SISA

Il n’y a pas de redirection ou de recherche si une telle demande est présentée à l’OEB en tant que SISA (“Accord OMPI-OEB” , JO 2010, 304, Annexe E.3)

Section 3.3. Nombre de recherche pour le SISA

L’OEB en tant que SISA n’effectue pas plus de 700 recherches supplémentaires par an (“Accord OMPI-OEB” , JO 2010, 304, Annexe E.5).

Chapitre 4. Points particuliers

Section 4.1. Concernant l’OEB en tant qu’ISA

4.1.1. Si l’OEB a déjà effectuée une recherche pour une demande antérieure

Si l’OEB a effectué une recherche pour une demande dont la priorité est revendiquée, le déposant peut soumettre des observations quant aux objections formulées dans le rapport de recherche de cette demande antérieure (procédure dite PCT Direct, “Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 18 août 2014, concernant le traitement des observations informelles relatives aux résultats de recherches antérieures par l’OEB agissant en qualité d’office récepteur et d’administration chargée de la recherche internationale au titre du PCT” , JO 2014, A89).

Pour soumettre ces observations, il faut :

  • revendiquer au dépôt une priorité (dont la recherche a été effectuée par l’OEB).
  • transmettre une lettre séparée à l’OEB (agissant en tant que RO) en même temps que la demande internationale :
    • intitulé “PCT Direct / observations informelles” ;
    • dans laquelle il est indiqué clairement le numéro de la demande antérieure ;
  • indiquer dans la requête PCT qu’une lettre PCT Direct est déposée.

4.1.2. Problème de clarté

Si l’ISA estime que la description, les revendications ou les dessins ne permettent pas d’effectuer une recherche significative (ex. manque de clarté), elle déclare qu’elle n’établira pas de rapport de recherche (A17.2.a.ii PCT) éventuellement pour certaines revendications seulement (A17.2.b PCT).

L’OEB prévoit une procédure officieuse afin de préalablement demander des explications au déposant avant d’établir le rapport de recherche (JO 2011, 327).

4.1.3. Problème d’unité

Si l’ISA estime qu’il existe un problème d’unité, le déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserves, c’est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande remplit l’exigence d’unité d’invention (R40.2.c PCT) ou que le nombre de taxes demandées est excessif.

Dans cette hypothèse, la réserve est examinée par une instance de “réexamen” .

Pour l’OEB, cette instance est composée de 3 examinateurs (dont l’un est l’examinateur ayant soulevé l’objection). La décision de l’instance de réexamen indique la composition de l’instance (“Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 9 juin 2015, instituant des instances de réexamen pour la mise en oeuvre des procédures de réserve et de réexamen prévues par le PCT” , JO 2015, A59).

4.1.4. Collaboration avec d’autres offices ISA (US, JP, KR, CN)

Les 5 offices (US, JP, KR, CN et EP) se sont mis d’accord pour collaborer sur demande du déposant (“Projet pilote IP5 de recherche et d’examen en collaboration au titre du PCT” , JO 2018, A47).

Si un déposant le souhaite, la recherche est effectuée par l’ISA principale mais les 4 autres offices sont consultés pour collaborer à la recherche.

La demande du déposant doit se concrétiser via la soumission d’un formulaire avec la demande internationale.

Il est néanmoins nécessaire que les demandes soient en anglais (“Projet pilote IP5 de recherche et d’examen en collaboration au titre du PCT” , JO 2018, A47), en français ou en allemand (“Projet pilote IP5 de recherche et d’examen en collaboration au titre du PCT – admission de demandes internationales déposées en allemand ou en français“, JO 2018, A95).

Section 4.2. Concernant l’OEB en tant que IPEA

4.2.1. Requête présentée sous forme électronique

Pour la requête en examen, il est possible de produire cette requête sous forme électronique est possible via EPOLINE / CMS ou formulaire en ligne (R89bis.2 PCT ensemble R2(1) CBE et la “Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 9 mai 2018, relative au dépôt électronique de documents” , JO 2018, A45).

Il convient alors d’utiliser le plug-in PCT-DEMAND de EPOLINE (“Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 13 juin 2014, relatif au dépôt en ligne de la demande d’examen préliminaire international au titre du chapitre II du PCT” , JO 2014, A71).

4.2.2. Opinion écrite du RRI considérée comme première opinion écrite du IPEA

L’ISA établit une opinion écrite concernant :

  • la nouveauté, l’activité inventive, l’application industrielle (R43bis.1.a.i PCT) ;
  • ainsi que les autres conditions vérifiées habituellement par l’ISA (R43bis.1.a.ii PCT).

Si l’OEB est également IPEA, cette opinion écrite est considérée comme la première opinion écrite de l’IPEA et le déposant est invité à y répondre (car une indication est systématiquement insérée dans l’opinion écrite l’indiquant conformément à R43bis.1.c PCT) (“Procédure suivie par l’Office européen des brevets agissant en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international (IPEA) pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2004” , JO 2005, 493).

4.2.3. Deuxième opinion écrite

Avant d’émettre un rapport d’examen négatif (“Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 31 août 2011, relatif à l’établissement d’une deuxième opinion écrite dans le cadre de la procédure au titre du chapitre II du PCT” , JO 2011, 532, point 3 et 4) :

  • et si l’OEB était également ISA :
    • l’OEB émet au moins une deuxième opinion écrite (la première étant celle du RRI établie par l’OEB/ISA)
      • si une réponse au fond a été déposée (modifications et/ou des arguments) dans les délais en réponse à la première opinion écrite ;
      • et si des objections subsistent ;
  • et si l’OEB n’était pas ISA :
    • l’OEB émet au moins une deuxième opinion écrite (la première étant la première opinion écrite établie par l’OEB/IPEA)
      • si une réponse au fond a été déposée (modifications et/ou des arguments) dans les délais en réponse à la première opinion écrite ;
      • et si des objections subsistent.

Le délai pour répondre à cette deuxième opinion écrite est entre 1 et 2 mois (souvent 2) (“Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 31 août 2011, relatif à l’établissement d’une deuxième opinion écrite dans le cadre de la procédure au titre du chapitre II du PCT” , JO 2011, 532, point 6) :

4.2.4. Entretiens téléphoniques

Avant que le rapport d’examen ne soit établi, le déposant peut présenter une demande d’entretien téléphonique. En règle générale, l’OEB n’accordera pas plus d’un entretien (R66.6 PCT) (“Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 31 août 2011, relatif à l’établissement d’une deuxième opinion écrite dans le cadre de la procédure au titre du chapitre II du PCT” , JO 2011, 532, point 5.1).

Si la demande d’entretien est demandée avant la deuxième opinion écrite, un compte-rendu est communiqué au déposant, celui-ci pouvant alors y répondre (cette communication remplace alors la “deuxième opinion écrite”) (“Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 31 août 2011, relatif à l’établissement d’une deuxième opinion écrite dans le cadre de la procédure au titre du chapitre II du PCT” , JO 2011, 532, point 5.2).

Si la demande d’entretien est demandée après la deuxième opinion écrite, mais avant l’établissement du rapport d’examen, un compte-rendu est communiqué au déposant, mais aucune invitation à présenter de nouvelles modifications/arguments n’est jointe (“Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 31 août 2011, relatif à l’établissement d’une deuxième opinion écrite dans le cadre de la procédure au titre du chapitre II du PCT” , JO 2011, 532, point 5.4).

4.2.5. Recherche complémentaire

Depuis le 1er juillet 2014, l’IPEA effectue une recherche complémentaire afin de découvrir l’état de la technique qui a été publié ou est devenu accessible après la date à laquelle le rapport de recherche internationale a été établi (R66.1ter PCT ensemble “Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 12 mai 2014, concernant l’introduction d’une recherche complémentaire dans le cadre de la procédure au titre du chapitre II du PCT” , JO 2014, A57, point 2.2).

La recherche complémentaire ne s’étendra pas au-delà de l’objet ayant donné lieu à la recherche effectuée par l’ISA (“Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 12 mai 2014, concernant l’introduction d’une recherche complémentaire dans le cadre de la procédure au titre du chapitre II du PCT” , JO 2014, A57, point 2.3).

En tout état de cause, il sera nécessaire de limiter l’objet de l’objet à rechercher si les revendications ne sont pas considérées comme unitaires (“Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 12 mai 2014, concernant l’introduction d’une recherche complémentaire dans le cadre de la procédure au titre du chapitre II du PCT” , JO 2014, A57, point 2.4).

Cette recherche complémentaire est mentionnée au rapport d’examen (R70.2.f PCT).

Chapitre 5. Recherche de type international

Les recherches de type international sont prévues par l’A15.5 PCT.

Ainsi, l’OEB peut se voir confier des recherches pour des demandes nationales (d’un État contractant et si la loi nationale de cet État le prévoit). Pour savoir si les États prévoient une telle recherche, il faut regarder le guide du déposant, Annexe B1.

Ces recherches sont semblables aux recherches internationales sauf en cas de défaut d’unité d’invention où la procédure est alors alignée sur la procédure européenne (Directives B-II 4.5).

Pour ce type de recherche, la taxe de recherche est de 1145 € pour les premiers dépôts ou de 1795 € pour les autres cas (Barème des taxes et des redevances, point 2.2.1)

Chapitre 6. Taxes de recherche ou d’examen

Section 6.1. Taxe de recherche

Voir “La recherche des antériorités”.

Section 6.2. Taxe d’examen

6.2.1. Montant

La taxe d’examen prévue par la R58.1.a PCT est fixée par l’OEB à 1830 € (R158(2) CBE ensemble A2(1).19 RRT).

En cas de paiement tardif ou incomplet de la taxe d’examen (R58bis.1.a PCT), l’OEB demande le versement d’une taxe de paiement tardif (“Décision du Président de l’Office européen des brevets, en date du 26 février 1998, relative à la taxe pour paiement tardif visée à la règle 58bis.2 PCT” , JO 1998, 282, “Barème de taxes et redevances de l’OEB (applicable à compter du 1er avril 2012)” , JO 3/2012, supplément, point 5.11) :

6.2.2. Remboursement

Tout montant prélevé par erreur, en trop, etc. est remboursé (“Nouvel accord entre l’Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle concernant les fonctions de l’Office européen des brevets en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international au titre du Traité de coopération en matière de brevets “, JO 2017, A115, Annexe C, partie II, point 1).

Si la requête d’examen est considérée comme n’ayant pas été présentée (R58.3 PCT), la taxe d’examen est remboursée intégralement (“Nouvel accord entre l’Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle concernant les fonctions de l’Office européen des brevets en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international au titre du Traité de coopération en matière de brevets “, JO 2017, A115, Annexe C, partie II, point 4).

Si la demande est retirée avant le début de l’examen, la taxe de recherche est remboursée à 75 % (“Nouvel accord entre l’Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle concernant les fonctions de l’Office européen des brevets en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international au titre du Traité de coopération en matière de brevets “, JO 2017, A115, Annexe C, partie II, point 5).

6.2.3. Réduction

Une réduction de 75 % de la taxe d’examen est accordée pour certains pays en voie de développement (“Décision du Conseil d’administration du 21 octobre 2008 portant réduction des taxes afférentes à la recherche internationale et à l’examen préliminaire international effectués pour des demandes internationales déposées par les ressortissants de certains États” , JO 2008, 521).

La liste de ces “pays à faible revenu ou à revenu moyen inférieur” est établie par la Banque Mondiale.

Pour bénéficier de cette réduction, tous les demandeurs doivent satisfaire à ce critère.

Chapitre 7. Recours

Les chambres de recours de l’OEB ne sont pas compétentes pour connaitre des décisions de l’ISA ou de l’IPEA (J20/89).

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