Osservazioni di terzi durante la procedura PCT
Base legale
Attualmente, non esiste alcuna disposizione legale (ad esempio nei trattati) che consenta di presentare osservazioni di terzi durante la procedura PCT.
Tuttavia, questa possibilità è offerta dall’OMPI tramite il suo servizio ePCT dal luglio 2012 (Osservazioni di terzi tramite il servizio ePCT).
Identificazione dell’osservante
È possibile presentare osservazioni in forma anonima (anche se è necessario fornire la propria identità all’OMPI).
Lingua e forma
Lingua
La lingua deve essere una lingua di pubblicazione internazionale (qualsiasi, non necessariamente quella della pubblicazione della domanda in questione).
Tuttavia, l’OMPI consiglia di presentare le osservazioni in una lingua che abbia buone probabilità di essere compresa dal richiedente e dagli uffici.
Forma
A priori, saranno prese in considerazione solo le osservazioni presentate tramite lo strumento ePCT di PATENTSCOPE (pagina Internet).
Rappresentanza
Non sembra essere richiesta alcuna obbligazione di rappresentanza (del resto, non si vede su quale base).
Soggetto che può presentare osservazioni
A priori, chiunque può presentare osservazioni, tranne il richiedente e, se del caso, il suo rappresentante.
Contenuto
È possibile presentare osservazioni libere sui diversi insiemi di rivendicazioni.
Inoltre, l’osservante può menzionare fino a 10 documenti che ritiene pertinenti, indicando i passaggi e/o i disegni più rilevanti. È possibile fornire una breve motivazione.
Periodo
Non è possibile presentare osservazioni:
- se la domanda internazionale non è stata pubblicata;
- se è scaduto il termine di 28 mesi dalla priorità;
- se la domanda è stata ritirata;
- se l’osservante ha già presentato un’osservazione per questa domanda;
- se sono già state presentate più di 10 osservazioni per questa domanda.
Procedura
Una volta presentata l’osservazione, questa viene verificata dall’Ufficio Internazionale per accertare che corrisponda effettivamente a un’osservazione relativa alla brevettabilità della domanda in questione.
Una volta convalidata,
- il richiedente viene notificato di questa osservazione;
- l’ISA viene notificata se il rapporto di ricerca non è ancora pervenuto all’IB;
- il SIS viene notificato, se il rapporto preliminare di esame, sebbene richiesto, non è ancora pervenuto all’IB;
- l’osservazione di terzi sarà accessibile al pubblico nel fascicolo;
- gli uffici designati o eletti (che hanno richiesto di ricevere questa informazione) riceveranno l’osservazione e qualsiasi risposta del richiedente dopo il termine di 30 mesi dalla data di priorità o se lo richiedono specificamente in relazione a una fase nazionale.
Il richiedente può rispondere a questa osservazione fino alla scadenza del termine di 30 mesi dalla data di priorità.
Osservazioni di terzi presso l’UEB
Base legale
Le osservazioni di terzi sono possibili in qualsiasi procedura presso l’UEB (A115 CBE).
Identificazione dell’osservante
Principio
Le osservazioni di terzi possono essere anonime (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, datato 5 luglio 2017, relativo al deposito e al trattamento delle osservazioni presentate da terzi ai sensi dell’articolo 115 CBE« , GU 2017, A86).
Caso particolare dell’opposizione
Tuttavia, al fine di evitare abusi procedurali, sono considerate irricevibili le osservazioni di terzi anonime durante una procedura di opposizione (T146/07) e più in generale durante una procedura inter-partes (T1336/09).
Lingua e forma
Lingua
Le osservazioni devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell’UEB (R114(1) CBE, « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 5 luglio 2017, relativo al deposito e al trattamento di osservazioni presentate da terzi ai sensi dell’articolo 115 CBE« , JO 2017, A86).
Le disposizioni dell’A14(4) CBE non si applicano, poiché un’osservazione di terzi non deve essere presentata entro un termine determinato.
Se un terzo non anonimo presenta un’osservazione in un’altra lingua, l’UEB lo invita a produrre una traduzione in una lingua ufficiale dell’UEB (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 5 luglio 2017, relativo al deposito e al trattamento di osservazioni presentate da terzi ai sensi dell’articolo 115 CBE« , JO 2017, A86).
I documenti giustificativi, ad esempio le citazioni tratte dallo stato della tecnica, possono essere redatti in qualsiasi lingua. L’UEB può tuttavia chiedere al terzo di fornire una traduzione in una delle lingue ufficiali. Se la traduzione richiesta non viene prodotta entro il termine stabilito, l’UEB può non tenere conto dell’osservazione e/o del documento giustificativo (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 5 luglio 2017, relativo al deposito e al trattamento di osservazioni presentate da terzi ai sensi dell’articolo 115 CBE« , JO 2017, A86).
Momento per presentare un’osservazione di terzi
È possibile presentare un’osservazione se una procedura è pendente dinanzi all’UEB (A115 CBE, « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 5 luglio 2017, relativo al deposito e al trattamento di osservazioni presentate da terzi ai sensi dell’articolo 115 CBE« , JO 2017, A86).
Forma
Le osservazioni devono essere presentate per iscritto (R114(1) CBE).
Le osservazioni possono essere depositate anche:
- per via elettronica (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 10 novembre 2015, relativa al deposito elettronico di documenti« , JO 2015, A91, art 1(1)) o
- per fax, ma può essere richiesta una conferma su invito dell’UEB (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 20 febbraio 2019, relativa al deposito di domande di brevetto e di altri documenti via fax« , JO 2019, A18). Se tale conferma non viene ricevuta nei termini, le osservazioni sono considerate non presentate.
Un modulo PDF e un modulo di presentazione online sono disponibili sul sito web dell’UEB (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 10 maggio 2011, relativa al deposito di osservazioni da parte di terzi ai sensi dell’articolo 115 CBE tramite un modulo elettronico« , JO 2011, 418 e « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 5 luglio 2017, relativo al deposito e al trattamento di osservazioni presentate da terzi ai sensi dell’articolo 115 CBE« , JO 2017, A86), ma ciò non è obbligatorio.
Rappresentanza
Non esiste alcuna disposizione che preveda un’eccezione alla rappresentanza per le persone che soddisfano le condizioni dell’A133(2) CBE (cioè se non hanno né domicilio né sede in uno Stato contraente).
Ma insomma… poiché le osservazioni possono essere anonime (vedi sopra)…
Contenuto
Le osservazioni devono riguardare questioni di brevettabilità (A115 CBE) in senso ampio, come la chiarezza, la sufficienza di descrizione o le modifiche inammissibili (Linee guida E-V 3).
Le questioni di forma non sono oggetto delle osservazioni di terzi (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 5 luglio 2017, relativo al deposito e al trattamento di osservazioni presentate da terzi ai sensi dell’articolo 115 CBE« , JO 2017, A86).
Periodo
Principio
Le osservazioni possono essere presentate, durante tutta la procedura, dopo la pubblicazione della domanda (A115 CBE).
Ad esempio, tali osservazioni sono possibili durante:
- la procedura di concessione;
- la procedura di opposizione (T156/84);
- la procedura di limitazione;
- le procedure dinanzi alla Grande Camera (A10 RPGCR, es. procedura di revisione).
Data oltre la quale non possono più essere presentate osservazioni
Le osservazioni di terzi possono essere presentate fino alla decisione (Direttive C-V 6.1) poiché la divisione d’esame può riprendere l’esame in qualsiasi momento fino alla concessione (R71bis(2) CBE).
Poiché l’osservante non è parte della procedura, sembra quindi che le osservazioni non possano essere considerate tardive ai sensi dell’A114(2) CBE e l’UEB deve pertanto prenderle in considerazione (T156/84).
Le osservazioni formulate dopo la chiusura della procedura non sono prese in considerazione, ma sono incluse nel fascicolo (parte non aperta al pubblico, Direttive E-V 3).
Abuso della procedura – opposizione
Tuttavia, come indicato sopra, al fine di evitare qualsiasi abuso della procedura, sono ritenute irricevibili le osservazioni di terzi anonimi durante una procedura di opposizione (T146/07) e più in generale durante una procedura inter-partes (T1336/09).
Procedura
L’UEB conferma al terzo la corretta ricezione delle sue osservazioni, ma non lo informa delle misure istruttorie adottate in relazione a tali osservazioni (Direttive E-V 3): per conoscere le misure adottate, il terzo può ricorrere all’ispezione pubblica dell’A128(4) CBE (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 5 luglio 2017, relativo al deposito e al trattamento di osservazioni presentate da terzi ai sensi dell’articolo 115 CBE« , JO 2017, A86).
Le osservazioni sono quindi trasmesse senza indugio al richiedente o al titolare, che può così prendere posizione al riguardo (R114(2) CBE).
Se il richiedente/titolare è invitato a prendere posizione entro un termine stabilito, ma non lo fa, la domanda/brevetto sarà considerata ritirata (A94(4) CBE o R100(3) CBE). Se l’opponente è invitato a prendere posizione entro un termine stabilito, ma non lo fa, non esiste alcuna sanzione.
La divisione competente prende quindi posizione sulla pertinenza delle osservazioni nella prossima comunicazione (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 5 luglio 2017, relativo al deposito e al trattamento di osservazioni presentate da terzi ai sensi dell’articolo 115 CBE« , JO 2017, A86).
Se le osservazioni fanno riferimento a uno stato della tecnica « non documentale » (es. uso anteriore), tale stato della tecnica non sarà preso in considerazione (Direttive E-V 3):
- se il richiedente o il titolare lo contesta;
- se si può ragionevolmente dubitare della sua esistenza.
Tali osservazioni fanno parte del fascicolo e sono quindi aperte all’ispezione pubblica: un terzo non può richiedere che le sue osservazioni siano trattate in modo confidenziale. In tal caso, il terzo viene informato di tale impossibilità (Direttive A-XI 2.1).