Ufficio designato o eletto

UEB designato o eletto

Principio

Un brevetto europeo può essere ottenuto tramite la via internazionale (A153(1) CBE conforme a A4.1.ii PCT e A45.1 PCT).

Designazione della UEB per uno Stato

Tuttavia, la UEB può essere ufficio designato o eletto per uno Stato solo se, al momento del deposito della domanda internazionale (J30/90), tale Stato:

• è uno Stato contraente della CBE
• è designato nella domanda internazionale.

Designazione obbligatoria della UEB per alcuni Stati

Per alcuni paesi, non è possibile ottenere un brevetto tramite la via internazionale senza passare dalla designazione della UEB ai fini del conseguimento di un brevetto europeo (Guida del depositante, Allegato B1, conforme a A4.1.ii PCT e A45.2 PCT):

• Belgio,
• Cipro,
• Francia,
• Grecia,
• Irlanda,
• Italia,
• Lettonia,
• Malta,
• Monaco,
• Paesi Bassi,
• Slovenia.

Per altri Stati, la designazione di uno Stato è effettuata sia ai fini di una protezione nazionale che di un brevetto europeo (es. Inghilterra) (conforme a A45.1 PCT): a livello nazionale, ogni paese può decidere se vi è cumulo delle protezioni (A139(3) CBE).

Effetti dell’entrata in fase nazionale

Ispezione pubblica

Nella fase internazionale, la UEB in qualità di IPEA non può rendere accessibili i fascicoli ai terzi (A38.1 PCT e R94.2 PCT) salvo:

• per il depositante o una persona da lui autorizzata;
• per gli uffici eletti dopo l’elaborazione del RRI (R94.2 PCT).

Tuttavia, in qualità di ufficio eletto, la UEB autorizza l’accesso al fascicolo della domanda internazionale, dalla pubblicazione della domanda (« Accesso ai fascicoli PCT« , GU 2003, 382 conforme a R94.3 PCT): non è necessario che il depositante abbia indicato la sua intenzione di entrare nella fase europea.

Le modalità dell’ispezione pubblica sono le stesse di una domanda europea.

Protezione provvisoria

Principio

La protezione provvisoria è assicurata in linea di principio dalla pubblicazione internazionale (A153(3) CBE conforme a A29.1 PCT) in una lingua ufficiale della UEB (A153(3) CBE conforme a A29.2 PCT).

Entrata in fase nazionale

Non vi è quindi un requisito di entrata in fase nazionale, purché la domanda sia stata pubblicata in una lingua ufficiale della UEB.

Se l’entrata in fase nazionale non viene mai effettuata, la protezione sarà considerata come non avvenuta (A67(4) CBE, poiché la domanda di brevetto sarà considerata ritirata secondo R160(1) CBE) e una notifica sarà inviata al richiedente (che potrà allora richiedere una decisione R160(2) CBE insieme a R112(2) CBE).

Pubblicazione internazionale in una lingua non ufficiale

Se la domanda non è pubblicata in francese, inglese o tedesco, la protezione provvisoria è concessa solo a partire dalla fornitura della traduzione e dalla sua pubblicazione da parte dell’UEB (A153(4) CBE conforme A29.2 PCT).

Tale pubblicazione richiede che la domanda internazionale sia entrata nella fase europea (R159(1) a) CBE e Direttive E-IX 2.5.1).

Stato della tecnica ai sensi dell’A54(3) CBE

Affinché una domanda internazionale rientri nello stato della tecnica ai sensi dell’A54(3) CBE, è necessario che tale domanda sia entrata nella fase europea.

Riprendo questo schema dell’articolo « La novità » per dettagliare la parte « Euro-PCT »:

1. Se la divulgazione è una domanda euro-PCT (e che soddisfa i punti da 7 a 9 di seguito), è necessario chiedersi se la domanda di cui si valuta la brevettabilità sia stata depositata a livello internazionale prima del 13 dicembre 2007 (cioè l’entrata in vigore della CBE 2000): in caso contrario, il documento è un documento A54(3) CBE.
2. Se la domanda di cui si valuta la brevettabilità è stata depositata prima del 13 dicembre 2007 (e che soddisfa i punti da 7 a 9 di seguito), allora è necessario verificare che le condizioni poste dalla CBE73 siano rispettate per quanto riguarda la domanda dello stato della tecnica:
   • L’opponibilità della domanda dello stato della tecnica si analizza paese per paese: per essere opponibile in un paese, è necessario che tale domanda dello stato della tecnica abbia validamente designato quel paese (A54(4) CBE73).
   • Se la domanda dello stato della tecnica è una domanda EP semplice:
     • È necessario che le tasse di designazione dell’A79(2) CBE73 siano state validamente pagate (R23bis CBE73).

Queste tasse devono essere pagate entro un termine di 6 mesi dalla menzione della pubblicazione del rapporto di ricerca europeo (A79(2) CBE73).

Se questo termine viene superato, viene inviata una notifica e inizia a decorrere un termine di 1 mese per effettuare il pagamento con sovrattassa (R85bis CBE73).

Se la domanda dello stato della tecnica è una domanda Euro-PCT (A158(1) CBE73 e A158(2) CBE73):

• È necessario pagare la tassa nazionale di R106 CBE73, cioè la tassa di deposito e le tasse di designazione;
• Le tasse di designazione possono in ogni caso essere pagate entro un termine di 31 mesi (R107(1) CBE73) o entro un termine di 6 mesi dalla menzione della pubblicazione del rapporto di ricerca internazionale (il più lungo dei due termini).

Se la divulgazione è una domanda Euro-PCT, occorre verificare se questa era in corso (cioè ancora in fase internazionale) il 13 dicembre 2007 (cioè l’entrata in vigore della CBE 2000);

Se questa domanda era ancora in corso il 13 dicembre 2007, si applica la CBE 2000 e occorre verificare se questa domanda ha valore di una domanda europea regolare (A153(2) CBE) alla luce delle condizioni CBE2000 (A153(5) CBE insieme a A153(3) CBE, A153(4) CBE e R165 CBE):

• È necessario produrre una traduzione della domanda PCT se questa non è in una delle lingue ufficiali dell’UEB (A153(4) CBE);
• È necessario pagare la tassa di deposito di R159(1) c) CBE.

Se questa domanda non era più in corso il 13 dicembre 2007, si applica la CBE 1973 e occorre verificare se sono state rispettate le condizioni di ingresso in fase CBE73 (A158(1) CBE73 e A158(2) CBE73), cioè entro 31 mesi:

• È necessario produrre una traduzione della domanda PCT se questa non è in una delle lingue ufficiali dell’UEB;
• È necessario pagare la tassa nazionale di R106 CBE73, cioè:
  • la tassa di deposito e
  • le tasse di designazione;
• Le tasse di designazione possono essere pagate entro un termine di 31 mesi (R107(1) CBE73) o entro un termine di 6 mesi dalla menzione della pubblicazione del rapporto di ricerca internazionale (il più lungo dei due termini).

Generalità sull’ingresso in fase europea

Adempimenti per l’ingresso in fase

L’ingresso in fase può avvenire tramite il modulo 1200, anche se il suo utilizzo non è obbligatorio.

L’ingresso in fase può avvenire online tramite il software EpoLine / CMS o modulo online (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 9 maggio 2018, relativa al deposito elettronico di documenti« , JO 2018, A45).

Termini per l’ingresso in fase

Principio

Il termine per l’ingresso in fase in Europa è di 31 mesi dalla data di priorità (R159(1) CBE conforme a A22.1 PCT e A22.3 PCT se l’UEB è ufficio designato, A39.1.a PCT e A39.1.b PCT se l’UEB è ufficio eletto).

Proroga del termine per l’entrata in fase

Le disposizioni della R134 CBE si applicano al termine per l’entrata in fase della R159 CBE.

Entrata in fase anticipata

Normalmente, anche in caso di entrata in fase prima di tale termine, l’UEB non tratta la domanda salvo se il richiedente lo richieda espressamente (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 21 febbraio 2013, riguardante la richiesta di trattamento anticipato« , JO 2013, 156 conforme all’A23.2 PCT o A40.2 PCT).

Se mai la richiesta espressa di entrata in fase anticipata viene presentata prima della pubblicazione della domanda internazionale, è inoltre necessario che il depositante o l’UEB richieda all’IB la comunicazione dei documenti della domanda secondo l’A20 PCT (A23.2 PCT o A40.2 PCT insieme R47.4 PCT).

Non è richiesta alcuna forma per questa richiesta.

Il richiedente deve quindi conformarsi ai requisiti di entrata in fase menzionati di seguito (es. pagare la tassa di deposito, la tassa aggiuntiva se la domanda supera le 35 pagine, produrre una traduzione, specificare i documenti della domanda e pagare la tassa di ricerca) (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 21 febbraio 2013, riguardante la richiesta di trattamento anticipato« , JO 2013, 156).

Requisiti per l’entrata in fase europea

Tassa di deposito

Principio

Tale requisito è enunciato nella R159(1) c) CBE.

Tassa di base

La tassa nazionale (dell’A22.1 PCT e dell’A39.1.a PCT) è la tassa di deposito dell’A78(2) CBE insieme alla R159(1) c) CBE.

Tale tassa è di (A2(1).1 RRT):

• [montant_epo default= »115 € » name= »A2(1).1 RRT – dépôt en ligne »] se l’entrata in fase è effettuata online;
• [montant_epo default= »200 € » name= »A2(1).1 RRT – dépôt non en ligne »] se l’entrata in fase non è effettuata online.

Tassa per più di 35 pagine

Inoltre, deve essere pagata una tassa aggiuntiva di deposito se la domanda supera (strettamente) le 35 pagine e se la domanda internazionale entra nella fase europea dopo il 1° aprile 2009 (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti del 26 gennaio 2009, relativo alla struttura delle tasse 2009« , JO 2009, 118).

La tassa aggiuntiva è prevista da A2(1).1bis RRT ([montant_epo default= »14 € » name= »A2(1).1bis RRT »] per pagina oltre le 35).

Il numero di pagine si calcola sulla base (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti del 26 gennaio 2009, relativo alla struttura delle tasse 2009« , JO 2009, 118):

• della domanda internazionale come pubblicata;
• delle eventuali modifiche dopo la ricezione del RRI (A19 PCT);
• di una pagina per il riassunto;
• di una pagina per i dati bibliografici anche se occupano più di una pagina;
• delle modifiche presentate all’entrata in fase (A34 PCT) se sono a disposizione dell’UEB alla data del pagamento della tassa aggiuntiva e se la data di pagamento rientra nel termine di 31 mesi;
• se il depositante indica che nuove pagine sostituiscono le rivendicazioni, le vecchie rivendicazioni non vengono prese in considerazione e le nuove pagine sono considerate, ma solo se tale indicazione avviene prima del pagamento delle tasse aggiuntive e entro il termine di 31 mesi.

Se la domanda internazionale non è stata pubblicata in una lingua ufficiale (« Comunicato integrativo del comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 26 gennaio 2009, relativo alla struttura delle tasse 2009« , JO 2009, 338), si applicano gli stessi principi, ma le modifiche all’entrata in fase (A34 PCT) devono essere prodotte direttamente in una lingua ufficiale.

Termine

La tassa di deposito (compresa la tassa aggiuntiva per più di 35 pagine) deve essere pagata entro il termine di 31 mesi (R159(1) c) CBE).

Sanzione

In caso di inadempienza, la domanda è considerata ritirata (R160(1) CBE conforme a A24.1.iii PCT o A39.2 PCT).

L’UEB notifica quindi al richiedente tale perdita di diritto (R160(2) CBE). Il richiedente potrà allora richiedere una decisione (R160(2) CBE insieme a R112(2) CBE).

Rimedi giuridici

Principio

L’A121 CBE è applicabile al termine di 31 mesi (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti in data 26 gennaio 2009, relativo alla struttura delle tasse 2009« , JO 2009, 118, Direttive E-IX 2.1.3).

L’importo della prosecuzione della procedura è calcolato in funzione del numero di pagine presenti nel fascicolo alla scadenza del termine (Direttive A-III 13.2).

È inoltre possibile beneficiare delle disposizioni della R49.6 PCT che consentono, in caso di inadempimento di uno degli atti di ingresso in fase, di essere reintegrati nei propri diritti se l’inosservanza del termine è avvenuta nonostante la diligenza richiesta nel caso specifico sia stata esercitata (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 7 novembre 2007, relativo al ritiro delle riserve ai sensi del PCT« , JO 2007, 692).

I requisiti in termini di prove sono abbastanza simili a quelli dell’A122 CBE (R49.6.c PCT e R49.6.d.ii PCT).

La richiesta di reintegrazione dei diritti deve essere presentata entro 2 mesi dalla cessazione dell’impedimento, ma senza superare i 12 mesi dalla scadenza del termine di 31 mesi (R49.6.b PCT).

Deve essere versata una tassa di reintegrazione dei diritti (pari alla tassa di restitutio): [montant_epo default= »610 € » name= »A2(1).13 RRT »] (A2(1).13 RRT conforme a R49.6.d.i PCT).

Restitutio in integrum versus R49.6 PCT

Poiché la restitutio in integrum (A122 CBE) è anch’essa possibile sul termine dell’A121 CBE, si potrebbe pensare che le disposizioni della R49.6 PCT siano inutili… (poiché il termine dell’A122 CBE scade per costruzione dopo quello della R49.6 PCT).

Non è del tutto vero…

Infatti:

• le giustificazioni legittime che possono consentire una restitutio in integrum (A122 CBE) riguardano gli atti della prosecuzione della procedura (ovvero, la diligenza richiesta deve riguardare gli atti che avrebbero dovuto consentire la prosecuzione della procedura);
• le giustificazioni legittime che possono consentire un ripristino secondo il PCT (R49.6 PCT) riguardano gli atti dell’ingresso in fase (ovvero, la diligenza richiesta deve riguardare gli atti che avrebbero dovuto consentire l’ingresso in fase).

Tassa di designazione

Principio

Tale requisito è enunciato nella R159(1) d) CBE.

Importo

La tassa di designazione (R159(1) d) CBE insieme A79(2) CBE e R39(1) CBE conforme alla R49.1.a PCT o R76.5 PCT) è di [montant_epo default= »555 € » name= »A2(1).3 RRT »] (A2(1).3 RRT).

Termine

In linea di principio, la tassa di designazione deve essere pagata (massimo dei due termini, R159(1) d) CBE):

• entro il termine di 31 mesi;
• entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione internazionale del RRI (A153(6) CBE insieme R39(1) CBE, si applica solo se il RRI è pubblicato 25 mesi dopo la priorità).

Sanzione

In caso contrario, la domanda è considerata ritirata (R160(1) CBE).

L’UEB notifica quindi al richiedente tale perdita di diritto (R160(2) CBE). Il richiedente potrà allora richiedere una decisione (R160(2) CBE insieme R112(2) CBE).

Rimedi giuridici

L’A121 CBE è applicabile al termine di 31 mesi (Direttive E-IX 2.1.3).

La R49.6 PCT non è applicabile, poiché la tassa di designazione non fa parte della tassa nazionale di cui all’A22 PCT, unica che consente il ripristino dei diritti (Guida EuroPCT 5.8 punto 5.8.007).

Tassa annuale per il 3° anno

Principio

La tassa annuale dovuta per il 3° anno deve essere pagata entro il termine di 31 mesi dalla priorità (R159(1) g) CBE) se tale scadenza è già maturata.

Pertanto, nessuna tassa è dovuta:

• se la domanda internazionale è una domanda con priorità;
• se l’intervallo di tempo tra il deposito della domanda prioritaria e il deposito della domanda internazionale è superiore a 7 mesi.

Sovrattassa in caso di ritardo

Se la 3ª tassa annuale non viene pagata entro i termini, può ancora essere pagata con sovrattassa entro un termine di 6 mesi (R51(2) CBE).

Nel caso in cui la scadenza per il pagamento della terza tassa annuale sia già trascorsa, il termine di 31 mesi fa decorrere il termine per il pagamento con sovrattassa (prolungando il termine di 31 mesi se cade in un giorno di chiusura per uno degli uffici dell’UEB, poiché si tratta di un termine composto, J1/89 e Direttive A-X 5.2.4).

Nel caso in cui la scadenza per il pagamento della terza tassa annuale non sia ancora trascorsa, il calcolo del termine di 6 mesi avviene come di consueto, cioè applicando il principio « ultimo-ultimo » descritto nell’articolo sul pagamento delle tasse annuali.

Sanzione

Se la tassa annuale non viene comunque pagata, la domanda è considerata ritirata (A153(2) CBE insieme a A86(1) CBE).

Rimedi giuridici

Solo l’A122 CBE è applicabile al termine di 6 mesi.

Tassa di ricerca

Principio

Una tassa di ricerca deve essere pagata se deve essere effettuato un rapporto di ricerca (vedi sotto, A153(7) CBE insieme a R159(1) e) CBE).

Tale tassa deve essere pagata entro il termine di 31 mesi dalla priorità (R159(1) e) CBE).

Importo

Di default, l’importo di questa tassa è di [montant_epo default= »1165 € » name= »A2(1).2 RRT – ricerca domanda depositata dopo il 1º luglio 2005″] (A2(1).2 RRT) per le domande depositate a partire dal 1º luglio 2005.

Riduzione della tassa per il rapporto di ricerca

In alcune situazioni, la tassa di ricerca è ridotta:

• vi è una esenzione dalla ricerca complementare (e quindi nessuna tassa è dovuta) se:
  • l’ISA o il SISA è l’UEB (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti del 6 febbraio 2012, relativo alle tasse di ricerca e di esame« , JO 2012, 212, punto 3.a);
  • l’ISA, per una domanda depositata anteriormente al 1° luglio 2005, è stato (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti del 6 febbraio 2012, relativo alle tasse di ricerca e di esame« , JO 2012, 212, punto 3.b):
    • l’Ufficio svedese dei brevetti,
    • l’Ufficio austriaco,
    • l’Ufficio spagnolo.
• vi è una riduzione di [montant_epo default= »1100 € » name= »Réduction de A2(1).2 RRT – recherche demande déposée après 1er juillet 2005 – Réduction si ISA autrichien, finlandais, suédois, espagnol, nordique, visegrad »] della tassa di ricerca complementare (che è di [montant_epo default= »1165 € » name= »A2(1).2 RRT – recherche demande déposée après 1er juillet 2005″]), A2(1).2 RRT) se la domanda è stata depositata dopo il 1° luglio 2005 e se l’ISA è (« Decisione del Consiglio di amministrazione del 16 dicembre 2015 che riduce la tassa dovuta per la ricerca europea complementare quando il rapporto di ricerca internazionale o il rapporto di ricerca internazionale supplementare è stato redatto dall’Ufficio austriaco dei brevetti, dall’Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi, dall’Ufficio finlandese dei brevetti e della registrazione, dall’Ufficio svedese dei brevetti e della registrazione, dall’Istituto nordico dei brevetti o dall’Istituto dei brevetti di Visegrad (CA/D 8/15)« , JO 2016, A2):
  • l’Ufficio austriaco,
  • l’Ufficio finlandese,
  • l’Ufficio svedese,
  • l’Ufficio spagnolo,
  • l’Istituto nordico,
  • l’Istituto di Visegrad.

Queste disposizioni sono state adottate dal consiglio di amministrazione in virtù dell’A153(7) CBE.

Sanzione

In caso contrario, la domanda è considerata ritirata (R160(1) CBE).

L’UEB notifica quindi al richiedente tale perdita di diritto (R160(2) CBE). Il richiedente potrà allora richiedere una decisione (R160(2) CBE unitamente a R112(2) CBE).

Rimedi giuridici

L’A121 CBE è applicabile al termine di 31 mesi (Direttive E-IX 2.1.3).

Tasse per rivendicazioni

Numero di rivendicazioni

L’UEB si basa sui documenti della domanda sui quali deve fondarsi la procedura di concessione per calcolare il numero di rivendicazioni superiori a 15 (R162(1) CBE).

Importo

Ogni rivendicazione a partire dalla 16ª dà luogo al pagamento di [montant_epo default= »225 € » name= »A2(1).15 RRT – revendication de la 16 à la 50″] e poi di [montant_epo default= »555 € » name= »A2(1).15 RRT – revendication au delà de la 50″] oltre la 51ª (A2(1).15 RRT).

Termine

Questa tassa deve essere pagata entro il termine di 31 mesi dalla priorità (R162(1) CBE unitamente a R159(1) CBE).

Tuttavia, il richiedente può pagarle entro un termine di 6 mesi dalla notifica (R162(2) CBE, che viene effettuata alla scadenza del termine di 31 mesi, in combinazione con la notifica secondo R161(1) CBE, « Comunicato, in data 13 ottobre 1999, relativo alla modifica del regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo e del regolamento relativo alle tasse« , JO 1999, 696, punto I.10) che indica che la stessa non è stata pagata.

Tale pagamento è calcolato sulla base delle rivendicazioni eventualmente modificate in risposta alla R161(1) CBE (R162(3) CBE).

Rinuncia alla ricezione della R162 CBE

All’ingresso in fase nazionale, è possibile per il richiedente rinunciare al proprio diritto di ricevere la notifica R162 CBE che ricorda il pagamento delle tasse di rivendicazioni (come la rinuncia alla notifica R161 CBE, « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo ai mezzi per accelerare la procedura di concessione europea« , JO 2015, A94).

Per fare ciò, sarà necessario che, all’ingresso in fase nazionale:

• siano state depositate modifiche in risposta al parere scritto dell’ISA (o del SISA o IPEA, se del caso);
• siano state pagate le tasse di rivendicazioni necessarie.

Prelievo automatico

In caso di prelievo automatico, le tasse di rivendicazioni sono considerate ricevute l’ultimo giorno del termine di 6 mesi (salvo indicazioni contrarie ricevute dall’UEB, punto 6.1.b RPA, JO 3/2009, supplemento).

Non è possibile beneficiare della procedura di prelievo automatico se il richiedente rinuncia al proprio diritto di ricevere la R162 CBE: in tal caso, il richiedente deve pagare le tasse di rivendicazioni fin dall’ingresso in fase nazionale con altri mezzi.

Rimborso in caso di riduzione del numero di rivendicazioni

Se le rivendicazioni modificate entro il termine di 6 mesi dalla notifica R161(1) CBE e R161(2) CBE comportano una riduzione del numero di rivendicazioni per le quali è dovuta una tassa, mentre le tasse di rivendicazioni sono già state pagate, l’eccedenza viene rimborsata (R162(2) CBE e R162(3) CBE).

Ogni successiva riduzione del numero di rivendicazioni (es. problema di unità di invenzione che richiede una restrizione) non dà diritto a rimborso (J3/09).

Sanzione

Se una tassa di rivendicazioni non viene pagata entro i termini, la rivendicazione corrispondente (cioè quella di rango più alto necessariamente) è considerata abbandonata (R162(4) CBE).

Una rivendicazione considerata abbandonata, che non figura altrove nella descrizione o nei disegni, non può essere utilizzata per una modifica successiva (Direttive E-IX 2.1.3).

Rimedio giuridico

L’A121 CBE è applicabile a questo termine di 6 mesi.

Richiesta di esame e tassa di esame

Requisito

Una richiesta di esame deve essere presentata (R159(1) f) CBE). Quando il richiedente utilizza il modulo 1200 per l’entrata in fase, la casella è già spuntata.

La richiesta di esame è considerata presentata solo dopo il pagamento della tassa di esame (A94(1) CBE).

Termine

La richiesta di esame deve essere presentata (il maggiore tra i due termini):

• entro il termine di 31 mesi dalla priorità (R159(1) f) CBE);
• entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione internazionale del RRI (A153(6) CBE insieme a R70(1) CBE, si applica solo se il RRI è pubblicato 25 mesi dopo la priorità).

Sanzione

In caso contrario, la domanda è considerata ritirata (R160(1) CBE).

L’UEB notifica quindi al richiedente tale perdita di diritto (R160(2) CBE). Il richiedente potrà allora richiedere una decisione (R160(2) CBE insieme a R112(2) CBE).

Rimedi giuridici

L’A121 CBE è applicabile al termine di 31 mesi (Direttive E-IX 2.1.3).

Invito a mantenere la richiesta

Se il richiedente ha presentato la sua richiesta di esame prima che il rapporto di ricerca complementare gli sia notificato (se deve essere effettuata una ricerca complementare), l’UEB gli concede un termine per confermare la sua richiesta (J8/83 e R70(2) CBE, il ragionamento della decisione
J8/83 è che il rapporto di ricerca complementare è un rapporto di ricerca e quindi la R70(2) CBE si applica naturalmente).

Tale notifica lo invita anche a prendere posizione sulle obiezioni presenti nel RREE (R70bis(2) CBE, il caso del rapporto di ricerca complementare è espressamente previsto da questa regola).

Se il richiedente ritira la domanda o non risponde a questo invito, la tassa gli viene rimborsata integralmente (J8/83 e A11 a) RRT).

È possibile che il richiedente rinunci definitivamente alla possibilità di confermare la sua richiesta al momento dell’entrata in fase (tramite il programma PACE,
« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo al programma di trattamento accelerato delle domande di brevetto europeo (« PACE »)« , GU 2015, A93).

Se non deve essere effettuato alcun rapporto di ricerca complementare, tale invito non viene effettuato e la divisione di esame diventa competente non appena l’UEB riceve la richiesta di esame (J8/83).

Un ritiro può (al massimo) consentire un rimborso fino al 75 % della tassa di esame (A11 a) RRT).

Tassa di esame

Importo

Se non è stato effettuato alcun rapporto di ricerca complementare e per le domande depositate a partire dal 1° luglio 2005, la tassa di esame è di [montant_epo default= »1730 € » name= »A2(1).6 RRT – esame domanda depositata prima del 1° luglio 2005″] (A2(1).6 RRT).

Altrimenti, la tassa di esame è di [montant_epo default= »1555 € » name= »A2(1).6 RRT – esame domanda depositata dopo il 1° luglio 2005″] (A2(1).6 RRT) per le domande depositate a partire dal 1° luglio 2005.

Riduzione

Se l’UEB è stata IPEA, la tassa d’esame è ridotta del 50 % (A14(2) RRT) salvo se l’esame in fase europea riguardi elementi non coperti in fase internazionale.

Inoltre, è possibile beneficiare di una riduzione del 20 % (A153(2) CBE insieme R6(3) CBE insieme A14(4) CBE e A14(1) RRT) se il richiedente (avente domicilio o sede in uno Stato contraente con una lingua ufficiale diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese, o essendo cittadino di tale Stato) presenta la richiesta di esame in tale lingua nazionale.

Le due riduzioni possono essere cumulate (Direttive A-X 9.3.2).

Indicazione della base del procedimento

Il richiedente deve precisare i documenti della domanda (eventualmente modificati) sui quali il procedimento di rilascio deve basarsi (R159(1) b) CBE).

Ciò deve essere fatto entro il termine di 31 mesi dalla priorità (R159(1) b) CBE).

Pertanto, la domanda può essere modificata proprio ai fini dell’ingresso in fase nazionale o dopo la ricezione del RRI (A19 PCT): tali modifiche possono essere considerate come risposta al parere scritto del RRI, eliminando di fatto l’obbligo di rispondere alla notifica R161(1) CBE (JO 2009, 533, punto 5.2.2).

Naturalmente, rimangono applicabili i requisiti di identificazione e giustificazione delle modifiche (R137(4) CBE) (anche se a priori, finché la divisione d’esame non è competente, non verrà emessa alcuna notifica per rimediare a tale irregolarità, R137(4) CBE 2ª frase).

Nel peggiore dei casi, se le modifiche non sembrano supportate e la ricerca è fortemente influenzata dalle modifiche, l’esaminatore incaricato della ricerca potrà emettere una notifica R63 CBE (Direttive B-VIII 6).

Se in risposta alla R161(2) CBE, il richiedente modifica la propria domanda, tali modifiche saranno ovviamente prese in considerazione durante la ricerca complementare e durante l’esame (Direttive B-II 4.3.3).

Traduzione

Requisito

Tale requisito è enunciato nella R159(1) a) CBE.

Una traduzione della domanda internazionale deve essere presentata all’UEB se la lingua di deposito o di pubblicazione di tale domanda non era una lingua ufficiale dell’UEB (A153(4) CBE conforme A22.1 PCT insieme R49.1.a.i PCT o A39.1.a PCT insieme R76.5 PCT).

Se la domanda internazionale è già in una lingua ufficiale dell’UEB, non può essere presentata alcuna traduzione (G4/08).

Termine

La traduzione deve essere presentata entro il termine di 31 mesi dalla priorità (R159(1) a) CBE).

Contenuto

La traduzione deve riguardare (A22 PCT e R49.5 PCT):

• la descrizione;
• le rivendicazioni così come depositate;
• il testo dei disegni;
• il riassunto;
• ogni modifica apportata alle rivendicazioni (nonché le dichiarazioni che spiegano tali modifiche; se una traduzione non viene presentata, l’UEB può non tenere conto della modifica, R49.5.c PCT);
• ogni istanza di rettifica secondo la R91.3.d PCT.

Sanzione

Traduzione delle parti principali

Principio

Se la traduzione non viene presentata entro i termini, la domanda è considerata ritirata (R160(1) CBE).

L’UEB notifica quindi al richiedente tale perdita di diritto (R160(2) CBE). Il richiedente potrà allora richiedere una decisione (R160(2) CBE unitamente a R112(2) CBE).

L’A121 CBE è applicabile al termine di 31 mesi (Direttive E-IX 2.1.2).

Poiché la traduzione è prevista dall’A22 PCT, è altresì possibile beneficiare delle disposizioni della R49.6 PCT che consentono, in caso di inadempimento di uno degli atti di ingresso in fase nazionale, di essere reintegrati nei propri diritti se l’inosservanza del termine è avvenuta nonostante la diligenza richiesta nel caso specifico sia stata esercitata (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 7 novembre 2007, relativo al ritiro delle riserve ai sensi del PCT« , GU 2007, 692).

I requisiti in termini di prove sono piuttosto simili a quelli dell’A122 CBE (R49.6.c PCT e R49.6.d.ii PCT).

L’istanza di reintegrazione dei diritti deve essere presentata entro 2 mesi dalla cessazione dell’impedimento, ma senza superare 12 mesi dalla scadenza del termine di 31 mesi (R49.6.b PCT).

Deve essere versata una tassa di reintegrazione dei diritti (pari alla tassa di restitutio): [montant_epo default= »610 € » name= »A2(1).13 RRT »] (A2(1).13 RRT conforme a R49.6.d.i PCT).

Restitutio in integrum versus R49.6 PCT

Poiché la restitutio in integrum (A122 CBE) è possibile anche sul termine dell’A121 CBE, possiamo pensare che le disposizioni della R49.6 PCT siano inutili… (poiché il termine dell’A122 CBE scade per costruzione dopo quello della R49.6 PCT).

Questo non è del tutto vero…

Infatti:

• le giustificazioni legittime che possono consentire una restitutio in integrum (A122 CBE) riguardano gli atti della prosecuzione della procedura (ovvero, la diligenza richiesta deve riguardare gli atti che avrebbero dovuto consentire la prosecuzione della procedura);
• le giustificazioni legittime che possono consentire un ripristino secondo il PCT (R49.6 PCT) riguardano gli atti dell’entrata in fase (ovvero, la diligenza richiesta deve riguardare gli atti che avrebbero dovuto consentire l’entrata in fase).

Traduzione dei documenti secondari

Qualora alcuni documenti allegati al rapporto di esame preliminare siano redatti in una lingua diversa da quella della procedura, e qualora non venga fornita una traduzione, il richiedente è invitato a fornire una traduzione nella lingua della procedura entro un termine stabilito (Direttive E-IX 4.3).

Se non viene presentata una traduzione, l’UEB può non tenere conto di tali documenti (R49.5.c PCT).

Esame della traduzione

Se l’UEB viene informato dall’Ufficio Internazionale (IB) che alcuni elementi della domanda internazionale sono stati omessi dalla pubblicazione della domanda (es. elementi contrari al buon costume), l’UEB verifica anche che siano stati omessi dalla traduzione (Direttive E-IX 2.3.7).

Attestazione di esposizione

Principio

L’attestazione di esposizione deve essere fornita entro il termine di 31 mesi dalla data di priorità (R159(1) h) CBE conforme A27.2.ii PCT insieme a R51bis.1.a.v PCT).

Sanzione

La sanzione per la mancata presentazione è che la divulgazione effettuata durante l’esposizione diventa opponibile (A55(2) CBE).

Rimedio giuridico

L’A121 CBE è applicabile.

Poiché la sanzione per la mancata presentazione non è la cessazione degli effetti della domanda internazionale, il ripristino dei diritti della R49.6 PCT non è applicabile.

Designazione dell’inventore

Requisito

Se la designazione dell’inventore secondo la R19(1) CBE non è stata effettuata entro il termine di 31 mesi dalla priorità, l’UEB invita il richiedente a provvedere entro 2 mesi (R163(1) CBE).

Sanzione

In difetto, la domanda è respinta (R163(6) CBE).

Rimedi giuridici

Principio

L’A121 CBE è applicabile a questo termine di 2 mesi.

Poiché la designazione dell’inventore è contemplata dall’A22 PCT, è altresì possibile beneficiare delle disposizioni della R49.6 PCT che consentono, in caso di mancato compimento di uno degli atti di ingresso in fase, di essere reintegrati nei propri diritti qualora l’inosservanza del termine sia avvenuta nonostante la diligenza richiesta nel caso specifico sia stata esercitata (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 7 novembre 2007, relativo al ritiro delle riserve ai sensi del PCT« , JO 2007, 692).

I requisiti in termini di prove sono abbastanza simili a quelli dell’A122 CBE (R49.6.c PCT e R49.6.d.ii PCT).

La richiesta di reintegrazione dei diritti deve essere presentata entro 2 mesi dalla cessazione dell’impedimento, ma senza superare 12 mesi dalla scadenza del termine di 31 mesi (R49.6.b PCT).

Deve essere versata una tassa di reintegrazione dei diritti (pari alla tassa di restitutio): [montant_epo default= »610 € » name= »A2(1).13 RRT »] (A2(1).13 RRT conforme a R49.6.d.i PCT).

Restitutio in integrum versus R49.6 PCT

Poiché la restitutio in integrum (A122 CBE) è altresì possibile sul termine dell’A121 CBE, possiamo ritenere che le disposizioni della R49.6 PCT siano inutili… (poiché il termine dell’A122 CBE scade per costruzione dopo quello della R49.6 PCT).

Questo non è del tutto vero…

Infatti:

• le giustificazioni legittime che possono consentire una restitutio in integrum (A122 CBE) riguardano gli atti della prosecuzione della procedura (ossia, la diligenza richiesta deve riguardare gli atti che avrebbero dovuto consentire la prosecuzione della procedura);
• le giustificazioni legittime che possono consentire un ripristino secondo il PCT (R49.6 PCT) riguardano gli atti dell’ingresso in fase (ossia, la diligenza richiesta deve riguardare gli atti che avrebbero dovuto consentire l’ingresso in fase).

Fornitura del numero di deposito o della copia della domanda anteriore

Esigenza

Se viene rivendicata una priorità e il numero di deposito o la copia della domanda prioritaria (di R52(1) CBE e R53 CBE) non sono forniti entro il termine di 31 mesi, l’UEB invita il richiedente a fornirli entro un termine di 2 mesi (R163(2) CBE).

Trasmissione da parte dell’IB

Normalmente, l’IB trasmette queste informazioni all’UEB se le possiede (il che è normalmente il caso, poiché tali informazioni sono necessarie in fase internazionale per l’Ufficio ricevente).

Se il depositante ha correttamente consegnato una copia all’Ufficio ricevente o all’IB (o ha richiesto la trasmissione pagando la tassa corrispondente R17.1.b PCT e R17.1.b-bis PCT), l’UEB non può richiedere nuovamente questa copia al depositante (R17.2.a PCT).

L’UEB dovrà iniziare l’esame anche se la decisione di concessione può essere ritardata in attesa di questa copia (Linee guida E-IX 2.3.5).

Traduzione della domanda precedente

L’UEB può richiedere la traduzione della domanda prioritaria (R51bis.1.e PCT o R76.5 PCT) in determinate condizioni (in particolare quando la priorità è importante per la brevettabilità).

Eccezioni all’obbligo di consegna della copia

Come per le esigenze legate al deposito, questo obbligo di fornire la copia prevede delle eccezioni.

Se il documento di priorità è stato depositato in alcuni paesi, non è necessario produrre una copia certificata dello stesso: accordi di cooperazione permettono all’UEB di ottenere automaticamente tali documenti senza azione da parte del richiedente (R53(2) CBE e GU 2020, A57).

Sono quindi interessati (Linee guida A-III 6.7):

• una domanda europea,
• una domanda internazionale se l’Ufficio ricevente è l’UEB;
• una domanda statunitense (normali o « provisional »)
  • per le « provisional », è necessario depositare un modulo PTO/SB/39 presso l’USPTO per autorizzarlo a comunicare tale domanda (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, datato 27 giugno 2007, relativo agli aspetti pratici dello scambio elettronico di documenti di priorità tra l’UEB e l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO)« , GU 2007, 473),
• una domanda coreana (di brevetto o di modello di utilità),
• una domanda cinese (di brevetto o di modello di utilità),
• una domanda giapponese (di brevetto o di modello di utilità);

Pertanto, l’UEB include nel fascicolo, gratuitamente, questa copia senza che sia necessario richiederla (Linee guida F-IV 3.3, salvo per le domande provvisorie statunitensi, poiché è necessario depositare un modulo PTO/SB/39 presso l’USPTO per autorizzarlo a comunicare tale domanda, « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, datato 27 giugno 2007, relativo agli aspetti pratici dello scambio elettronico di documenti di priorità tra l’UEB e l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO)« , GU 2007, 473).

Sanzione

In caso contrario, la priorità è persa (R163(6) CBE).

L’A121 CBE è applicabile a questo termine di 2 mesi.

Poiché la sanzione per la mancata fornitura di queste informazioni non è la cessazione degli effetti della domanda internazionale, il ripristino dei diritti della R49.6 PCT non è applicabile.

Elencazione di sequenza

Principio

Se il richiedente deve presentare all’UEB un listato conforme alle prescrizioni entro un termine di 31 mesi dalla priorità (R163(3) CBE insieme a R159(1) CBE).

Se il listato di sequenza non è pervenuto all’UEB entro i termini, il richiedente è invitato a fornirlo entro un termine di 2 mesi dalla notifica (R163(3) CBE) pagando anche una tassa per il deposito tardivo (R163(3) CBE insieme a R30(3) CBE): [montant_epo default= »220 € » name= »A2(1).14bis RRT »] (A2(1).14bis RRT).

Sanzione

In caso contrario, la domanda è respinta (R163(3) CBE insieme a R30(3) CBE).

Rimedio giuridico

L’A121 CBE è applicabile (vi sono due atti non compiuti nel caso in cui non sia stato fatto nulla).

Tuttavia, poiché tale atto non è elencato nell’A22 PCT, le disposizioni della R49.6 PCT relative al ripristino dei diritti sono inapplicabili.

Informazioni sul richiedente

Requisiti

Se, alla scadenza del termine di 31 mesi dalla priorità, mancano l’indirizzo, la nazionalità o lo Stato di domicilio o sede di un richiedente, l’UEB invita il richiedente a fornire tali indicazioni entro un termine di 2 mesi (R163(4) CBE).

Sanzione

In mancanza, la domanda è respinta (R163(6) CBE).

Rimedio giuridico

L’A121 CBE è applicabile a questo termine di 2 mesi.

Tuttavia, poiché tale atto non è elencato nell’A22 PCT, le disposizioni della R49.6 PCT relative al ripristino dei diritti sono inapplicabili.

Rappresentanza

Principio

Se nessun rappresentante è stato nominato alla scadenza del termine di 31 mesi dalla data di priorità (mentre il depositante non è domiciliato in uno Stato membro A133(2) CBE), l’UEB invita il richiedente a nominare un rappresentante entro 2 mesi (R163(5) CBE conforme a A27.7 PCT insieme a R51bis.1.b.i PCT o a A27.7 PCT insieme a R76.5 PCT).

Sanzione

Se tale termine non è rispettato, la domanda è respinta (R163(6) CBE).

Rimedio giuridico

L’A121 CBE è applicabile al termine di 2 mesi sopra indicato.

Tuttavia, poiché tale atto non è elencato nell’A22 PCT, le disposizioni della R49.6 PCT relative al ripristino dei diritti sono inapplicabili.

Procedura successiva all’entrata in fase nazionale

Revisioni di alcune decisioni prese durante la fase internazionale

L’UEB non è tenuto a rispettare l’insieme delle decisioni che possono aver preso le diverse amministrazioni nella fase della procedura internazionale, ad esempio:

• il rifiuto di una data di deposito o il fatto di considerare la domanda ritenuta ritirata (A25.2 PCT) o
• una decisione riguardante la giustificazione (o meno) del ritardo.

La divisione d’esame è competente per riesaminare tali decisioni (R159(2) CBE).

In caso di revisione che invalida una precedente decisione, l’UEB emette una decisione che è soggetta a ricorso.

Presa di posizione e modifica della domanda

Principio

Il depositante dispone di un diritto di depositare modifiche (R161 CBE conforme a A28.1 PCT o A40.1 PCT) durante 6 mesi a decorrere dalla notifica corrispondente (minimo di 1 mese prescritto da A28.1 PCT insieme a R52.1 PCT o A40.1 PCT insieme a R78.1 PCT).

Naturalmente, i requisiti di identificazione e giustificazione delle modifiche (R137(4) CBE) restano applicabili anche in risposta a tale notifica.

Rinuncia

All’ingresso in fase, è possibile per il richiedente rinunciare al proprio diritto di ricevere la notifica R161 CBE che gli consente di apportare modifiche alla propria domanda (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 30 novembre 2015, relativo ai mezzi per accelerare la procedura di concessione europea« , GU 2015, A94).

Per fare ciò, sarà necessario che, all’ingresso in fase:

• abbia depositato modifiche in risposta al parere scritto dell’ISA (o del SISA o IPEA, se del caso);
• abbia pagato le tasse di rivendicazione necessarie.

Diversi casi di figura

UEB = ISA e IPEA

Il richiedente ha la possibilità di prendere posizione sul rapporto di esame preliminare (R161(1) CBE) e, se del caso, l’UEB lo invita a rimediare alle irregolarità riscontrate in tale rapporto di esame.

Tali modifiche possono essere non correlate al rapporto di esame se vengono effettuate contemporaneamente alla risposta a tale notifica (Linee guida C-III 2.2): le altre modifiche saranno soggette all’approvazione della divisione d’esame (R137(2) CBE e R137(3) CBE).

Una risposta è obbligatoria, salvo se:

• il rapporto di esame non contiene obiezioni (Linee guida E-IX 3.3.2);
• il richiedente ha già presentato modifiche o osservazioni all’ingresso in fase (Linee guida E-IX 3.3.1) e se il richiedente indica che tali modifiche/osservazioni devono costituire la base dell’esame (Linee guida E-IX 3.3.4).

Il termine per rispondere alla notifica è di 6 mesi a decorrere dalla notifica (R161(1) CBE).

Se una risposta è obbligatoria, ma non viene fornita alcuna risposta, la domanda è ritenuta ritirata (R161(1) CBE).

L’A121 CBE è applicabile a questo termine di 6 mesi.

UEB = solo ISA

Il fatto che un altro ufficio sia stato IPEA nella procedura internazionale non cambia nulla su quanto segue (Direttive E-IX 3.2).

Il richiedente ha la possibilità di prendere posizione sul parere scritto allegato al rapporto di ricerca internazionale (R161(1) CBE) e, se del caso, l’UEB lo invita a porre rimedio alle irregolarità riscontrate in tale parere scritto.

Queste modifiche possono essere non correlate al parere scritto se vengono effettuate contemporaneamente alla risposta a tale notifica (Direttive C-III 2.2): le altre modifiche saranno soggette all’approvazione della divisione di esame (R137(2) CBE e R137(3) CBE).

Una risposta è obbligatoria, salvo se:

• il parere scritto non contiene obiezioni (Direttive E-IX 3.3.2);
• il richiedente ha già presentato modifiche o commenti al momento dell’ingresso in fase (Direttive E-IX 3.3.1) e se il richiedente indica che tali modifiche/commenti devono costituire la base dell’esame (Direttive E-IX 3.3.4);
• il richiedente ha presentato modifiche in risposta al RRI secondo l’A19 PCT (Direttive E-IX 3.3.1) e se il richiedente mantiene tali modifiche al momento dell’ingresso in fase e fornisce una traduzione se necessario (Direttive E-IX 3.3.4, « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 15 ottobre 2009, relativo alle modifiche apportate al regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo« , GU 2009, 533, punto 5.2.2);
• il richiedente ha presentato, se del caso, modifiche durante l’esame internazionale secondo l’A34 PCT (Direttive E-IX 3.3.1) e se il richiedente mantiene tali modifiche al momento dell’ingresso in fase e fornisce una traduzione se necessario (Direttive E-IX 3.3.4, « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 15 ottobre 2009, relativo alle modifiche apportate al regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo« , GU 2009, 533, punto 5.2.2).

Il termine per rispondere alla notifica è di 6 mesi a decorrere dalla notifica (R161(1) CBE).

Se una risposta è obbligatoria, ma non viene fornita alcuna risposta, la domanda è considerata ritirata (R161(1) CBE).

L’A121 CBE è applicabile a questo termine di 6 mesi.

UEB = né ISA, né SISA, né IPEA

Il richiedente è invitato, se lo desidera, a modificare liberamente la sua domanda (R161(2) CBE) entro un termine di 6 mesi a decorrere dalla notifica.

Naturalmente, il richiedente può modificare la domanda senza attendere questa notifica al momento dell’ingresso in fase (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 15 ottobre 2009, relativo alle modifiche apportate al regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo« , GU 2009, 533, punto 5.2.5).

Non esiste alcuna sanzione in caso di mancata risposta alla R161 CBE (Direttive E-IX 3.1).

UEB = né ISA, né SISA, ma IPEA

Ciò può accadere in particolare se l’ISA è stata AT, ES, FI, SE o XN.

La lettera della R161(1) CBE non sembra consentire di rendere obbligatoria la risposta alla notifica (cioè si applicano le disposizioni del paragrafo precedente).

UEB = SISA

La procedura è molto simile al caso in cui l’UEB sia solo ISA.

Se l’UEB è stato SISA, il richiedente è invitato a prendere posizione sul rapporto di ricerca complementare (spiegazioni sulle citazioni dei documenti ritenuti pertinenti e sull’ambito della ricerca ai sensi della R45bis.7.e PCT) (R161(1) CBE).

Il termine per rispondere alla notifica è di 6 mesi a decorrere dalla notifica (R161(1) CBE).

Se una risposta è obbligatoria, ma non viene fornita alcuna risposta, la domanda è considerata ritirata (R161(1) CBE).

L’A121 CBE è applicabile a questo termine di 6 mesi.

Rapporto di ricerca complementare

Principio

Il rapporto di ricerca internazionale sostituisce normalmente il rapporto europeo (A153(6) CBE).

Tuttavia, una ricerca complementare deve essere effettuata all’ingresso in fase (A153(7) CBE).

Infatti, all’ingresso in fase in Europa, anche se una ricerca è stata effettuata durante la fase internazionale, l’UEB desidera verificare che questa sia stata di buona qualità: viene quindi redatto un rapporto di ricerca complementare.

Esenzione dal rapporto di ricerca complementare

Vi è una esenzione dalla ricerca complementare se:

• l’ISA o il SISA è l’UEB (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti del 6 febbraio 2012, relativo alle tasse di ricerca e di esame« , JO 2012, 212, punto 3.a);
• l’ISA, per una domanda depositata anteriormente al 1^er luglio 2005, è stato (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti del 6 febbraio 2012, relativo alle tasse di ricerca e di esame« , JO 2012, 212, punto 3.b):
  • l’Ufficio brevetti svedese,
  • l’Ufficio austriaco
  • l’Ufficio spagnolo.

Queste disposizioni sono state adottate dal consiglio di amministrazione in virtù dell’A153(7) CBE.

Base del rapporto di ricerca complementare

Il rapporto di ricerca complementare si basa sui documenti indicati dal richiedente al momento dell’ingresso in fase regionale (R159(1) b) CBE) o modificati in risposta alla notifica R161(2) CBE (Linee guida B-II 4.3.3).

Natura del rapporto di ricerca complementare

Il rapporto di ricerca complementare non è pubblicato, ma accessibile tramite ispezione pubblica.

Tale rapporto di ricerca contiene un parere allo stadio della ricerca.

Problema di non unità

Casi in cui una ricerca complementare deve essere effettuata dall’UEB

Se l’UEB ritiene che non esista unità di invenzione, il rapporto di ricerca complementare viene redatto solo per la prima invenzione (rapporto di ricerca complementare parziale, R164(1) a) CBE).

Tale rapporto di ricerca complementare parziale non è accompagnato da un parere scritto (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 10 giugno 2014, relativo alla modifica delle regole 164 e 135 CBE« , JO 2014, A70, punto 8).

Dal 1° novembre 2014 (« Decisione del Consiglio di amministrazione del 16 ottobre 2013 che modifica le regole 135 e 164 del regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo« , JO 2013, 503), viene inviata una notifica al richiedente per chiedergli se desidera, entro 2 mesi dalla notifica, pagare una tassa di ricerca complementare per ogni invenzione non ricercata (R164(1) b) CBE).

Tale termine è escluso dalla prosecuzione della procedura (R135(2) CBE) e solo la restitutio in integrum dell’A122 CBE è applicabile.

Viene quindi redatto un rapporto di ricerca complementare (che copre tutte le invenzioni per le quali è stata pagata una tassa) di conseguenza (R164(1) c) CBE) con un parere scritto.

Casi in cui l’UEB ha rinunciato a una ricerca complementare

Se l’UEB ha rinunciato a effettuare una ricerca complementare, ma l’invenzione rivendicata al momento dell’entrata in fase nazionale non è stata oggetto di ricerca, l’UEB ne dà notifica al richiedente affinché paghi una tassa di ricerca complementare entro un termine di 2 mesi (R164(2) a) CBE).

Tale termine è escluso dalla prosecuzione della procedura (R135(2) CBE) e solo la restitutio in integrum dell’A122 CBE è applicabile.

I risultati di tale ricerca saranno comunicati al richiedente in una notifica A94(3) CBE o una notifica R71(3) CBE (R164(2) b) CBE). Tale notifica concede inoltre al richiedente un termine per prendere posizione sulle conclusioni della divisione di esame e sui risultati della ricerca allegati, nonché per modificare di propria iniziativa la descrizione, le rivendicazioni e i disegni (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 10 giugno 2014, relativo alla modifica delle regole 164 e 135 CBE« , JO 2014, A70, punto 16).

Tale ricerca complementare non comporterà un parere scritto (R164(4) CBE insieme a R62 CBE).

Se del caso, l’UEB inviterà inoltre il richiedente a limitare la domanda a un’invenzione tra quelle ricercate (sia nella fase internazionale sia nella fase della ricerca complementare, R164(2) c) CBE e R164(3) CBE insieme a R62bis CBE).

Esame

Principio

L’esame della domanda segue poi gli stessi principi o la stessa procedura di una domanda europea « normale ».

Problema di non unità

Può accadere che la divisione di esame constati che (R164(2) CBE):

• l’unità dell’invenzione non è rispettata dalla domanda,
• oppure che l’invenzione rivendicata non è stata ricercata in:
  • la ricerca complementare,
  • o, in mancanza:
    • nella ricerca internazionale,
    • nella ricerca internazionale supplementare.

Invita quindi il depositante a limitare la sua invenzione (R164(2) CBE) all’oggetto coperto dalla ricerca.

La R137(5) CBE può costituire la base per un rigetto in questo caso (T2459/12) e non la R164(2) CBE, che si limita a indicare che viene inviata una notifica.