Attività inventiva

Definizione di attività inventiva

Per essere brevettabile, un’invenzione deve implicare un’attività inventiva (A52(1) CBE).

Un’invenzione è considerata implicare un’attività inventiva se, per un tecnico del settore, non deriva in modo evidente dallo stato della tecnica relativo all’attività inventiva (A56 CBE).

Stato della tecnica opponibile

Per la definizione dello stato della tecnica, si prega di fare riferimento a La definizione dello stato della tecnica opponibile.

La prova di una divulgazione

Per quanto riguarda la prova di una divulgazione, si prega di fare riferimento alla pagina Prove di una divulgazione.

Valutazione dell’attività inventiva

Combinazione di documenti

È del tutto possibile combinare più documenti (raramente più di due, Direttive G-VII 6) se tale combinazione è evidente per il tecnico del settore (T2/81): ad esempio, se uno dei due documenti fa esplicito riferimento all’altro.

Eccezioni a questo principio possono verificarsi in caso di problemi parziali, per i quali ciascun problema deve essere trattato separatamente (Direttive G-VII 6).

È inoltre possibile combinare due modalità di realizzazione di uno stesso documento se nulla allontana il tecnico del settore da tale combinazione (cioè « teach away », T95/90).

Approccio « problema-soluzione »

L’UEB ha sviluppato un approccio volto a determinare, in modo quasi scientifico, se l’invenzione sia inventiva.

Questo approccio non ha carattere obbligatorio, ma è ampiamente raccomandato (T465/92, Direttive G-VII 5).

Questo approccio è costituito da 5 fasi:

• determinazione del settore tecnico dell’invenzione per limitare lo stato della tecnica;
• determinazione del tecnico del settore;
• determinazione dello stato della tecnica più vicino;
• determinazione del problema tecnico oggettivo;
• determinazione dell’evidenza dell’invenzione.

Fase 1 : Settore tecnico e limitazione dello stato della tecnica

Come determinare se un settore tecnico debba essere considerato per l’approccio problema-soluzione?

Un settore tecnico è considerato pertinente per il campo tecnologico dell’invenzione :

• se tale settore rappresenta il medesimo settore tecnico di quello dell’invenzione ;
• se tale settore tecnico rappresenta le conoscenze generali dell’esperto del ramo (T195/84) ;
• se tale settore è un sottosettore del settore dell’invenzione (ossia un settore tecnico specifico più ristretto) e se la principale applicazione conosciuta dell’invenzione è in questo sottosettore (T955/90) ;
• se tale settore è un settore « affine », cioè :
  • se problemi identici o analoghi a quelli incontrati nel settore dell’invenzione si presentano, e che normalmente l’esperto del ramo dovrebbe ugualmente conoscere (T176/84) ;
  • se i materiali utilizzati sono affini o quando è stato discusso pubblicamente il problema tecnico che si pone nei due settori (T560/89).

È importante notare che il settore tecnico che presenta il maggior numero di caratteristiche in comune con l’invenzione non è necessariamente quello da considerare (anche se generalmente è appropriato, Direttive G-VII 5.1).

Inoltre, uno stato della tecnica citato dallo stesso depositante non è necessariamente rilevante per valutare l’attività inventiva (T28/87).

Inoltre, il solo fatto che la descrizione faccia riferimento a un documento di un settore tecnico lontano non consente di considerare tale settore tecnico come affine (T28/87).

Fase 2 : Dominio tecnico e uomo del mestiere

L’uomo del mestiere è l’uomo del dominio tecnico dell’invenzione (Direttive G-VII 3) (infine, del suo problema tecnico e non della sua soluzione, T422/93).

Ad esempio, se il problema tecnico è « trovare un materiale elastico che non si rompa facilmente », l’uomo del mestiere sarà uno specialista nel campo dei materiali anche se tale materiale è destinato alla fabbricazione di nastri di movimentazione (T32/81).

L’uomo del mestiere si intende (Direttive G-VII 3) :

• un professionista normalmente qualificato, esperto nel proprio settore ;
• che possiede le conoscenze generali nel settore interessato ;
• e che ha una conoscenza onnisciente di tutti gli elementi dello stato della tecnica (come precedentemente limitato),
• avere a disposizione i mezzi e la capacità per eseguire lavori ed esperimenti comuni.

Come vediamo, l’uomo del mestiere è una pura finzione mentale.

Questa finzione è tanto più marcata in quanto è ammesso che l’uomo del mestiere non sia necessariamente una persona sola: può quindi essere una squadra multidisciplinare (ad esempio, per risolvere più problemi concatenati, T141/87 e Direttive G-VII 3).

Se questo uomo del mestiere è spesso una persona con una formazione media (cioè non è un premio Nobel, T60/89) che consulta lo stato della tecnica alla ricerca di un componente con la stessa funzione (T142/84), può tuttavia essere un dottorando se il dominio tecnico lo richiede (es. sequenziamento del DNA, T412/93, Direttive G-VII 3.1).

Fase 3 : Determinazione dello stato della tecnica più prossimo

Principio: stesso obiettivo o stessi effetti

Per determinare questo stato della tecnica più prossimo (cioè quello che costituisce il punto di partenza più promettente per effettuare uno sviluppo evidente che conduca all’invenzione, Direttive G-VII 5.1), è necessario che :

• questa divulgazione miri a raggiungere il medesimo obiettivo o a ottenere gli stessi effetti dell’invenzione (T482/92, T2255/10) ;
• o almeno che appartenga allo stesso dominio tecnico dell’invenzione (o a un dominio strettamente correlato).

Se generalmente questa divulgazione è quella che corrisponde a un utilizzo simile e che richiede il minor numero di modifiche strutturali e funzionali per giungere all’invenzione rivendicata (T606/89), non è una regola (T1666/16): è quindi necessario dare più peso al problema di origine, alla destinazione dell’uso e agli effetti ottenuti che al numero di caratteristiche comuni nella scelta dello stato della tecnica più prossimo (T1019/13).

Unicità dello stato della tecnica più prossimo?

A causa della formulazione « più prossimo », possiamo essere tentati di concludere che questo stato della tecnica sia necessariamente unico.

Non è così: possono esserci più stati della tecnica più prossimi (T405/14) o può esistere un dubbio riguardo allo stato della tecnica più prossimo (T1148/15).

La domanda pertinente, quando si tratta di scegliere un punto di partenza, è quindi essenzialmente se esso permetta o meno di sollevare un’obiezione realistica.

Un documento scelto come stato della tecnica più prossimo non può essere escluso semplicemente perché ne è disponibile un altro apparentemente più promettente.

Stessi effetti esplicitamente o intrinsecamente?

Può accadere che un documento cerchi di risolvere un problema totalmente diverso dall’invenzione (es. effetto antiforfora di uno shampoo) ma che contenga l’insieme delle caratteristiche che permettono di risolvere quello dell’invenzione (es. del silicone con un effetto condizionante noto).

In questa ipotesi, può essere scelto come documento dello stato della tecnica più vicino (T2304/16).

Pertanto, non è obbligatorio cercare esplicitamente l’effetto tecnico nei documenti dello stato della tecnica: è sufficiente che lo stato della tecnica possieda intrinsecamente tale effetto.

Identificazione dello scopo dell’invenzione

La determinazione dello scopo dell’invenzione non deve essere effettuata sulla base di una selezione soggettiva, ma deve tenere conto di ciò che è rivendicato (T2255/10).

Caso del miglior punto di partenza

Non è escluso, anche quando esiste un documento D1 che si occupa dello stesso problema tecnico generale (PG), considerare che un altro documento D2, che si occupa di un problema simile (PS), costituisca una scelta migliore, o almeno una scelta altrettanto plausibile, a condizione che appaia immediatamente all’esperto del ramo che quanto insegnato in tale documento D2 possa essere adattato allo scopo dell’invenzione in modo semplice e utilizzando solo le sue conoscenze generali (T1841/11).

Tuttavia, in questa situazione, non è possibile sostenere che l’esperto del ramo non sarebbe stato motivato a risolvere il problema generale PG partendo da D2, poiché l’approccio problema-soluzione presuppone che l’esperto del ramo desideri risolvere PG fin dall’inizio del processo inventivo.

Giustificazione dello stato della tecnica più vicino

Ci si può chiedere se lo stato della tecnica più vicino debba essere giustificato o possa essere messo in discussione.

In materia, alcune decisioni affermano che non vi è bisogno di giustificazione (T1112/19) e che tutti i documenti possono essere utilizzati indifferentemente.

Focus su uno stato della tecnica più vicino in un altro settore

Può accadere che l’analisi precedente porti a selezionare un documento di un settore tecnico diverso come stato della tecnica più vicino.

In questa ipotesi, non bisogna dimenticare che uno stato della tecnica più vicino che non si occupa dello stesso scopo o dello stesso effetto dell’invenzione non può condurre l’esperto del ramo in modo evidente verso l’invenzione rivendicata (T473/15).

Fase 4: Determinazione del problema tecnico oggettivo

Introduzione

Il problema tecnico oggettivo è il problema che deriva, per l’esperto del ramo, dalla domanda così come depositata rispetto allo stato della tecnica oggettivo (T13/84).

Tale problema deve quindi essere coerente con la domanda.

Come formularlo?

Una volta identificato il documento dello stato della tecnica più vicino, è necessario esaminare le differenze tecniche (sia strutturali che funzionali) tra tale divulgazione e le rivendicazioni.

Queste differenze tecniche permettono di formulare un problema che l’esperto del ramo dovrebbe porsi per adattare lo stato della tecnica più vicino al fine di ottenere gli effetti tecnici che costituiscono il contributo dell’invenzione (Direttive G-VII 5.2): questo problema non è necessariamente quello presentato dalla domanda (potrebbe essere meno ambizioso).

In linea di principio, qualsiasi effetto prodotto dall’invenzione può essere utilizzato come base per formulare il problema tecnico, se l’effetto può essere dedotto dalla domanda così come è stata depositata (T386/89).

Naturalmente, il problema tecnico oggettivo non è il problema tecnico iniziale posto dalla domanda e può non essere esplicitamente formulato nella domanda stessa: è quindi possibile riformularlo (T13/84) anche in una fase avanzata (ad es. in appello, T162/86).

Il problema tecnico riformulato può anche basarsi su nuovi effetti se l’esperto del ramo può riconoscere che tali effetti erano implicitamente contenuti nel problema tecnico iniziale (T1329/04).

Al contrario, è necessario evitare di effettuare un ragionamento a posteriori introducendo nel problema tecnico elementi della soluzione tecnica (T229/85), anche se tale problema fosse posto dalla descrizione stessa (T686/18). Allo stesso modo, è importante non introdurre nella formulazione del problema un contributo del brevetto nell’identificazione di una problematica (ad es. la risoluzione di un problema che si verifica solo raramente e che non era mai stato identificato dallo stato della tecnica, T605/20).

Inoltre, se il richiedente desidera introdurre il problema tecnico riformulato nella descrizione, deve tenere conto dell’A123(2) CBE (Direttive G-VII 11).

Impossibilità di formulazione

Può accadere in alcuni casi che la formulazione delle rivendicazioni sia così ampia che la formulazione del problema tecnico risulti impossibile a causa della molteplicità dei casi di implementazione possibili.

In tal caso, l’invenzione non può dimostrare attività inventiva (T1766/16).

Caso dell’effetto bonus

Piccola difficoltà aggiuntiva: il caso dell' »effetto bonus ».

Si parla di effetto bonus quando si ottiene un effetto tecnico aggiuntivo, anche sorprendente, ma che si è obbligati a ottenere.

Ad esempio, se abbiamo una sola opzione (o un numero dato di opzioni) per fabbricare una pillola e tale opzione produce necessariamente un effetto tecnico di uniformazione dei composti della pillola, questa uniformazione è un effetto bonus.

In questa ipotesi, non si deve tenere conto di tale effetto bonus nella formulazione del problema tecnico o nel ragionamento sull’attività inventiva (T1936/13).

Il problema tecnico necessariamente tecnico?

Può capitare che alcuni esaminatori indichino « Il problema tecnico che esponete (es. semplificazione di un’interazione) non è tecnico e quindi non è un vero problema tecnico » (situazione vissuta)…

In mancanza di una definizione precisa di cosa sia un « problema tecnico » (poiché nessuno osa darne una definizione chiara), è necessario analizzare la giurisprudenza. Pertanto, è considerato un problema tecnico valido un problema che consenta:

• di ridurre i costi (T255/00, punto 2.1.2 – in realtà, penso che si debba piuttosto considerare il problema come una diminuzione di un « vincolo » per analogia con la decisione T102/08) ;
• di aumentare la qualità audio (caratteristica soggettiva) (T255/00, punto 2.1.2) ;
• di semplificare un processo di fabbricazione (T551/09, punto 11) ;
• di creare un’interfaccia uomo-macchina interattiva e semplice da utilizzare (T333/95, punto 4.2) ;
• di presentare semplicemente e semplificare la valutazione dei risultati di una ricerca di immagini (T634/00, punti 14 e 15) ;
• di migliorare l’aspetto di un vetro (T1852/09) ;
• di consentire un buon compromesso tra più caratteristiche (T672/21).

Pertanto, è del tutto possibile che un problema tecnico sia soggettivo (es. rendere un oggetto più bello) (T1852/09 o T255/00).

Inoltre, il fatto che il problema tecnico sia motivato da scelte di un utente o da preferenze non tecniche non ha alcuna influenza sul fatto che il problema sia non tecnico (T634/00, punto 15).

Problemi tecnici parziali

Quando le differenze tecniche identificate non contribuiscono tutte alla soluzione di uno stesso problema tecnico (Direttive G-VII 6 e T389/86), si parla di problemi tecnici parziali.

Ciò può accadere in particolare in caso di semplice « giustapposizione di caratteristiche » (cioè non esiste sinergia tra le diverse caratteristiche, Direttive G-VII 7).

Ogni problema tecnico parziale sarà trattato separatamente, e un approccio « problema-soluzione » sarà applicato a ciascun gruppo di caratteristiche che contribuiscono a questi problemi tecnici parziali (eventualmente con documenti dello stato della tecnica più vicino diversi) (Direttive G-VII 6).

È sufficiente che uno di questi gruppi di caratteristiche implichi un’attività inventiva affinché l’oggetto della rivendicazione sia inventivo (Direttive G-VII 6).

Prova dell’effetto tecnico

In alcuni casi particolari, gli esaminatori o i membri delle camere di ricorso possono dubitare del problema tecnico posto (dubitando dell’effetto allegato della caratteristica): è il caso, in particolare, della chimica, della biologia, della cosmetica, nel caso dei medicinali, ecc.

Ciò può accadere anche in altri settori se l’effetto tecnico rivendicato non è credibile (T339/13) o non è credibile su tutta l’estensione delle rivendicazioni (T279/17).

Si parla allora di plausibilità dell’effetto tecnico (T2015/20).

È quindi possibile fornire prove comparative (T1127/10, eventualmente su richiesta T609/02), purché siano verificabili e riproducibili.

In particolare, se « la descrizione della procedura e la valutazione dei test comparativi […] sono sia carenti che insufficientemente significativi per consentire di stabilire in modo credibile l’esistenza di un miglioramento« , tali test potranno non essere ammessi (T826/11).

È quindi necessario fornire un’analisi della distribuzione statistica dei risultati, in particolare nel caso in cui (T826/11):

• i risultati sperimentali sono vicini e/o
• il panel di tester o il campione è limitato nel numero.

Non esiste alcun requisito riguardo alla data di presentazione di tali test: essi possono essere contenuti nella domanda ma possono anche essere forniti dopo il deposito, durante l’esame o in fase di opposizione (T2371/13).

L’onere della prova ricade sul titolare (T1265/17). In mancanza, l’Esaminatore si baserà sulla plausibilità di tale effetto tecnico.

Fase 5: Determinazione dell’evidenza dell’invenzione

Approccio « would »

Una volta formulato il problema tecnico, occorre chiedersi se, al fine di risolverlo, la modifica dello stato della tecnica più vicino per giungere all’invenzione sarebbe stata evidente.

Si riterrà che tale modifica sia evidente se lo stato della tecnica nel suo insieme contiene un insegnamento che avrebbe indotto l’esperto del ramo a modificare lo stato della tecnica più vicino per giungere all’invenzione (Direttive G-VII 5.3, T90/84).

Tale incentivo o suggerimento può, ad esempio, essere:

• il secondo documento dello stato della tecnica propone di risolvere lo stesso problema tecnico o un problema simile;
• il secondo documento dello stato della tecnica suggerisce (anche implicitamente, T257/98) una tale modifica.

Se il documento dello stato della tecnica più vicino sconsiglia una soluzione (cioè « teach away » in inglese, T95/90), si ritiene che l’esperto del ramo non cercherà di modificare tale documento in tal senso. Ciò può verificarsi anche se la soluzione dell’invenzione va contro l’insegnamento principale del documento dello stato della tecnica più vicino, in considerazione dello scopo perseguito da tale stato della tecnica (T2201/10).

Può anche accadere che la distanza tra lo stato della tecnica più vicino e l’invenzione sia talmente grande da non consentire all’esperto del ramo di superare ragionevolmente tale divario (T1571/19).

Approccio « would » abusivo?

Può accadere che alcuni ritengano che la caratteristica distintiva della vostra invenzione sia « ovvia » e una « scelta chiara per l’esperto del settore » di fronte al vostro problema…

Ammetto che di fronte a un simile argomento, è difficile difendersi.

A titolo di esempio, l’UEB indica che un Esaminatore può benissimo non citare alcun documento se ritiene che la caratteristica sia di notorietà pubblica (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 1° ottobre 2007, riguardante i metodi nel campo delle attività economiche« , GU 2007, 592).

Fortunatamente, potete contestarlo (T766/91): se una persona vi afferma che questa caratteristica fa parte delle conoscenze generali dell’esperto del settore o che la caratteristica è ovvia, potete chiedergli di dimostrarlo (ammetto di non aver avuto molto successo davanti alle Camere di esame, ma insomma… decisioni contrarie T1370/15 o T1090/12).

Approccio « could »: il problema della ricerca di un’alternativa o la selezione tra scelte ovvie

Un problema tecnico che si pone può benissimo essere la ricerca di un’alternativa (« soluzione di sostituzione« ) a una caratteristica nota (Linee guida G-VII 5.2, T12/07, T1968/08, T894/19).

Questo problema si pone se la differenza tecnica rispetto allo stato della tecnica produce gli stessi effetti (o effetti simili) di una caratteristica di tale stato della tecnica (es. il problema tecnico è trovare un’alternativa all’uso di una molla – lo stato della tecnica che divulga la gomma per ammortizzare gli urti, come la molla) (Linee guida G-VII 5.2).

In questa situazione, è sufficiente semplicemente dimostrare che l’esperto del settore avrebbe potuto modificare (e non avrebbe modificato) lo stato della tecnica per arrivare alla soluzione rivendicata (T1419/10).

Approccio « could »: doppia selezione di valori senza effetto tecnico

Come abbiamo visto per la novità, può accadere che la novità rispetto a un documento risieda nel fatto che sia necessaria una doppia selezione.

Tuttavia, se questa selezione non produce alcun effetto tecnico, l’invenzione non potrà essere considerata come dotata di attività inventiva (T1984/15).

Approccio « could »: la selezione tra scelte ovvie

Indici negativi

Completamento di una divulgazione incompleta

L’invenzione rappresenta una delle soluzioni che verrebbero facilmente e/o naturalmente in mente all’esperto del settore per colmare una lacuna/imprecisione di una divulgazione (Linee guida G-VII 14).

Utilizzo di un equivalente noto

es. sostituzione di una pompa elettrica con una pompa a benzina (Linee guida G-VIIA 1).

Utilizzo di un materiale noto per le sue proprietà note

es. utilizzo di un detergente per le sue proprietà di riduzione della tensione superficiale dell’acqua (Linee guida G-VIIA 1).

Giustapposizione di caratteristiche

Se le caratteristiche sono note indipendentemente, funzionano in modo normale senza produrre un effetto che superi la somma degli effetti precedentemente noti, è probabile che tale giustapposizione non sia dotata di attività inventiva (Linee guida G-VIIA 2).

Indici positivi

Svantaggio prevedibile e pregiudizio

Il semplice ottenimento di un effetto svantaggioso non implica alcuna attività inventiva (T119/82).

Tuttavia, se tale effetto svantaggioso è in realtà solo un pregiudizio (ovvero un’opinione ampiamente diffusa, ma inesatta riguardo a un fatto tecnico), l’attività inventiva potrà essere riconosciuta (a condizione che l’esistenza del pregiudizio sia provata, T60/82).

Effetto inatteso

L’ottenimento di un effetto tecnico inatteso può essere considerato un indizio di attività inventiva (Direttive G-VII 10.2).

Tuttavia, se non esistono alternative possibili ai mezzi differenzianti dell’invenzione, l’UEB considererà che ci si trova in una « situazione a senso unico » in cui l’utilizzo del mezzo conduce in modo evidente a vantaggi prevedibili e quindi senza attività inventiva (T192/82).

Esigenza esistente da lungo tempo

Quando l’invenzione risolve un problema tecnico per il quale gli specialisti lavorano da tempo alla soluzione o soddisfa un’esigenza esistente da lungo tempo, ciò può essere considerato un indizio di attività inventiva (Direttive G-VII 10.3).

Invenzione di problema

L’attività inventiva può essere riconosciuta quando l’invenzione consiste nell’identificazione di un problema che non era stato precedentemente riconosciuto nello stato della tecnica (T2/83, T1641/09, T1201/13).

Caso particolare delle invenzioni « miste »

Vi invito a consultare la pagina sui brevetti misti.