Actividad inventiva
Definición de la actividad inventiva
Para ser patentable, una invención debe implicar una actividad inventiva (A52(1) CPE).
Una invención se considera que implica una actividad inventiva si, para un experto en la materia, no se deriva de una manera evidente del estado de la técnica propio de la actividad inventiva (A56 CPE).
Estado de la técnica oponible
Para la definición del estado de la técnica, consulte La definición del estado de la técnica oponible.
La prueba de una divulgación
Con respecto a la prueba de una divulgación, consulte la página Pruebas de una divulgación.
Apreciación de la actividad inventiva
Combinación de documentos
Es perfectamente posible combinar varios documentos (rara vez más de dos, Directrices G-VII 6) si esta combinación es evidente para el experto en la materia (T2/81): por ejemplo, uno de los dos documentos hace referencia explícita al otro.
Pueden surgir excepciones a este principio en caso de problemas parciales, para los cuales cada uno de los problemas debe ser tratado por separado (Directrices G-VII 6).
También es posible combinar dos modos de realización de un mismo documento si nada aleja al experto en la materia de esta combinación (es decir, « teach away », T95/90).
Una sinergia entre los componentes de una combinación no es suficiente, por sí sola, para establecer una actividad inventiva, a menos que se establezca que el efecto no es evidente (T1639/21). Concretamente, esto significa que incluso si una combinación produce un efecto técnico superior a la suma de los efectos individuales de sus componentes, este efecto debe ser imprevisible para el experto en la materia.
Enfoque « problema-solución »
La OEP ha desarrollado un enfoque para determinar, casi científicamente, si la invención es inventiva.
Este enfoque no tiene carácter obligatorio, pero es ampliamente recomendado (T465/92, Directrices G-VII 5).
Este enfoque consta de 5 etapas:
- determinación del dominio técnico de la invención para limitar el estado de la técnica;
- determinación del experto en la materia;
- determinación del estado de la técnica más cercano;
- determinación del problema técnico objetivo;
- determinación de la evidencia de la invención.
Etapa 1: Dominio técnico y limitación del estado de la técnica
¿Cómo determinar si un dominio técnico debe ser considerado para el enfoque problema-solución?
Un dominio técnico se considera pertinente para el dominio tecnológico de la invención:
- si este dominio representa el mismo dominio técnico que el de la invención;
- si este dominio técnico representa los conocimientos generales del experto en la materia (T195/84);
- si este dominio es un subdominio del dominio de la invención (es decir, un dominio técnico específico más estrecho) y si la principal aplicación conocida de la invención está en este subdominio (T955/90);
- si este dominio es un dominio « vecino », es decir:
- si se plantean problemas idénticos o análogos a los encontrados en el dominio de la invención, y que normalmente el experto en la materia también debería conocer (T176/84);
- si los materiales utilizados están relacionados o cuando se ha debatido en el público en general sobre el problema técnico que surge en los dos dominios (T560/89).
Es importante señalar que el dominio técnico que presenta la mayoría de las características con la invención no es necesariamente el que se debe retener (aunque generalmente sea adecuado, Directrices G-VII 5.1).
Además, un estado de la técnica citado por el propio solicitante no es necesariamente pertinente para apreciar la actividad inventiva (T28/87).
Por otro lado, el simple hecho de que la descripción haga referencia a un documento de un dominio técnico lejano no permite considerar este dominio técnico como cercano (T28/87).
Etapa 2: Dominio técnico y persona versada en la materia
La persona versada en la materia es la persona del dominio técnico de la invención (Directrices G-VII 3) (en fin, de su problema técnico y no de su solución, T422/93).
Por ejemplo, si el problema técnico es « encontrar un material elástico que no se rompa fácilmente », la persona versada en la materia será un especialista en el dominio de los materiales incluso si este material está destinado a la fabricación de bandas de manipulación (T32/81).
La persona versada en la materia se entiende (Directrices G-VII 3) :
- como un practicante normalmente calificado, experto en su dominio ;
- que posee los conocimientos generales en el dominio concernido ;
- y que tiene un conocimiento omnisciente de todos los elementos del estado de la técnica (tal como limitado previamente),
- y tener a su disposición los medios y la capacidad para proceder a trabajos y experiencias corrientes.
Como vemos, la persona versada en la materia es una pura ficción del espíritu.
Esta ficción está tanto más marcada como se admite que la persona versada en la materia no es necesariamente una sola persona: puede así ser un equipo pluridisciplinario (por ejemplo, para resolver varios problemas encadenados, T141/87 y Directrices G-VII 3).
Si esta persona versada en la materia es a menudo una persona de formación media (es decir, no es un premio Nobel, T60/89) que consulta el estado de la técnica en busca de un componente que tenga la misma función (T142/84), puede no obstante ser un doctorando si el dominio técnico lo exige (por ejemplo, secuenciación de ADN, T412/93, Directrices G-VII 3.1).
Etapa 3: Determinación del estado de la técnica más cercano
Principio: mismo objetivo o mismos efectos
Para determinar este estado de la técnica más cercano (es decir, que constituye el punto de partida más prometedor para realizar un desarrollo evidente que conduzca a la invención, Directrices G-VII 5.1), es necesario que:
- esta divulgación tenga como objetivo alcanzar el mismo objetivo o obtener los mismos efectos que la invención (T482/92, T2255/10) ;
- o al menos que pertenezca al mismo dominio técnico que la invención (o a un dominio estrechamente relacionado).
Si generalmente esta divulgación es la que corresponde a un uso similar y que requiere el menor número de modificaciones estructurales y funcionales para llegar a la invención reivindicada (T606/89), esto no es una regla (T1666/16): por lo tanto, se debe dar más peso al problema de origen, al destino del uso y a los efectos obtenidos que al número de características comunes en la elección del estado de la técnica más cercano (T1019/13).
¿Unicidad del estado de la técnica más cercano?
Debido a la formulación « el más cercano », podemos estar tentados a concluir que este estado de la técnica es necesariamente único.
No es así: puede haber varios estados de la técnica más cercanos (T405/14) o puede existir una duda sobre el estado de la técnica más cercano (T1148/15).
La pregunta pertinente, cuando se trata de elegir un punto de partida, es esencialmente saber si permite plantear o no una objeción realista.
Un documento elegido como estado de la técnica más cercano no puede ser excluido simplemente porque otro aparentemente más prometedor esté disponible.
¿Mismos efectos explícitamente o intrínsecamente?
Puede ocurrir que un documento busque resolver un problema totalmente diferente al de la invención (por ejemplo, efecto anticaspa de un champú) pero que contenga todas las características que permiten resolver el de la invención (por ejemplo, la silicona que tiene un efecto acondicionador conocido).
En esta hipótesis, puede ser elegido perfectamente como documento del estado de la técnica más cercano (T2304/16).
Así, no es obligatorio buscar explícitamente el efecto técnico en los documentos del estado de la técnica: el simple hecho de que el estado de la técnica tenga intrínsecamente el efecto es suficiente.
Identificación del objetivo de la invención
La determinación del objetivo de la invención no debe hacerse sobre la base de una selección subjetiva, sino que debe tener en cuenta lo que se reivindica (T2255/10).
Caso del mejor punto de partida
No está excluido, incluso cuando un documento D1 que se interesa por el mismo problema técnico general (PG) existe, considerar que otro documento D2, que se interesa por un problema similar (PS), constituye una mejor elección, o al menos una elección igualmente plausible, siempre que aparezca inmediatamente para el experto en la materia que lo enseñado en este documento D2 puede ser adaptado al objetivo de la invención de manera simple y utilizando solo sus conocimientos generales (T1841/11).
No obstante, en esta situación, no es posible argumentar que el experto en la materia no habría estado motivado para resolver el problema general PG partiendo de D2, ya que el enfoque problema-solución presupone que el experto en la materia desea resolver PG desde el inicio del proceso inventivo.
Justificación del estado de la técnica más cercano
Puede preguntarse si el estado de la técnica más cercano debe ser justificado o podría ser cuestionado.
En este caso, ciertas decisiones afirman que no hay necesidad de justificación (T1112/19) y que todos los documentos pueden ser utilizados indistintamente.
Enfoque en un estado de la técnica más cercano en otro dominio
Puede ocurrir que el análisis anterior conduzca a seleccionar un documento de un dominio técnico diferente como estado de la técnica más cercano.
Bajo esta hipótesis, no debe olvidarse que un estado de la técnica más cercano que no se interesa por el mismo objetivo o el mismo efecto que la invención no puede conducir al experto en la materia de manera evidente hacia la invención reivindicada (T473/15).
Etapa 4: Determinación del problema técnico objetivo
Introducción
El problema técnico objetivo es el problema que se deriva, para el experto en la materia, de la solicitud tal como se depositó con respecto al estado de la técnica objetivo (T13/84).
Este problema debe ser coherente con la solicitud.
¿Cómo formularlo?
Una vez identificado el documento de la técnica más cercano, es necesario examinar las diferencias técnicas (ya sean estructurales o funcionales) entre esta divulgación y las reivindicaciones.
Estas diferencias técnicas permiten formular un problema que el experto en la materia debería plantearse para adaptar el estado de la técnica más cercano con el fin de obtener los efectos técnicos que constituyen el aporte de la invención (Directrices G-VII 5.2): este problema no es necesariamente el presentado por la solicitud (puede ser menos ambicioso).
Las pruebas posteriores a la publicación no se tienen en cuenta para definir el problema técnico objetivo (T852/20, G2/21 contra T1989/19).
En principio, cualquier efecto producido por la invención puede ser utilizado como base para formular el problema técnico, si el efecto puede ser deducido de la solicitud tal como fue presentada (T386/89).
Por supuesto, el problema técnico objetivo no es el problema técnico inicial planteado por la solicitud y puede no estar explícitamente formulado en la solicitud: por lo tanto, es posible reformularlo (T13/84) incluso en una etapa tardía (por ejemplo, en recurso, T162/86).
El problema técnico reformulado puede incluso basarse en nuevos efectos si el experto en la materia puede ver que estos efectos estaban implícitamente contenidos en el problema técnico inicial (T1329/04)
Por el contrario, es necesario evitar un razonamiento a posteriori al introducir en el problema técnico elementos de la solución técnica (T229/85) incluso si este problema es planteado por la descripción misma (T686/18). Del mismo modo, es importante no introducir en la formulación del problema una contribución de la patente en la identificación de una problemática (por ejemplo, la resolución de un problema que ocurre rara vez y que nunca había sido identificado por el estado de la técnica, T605/20).
Además, si el solicitante desea introducir el problema técnico reformulado en la descripción, es necesario tener en cuenta el A123(2) CPE (Directrices G-VII 11).
Imposibilidad de formular
Puede ocurrir en ciertos casos que la formulación de las reivindicaciones sea tan amplia que la formulación del problema técnico sea imposible debido a la multiplicidad de casos de implementación posibles.
En este caso, la invención no puede demostrar actividad inventiva (T1766/16).
Caso del efecto bonus
Pequeña dificultad adicional: el caso del « efecto bonus ».
Se habla de efecto bonus cuando se obtiene un efecto técnico adicional, incluso sorprendente, pero que es obligatorio obtener.
Por ejemplo, si solo tenemos una opción (o un número dado de opciones) para fabricar una píldora y esa opción proporciona necesariamente un efecto técnico de uniformización de los compuestos de la píldora, esta uniformización es un efecto bonus.
En esta hipótesis, no se debe tener en cuenta este efecto bonus en la formulación del problema técnico o en el razonamiento de actividad inventiva (T1936/13).
Un efecto crucial e inesperado — incluso no buscado inicialmente — no puede ser ignorado en la evaluación de la actividad inventiva (T1356/21, punto 3.4; ver también T1147/16).
Para ciertas jurisprudencias, para que un efecto técnico sea calificado como efecto bonus, debe demostrarse que no existe ninguna otra alternativa para obtener el primer efecto, o que el segundo efecto es puramente accidental (T1356/21, confirmando T192/82 y T227/89).
¿El problema técnico necesariamente técnico?
Puede ocurrir que ciertos examinadores indiquen « El problema técnico que exponen (por ejemplo, simplificación de una interacción) no es técnico y, por lo tanto, no es un verdadero problema técnico » (situación vivida)…
A falta de saber qué es un « problema técnico » (ya que nadie se atreve a dar una definición precisa), es necesario analizar la jurisprudencia. Así, es un problema técnico válido, un problema que permita:
- reducir los costos (T255/00, punto 2.1.2 – en realidad, creo que es mejor considerar el problema como una disminución de una « restricción » por analogía con la decisión T102/08);
- aumentar la calidad de audio (característica subjetiva) (T255/00, punto 2.1.2);
- simplificar un proceso de fabricación (T551/09, punto 11);
- crear una interfaz hombre-máquina interactiva y sencilla de usar (T333/95, punto 4.2);
- presentar simplement y simplificar la evaluación de los resultados de una búsqueda de imágenes (T634/00, puntos 14 y 15);
- mejorar la apariencia de un vaso (T1852/09);
- permitir un buen compromiso entre varias características (T672/21).
Así, es perfectamente posible que un problema técnico sea subjetivo (por ejemplo, hacer un objeto más bonito) (T1852/09 o T255/00).
Además, el hecho de que el problema técnico esté motivado por elecciones de un usuario o preferencias no técnicas no tiene ninguna influencia en el hecho de que el problema no sea técnico (T634/00, punto 15).
Una característica matemática sin efecto técnico relevante no puede fundar una actividad inventiva (T746/22).
Problemas técnicos parciales
Cuando las diferencias técnicas identificadas no participan todas en la resolución de un mismo problema técnico (Directrices G-VII 6 y T389/86), se habla de problemas técnicos parciales.
Esto puede ocurrir especialmente en caso de simple « yustaposición de características » (es decir, no existe sinergia entre las diferentes características, Directrices G-VII 7).
Cada problema técnico parcial se tratará por separado, y se desarrollará un enfoque « problema-solución » en cada uno de los grupos de características que participan en estos problemas técnicos parciales (eventualmente con diferentes documentos del estado de la técnica más cercano) (Directrices G-VII 6).
Basta con que uno de estos grupos de características implique una actividad inventiva para que el objeto de la reivindicación sea inventivo (Directrices G-VII 6).
Prueba del efecto técnico
En ciertos casos particulares, los examinadores o los miembros de las cámaras de recurso pueden dudar del problema técnico planteado (dudando del efecto alegado de la característica): es el caso en particular en química, biología, cosmética, en el caso de los medicamentos, etc.
Esto también puede ocurrir en otros campos si el efecto técnico reivindicado no es creíble (T339/13) o no es creíble en todo el alcance de las reivindicaciones (T279/17).
Entonces se habla de plausibilidad del efecto técnico (T2015/20).
Es posible entonces proporcionar ensayos comparativos (T1127/10, posiblemente a petición, T609/02), siempre y cuando sean verificables y reproducibles.
En particular, si « la descripción del procedimiento y la evaluación de las pruebas comparativas […] son a la vez deficientes e insuficientemente significativas para permitir establecer de manera creíble la existencia de una mejora« , estas pruebas podrían no ser admisibles (T826/11).
Es necesario dar un análisis de la distribución estadística de los resultados, en particular en el caso en que (T826/11):
- los resultados experimentales son cercanos y/o
- el panel de evaluadores o la muestra es restringido en número.
No existe ningún requisito en cuanto a la fecha de suministro de estas pruebas: pueden estar contenidas en la solicitud pero también pueden ser proporcionadas después del depósito, durante el examen o durante una oposición (T2371/13).
La carga de la prueba recae sobre los hombros del titular (T1265/17). En su defecto, el examinador se basará en la plausibilidad de este efecto técnico.
Paso 5: Determinación de la evidencia de la invención
Enfoque « would »
Una vez formulado el problema técnico, hay que preguntarse si, para resolver este problema, la modificación del estado de la técnica más cercano para llegar a la invención sería evidente.
Se considerará que esta modificación es evidente si el estado de la técnica en su conjunto contiene una enseñanza que habría incitado al experto en la materia a modificar el estado de la técnica más cercano para llegar a la invención (Directrices G-VII 5.3, T90/84).
Esta incitación o esta sugerencia puede, por ejemplo, ser:
- el segundo documento del estado de la técnica propone resolver el mismo problema técnico o un problema similar;
- el segundo documento del estado de la técnica sugiere (incluso implícitamente, T257/98) tal modificación.
Si el documento del estado de la técnica más cercano desaconseja una solución (es decir, « teach away » en inglés, T95/90), se considera que el experto en la materia no buscará modificar este documento en ese sentido. También puede ser el caso si la solución de la invención va en contra de la enseñanza principal del documento del estado de la técnica más cercano, a la vista del objetivo perseguido por este estado de la técnica (T2201/10).
También puede ocurrir que la brecha entre el estado de la técnica más cercano y la invención sea tan grande que no permita al experto en la materia superar razonablemente la brecha (T1571/19).
Enfoque « would » abusivo ?
Puede ocurrir que algunos consideren que la característica distintiva de su invención es « evidente » y es una « elección clara para el experto en la materia » enfrentado a su problema…
Confieso que ante un argumento así, es difícil defenderse.
A título ilustrativo, la OEP indica que un examinador puede perfectamente no citar ningún documento si considera que la característica es de notoria pública (« Comunicado de la Oficina Europea de Patentes, de fecha 1 de octubre de 2007, relativo a los métodos en el ámbito de las actividades económicas« , BO 2007, 592).
Afortunadamente, puede impugnarlo (T766/91) : si una persona le afirma que esta característica forma parte de los conocimientos generales del experto en la materia o que la característica es evidente, puede pedirle que lo demuestre (confieso no haber tenido mucho éxito ante las salas de examen, pero bueno… decisiones contrarias T1370/15 o T1090/12).
Enfoque « could »: el problema de la búsqueda de alternativas o la selección entre opciones evidentes
Un problema técnico que se plantea puede muy bien ser la búsqueda de una alternativa (« solución de reemplazo« ) a una característica conocida (Directrices G-VII 5.2, T12/07, T1968/08, T894/19).
Este problema se plantea si la diferencia técnica con el estado de la técnica proporciona los mismos efectos (o efectos similares) que una característica de este estado de la técnica (ej. el problema técnico es encontrar una alternativa al uso de un resorte – el estado de la técnica divulgando goma que permite amortiguar los golpes, como el resorte) (Directrices G-VII 5.2).
En esta situación, simplemente hay que demostrar que el experto en la materia habría podido modificar (y no habría modificado) el estado de la técnica para llegar a la solución reivindicada (T1419/10).
Enfoque « could »: doble selección de valores sin efecto técnico
Como hemos visto para la novedad, puede ser que la novedad con respecto a un documento resida en el hecho de que haya que realizar una doble selección.
Sin embargo, si esta selección no proporciona ningún efecto técnico, la invención no podrá ser considerada como inventiva (T1984/15).
Enfoque « could »: la selección entre opciones evidentes
Indicios negativos
Complemento a una divulgación incompleta
La invención representa una de las soluciones que vendría fácilmente y/o naturalmente a la mente del experto en la materia para llenar una laguna/imprecisión de una divulgación (Directrices G-VII 14).
Utilización de equivalente conocido
ej. reemplazo de una bomba eléctrica por una bomba de gasolina (Directrices G-VIIA 1).
Utilización de un material conocido por sus propiedades conocidas
ej. utilización de un detergente por sus propiedades de reducción de la tensión superficial del agua (Directrices G-VIIA 1).
Yuxtaposición de características
Si las características son conocidas independientemente, que funcionen de manera normal sin producir un efecto que supere la suma de los efectos conocidos previamente, es probable que esta yuxtaposición no sea inventiva (Directrices G-VIIA 2).
Indicios positivos
Desventaja previsible y prejuicio
La simple obtención de un efecto desventajoso no implica ninguna actividad inventiva (T119/82).
No obstante, si este efecto desventajoso no es en realidad más que un prejuicio (es decir, una opinión ampliamente extendida, pero inexacta sobre un hecho técnico), la actividad inventiva podrá ser reconocida (siempre que la existencia del prejuicio sea probada, T60/82).
Efecto inesperado
La obtención de un efecto técnico inesperado puede ser considerada como un indicio de actividad inventiva (Directrices G-VII 10.2).
Sin embargo, si no existen alternativas posibles a los medios diferenciadores de la invención, la OEP considerará que nos encontramos en una « situación de sentido único » en la cual el uso del medio conduce de manera evidente a ventajas previsibles y, por lo tanto, sin actividad inventiva (T192/82).
Necesidad existente desde hace mucho tiempo
Cuando la invención resuelve un problema técnico cuya solución los especialistas han estado buscando desde hace mucho tiempo o responde a una necesidad existente desde hace mucho tiempo, esto puede ser considerado como un indicio de actividad inventiva (Directrices G-VII 10.3).
Invención de problema
La actividad inventiva puede ser reconocida cuando la invención reside en la identificación de un problema que no era reconocido anteriormente en el estado de la técnica (T2/83, T1641/09, T1201/13).
Caso particular de las invenciones « mixtas »
Le invito a consultar la página sobre las inventos mixtos.