Actividad inventiva

Definición de la actividad inventiva

Para ser patentable, una invención debe implicar una actividad inventiva (A52(1) CPE).

Se considera que una invención implica actividad inventiva si, para un experto en la materia, no se deriva de manera evidente del estado de la técnica (A56 CPE).

Estado de la técnica aplicable

Para la definición del estado de la técnica, consulte La definición del estado de la técnica aplicable.

La prueba de una divulgación

En cuanto a la prueba de una divulgación, consulte la página Pruebas de una divulgación.

Evaluación de la actividad inventiva

Combinación de documentos

Es perfectamente posible combinar varios documentos (rara vez más de dos, Directrices G-VII 6) si esta combinación es evidente para el experto en la materia (T2/81): por ejemplo, si uno de los dos documentos hace referencia explícita al otro.

Pueden surgir excepciones a este principio en caso de problemas parciales, para los cuales cada uno de los problemas debe tratarse por separado (Directrices G-VII 6).

También es posible combinar dos modos de realización de un mismo documento si nada aleja al experto en la materia de esta combinación (es decir, « teach away », T95/90).

Enfoque « problema-solución »

La OEP ha desarrollado un enfoque para determinar, de manera casi científica, si la invención es inventiva.

Este enfoque no es obligatorio, pero está ampliamente recomendado (T465/92, Directrices G-VII 5).

Este enfoque consta de 5 etapas:

• determinación del ámbito técnico de la invención para limitar el estado de la técnica;
• determinación del experto en la materia;
• determinación del estado de la técnica más cercano;
• determinación del problema técnico objetivo;
• determinación de la evidencia de la invención.

Paso 1 : Campo técnico y delimitación del estado de la técnica

¿Cómo determinar si un campo técnico debe ser considerado para el enfoque problema-solución?

Un campo técnico se considera relevante para el ámbito tecnológico de la invención :

• si dicho campo representa el mismo campo técnico que el de la invención ;
• si dicho campo técnico representa los conocimientos generales del experto en la materia (T195/84) ;
• si dicho campo es un subcampo del campo de la invención (es decir, campo técnico específico más restringido) y si la principal aplicación conocida de la invención se encuentra en este subcampo (T955/90) ;
• si dicho campo es un campo « vecino », es decir :
  • si se plantean problemas idénticos o análogos a los encontrados en el campo de la invención, y que normalmente el experto en la materia también debería conocer (T176/84) ;
  • si los materiales utilizados están relacionados o cuando se ha debatido públicamente el problema técnico que surge en ambos campos (T560/89).

Cabe señalar que el campo técnico que presenta más características en común con la invención no es necesariamente el que debe considerarse (aunque generalmente sea adecuado, Directrices G-VII 5.1).

Además, un estado de la técnica citado por el propio solicitante no es necesariamente relevante para evaluar la actividad inventiva (T28/87).

Asimismo, el mero hecho de que la descripción haga referencia a un documento de un campo técnico alejado no permite considerar dicho campo técnico como cercano (T28/87).

Etapa 2 : Campo técnico y persona experta en la materia

La persona experta en la materia es la persona del campo técnico de la invención (Directrices G-VII 3) (en definitiva, de su problema técnico y no de su solución, T422/93).

Por ejemplo, si el problema técnico es « encontrar un material elástico que no se rompa fácilmente », la persona experta en la materia será un especialista en el campo de los materiales, incluso si dicho material está destinado a la fabricación de bandas de manipulación (T32/81).

La persona experta en la materia se entiende (Directrices G-VII 3) :

• como un profesional normalmente cualificado, experto en su campo ;
• que posee los conocimientos generales en el campo correspondiente ;
• y que tiene un conocimiento omnisapiente de todos los elementos del estado de la técnica (tal como se ha limitado anteriormente),
• disponer de los medios y la capacidad para realizar trabajos y experimentos habituales.

Como vemos, la persona experta en la materia es una pura ficción mental.

Esta ficción es aún más marcada dado que se admite que la persona experta en la materia no es necesariamente una sola persona: puede ser así un equipo pluridisciplinar (por ejemplo, para resolver varios problemas encadenados, T141/87 y Directrices G-VII 3).

Si esta persona experta en la materia suele ser una persona con formación media (es decir, no es un premio Nobel, T60/89) que consulta el arte anterior en busca de un componente con la misma función (T142/84), no obstante, puede ser un doctorando si el campo técnico lo requiere (ej. secuenciación de ADN, T412/93, Directrices G-VII 3.1).

Etapa 3 : Determinación del estado de la técnica más cercano

Principio: mismo objetivo o mismos efectos

Para determinar este estado de la técnica más cercano (es decir, el que constituye el punto de partida más prometedor para realizar un desarrollo evidente que conduzca a la invención, Directrices G-VII 5.1), es necesario que:

• esta divulgación tenga como objetivo alcanzar el mismo objetivo o conseguir los mismos efectos que la invención (T482/92, T2255/10) ;
• o al menos que pertenezca al mismo campo técnico que la invención (o a un campo estrechamente relacionado).

Si generalmente esta divulgación es la que corresponde a un uso similar y que requiere el menor número de modificaciones estructurales y funcionales para llegar a la invención reivindicada (T606/89), esto no es una regla (T1666/16): por lo tanto, es necesario dar más peso al problema original, al destino del uso y a los efectos obtenidos que al número de características comunes en la elección del estado de la técnica más cercano (T1019/13).

¿Unicidad del estado de la técnica más cercano?

Debido a la formulación « el más cercano », podemos sentir la tentación de concluir que este estado de la técnica es necesariamente único.

No es el caso: puede haber varios estados de la técnica más cercanos (T405/14) o puede existir una duda sobre cuál es el estado de la técnica más cercano (T1148/15).

La cuestión pertinente, cuando se trata de elegir un punto de partida, es esencialmente si permite plantear o no una objeción realista.

Un documento elegido como estado de la técnica más cercano no puede ser excluido simplemente porque exista otro aparentemente más prometedor.

¿Mismos efectos de forma explícita o intrínseca?

Puede ocurrir que un documento intente resolver un problema totalmente diferente al de la invención (ej. efecto antiparasitario de un champú) pero que contenga el conjunto de características que permiten resolver el de la invención (ej. silicona con un efecto acondicionador conocido).

En este caso, puede perfectamente elegirse como documento del estado de la técnica más cercano (T2304/16).

Así, no es obligatorio buscar explícitamente el efecto técnico en los documentos del estado de la técnica: basta con que el estado de la técnica tenga de manera intrínseca dicho efecto.

Identificación del objetivo de la invención

La determinación del objetivo de la invención no debe realizarse sobre la base de una selección subjetiva, sino que debe tener en cuenta lo que se reivindica (T2255/10).

Caso del mejor punto de partida

No se excluye, incluso cuando existe un documento D1 que aborda el mismo problema técnico general (PG), considerar que otro documento D2, que aborda un problema similar (PS), constituye una mejor opción, o al menos una opción igualmente plausible, siempre que resulte inmediatamente evidente para el experto en la materia que lo enseñado en dicho documento D2 puede adaptarse al objetivo de la invención de manera sencilla y utilizando únicamente sus conocimientos generales (T1841/11).

No obstante, en esta situación, no es posible argumentar que el experto en la materia no habría estado motivado para resolver el problema general PG partiendo de D2, ya que el enfoque problema-solución presupone que el experto en la materia desea resolver PG desde el inicio del proceso inventivo.

Justificación del estado de la técnica más cercano

Cabe preguntarse si el estado de la técnica más cercano debe justificarse o podría ser cuestionado.

En este sentido, algunas decisiones afirman que no es necesaria justificación (T1112/19) y que todos los documentos pueden utilizarse indistintamente.

Enfoque en un estado de la técnica más cercano en otro ámbito

Puede ocurrir que el análisis anterior conduzca a seleccionar un documento de un ámbito técnico diferente como estado de la técnica más cercano.

En este supuesto, no debe olvidarse que un estado de la técnica más cercano que no aborde el mismo objetivo o efecto que la invención no puede conducir al experto en la materia de manera evidente hacia la invención reivindicada (T473/15).

Etapa 4: Determinación del problema técnico objetivo

Introducción

El problema técnico objetivo es el problema que se deriva, para el experto en la materia, de la solicitud tal como fue presentada con respecto al estado de la técnica objetivo (T13/84).

Este problema debe ser, por tanto, coherente con la solicitud.

¿Cómo formularlo? 

Una vez identificado el documento del estado de la técnica más cercano, es necesario examinar las diferencias técnicas (ya sean estructurales o funcionales) entre dicha divulgación y las reivindicaciones.

Estas diferencias técnicas permiten formular un problema que debería plantearse el experto en la materia para adaptar el estado de la técnica más cercano con el fin de obtener los efectos técnicos que constituyen el aporte de la invención (Directrices G-VII 5.2) : este problema no es necesariamente el presentado por la solicitud (puede ser menos ambicioso).

En principio, todo efecto producido por la invención puede utilizarse como base para formular el problema técnico, siempre que el efecto pueda deducirse de la solicitud tal como fue presentada (T386/89).

Por supuesto, el problema técnico objetivo no es el problema técnico inicial planteado por la solicitud y puede no estar formulado explícitamente en la misma : por lo tanto, es posible reformularlo (T13/84), incluso en una fase tardía (ej. en recurso, T162/86).

El problema técnico reformulado puede incluso basarse en nuevos efectos si el experto en la materia puede ver que dichos efectos estaban implícitamente contenidos en el problema técnico inicial (T1329/04).

Por el contrario, debe evitarse realizar un razonamiento a posteriori introduciendo en el problema técnico elementos de solución técnica (T229/85), incluso cuando dicho problema esté planteado por la propia descripción (T686/18). Asimismo, es importante no introducir en la formulación del problema una contribución de la patente en la identificación de una problemática (ej. la resolución de un problema que solo ocurre rara vez y que nunca había sido identificado por el estado de la técnica, T605/20).

Además, si el solicitante desea introducir el problema técnico reformulado en la descripción, debe tener en cuenta el A123(2) CBE (Directrices G-VII 11).

Imposibilidad de formular

Puede ocurrir en algunos casos que la formulación de las reivindicaciones sea tan amplia que la formulación del problema técnico resulte imposible debido a la multiplicidad de casos de implementación posibles.

En este caso, la invención no puede demostrar actividad inventiva (T1766/16).

Caso del efecto bonus

Pequeña dificultad adicional: el caso del « efecto bonus ».

Se habla de efecto bonus cuando se obtiene un efecto técnico adicional, incluso sorprendente, pero que se está obligado a obtener.

Por ejemplo, si solo tenemos una opción (o un número determinado de opciones) para fabricar una píldora y dicha opción produce necesariamente un efecto técnico de uniformización de los compuestos de la píldora, esta uniformización es un efecto bonus.

En este supuesto, no debe tenerse en cuenta dicho efecto bonus en la formulación del problema técnico o en el razonamiento de actividad inventiva (T1936/13).

¿El problema técnico necesariamente técnico?

Puede ocurrir que algunos examinadores indiquen « El problema técnico que expones (ej. simplificación de una interacción) no es técnico y, por tanto, no es un verdadero problema técnico » (situación vivida)…

Ante la ausencia de una definición precisa de lo que es un « problema técnico » (ya que nadie se atreve a dar una), es necesario analizar la jurisprudencia. Así, se considera un problema técnico válido aquel que permite:

• reducir los costes (T255/00, punto 2.1.2 – en realidad, creo que más bien habría que considerar el problema como una disminución de una « restricción » por analogía con la decisión T102/08) ;
• aumentar la calidad de audio (característica subjetiva) (T255/00, punto 2.1.2) ;
• simplificar un proceso de fabricación (T551/09, punto 11) ;
• crear una interfaz hombre-máquina interactiva y fácil de usar (T333/95, punto 4.2) ;
• presentar de forma sencilla y simplificar la evaluación de los resultados de una búsqueda de imágenes (T634/00, puntos 14 y 15) ;
• mejorar el aspecto de un vaso (T1852/09) ;
• lograr un buen compromiso entre varias características (T672/21).

Así, es perfectamente posible que un problema técnico sea subjetivo (ej. hacer un objeto más bonito) (T1852/09 o T255/00).

Además, el hecho de que el problema técnico esté motivado por elecciones de un usuario o preferencias no técnicas no influye en que el problema sea no técnico (T634/00, punto 15).

Problemas técnicos parciales

Cuando las diferencias técnicas identificadas no contribuyen todas a la resolución de un mismo problema técnico (Directrices G-VII 6 y T389/86), se habla de problemas técnicos parciales.

Esto puede ocurrir, en particular, en caso de simple « yuxtaposición de características » (es decir, no existe sinergia entre las distintas características, Directrices G-VII 7).

Cada problema técnico parcial se tratará por separado, y se aplicará un enfoque « problema-solución » a cada uno de los grupos de características que contribuyen a estos problemas técnicos parciales (eventualmente con documentos del estado de la técnica más cercano diferentes) (Directrices G-VII 6).

Basta con que uno de estos grupos de características implique actividad inventiva para que el objeto de la reivindicación sea inventivo (Directrices G-VII 6).

Prueba del efecto técnico

En ciertos casos particulares, los examinadores o los miembros de las cámaras de recurso pueden dudar del problema técnico planteado (poniendo en duda el efecto alegado de la característica): este es el caso, en particular, en química, biología, cosmética, en el caso de los medicamentos, etc.

Esto también puede ocurrir en otros ámbitos si el efecto técnico reivindicado no es creíble (T339/13) o no es creíble en toda la extensión de las reivindicaciones (T279/17).

Se habla entonces de plausibilidad del efecto técnico (T2015/20).

En ese caso, es posible aportar ensayos comparativos (T1127/10, eventualmente a petición T609/02), siempre que sean verificables y reproducibles.

En particular, si « la descripción del procedimiento y la evaluación de los ensayos comparativos […] son a la vez deficientes e insuficientemente significativos para permitir establecer de manera creíble la existencia de una mejora« , estos ensayos podrán no ser admisibles (T826/11).

Por tanto, es necesario proporcionar un análisis de la distribución estadística de los resultados, en particular en el caso de que (T826/11):

• los resultados experimentales sean cercanos y/o
• el panel de evaluadores o la muestra sea reducido en número.

No existe ningún requisito en cuanto a la fecha de presentación de estos ensayos: pueden estar incluidos en la solicitud, pero también pueden aportarse después de la solicitud, durante el examen o durante una oposición (T2371/13).

La carga de la prueba recae sobre los hombros del titular (T1265/17). En su defecto, el Examinador se basará en la plausibilidad de dicho efecto técnico.

Etapa 5: Determinación de la evidencia de la invención

Enfoque « would »

Una vez formulado el problema técnico, es necesario preguntarse si, para resolver dicho problema, la modificación del estado de la técnica más cercano para llegar a la invención habría sido evidente.

Se considerará que dicha modificación es evidente si el estado de la técnica en su conjunto contiene una enseñanza que habría incitado al experto en la materia a modificar el estado de la técnica más cercano para llegar a la invención (Directrices G-VII 5.3, T90/84).

Esta incitación o sugerencia puede, por ejemplo, consistir en:

• que el segundo documento del estado de la técnica proponga resolver el mismo problema técnico o un problema similar;
• que el segundo documento del estado de la técnica sugiera (incluso implícitamente, T257/98) dicha modificación.

Si el documento del estado de la técnica más cercano desaconseja una solución (es decir, « teach away » en inglés, T95/90), se considera que el experto en la materia no intentará modificar dicho documento en ese sentido. Esto también puede ocurrir si la solución de la invención va en contra de la enseñanza principal del documento del estado de la técnica más cercano, en vista del objetivo perseguido por dicho estado de la técnica (T2201/10).

También puede ocurrir que la diferencia entre el estado de la técnica más cercano y la invención sea tan grande que no permita al experto en la materia superar razonablemente dicha diferencia (T1571/19).

¿Enfoque « would » abusivo?

Puede ocurrir que algunos consideren que la característica distintiva de su invención es « evidente » y es una « elección clara para el experto en la materia » enfrentado a su problema…

Reconozco que ante tal argumento, es difícil defenderse.

A modo de ilustración, la OEP indica que un Examinador puede perfectamente no citar ningún documento si considera que la característica es de notoriedad pública (« Comunicado de la Oficina Europea de Patentes, de fecha 1 de octubre de 2007, relativo a los métodos en el ámbito de las actividades económicas« , JO 2007, 592).

Afortunadamente, puede impugnarlo (T766/91): si alguien le afirma que esta característica forma parte de los conocimientos generales del experto en la materia o que la característica es evidente, puede pedirle que lo demuestre (reconozco no haber tenido mucho éxito ante las cámaras de Examen, pero bueno… decisiones contrarias T1370/15 o T1090/12).

Enfoque « could »: el problema de la búsqueda de alternativa o la selección entre elecciones evidentes

Un problema técnico que se plantea puede muy bien ser la búsqueda de una alternativa (« solución de reemplazo« ) a una característica conocida (Directrices G-VII 5.2, T12/07, T1968/08, T894/19).

Este problema se plantea si la diferencia técnica con el estado de la técnica produce los mismos efectos (o efectos similares) que una característica de dicho estado de la técnica (ej. el problema técnico es encontrar una alternativa al uso de un muelle – el estado de la técnica divulgando caucho que permite amortiguar los golpes, como el muelle) (Directrices G-VII 5.2).

En esta situación, basta simplemente con probar que el experto en la materia habría podido modificar (y no habría modificado) el estado de la técnica para llegar a la solución reivindicada (T1419/10).

Enfoque « could »: doble selección de valores sin efecto técnico

Como hemos visto para la novedad, puede ocurrir que la novedad frente a un documento resida en el hecho de que sea necesario realizar una doble selección.

No obstante, si esta selección no produce ningún efecto técnico, la invención no podrá considerarse como inventiva (T1984/15).

Enfoque « could »: la selección entre elecciones evidentes

Indicios negativos

Complemento a una divulgación incompleta

La invención representa una de las soluciones que vendría fácilmente y/o de forma natural a la mente del experto en la materia para completar una laguna/imprecisión de una divulgación (Directrices G-VII 14).

Utilización de equivalente conocido

ej. reemplazo de una bomba eléctrica por una bomba de gasolina (Directrices G-VIIA 1).

Utilización de un material conocido por sus propiedades conocidas

ej. utilización de un detergente por sus propiedades de reducción de la tensión superficial del agua (Directrices G-VIIA 1).

Yuxtaposición de características

Si las características son conocidas de forma independiente, que funcionan de manera normal sin producir un efecto que supere la suma de los efectos conocidos anteriormente, es probable que esta yuxtaposición no sea inventiva (Directrices G-VIIA 2).

Indicios positivos

Desventaja previsible y prejuicio

La simple obtención de un efecto desventajoso no implica actividad inventiva (T119/82).

No obstante, si dicho efecto desventajoso no es en realidad más que un prejuicio (es decir, opinión ampliamente extendida, pero inexacta acerca de un hecho técnico), podrá reconocerse la actividad inventiva (siempre que se pruebe la existencia del prejuicio, T60/82).

Efecto inesperado

La obtención de un efecto técnico inesperado puede considerarse como un indicio de actividad inventiva (Directrices G-VII 10.2).

Sin embargo, si no existen alternativas posibles a los medios diferenciadores de la invención, la OEP considerará que nos encontramos ante una « situación de vía única » en la que el uso del medio conduce de manera evidente a ventajas previsibles y, por tanto, sin actividad inventiva (T192/82).

Necesidad existente desde hace tiempo

Cuando la invención resuelve un problema técnico cuya solución llevan tiempo buscando los especialistas o responde a una necesidad existente desde hace tiempo, esto puede considerarse como un indicio de actividad inventiva (Directrices G-VII 10.3).

Invención de problema

La actividad inventiva puede reconocerse cuando la invención reside en la identificación de un problema que no había sido reconocido previamente en el estado de la técnica (T2/83, T1641/09, T1201/13).

Caso particular de las invenciones « mixtas »

Le invito a consultar la página sobre los inventos mixtos.