Una volta emesso il rapporto di ricerca preliminare, è necessario rispondervi per avviare formalmente l’esame della domanda. È a partire da questo momento che può essere preso in considerazione il rilascio di un brevetto.
Risposta al rapporto di ricerca preliminare
Principio
Non appena redatto, il rapporto di ricerca preliminare viene trasmesso al richiedente (R612-58 CPI).
Egli può quindi prendere posizione sul rapporto di ricerca preliminare (R612-59 CPI).
Risposta obbligatoria?
La risposta è obbligatoria se il rapporto di ricerca preliminare cita degli stati della tecnica (R612-58 CPI), in particolare documenti codificati X o Y o E opponibili (Direttive di esame dell’INPI, I-C VIII.5.2.1).
Termine
Il richiedente dispone di un termine di 3 mesi (rinnovabile su richiesta una volta) per depositare nuove rivendicazioni o presentare osservazioni (R612-59 CPI).
Sanzione in caso di mancata risposta
In mancanza di risposta entro i termini, la domanda è respinta (R612-58 CPI insieme a L612-12 CPI 9° insieme a R612-51 CPI) dopo che sia stata inviata una diffida prima del rigetto e sia stato concesso un nuovo termine impartito al richiedente.
Modifiche
In risposta al rapporto di ricerca preliminare, il richiedente può depositare nuove rivendicazioni (R612-59 CPI) e/o presentare osservazioni.
A priori, tali modifiche sono abbastanza ampie e non devono necessariamente rispondere a un’obiezione dell’Esaminatore (R612-37 CPI).
Il richiedente può eventualmente presentare più volte modifiche durante il termine di risposta aperto (Direttive di esame dell’INPI, I-C VIII.5.2.1.b).
In ogni caso, devono essere rispettati i seguenti principi:
- le modifiche delle rivendicazioni devono essere indicate (R612-60 CPI, comma 1): ad esempio, una copia con evidenziazione delle revisioni o una lettera che indichi precisamente le modifiche (Decreto del 19 settembre 1979 relativo alle modalità di deposito delle domande di brevetto d’invenzione, art. 19);
- le nuove rivendicazioni devono essere supportate dalla descrizione così come depositata (L612-12 CPI 8°);
- la descrizione non può essere modificata (se non marginalmente per renderla conforme alle rivendicazioni, R612-60 CPI, comma 2, o se esiste un’irregolarità riguardante la descrizione, R612-37 CPI) (Direttive di esame dell’INPI, I-C II.5.4 e Direttive di esame dell’INPI, I-C VIII.5.2.3).
Una modifica minore delle rivendicazioni (cioè senza incidenza sul merito) non sarà considerata una risposta (Direttive di esame dell’INPI, I-C VIII.5.2.1.b).
Cambiamento dell’oggetto rivendicato
Principio
Se il richiedente, in seguito alla modifica delle rivendicazioni sopra menzionata, decide di modificare completamente l’oggetto rivendicato (es. scelta di un’altra invenzione presente nella descrizione), gli viene inviata una notifica per chiedergli di pagare una nuova tassa di ricerca complementare (R612-61 CPI) entro un termine stabilito.
In mancanza, l’esame prosegue con il set di rivendicazioni precedente (R612-61 CPI).
Criterio
Il criterio applicabile per stabilire se sia dovuta una nuova tassa di rivendicazione è: « le nuove rivendicazioni sono coperte dalle vecchie rivendicazioni?« .
Se sono più limitate, ciò non dovrebbe porre problemi (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VIII.6.1.a).
Una nuova ricerca dovrà essere effettuata se le nuove rivendicazioni (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VIII.6.1.a):
- costituiscono una generalizzazione o estendono l’ambito delle rivendicazioni inizialmente depositate
- modificano il concetto inventivo (ad esempio, variante non rivendicata in precedenza)
- comprendono rivendicazioni di una categoria (procedimento, prodotto) non rivendicata precedentemente.
Osservazioni di terzi sul rapporto di ricerca preliminare
Principio
Una volta pubblicato il rapporto di ricerca preliminare, qualsiasi terzo può inviare all’INPI osservazioni di terzi riguardanti la brevettabilità dell’invenzione (L612-13 CPI comma 3).
Tali osservazioni devono essere inviate in 2 copie allegando i documenti « non-brevetto » (R612-63 CPI, comma 2).
I documenti « brevetto » devono essere comunicati su richiesta dell’INPI entro un termine di 2 mesi dalla notifica.
Termine
Il termine entro il quale i terzi possono inviare le loro osservazioni è di 3 mesi dalla pubblicazione del rapporto di ricerca preliminare (R612-63 CPI, comma 1).
Risposta del richiedente
In risposta alle osservazioni di terzi, il richiedente può depositare nuove rivendicazioni e/o presentare osservazioni (L612-13 CPI comma 3) entro un termine di 3 mesi (rinnovabile una volta su richiesta) dalla ricezione delle osservazioni di terzi da parte del richiedente (R612-64 CPI).
A priori, tali modifiche sono abbastanza ampie e non devono necessariamente rispondere a un’obiezione del terzo (R612-37 CPI).
Assenza di risposta del richiedente
Sembra che non esista alcuna sanzione in caso di mancata risposta a tali osservazioni di terzi.
Adoro il mio legislatore…
Analisi della risposta al RRP
Analisi delle modifiche / osservazioni
L’esaminatore esamina le modifiche e le osservazioni del richiedente in risposta al rapporto di ricerca preliminare e, se del caso, in risposta alle osservazioni di terzi.
Ricerca di domande di brevetto interferenti
Tale ricerca è lasciata alla libera valutazione dell’esaminatore: non viene effettuata alcuna ricerca sistematica di interferenza successivamente alla prima ricerca (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VIII.3.2).
Procedura in caso di nuove irregolarità
Tali nuove irregolarità possono derivare, in particolare (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VIII.6.1.c):
- dalla ricerca di domande di brevetto interferenti condotta dall’esaminatore;
- da documenti segnalati dal richiedente;
- da un nuovo documento sollevato da un’osservazione di terzi.
Viene quindi redatto un nuovo rapporto di ricerca preliminare complementare: si segue la stessa procedura prevista per il RRP (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VIII.6.2).
Procedura in caso di irregolarità persistenti
Diffida e termine
L’INPI invia una diffida al richiedente al fine di concedergli un nuovo termine concesso di 2 mesi per correggere la sua domanda:
- se la domanda contiene ancora un’irregolarità formale (es. margine, dimensione del carattere, ecc.) o se un’irregolarità formale è stata introdotta in risposta al RRP (R612-46 CPI);
- se il richiedente non ha pagato una tassa annuale (es. tassa per rivendicazioni a seguito della presentazione di un nuovo insieme di rivendicazioni) (R612-46 CPI);
- se la domanda è una domanda divisionale, e se il contenuto della domanda si estende oltre il contenuto della domanda madre (R612-47 CPI);
- se la domanda non è unitaria (R612-48 CPI);
- se l’oggetto rivendicato non è brevettabile (R612-49 CPI insieme L612-12 CPI 4°);
- se l’oggetto rivendicato non è una invenzione (R612-49 CPI insieme L612-12 CPI 5°);
- se la domanda non consente di effettuare una ricerca (es. nuove rivendicazioni non chiare) (R612-49 CPI insieme L612-12 CPI 6°);
- se le rivendicazioni non sono basate sulla descrizione (R612-49 CPI insieme L612-12 CPI 5°);
- se il richiedente non presenta modifiche in risposta al RRP entro il termine concesso (R612-51 CPI insieme L612-12 CPI 7°) qualora fosse stata sollevata l’assenza di novità manifesta;
- se il richiedente non ha risposto al RRP (cioè presentazione di modifiche o osservazioni) (R612-51 CPI insieme L612-12 CPI 9°).
Mancata risposta a questa diffida
In mancanza di risposta a questa diffida, la domanda è respinta, rispettivamente ai sensi dell’articolo:
- R612-46 CPI comma 3;
- R612-47 CPI comma 3;
- R612-48 CPI comma 2;
- R612-49 CPI comma 2;
- R612-51 CPI, comma 3.
Può essere presentata una richiesta di prosecuzione della procedura, pagando la tassa annuale prescritta (R612-52 CPI).
Risposta soddisfacente alla diffida
Nulla da dire: tutto procede bene per voi… la concessione di un brevetto si avvicina!
Risposta insoddisfacente alla diffida
Rigetto
Se la domanda contiene un’irregolarità formale e la risposta fornita non è stata soddisfacente per l’INPI, la domanda sarà rigettata (R612-46 CPI, comma 3).
Il richiedente dispone di un termine di 2 mesi per presentare una richiesta di prosecuzione della procedura, accompagnata da una tassa corrispondente (R612-52 CPI).
Lo stesso vale (R612-49 CPI comma 2):
- se l’oggetto rivendicato non è brevettabile (insieme L612-12 CPI 4°);
- se l’oggetto rivendicato non è una invenzione (insieme L612-12 CPI 5°);
- se la domanda non consente di effettuare una ricerca (es. nuove rivendicazioni non chiare) (insieme L612-12 CPI 6°);
- se le rivendicazioni non si basano sulla descrizione (insieme L612-12 CPI 5°).
Curiosamente, per questi ultimi 4 casi, le direttive dell’INPI indicano che una notifica di una decisione di rigetto viene inviata prima del rigetto (Direttive di esame dell’INPI, I-E 2.2.2.C). Tuttavia, non è ciò che leggo nel codice… Dopotutto, nulla impedisce all’INPI di essere più flessibile di quanto previsto dalla legge.
Progetto di decisione di rigetto e successivo rigetto
Negli altri casi, un progetto di decisione di rigetto sarà notificato al richiedente concedendogli un nuovo termine assegnato per modificare la domanda, rispettivamente ai sensi dell’articolo:
- R612-47 CPI comma 4;
- R612-48 CPI comma 3;
- R612-51 CPI, comma 3.
Tale progetto di decisione è motivato e cita le basi legali adeguate (Direttive di esame dell’INPI, I-E 2.3).
In mancanza di una risposta soddisfacente, la domanda è rigettata.
Procedura in caso di irregolarità persistenti (ma parziali)
Principio
Può accadere che la domanda di brevetto sia solo parzialmente irregolare (R612-50 CPI).
Ciò si verifica in particolare quando alcune parti della descrizione sono contrarie al buon costume (L611-17 CPI), riguardano procedimenti di clonazione di esseri umani o di modificazione del genoma umano (L611-18 CPI) o ancora alcune altre esclusioni dalla brevettabilità (L611-19 CPI).
Ciò si verifica anche quando la domanda contiene irregolarità formali parziali (L612-1 CPI).
Termine
La notifica fissa un termine assegnato per rendere la domanda conforme alle esigenze degli articoli precedenti (R612-50 CPI, comma 2).
Eliminazione prevista
La notifica precisa le eliminazioni previste per rendere la domanda conforme (R612-50 CPI, comma 2).
Sanzione in caso di mancata risposta
In caso di mancata risposta o se la risposta non è soddisfacente, le eliminazioni indicate nella notifica sono effettuate d’ufficio (R612-50 CPI, comma 3).
Concessione prevista
Invito a pagare le tasse di concessione e di stampa
Principio
Quando l’INPI ritiene che la domanda sia in regola per il rilascio (ovvero che non sussistano più motivi di rifiuto), viene inviata una notifica al richiedente per invitarlo a pagare le tasse annuali di rilascio e di stampa del titolo (R612-70 CPI).
Una volta effettuato il pagamento, il richiedente viene informato del rilascio del suo titolo con l’indicazione della data e del numero del Bollettino Ufficiale della Proprietà Industriale in cui il rilascio sarà pubblicato (Direttive d’esame dell’INPI, I-G 1).
Importo
Questa tassa annuale, che copre sia la stampa che il rilascio del titolo, ammonta a [montant_epo default= »90 € » name= »INPI – Rilascio e stampa del fascicolo »] (Decreto del 24 aprile 2008 relativo alle tasse di procedura percepite dall’INPI, Allegato).
Termine
La notifica indica un termine assegnato per consentire al richiedente di pagare tali tasse (R612-70 CPI).
Sanzione
Se la tassa annuale non viene pagata entro il termine assegnato, la domanda è respinta (R612-46 CPI).
Il richiedente dispone di un termine di 2 mesi per presentare una richiesta di prosecuzione della procedura, accompagnata da una tassa corrispondente e dalla tassa annuale di rilascio e stampa (R612-52 CPI).
Decisione di rilascio
Una volta pagata questa tassa annuale, il direttore generale dell’INPI emette una decisione di rilascio del brevetto (R612-70 CPI, comma 1).
Le decisioni di rilascio sono impugnabili dinanzi alla Corte d’Appello di Parigi (D411-19-1 CPI in deroga a R411-19 CPI) entro un termine di 1 mese (o di 3 mesi se il ricorrente non è domiciliato in Francia, R411-20 CPI) a decorrere dalla decisione.
Correzione del fascicolo
Se il fascicolo contiene un errore, il richiedente può segnalarlo all’INPI: un errata corrige sarà pubblicato nel BOPI (Direttive d’esame dell’INPI, I-B VI.2).
Tale correzione deve avvenire entro un termine di 4 mesi dalla decisione di rilascio (Consiglio di Stato, Sentenza Ternon, 26 ottobre 2001 n°197018 e Direttive d’esame dell’INPI, I-B VI.2).