Requisiti relativi al deposito

Non bisogna confondere le condizioni minime necessarie per ottenere una data di deposito e i requisiti relativi al deposito di una domanda di brevetto europeo.

Esaminiamo questi ultimi requisiti in dettaglio.

La sezione di deposito verifica che i dieci requisiti della R57 CBE (insieme A90 CBE) siano rispettati.

I requisiti

Fornitura della traduzione della domanda

Requisiti

È infatti necessario fornire una traduzione in una delle lingue ufficiali dell’UEB (inglese, francese, tedesco) se:

• la domanda di brevetto non è stata depositata in una di queste lingue (A14(2) CBE insieme R6 CBE);
• la domanda di brevetto contiene un rinvio a un testo che non è redatto in una di queste lingue (R40(3) CBE, 2ª frase);
• la domanda di brevetto è una domanda divisionale e il testo della domanda di brevetto è redatto nella lingua della domanda divisionale, che non è una lingua ufficiale (R36(2) CBE).

Il termine per fornire la traduzione è di 2 mesi (rispettivamente R6(1) CBE, R40(3) CBE e R36(2) CBE).

È inoltre da notare che la traduzione fornita può essere modificata durante tutta la procedura, facendo fede il testo originale in lingua straniera (A14(2) CBE).

Sanzione

Se la traduzione non viene fornita entro il termine di 2 mesi, l’UEB lo notifica al richiedente (A90(4) CBE) e gli concede un nuovo termine di 2 mesi (R58 CBE) per correggere l’errore.

Se alla scadenza di questo nuovo termine nessuna traduzione è in possesso dell’UEB, la domanda è considerata ritirata (R90(5) CBE insieme A14(2) CBE).

Questi due termini beneficiano della restitutio in integrum dell’A122 CBE, ma ovviamente è meglio agire a partire dal secondo termine (cioè 12 mesi dalla scadenza del termine concesso dalla notifica).

Fornitura della richiesta di rilascio

La R41 CBE prevede una serie di requisiti che deve soddisfare la richiesta di rilascio (obbligatoria secondo l’A78(1) a) CBE).

Questo requisito è verificato dalla sezione di deposito (A90(3) CBE insieme A78(1) a) CBE insieme R41 CBE)

Requisiti

La richiesta deve essere presentata sul modulo 1001 dell’UEB (Direttive A-III 4.1) salvo che la domanda sia una domanda euro-PCT (poiché la R49.4 PCT vieta qualsiasi obbligo di utilizzare un modulo nazionale).

Inoltre, la richiesta deve:

• contenere una domanda per il rilascio di un brevetto europeo (R41(2) a) CBE);
  • Tale domanda è sempre presente sul modulo 1001.
• contenere il titolo dell’invenzione (R41(2) b) CBE);
  • questa condizione non è molto « rigida ». Infatti, l’UEB può decidere di modificarlo di propria iniziativa (Direttive A-III 7.2).
• indicare il nome, l’indirizzo, la nazionalità, lo Stato di domicilio (o della sede) del richiedente (R41(2) c) CBE);
  • in caso di pluralità di richiedenti, è necessario indicare tali informazioni per ogni richiedente (Direttive A-III 4.2.1)
• in caso di rappresentante, indicare il suo nome, il suo indirizzo, la sua nazionalità, lo Stato del suo domicilio (o della sua sede) (R41(2) d) CBE);
• in caso di domanda divisionale, indicarlo precisando il numero della domanda precedente (R41(2) e) CBE);
• in caso di deposito di una nuova domanda per un’invenzione precedentemente depositata da una persona non abilitata, indicare il numero della domanda iniziale (R41(2) f) CBE);
• in caso di rivendicazione di priorità, contenere una dichiarazione che menzioni (R41(2) g) CBE):
  • la sua data di deposito,
  • lo Stato in cui è stata depositata,
  • e il suo numero di deposito (R52(1) CBE che aggiunge quest’ultima condizione);
• contenere la firma del richiedente (o del suo rappresentante) (R41(2) h) CBE);
  • in caso di pluralità di richiedenti, è necessaria una firma per ogni richiedente o per il rappresentante di quest’ultimo (Direttive A-III 4.2.2) anche se uno dei richiedenti è rappresentante comune degli altri secondo la R151(1) CBE (Direttive A-VIII 3.4);
  • il fatto che la firma non sia quella della persona indicata nella richiesta (es. un rappresentante è designato ma è un dipendente del richiedente a firmare) implica solo che la firma è mancante, ma non significa che la domanda non sia mai stata depositata (J19/13) e non è quindi possibile ottenere il rimborso delle tasse.
• contenere l’elenco dei documenti allegati alla richiesta (nonché il numero di pagine della descrizione, delle rivendicazioni, dei disegni e del riassunto) (R41(2) i) CBE);
• comprendere la designazione dell’inventore, se questi è il richiedente (R41(2) j) CBE):
  • se l’inventore non è il richiedente, la sua designazione è in un documento separato (R19(1) CBE e Direttive A-III 5.1)

Sanzione

Se la richiesta non soddisfa tali condizioni o se nessuna richiesta di rilascio è stata presentata al momento del deposito, l’UEB ne dà notifica al richiedente (A90(3) CBE e A90(4) CBE) e gli concede un termine di 2 mesi (R57 b) CBE insieme a R58 CBE) per correggere l’errore.

Se allo scadere di tale termine non viene effettuata alcuna correzione, la domanda è respinta (A90(5) CBE).

Tale termine beneficia della restitutio in integrum dell’A122 CBE (ovvero 12 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso dalla notifica).

Precisione sulla rivendicazione di priorità

Naturalmente, l’UEB non può sapere se una rivendicazione di priorità manca o è errata. Pertanto, in pratica, tale requisito ha scarsa rilevanza. Ha ancor meno rilevanza in quanto la rivendicazione di priorità può essere corretta successivamente ai sensi della R52(3) CBE.

Fornitura di rivendicazione/i

Requisiti

Come abbiamo visto nell’articolo « Ottenere una data di deposito« , le rivendicazioni non sono più necessarie per ottenere una data di deposito presso l’UEB. Tuttavia, è comunque necessario fornirle per il resto della procedura e in particolare per la ricerca.

Tale requisito è d’altronde richiamato nell’A78(1) c) CBE.

Sanzione

Se la domanda non contiene alcuna rivendicazione al momento del deposito, l’UEB ne dà notifica al richiedente (A90(4) CBE) e gli concede un termine di 2 mesi (R58 CBE) per correggere l’errore.

Se allo scadere di tale termine non viene effettuata alcuna correzione, la domanda è respinta.

Tale termine beneficia della restitutio in integrum dell’A122 CBE (ovvero 12 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso dalla notifica).

Se il numero di rivendicazioni supera 15

Principio

Se il numero di rivendicazioni fornite supera 15, è dovuta una tassa per rivendicazione per ogni rivendicazione a partire dalla 16ª (R45(1) CBE).

Tale tassa è di [montant_epo default= »225 € » name= »A2(1).15 RRT – revendication de la 16 à la 50″] dalla 16ª alla 50ª rivendicazione (A2(1).15 RRT) e di [montant_epo default= »555 € » name= »A2(1).15 RRT – revendication au delà de la 50″] oltre.

Termini

È necessario pagare tale tassa entro un termine di 1 mese a decorrere dal primo deposito delle rivendicazioni (R45(2) CBE).

Se nessuna tassa viene versata, una notifica di irregolarità viene trasmessa dalla sezione di deposito al richiedente e viene concesso un nuovo termine di 1 mese (R45(2) CBE, non è prevista una soprattassa).

L’A121 CBE è applicabile a questi due termini.

Sanzione

Se alla fine di quest’ultimo termine, le tasse annuali non sono ancora state pagate, le corrispondenti rivendicazioni sono considerate abbandonate (R45(3) CBE).

Le caratteristiche presenti in una rivendicazione considerata abbandonata, e che si trovano anche nella descrizione, possono essere reintrodotte nella domanda (J15/88). Se non compaiono nella descrizione, le rivendicazioni saranno considerate effettivamente abbandonate e non potranno essere reintrodotte (a priori, una modifica della descrizione al momento del mancato pagamento della tassa annuale al fine di far apparire il supporto delle rivendicazioni nella descrizione dovrebbe essere accettabile).

Pagamento insufficiente

Se esiste un pagamento insufficiente della tassa annuale per coprire tutte le rivendicazioni e non vi è alcuna indicazione, al momento del pagamento, delle rivendicazioni per le quali le tasse annuali sono state pagate, viene inviata una notifica al richiedente per saperlo (A6(2) RRT).

Se non risponde, il pagamento non è considerato non avvenuto (contrariamente a quanto indicato nella seconda frase di A6(2) RRT, poiché questa frase non si applica più): il pagamento è considerato effettuato per le prime rivendicazioni a partire dalla 16ª (J9/84).

Caso del rinvio per le rivendicazioni

La notifica di irregolarità della R45(2) CBE non sarà inviata (Direttive A-III 9):

• finché il richiedente non ha prodotto la copia della domanda anteriore:
  • infatti, il richiedente dispone di un termine di 2 mesi a decorrere dalla data di deposito per fornire questa copia (R40(3) CBE);
  • prima che l’UEB conosca il numero di rivendicazioni;
• e finché il termine di 1 mese a decorrere dalla data di deposito (R45(2) CBE) non è scaduto (poiché un rinvio a rivendicazioni di un’altra domanda è considerato come un deposito di rivendicazioni ai sensi di questa regola).

Abbandono di rivendicazione dopo il deposito

Una volta depositata la domanda e prima del pagamento delle tasse annuali per le rivendicazioni, non è possibile abbandonare alcune rivendicazioni esentate dalla tassa annuale al fine di farne beneficiare altre (es. abbandono di tutte le rivendicazioni tranne 1-2 e 30-25): solo le prime rivendicazioni 1-15 saranno esentate dalle tasse annuali (J9/84).

Se una rivendicazione viene abbandonata in una fase successiva della procedura, le tasse annuali che sarebbero state pagate non vengono rimborsate.

È del tutto possibile reintrodurre una rivendicazione considerata abbandonata durante l’esame (fatte salve le disposizioni della R137(5) CBE) se e solo se l’oggetto della rivendicazione si trova nella descrizione (J15/88, T490/90 e Direttive A-III 9 implicitamente).

Fornitura del riassunto

Requisiti

Il riassunto non ha alcun valore giuridico (A85 CBE), non fa parte del contenuto della domanda (T246/86).

Tuttavia, è necessario fornirlo (A78(1) e) CBE).

Naturalmente, il riassunto deve corrispondere alla domanda, pena il non essere considerato fornito (Direttive A-III 10.2).

Forma

Il riassunto deve contenere (preferibilmente 150 parole al massimo, R47(3) CBE):

• una menzione del titolo dell’invenzione (R47(1) CBE);
• un riassunto conciso di quanto contenuto nella descrizione, nelle rivendicazioni e nei disegni. Questo riassunto (R47(2) CBE):
  • indica il settore tecnico dell’invenzione;
  • consente di comprendere il problema tecnico;
  • consente di comprendere l’essenza della soluzione proposta;
  • riporta, se del caso, la formula chimica più rappresentativa dell’invenzione;
  • non contiene vantaggi o dichiarazioni relative al valore dell’invenzione.
• dei riferimenti ai disegni posti tra parentesi quando possibile (R47(4) CBE).

Il richiedente deve indicare quale figura è idonea ad accompagnare la pubblicazione del riassunto, ma tale indicazione non ha alcun valore vincolante per l’UEB (R47(4) CBE).

La figura può essere scelta dalla divisione della ricerca se:

• nessuna figura è stata scelta dal richiedente (Direttive A-III 10.3);
• la figura scelta non piace all’UEB (Direttive F-II 2.4).

Non è possibile disegnare una figura speciale per la pubblicazione (Direttive A-IX 2.3).

Esame

Oltre alla sua presenza, verificata dalla sezione di deposito, la divisione della ricerca verifica il contenuto del riassunto (Direttive B-X 7).

Il contenuto definitivo del riassunto rientra nella competenza della divisione della ricerca (R66 CBE). Lo stato della tecnica trovato nel corso della ricerca non deve avere alcuna incidenza (Direttive F-II 2.2).

Sanzione

Se la domanda non contiene un riassunto al momento del deposito, l’UEB lo notifica al richiedente (A90(4) CBE) e gli concede un termine di 2 mesi (R58 CBE) per correggere l’errore (Direttive A-III 16.2).

Se alla scadenza di tale termine non viene effettuata alcuna correzione, la domanda è respinta.

Tale termine beneficia della restitutio in integrum dell’A122 CBE (ovvero 12 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso dalla notifica).

Pagamento della tassa d’esame

La tassa d’esame è « dovuta » alla data di deposito della richiesta di esame (Direttive A-X 5.2.2): poiché la richiesta di rilascio presentata al momento del deposito contiene tale richiesta, la tassa d’esame può essere validamente pagata al deposito.

Tuttavia, ciò non è obbligatorio: essa deve semplicemente essere pagata entro 6 mesi dalla menzione della pubblicazione del rapporto di ricerca nel Bollettino europeo dei brevetti (R70(1) CBE).

Pagamento delle tasse di deposito e di ricerca

Requisiti

Le tasse di deposito e di ricerca devono essere pagate (A78(2) CBE) entro un termine di 1 mese a partire da:

• dal deposito di una domanda « standard » (R38(1) CBE);
• dal deposito di una domanda divisionale (R36(3) CBE);
• dal deposito di una nuova domanda per un’invenzione precedentemente depositata da una persona non abilitata (R17(2) CBE).

Non verrà inviata alcuna notifica relativa a questa irregolarità (R58 CBE).

Il termine di 1 mese è calcolato a partire dalla data di deposito dei primi documenti (anche se una data di deposito non può essere accordata, G3/98).

Se la domanda supera le 35 pagine

Principio

Inoltre, deve essere pagata una tassa aggiuntiva di deposito se la domanda supera (strettamente) le 35 pagine, poiché fa parte della tassa di deposito: descrizione, rivendicazioni (primo set depositato), disegni e abstract (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti in data 26 gennaio 2009, relativo alla struttura delle tasse 2009« , JO 2009, 118).

Termine

Quest’ultima tassa deve essere pagata (R38(2) CBE e R38(3) CBE) entro un termine di 1 mese a partire da (si considera il termine che scade più tardi):

• dal deposito della domanda;
• dal deposito del primo set di rivendicazioni;
• dalla presentazione della copia certificata del testo di rinvio prevista dalla R40(3) CBE e, eventualmente, una traduzione di quest’ultimo.

Testo da prendere in considerazione

Il testo da prendere in considerazione per il calcolo del numero di pagine è, per una domanda europea diretta, il testo del deposito (in qualsiasi lingua) completo (cioè descrizione, rivendicazioni, disegni e una pagina per l’abstract) e non la traduzione di tale testo (Direttive A-III 13.2).

In caso di rinvio, è il testo della domanda precedente.

In caso di domande euroPCT, vi invito a leggere l’articolo la fase nazionale / regionale.

Importo

La tassa di deposito è prevista dall’A2(1).1 RRT ([montant_epo default= »115 € » name= »A2(1).1 RRT – dépôt en ligne »] per via elettronica, [montant_epo default= »200 € » name= »A2(1).1 RRT – dépôt non en ligne »] altrimenti).

La tassa aggiuntiva se la domanda supera le 35 pagine è prevista dall’A2(1).1bis RRT ([montant_epo default= »14 € » name= »A2(1).1bis RRT »] per ogni pagina oltre le 35).

La tassa di ricerca è prevista dall’A2(1).2 RRT ([montant_epo default= »1165 € » name= »A2(1).2 RRT – recherche demande déposée après 1er juillet 2005″] per una domanda standard depositata dopo il 1° luglio 2005, [montant_epo default= »840 € » name= »A2(1).2 RRT – recherche demande déposée avant 1er juillet 2005″] per una domanda standard depositata prima del 1° luglio 2005).

Riduzione delle tasse

Normalmente, la lingua del deposito può essere qualsiasi (A14(2) CBE).

Tuttavia, se un depositante ha il proprio domicilio (o la sede legale) in uno degli Stati contraenti (o è cittadino di uno di questi Stati con domicilio all’estero) e tale Stato ha una lingua ufficiale diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese, il depositante può depositare la descrizione, mentre le altre parti possono essere in un’altra lingua (Direttive A-X 9.2.2 e G6/91) in una di queste lingue (R6(3) CBE insieme a A14(4) CBE).

In tal caso, si applica una riduzione delle tasse.

Per le domande depositate (entrate in fase nazionale) a partire dal 1° aprile 2014 (« Decisione del Consiglio di amministrazione del 13 dicembre 2013 che modifica la regola 6 del regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo e l’articolo 14(1) del regolamento sulle tasse« , GU 2014, A4), per beneficiare di questa riduzione, è necessario che tutti i depositanti siano (R6(4) CBE e R6(7) CBE):

• una piccola o media impresa ;
• una persona fisica ; o
• un’organizzazione senza scopo di lucro, un’università e un ente di ricerca pubblico.

I criteri sono indicati nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (R6(5) CBE), e richiamati nel « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 10 gennaio 2014, relativo alla modifica della regola 6 CBE e dell’articolo 14(1) RRT« , GU 2014, A23).

I depositanti devono dichiarare la loro appartenenza a una delle categorie sopra menzionate, ma l’UEB può richiedere prove in caso di dubbio (R6(6) CBE).

Tutti i depositanti (in caso di pluralità di depositanti) devono soddisfare i criteri precedenti (R6(7) CBE). Tuttavia, non è necessario che siano tutti cittadini o residenti di uno Stato contraente con una lingua ufficiale diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese (J4/18).

Per ottenere questa riduzione delle tasse, è possibile depositare la traduzione contemporaneamente o successivamente (ma in ogni caso non prima, G6/91).

Il depositante otterrà una riduzione delle tasse del 30 % (A14(1) RRT) solo sulla tassa di deposito.

La tassa aggiuntiva per più di 35 pagine è anch’essa ridotta (Direttive A-III 13.2).

Non è prevista alcuna riduzione della tassa di ricerca.

Sanzioni

L’UEB verifica che tali tasse siano state pagate (A90(3) CBE insieme R57 e) CBE).

Se la tassa di deposito (ed eventualmente la tassa addizionale) e/o di ricerca risulta mancante alla scadenza del termine di 1 mese, la domanda è considerata ritirata (A78(2) CBE per le domande standard, R17(2) CBE per le domande depositate da una persona non abilitata e R36(3) CBE per le domande divisionali).

Tale termine beneficia del proseguimento della procedura dell’A121 CBE.

Se il problema riguarda il pagamento della tassa addizionale, l’importo della tassa per il proseguimento della procedura è calcolato in base al numero di pagine presenti nel fascicolo per le quali la tassa non è stata pagata (Direttive A-III 13.2).

Designazione dell’inventore

Requisiti

È necessario, al momento del deposito, designare il o gli inventori (A81 CBE e R19(1) CBE) anche se quest’ultimo o questi ultimi desiderano mantenere l’anonimato nei confronti dei terzi e non desiderano apparire nei documenti pubblicati (R20(1) CBE).

Tale designazione deve includere (R19(1) CBE):

• il nome e il cognome del o degli inventori;
• l’indirizzo completo del o degli inventori;
• una dichiarazione che indichi l’origine dell’acquisizione del diritto al brevetto (A81 CBE, es. una dichiarazione come « in virtù del contratto stipulato il… » o « il richiedente essendo l’erede universale di… » è sufficiente Direttive A-III 5.3);
• la firma del richiedente o del rappresentante. Se vi sono più richiedenti, è obbligatoria la firma di ciascun richiedente, del loro rappresentante o del rappresentante comune (Direttive A-VIII 3.4), poiché la designazione degli inventori non è considerata un documento accessorio che può non essere firmato secondo la R50(3) CBE.

Non pubblicazione

Un inventore può voler non essere menzionato nella pubblicazione dell’invenzione.

Può farne richiesta per iscritto all’UEB (R20(1) CBE). Tale richiesta deve essere firmata (R50(3) CBE).

Il suo nome non sarà (Direttive A-III 5.2):

• né iscritto nel REB in virtù di R143(1) g) CBE;
• né pubblicato sulla domanda se la sua richiesta perviene prima della conclusione dei preparativi tecnici per la pubblicazione;
• né accessibile all’ispezione pubblica del fascicolo (R144 c) CBE).

Informazioni sull’inventore

Se il richiedente non è l’inventore o l’unico inventore, l’UEB trasmette a questi ultimi (R19(3) CBE):

• il numero della domanda;
• la data di deposito e, se del caso, la data, lo Stato e il numero di priorità della domanda prioritaria;
• il nome del richiedente;
• il titolo dell’invenzione;
• gli Stati designati.

È possibile per l’inventore rinunciare a questa notifica (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 5 aprile 1991, relativo alla possibilità per l’inventore di rinunciare a ricevere la notifica che lo avvisa della sua designazione, come previsto dalla regola 17(3) CBE« , JO 1991, 266).

Né il richiedente né l’inventore possono avvalersi dell’omissione di questa notifica (R19(4) CBE) o di errori in essa contenuti.

Se la lettera raccomandata ritorna perché l’indirizzo è errato, l’UEB chiederà l’indirizzo corretto al richiedente (Direttive A-III 5.4). La notifica sarà rinviata se viene comunicato un nuovo indirizzo, altrimenti nulla…

Retifica

È possibile procedere a una retifica dell’inventore (R21(1) CBE) su richiesta.

Non esistono termini per tale retifica. La retifica può essere richiesta anche quando la procedura davanti all’UEB è conclusa (Direttive A-III 5.6 e Direttive A-XI 4).

Le rettifiche possono essere:

• l’aggiunta di un inventore:
  • il consenso degli altri inventori già designati non è necessario (Direttive A-III 5.6 e J8/82);
  • il consenso dell’inventore da aggiungere non è necessario (J8/82);
  • la richiesta deve contenere le stesse informazioni previste per una designazione, ovvero le informazioni di R19(1) CBE (vedi sopra, R21(1) CBE).
• la rimozione di un inventore erroneamente designato:
  • il suo consenso è allora necessario (R21(1) CBE).
  • il consenso degli altri inventori non è necessario.

Quando la richiesta è presentata da un terzo, è necessario il consenso del richiedente o del titolare (R21(1) CBE).

Tale retifica è di competenza dell’agente delle formalità, salvo che vi sia motivo di ritenere che la decisione non accoglierà la retifica (A20 CBE).

Non vi sarà alcuna notifica relativa a questa irregolarità (R58 CBE).

Sanzione in caso di mancata designazione o irregolarità

Se nessun inventore è designato o se la designazione presenta irregolarità (es. mancanza dei nomi dell’inventore designato) al momento del deposito, l’UEB lo rileverà (A90(3) CBE insieme a R57 f) CBE) e ne darà notifica al richiedente (A90(4) CBE).

Il richiedente dispone di un termine di 16 mesi a decorrere dal deposito per correggere l’errore (R60(1) CBE). Se la correzione viene effettuata prima del completamento dei preparativi tecnici per la pubblicazione, la correzione si considera ricevuta in tempo (R60(1) CBE, ultima frase, ossia 5 settimane prima della pubblicazione secondo la « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 25 aprile 2006, relativa al completamento dei preparativi tecnici intrapresi in vista della pubblicazione della domanda di brevetto europeo« , GU 2006, 405).

Inoltre, se viene richiesta una pubblicazione anticipata, il termine di 16 mesi rimane invariato (J1/10).

Se allo scadere di tale termine non viene effettuata alcuna correzione, la domanda è respinta (A90(5) CBE insieme a R60(1) CBE) e il richiedente ne viene informato.

Il termine di 16 mesi beneficia della prosecuzione della procedura dell’A121 CBE.

Designazione di un’intelligenza artificiale come inventore

Nell’ambito della CBE, un inventore deve essere una persona, dotata di capacità giuridica.

Pertanto, una domanda che designa come inventore una persona inesistente può comportare il rigetto della domanda ai sensi dell’A81 CBE (J8/20).

Rivendicazione della priorità

Requisiti relativi alla dichiarazione di priorità

Se viene rivendicata una priorità, deve essere presentata una dichiarazione di priorità (A88(1) CBE).

Tale dichiarazione (R52(1) CBE) comprende:

• la data di deposito;
• lo Stato CUP o il membro dell’OMC in cui è stato effettuato il deposito;
• il numero di deposito.

Tale dichiarazione deve essere compilata al momento del deposito (A88(1) CBE insieme R52(2) CBE).

Tuttavia, tale dichiarazione può essere compilata prima della scadenza del termine più tardivo tra i seguenti:

• entro 16 mesi dalla data di priorità più antica (per un’aggiunta, R52(2) CBE, Direttive A-III 6.5.1);
• entro un termine di 16 mesi dalla data più vecchia tra (per una correzione, R52(3) CBE):
  • la data di priorità più antica prima della correzione e,
  • la data di priorità più antica dopo la correzione;
• entro un termine di 4 mesi dalla data di deposito (per una correzione, R52(3) CBE);
• entro un termine assegnato per la correzione della designazione del numero di domanda a seguito di una notifica (vedi sotto).

Tuttavia, tali termini non sono più applicabili se viene presentata una richiesta di pubblicazione anticipata (R52(4) CBE).

Solo l’A122 CBE è applicabile a tali termini.

Requisito relativo alla fornitura della copia ufficiale

Principio e termine

Deve essere fornita anche una copia ufficiale del documento di priorità (R53(1) CBE) entro un termine di 16 mesi dalla data di priorità più antica (a priori, tale termine non è influenzato da una pubblicazione anticipata).

Inoltre, in caso di mancata fornitura, verrà emessa una notifica dall’UEB e questa farà decorrere un nuovo termine (vedi sotto).

Formato della copia

La copia può essere depositata :

• in formato cartaceo (attenzione, una semplice stampa di un documento elettronico non è sufficiente : si intende qui il documento cartaceo rilasciato dall’amministrazione di origine) ;
• su CD (Direttive A-III 6.7) se :
  • il CD è stato masterizzato dall’amministrazione che rilascia questa copia in modo non modificabile ;
  • il contenuto è certificato da tale amministrazione ;
  • la data di deposito è certificata da tale amministrazione.
• mediante deposito elettronico solo se (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 9 maggio 2018, relativa al deposito elettronico di documenti« , GU 2018, A45) :
  • il documento è firmato dall’amministrazione che rilascia questa copia ;
  • la firma di tale amministrazione è riconosciuta dall’UEB.
  • la fornitura avviene tramite EPOLINE (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 9 maggio 2018, relativa al deposito elettronico di documenti« , GU 2018, A45) o tramite il CMS (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 15 novembre 2018, relativa al deposito elettronico di documenti di priorità« , GU 2018, A93)

Utilità della copia per altre esigenze

Questa copia ufficiale può consentire di soddisfare i requisiti della dichiarazione riguardante la data di deposito e il numero del deposito se tale copia ufficiale (Direttive A-III 6.5) :

• è fornita entro i termini prescritti sopra ;
• riporta la menzione della data del deposito anteriore.

Eccezione riguardante la presentazione della domanda anteriore

Se il documento di priorità è stato depositato in alcuni paesi, non è necessario produrre una copia certificata dello stesso: accordi di cooperazione (DAS) consentono all’UEB di ottenere automaticamente tali documenti senza azione da parte del richiedente (R53(2) CBE e GU 2020, A57) .

Sono pertanto interessati (Direttive A-III 6.7) :

• una domanda europea,
• una domanda internazionale se l’Ufficio ricevente è l’UEB ;
• una domanda statunitense (normali o « provisional »)
  • per le « provisional », è necessario depositare un modulo PTO/SB/39 presso l’USPTO per autorizzarlo a comunicare tale domanda (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 27 giugno 2007, relativo agli aspetti pratici dello scambio elettronico di documenti di priorità tra l’UEB e l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO)« , GU 2007, 473),
• una domanda coreana (di brevetto o di modello di utilità),
• una domanda cinese (di brevetto o di modello di utilità),
• una domanda giapponese (di brevetto o di modello di utilità) ;

Pertanto, l’UEB include nel fascicolo, gratuitamente, questa copia senza che sia necessario richiederla (Direttive F-VI 3.3, ad eccezione delle domande provvisorie statunitensi, poiché è necessario depositare un modulo PTO/SB/39 presso l’USPTO per autorizzarlo a comunicare tale domanda, « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 27 giugno 2007, relativo agli aspetti pratici dello scambio elettronico di documenti di priorità tra l’UEB e l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO)« , GU 2007, 473).

Notifica di irregolarità e correzioni

Esistono diversi casi che generano o meno una notifica di irregolarità:

• Notifica:
  • Se la copia ufficiale del documento di priorità non viene fornita entro il termine di 16 mesi dalla priorità più antica (A90(4) CBE unitamente a R59 CBE);
  • Se il numero di deposito non viene fornito (e non « è errato », poiché l’UEB non verifica) entro il termine di 16 mesi dalla priorità più antica (A90(4) CBE unitamente a R59 CBE);
• Nessuna notifica:
  • In caso di omissione di rivendicazione (poiché l’UEB non può sapere se una priorità è desiderata);
  • Se la data di deposito non viene fornita (o è errata, la R58 CBE non si applica alla R57 g) CBE, Direttive A-III 6.5). Se la data indicata è anteriore di oltre 12 mesi, il richiedente ne viene informato affinché possa correggerla se lo desidera (Direttive A-III 6.6, tale notifica non impone un termine, quindi è necessario rispettare le disposizioni di R52(3) CBE);
  • Se la designazione dello Stato non viene fornita (o è errata, la R58 CBE non si applica alla R57 g) CBE, Direttive A-III 6.5);
  • Se il numero di deposito è errato.

I termini precedenti beneficiano della restitutio in integrum dell’A122 CBE.

Sanzione

In caso di notifica, l’UEB concede un nuovo termine per fornire i dati mancanti (R59 CBE).

L’A122 CBE è l’unica applicabile a questo nuovo termine.

Dopo la scadenza dei termini precedenti applicabili, nessuna modifica o aggiunta di priorità potrà più essere concessa.

Nel caso in cui il richiedente non corregga la propria dichiarazione entro questo ultimo termine o non produca la copia della domanda anteriore richiesta, la priorità è persa e il richiedente ne viene informato (A90(5) CBE).

In assenza di notifica, il richiedente dovrà correggere la propria priorità utilizzando le disposizioni di R52(3) CBE (vedere i termini sopra indicati). Se alla fine dei termini previsti i requisiti non sono soddisfatti, la priorità è persa e il richiedente ne viene informato (A90(5) CBE).

Correzione ai sensi della R139 CBE

Sembra possibile richiedere una correzione ai sensi della R139 CBE. Tuttavia, è necessario rispettare una serie di condizioni:

• data e Stato di deposito della domanda anteriore (Direttive A-V 3):
  • la richiesta di modifica deve essere presentata abbastanza presto per essere presa in considerazione prima della pubblicazione (es. semplice menzione della correzione nella pubblicazione);
  • oppure, in caso contrario,
    • se l’errore è evidente (J8/80) o le informazioni sono manifestamente incoerenti (J3/91 e J2/92);
    • se dalla domanda pubblicata risulta che è stato commesso un errore (J6/91);
    • se il resto della procedura non può far pensare al pubblico che la rivendicazione di priorità fosse esatta (T713/02);
    • se viene aggiunta un’altra priorità ed è successiva (J4/82).
• numero di deposito:
  • è possibile correggerlo in qualsiasi momento, anche dopo la pubblicazione, poiché il numero errato non può ledere il diritto dei terzi (purché il documento di priorità sia nel fascicolo, J3/91).

Normalmente, questa correzione viene effettuata dall’agente delle formalità (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 12 dicembre 2013, volta a delegare a agenti che non sono esaminatori alcuni compiti spettanti alle divisioni di esame o di opposizione« , JO 2014, A6, punto 22).

Tuttavia, se l’agente delle formalità effettua una correzione, ciò non significa che la questione sia definitivamente risolta (T713/02).

Fornitura di una traduzione del documento di priorità?

Principio

Al momento del deposito e al momento della rivendicazione di una nuova priorità, non è necessario tradurre la domanda prioritaria.

Tuttavia, durante l’esame o in corso di opposizione (caso eccezionale « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 28 gennaio 2013, relativo alla regola 53(3) CBE modificata« , JO 2013, 150), può accadere che venga richiesta una tale traduzione: se la validità della rivendicazione di priorità è rilevante per stabilire se l’invenzione è brevettabile (cioè se viene trovato un documento intercalare pertinente dall’Esaminatore), allora una traduzione dovrà essere fornita in una delle lingue ufficiali dopo notifica dell’UEB e entro un termine perentorio (R53(3) CBE).

Tale termine perentorio è (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 28 gennaio 2013, relativo alla regola 53(3) CBE modificata« , JO 2013, 150):

• in caso di domanda europea:
  • allineato al termine per la presentazione della richiesta di esame (R70(1) CBE) o al termine per confermare l’esame (R70(2) CBE) a seconda del caso specifico, se la validità della rivendicazione di priorità diventa rilevante nel momento in cui il rapporto di ricerca europea è completato.
  • concesso dalla divisione di esame, se la validità della rivendicazione di priorità diventa rilevante durante la procedura di esame.
• in caso di domanda euroPCT:
  • concesso dalla divisione di esame (se l’UEB è stato ISA o SISA)
• in caso di brevetto europeo:
  • concesso dalla divisione di opposizione, se la validità della rivendicazione di priorità diventa rilevante durante la procedura di opposizione.

L’A121 CBE è applicabile a tale termine per il richiedente, mentre l’A122 CBE è applicabile per il titolare.

Dichiarazione di traduzione integrale

È inoltre possibile fornire una dichiarazione che attesti che la domanda europea è una traduzione completa del documento di priorità (R53(3) CBE, secondo periodo).

Tale dichiarazione può essere effettuata nel modulo di richiesta di rilascio (Direttive A-III 6.8.6).

Sanzione

Se nessuna traduzione viene prodotta entro i termini, i documenti intercalari saranno considerati opponibili (cioè perdita del diritto di priorità, A90(5) CBE e R53(3) CBE, ultimo periodo).

Verifica della validità della rivendicazione di priorità

Principio

La sezione di deposito non è tenuta a verificare la validità della priorità. Tuttavia, se tale validità può essere messa in discussione in modo evidente (es. titolo della domanda prioritaria « Metodo di perforazione di un pozzo petrolifero », titolo della domanda europea « Scarpa senza lacci »), il richiedente ne sarà informato (Direttive A-III 6.4).

Questa viene esaminata in dettaglio solo se un documento intercalare è pertinente riguardo alla validità del brevetto (Direttive F-VI 2.1).

Stessa invenzione

Una domanda prioritaria P contiene la stessa invenzione di una rivendicazione della domanda successiva DU che rivendica tale priorità se (Direttive F-VI 2.2 e G2/98) l’esperto del ramo può, facendo ricorso alle sue conoscenze generali, dedurre direttamente e senza ambiguità dal contenuto di P l’oggetto della rivendicazione di DU.

I disegni della domanda P possono essere utilizzati (A88(4) CBE e T169/83).

Gli elementi menzionati nel riferimento allo stato della tecnica o in un disclaimer non possono essere presi in considerazione (Direttive F-VI 2.2).

Infine, è necessario che il contenuto di DA sia sufficientemente descritto e permetta la realizzazione dell’invenzione (T843/03).

Precisazione riguardante la perdita del diritto di priorità / rinuncia

La perdita del diritto di priorità (o la sua rinuncia) non è retroattiva: anche se per il richiedente non cambia nulla, per i terzi le conseguenze possono essere rilevanti.

Osserviamo quindi il seguente diagramma:

Conseguenze per il richiedente

Per il richiedente, la conseguenza è chiara: non potrà invocare la sua priorità nella procedura di concessione (la sua data di deposito effettiva è t=11).

Una notifica viene inviata al richiedente conformemente alla R112(1) CBE.

I termini (solo quelli non scaduti, Direttive A-III 6.11) sono quindi calcolati a partire dalla nuova data della domanda (Direttive E-VIII 1.5).

Se questa perdita o rinuncia interviene dopo la fine dei preparativi tecnici in vista della pubblicazione, ma prima della pubblicazione, ciò non consente di impedire la pubblicazione (Direttive F-VI 3.5).

Conseguenze per i terzi

Per i terzi, la conseguenza è diversa:

• Se la priorità è stata ritirata/respinta dopo la pubblicazione mentre la rivendicazione di priorità era valida (es. il termine concesso per fornire la copia non era scaduto), questa sarà opponibile nei confronti della loro domanda a partire dalla data del documento di priorità (la data di deposito effettiva è quindi t=0, es. se la copia non viene fornita nei termini, Direttive G-IV 5.1.1).
• Se la priorità è stata ritirata/respinta prima della pubblicazione, la data effettiva della domanda sarà quella del deposito della domanda (t=11, Direttive G-IV 5.1.1).

Designazione di un rappresentante

Requisiti

Per la procedura dinanzi all’UEB (ad eccezione dell’atto formale di deposito), le persone non domiciliate in uno dei paesi membri devono farsi rappresentare da un rappresentante abilitato (A133(2) CBE).

È necessario prestare attenzione, poiché la nazionalità non ha alcun ruolo in questo caso.

Sanzione

Se nessun rappresentante viene nominato al momento del deposito (e la sua nomina è obbligatoria), l’UEB lo notifica al richiedente (A90(4) CBE) e gli concede un termine di 2 mesi (R58 CBE) per correggere l’errore.

Se alla scadenza di tale termine non viene effettuata alcuna correzione, la domanda è respinta (A90(5) CBE).

Tale termine beneficia della restitutio in integrum dell’A122 CBE (ovvero 12 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso dalla notifica).

Regole formali del testo e dei disegni

Requisiti

Disegni

La R46 CBE stabilisce i requisiti di forma dei disegni, in particolare:

• i disegni devono essere realizzati in bianco e nero, con tratti, senza campiture;
• i disegni devono essere « sufficientemente » grandi;
• le iscrizioni sui disegni (riferimenti, testo, ecc.) devono essere semplici (non cerchiate, senza parentesi, senza virgolette). Devono utilizzare l’alfabeto latino o greco. La dimensione del carattere non deve essere inferiore a 3,2 mm (la dimensione dipende dal carattere scelto, quindi attenzione).
• i margini non possono essere inferiori allo schema seguente:

Anche se i colori sono vietati per i disegni, va notato che la CBE non contiene alcun requisito riguardo all’uso di fotografie e al colore di queste ultime. Pertanto, le fotografie possono essere a colori anche se la messa a disposizione del pubblico avviene in bianco e nero (Direttive A-IX 1.2).

Altri documenti

Inoltre, la R49 CBE stabilisce altri requisiti per i documenti della domanda (descrizione compresa), in particolare:

• i fogli devono essere in formato A4 e utilizzati in formato verticale (salvo eventualmente per i disegni, le tabelle o le formule matematiche);
• i fogli devono essere numerati con un numero arabo centrato nella parte superiore del foglio (ma non nel margine);
• le righe della descrizione e delle rivendicazioni devono essere numerate ogni 5, a sinistra del foglio (ma non nel margine);
• la richiesta di concessione, la descrizione, le rivendicazioni e il riassunto devono essere dattiloscritti o stampati (salvo eventualmente per i simboli e i caratteri grafici, le formule chimiche o matematiche);
• per i testi dattiloscritti, l’interlinea deve essere di 1,5;
• tutti i testi devono essere con un carattere le cui maiuscole abbiano un’altezza minima di 2,1 mm (la dimensione dipende dal carattere scelto, quindi attenzione) e in nero;
• i margini non possono essere inferiori allo schema seguente:

Caso di rinvio

In caso di rinvio, è la copia certificata (o, se del caso, la sua traduzione) che deve soddisfare i requisiti di forma (Direttive A-III 3.2.1).

Sanzione

Se uno dei requisiti precedenti non viene rispettato al momento del deposito, l’UEB lo notifica al richiedente (A90(4) CBE) e gli concede un termine di 2 mesi (R57 i) CBE insieme a R58 CBE) per correggere l’errore.

Se alla scadenza di tale termine non viene effettuata alcuna correzione, la domanda è respinta (A90(5) CBE).

Normalmente, la sezione di deposito non verifica il requisito della R46(2) i) CBE (« I segni di riferimento possono essere utilizzati per i disegni solo se figurano nella descrizione e nelle rivendicazioni e viceversa« ). Sarà la divisione di Esame a esaminare questo punto (Direttive A-III 3.2).

Tale termine beneficia della restitutio in integrum dell’A122 CBE (ovvero 12 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso dalla notifica).

Elencazione di nucleotidi e di amminoacidi

Forma

La domanda deve contenere le sequenze di nucleotidi esposte nella domanda (R30(1) CBE) conformemente alla « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 28 aprile 2011, relativa al deposito di elenchi di sequenze » (GU 2011, 372).

La norma utilizzata è la norma ST 25 dell’OMPI (Direttive A-IV 5 e Direttive F-II 6.1).

In particolare, l’elenco delle sequenze deve essere depositato su un supporto elettronico di dati (es. CD « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 28 aprile 2011, relativa al deposito di elenchi di sequenze« , GU 2011, 372, art. 1).

Inoltre, se l’elenco è fornito anche in formato cartaceo, deve essere presentata una dichiarazione per certificare che l’elenco è identico a quello elettronico.

Esame al momento del deposito

La sezione di deposito verifica, durante l’esame per irregolarità (A90(3) CBE insieme R57 j) CBE), se l’elenco prescritto è stato depositato (Direttive A-III 1.2).

Se il richiedente non ha presentato un elenco (o la dichiarazione richiesta), la sezione di deposito invita il richiedente entro un termine di 2 mesi (A90(3) CBE insieme A90(4) CBE insieme R30(3) CBE):

• a sanare l’irregolarità;
• a pagare una tassa per presentazione tardiva (A2(1).14bis RRT): [montant_epo default= »220 € » name= »A2(1).14bis RRT »].

In caso contrario, la domanda è respinta (A90(5) CBE insieme R30(3) CBE).

L’A121 CBE è applicabile (vi sono due atti incompiuti nel caso in cui non sia stato fatto nulla).

Se il supporto elettronico contiene informazioni illeggibili, incomplete o infette, il richiedente ne viene informato ed è invitato a ripresentare una copia sostitutiva entro un termine di 2 mesi non prorogabile (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 28 aprile 2011, relativa al deposito di elenchi di sequenze« , JO 2011, 372, art. 3(3)).

Se una sequenza viene depositata o corretta dopo la data di deposito, deve essere fornita una dichiarazione da parte del rappresentante o del richiedente per certificare che la sequenza fornita non si estende oltre il contenuto della domanda così come depositata (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 28 aprile 2011, relativa al deposito di elenchi di sequenze« , JO 2011, 372, art. 2(2)).

Pubblicazione

L’elenco delle sequenze è pubblicato come parte della descrizione (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 28 aprile 2011, relativa al deposito di elenchi di sequenze« , JO 2011, 372, art. 6).

Sequenze depositate tardivamente

Se una sequenza è depositata tardivamente in virtù della R56(2) CBE (cambiamento della data di deposito), la sezione di deposito verificherà i requisiti di forma di tale deposito dopo la scadenza del termine di 1 mese per revocare (R56(6) CBE), e in caso di irregolarità riscontrata, invierà una notifica invitando il richiedente a correggerla entro un termine di 2 mesi (A90(3) CBE insieme A90(4) CBE insieme R30(3) CBE, Direttive A-IV 5.1).

Se una sequenza è depositata tardivamente in virtù della R56(3) CBE (conservazione della data di deposito), la sezione di deposito verificherà i requisiti di forma di tale deposito non appena ricevuta la sequenza, e in caso di irregolarità riscontrata, invierà una notifica invitando il richiedente a correggerla entro un termine di 2 mesi (A90(3) CBE insieme A90(4) CBE insieme R30(3) CBE, Direttive A-IV 5.1).

La sequenza prodotta in virtù della R56(2) CBE o R56(3) CBE fa effettivamente parte della descrizione alla data di deposito e le disposizioni della R30(2) CBE che indicano il contrario non si applicano (Direttive A-IV 5.1).

Sequenze in una domanda depositata per rinvio

Una sequenza contenuta alla data di deposito in una domanda anteriore alla quale si fa rinvio (secondo R40(1) c) CBE) fa effettivamente parte della nuova domanda (a meno che la sequenza fosse contenuta solo nelle rivendicazioni e queste non siano incorporate secondo la R57 c) CBE) (Direttive A-IV 5.2).

La sezione di deposito verificherà i requisiti di forma della sequenza non appena riceverà la domanda anteriore, e in caso di irregolarità riscontrata, invierà una notifica invitando il richiedente a correggerla entro un termine di 2 mesi (A90(3) CBE insieme A90(4) CBE insieme R30(3) CBE, Direttive A-IV 5.2).

Se la domanda anteriore è una domanda europea o una domanda PCT depositata presso l’UEB, i requisiti della R30(1) CBE (es. fornitura di un CD, dichiarazione di conformità, ecc.) sono considerati soddisfatti sin dal deposito della nuova domanda (Direttive A-IV 5.2).

Sintesi di questi requisiti

Ecco una sintesi grafica dei diversi requisiti: