Unità d'invenzione e categoria delle rivendicazioni

Difetto di unità d’invenzione

Principio

L’obiettivo di questo requisito è consentire una classificazione efficace delle invenzioni ed evitare che il pagamento di un’unica tassa di ricerca permetta di ottenere una ricerca per 1000 invenzioni (G1/91).

Così, l’A82 CBE prevede:

La domanda di brevetto europeo può riguardare una sola invenzione o una pluralità di invenzioni collegate tra loro in modo tale da formare un unico concetto inventivo generale.

Questo requisito deve essere rispettato dal deposito della domanda fino alla concessione (T178/84).

Opposizione

L’A101(3) CBE prevede normalmente che un brevetto mantenuto in forma modificata debba rispettare le condizioni della CBE.

Tuttavia, la Grande Camera ha indicato (G1/91) che il requisito dell’unità d’invenzione non faceva parte di queste « condizioni ».

Allo stesso modo, la R43(2) CBE non si applica per l’opposizione (T263/05).

Valutazione dell’unità d’invenzione

La R44(1) CBE e le Linee guida F-V 2 propongono un metodo per determinare se esiste unità d’invenzione:

• Per ciascuna delle rivendicazioni indipendenti, identificare le differenze tecniche con lo stato della tecnica; verificare che esista almeno una differenza (identica o corrispondente) che si ritrova in ciascuna delle rivendicazioni indipendenti; se non è così, esiste un problema di unità.

La differenza (chiamata « caratteristiche tecniche particolari« ) può essere (Linee guida F-V 2):

• identica in ciascuna delle rivendicazioni indipendenti:
  • un transistor in due rivendicazioni indipendenti;
• corrispondente:
  • caratteristiche aventi lo stesso effetto tecnico, ad esempio, per l’elasticità:
    • una molla metallica,
    • un blocco di gomma;
  • caratteristiche aventi un effetto tecnico speculare, ad esempio, per lo scambio di dati:
    • un trasmettitore,
    • un ricevitore.

Per le rivendicazioni di categorie diverse, è inoltre necessario che il concetto inventivo generale tra le rivendicazioni sia lo stesso (Linee guida F-V 2).

Pertanto, è proprio sulla base del problema tecnico da risolvere descritto nella domanda che si deve valutare l’unità d’invenzione (W11/89, T756/14, T1414/18).

È inoltre interessante notare che l’UEB, pragmaticamente, non incoraggia i suoi Esaminatori a sollevare in modo indiscriminato obiezioni su questo fondamento (Linee guida F-V 4): questo requisito deve semplicemente evitare il deposito di domande manifestamente non unitarie!

Valutazione letterale?

In realtà, l’UEB insiste sul fatto che la valutazione deve essere flessibile, in particolare se una nuova ricerca non è necessaria (Direttive, F-V 2.2).

Se, tenuto conto delle circostanze e alla luce dell’oggetto già ricercato e dello stato della tecnica già individuato, ci si deve quindi chiedere se sia ragionevole esigere una tassa aggiuntiva per estendere la ricerca alle altre rivendicazioni (T806/18): così, un difetto di unità non significa necessariamente una nuova tassa.

Esempi di unità

La giurisprudenza e le direttive ci permettono di elencare una serie di situazioni in cui l’unità dell’invenzione sarà rispettata:

• rivendicazioni su (Direttive F-V 2):
  • un prodotto,
  • un procedimento specificamente adattato / in grado di condurre alla fabbricazione di detto prodotto
    • il fatto che il procedimento di fabbricazione non sia limitato alla fabbricazione del prodotto rivendicato non è sufficiente a distruggere l’unità dell’invenzione (Direttive F-V 2).
  • un uso di questo prodotto;
• rivendicazioni su (Direttive F-V 2):
  • un procedimento,
  • un dispositivo o un mezzo specificamente progettato per l’attuazione di questo procedimento;
    • il fatto che il dispositivo possa attuare un altro procedimento non è sufficiente a distruggere l’unità dell’invenzione (Direttive F-V 2), ma non è sufficiente per soddisfare l’unità dell’invenzione che il dispositivo sia semplicemente suscettibile di essere utilizzato per l’attuazione del procedimento.
    • il fatto che il procedimento possa essere attuato con un altro dispositivo non è sufficiente a distruggere l’unità dell’invenzione (Direttive F-V 2);
• rivendicazioni su (Direttive F-V 2):
  • un prodotto,
  • un procedimento specificamente adattato alla fabbricazione di detto prodotto,
  • un dispositivo o un mezzo specificamente progettato per l’attuazione di questo procedimento;
• rivendicazioni su (Direttive F-V 2.2.2.4 e T110/82, T470/91):
  • un prodotto finale,
  • prodotto intermedio:
    • se questo è indispensabile per l’ottenimento del prodotto finale tramite una trasformazione o
    • se il legame con il prodotto finale è sufficientemente stretto;
• rivendicazioni su varianti (Direttive F-V 2.2.2.1) di natura simile (raggruppamento di Markush, Direttive F-V 2.2.2.2):
  • le varianti devono avere una caratteristica o un’attività comune; e
  • le varianti devono avere una struttura comune.
• rivendicazioni d’uso di un prodotto per più metodi terapeutici nuovi (Direttive G-VI 7.1)
• ecc.

Competenza

Il difetto di unità deve essere sollevato il prima possibile, sia dalla Divisione di ricerca che dalla Divisione di esame.

A priori / a posteriori

A priori

La non-unità a priori (Direttive F-V 4.1) è una non-unità rilevabile senza analizzare la validità delle rivendicazioni rispetto allo stato della tecnica.

Pertanto, la non-unità a priori appare solo tra rivendicazioni indipendenti.

A posteriori

Principio

La non-unità a posteriori (Direttive F-V 4.1, Direttive F-V 4 e Direttive F-V 5) è una non-unità rilevabile dopo aver analizzato la validità delle rivendicazioni rispetto allo stato della tecnica (G1/89).

Pertanto, se la rivendicazione 1 non è nuova (o inventiva), e le rivendicazioni dipendenti (Direttive F-V 5) presentano posizioni di ripiego non unitarie, verrà sollevata un’obiezione di non-unità a posteriori.

Procedura che deve seguire l’Esaminatore

Per ogni gruppo di invenzioni, l’Esaminatore deve identificare gli « elementi tecnici particolari » (ossia gli elementi che determinano un contributo allo stato della tecnica) e stabilire il problema tecnico rispettivo risolto rispetto allo stato della tecnica citato (T129/14).

Se un gruppo di invenzioni è considerato totalmente anticipato dai documenti citati, non può esistere un « elemento tecnico particolare » poiché nulla distingue questo gruppo dallo stato della tecnica come indicato nell’R44(1) CBE (T129/14): pertanto, l’Esaminatore non può formare un gruppo con rivendicazioni che considera totalmente anticipate.

Ciò è ricordato dalle Direttive F-V 4.2 (se un gruppo non è nuovo e inventivo, non può avere un concetto inventivo):

Di norma, le fasi successive consistono nell’identificare le rivendicazioni che sono nuove e non ovvie rispetto allo stato della tecnica pertinente disponibile quando viene esaminato il requisito di unità per la domanda. Le « rivendicazioni rimanenti » sono le rivendicazioni che appaiono ancora nuove e non ovvie dopo tale identificazione.

Poiché i legami inventivi possono esistere solo tra le rivendicazioni che presentano un « elemento tecnico particolare« , i gruppi di invenzioni indicati come non unitari sono necessariamente nuovi e inventivi.

Documenti A54(3) CBE

I documenti A54(3) CBE non possono essere utilizzati per la valutazione dell’unità d’invenzione a posteriori (Direttive F-V 4.1).

Pertanto, l’Esaminatore deve limitarsi ai documenti A54(2) CBE per cercare di distruggere la novità o l’attività inventiva delle rivendicazioni « di base » (T1168/02 o T496/03).

Infatti, sembrerebbe che l’intenzione dell’UEB sia di utilizzare i documenti A54(3) CBE solo per evitare la doppia brevettabilità e assicurare così al primo depositante l’unica protezione (G1/03).

Pertanto, qualsiasi altro uso sarebbe contrario allo spirito del trattato.

Tuttavia, per completezza, occorre anche segnalare una decisione che sembra andare in senso contrario: T0525/03 (vedere punto 5.2 ricordando che il documento D1 è un documento A54(3) CBE).

Conseguenze

In fase di ricerca

Come indicato nell’articolo « I tipi di ricerche« , la divisione della ricerca redige un rapporto di ricerca per la prima invenzione menzionata nelle rivendicazioni (R64(1) CBE): si parla di rapporto di ricerca parziale.

Tale rapporto parziale non viene pubblicato, anche se è accessibile all’ispezione pubblica (A128(4) CBE) dopo la pubblicazione della domanda (Direttive B-X 1).

Viene quindi inviata una notifica al richiedente per concedergli 2 mesi per richiedere, se lo desidera, una ricerca aggiuntiva sulle invenzioni che non sono state ricercate (R64(1) CBE).

Tale notifica deve indicare i motivi per cui l’esaminatore ritiene che non vi sia unità: in mancanza, la notifica è priva di effetto giuridico (W7/86).

Naturalmente, dovrà essere pagata una nuova tassa di ricerca (A2(1).2 RRT, [montant_epo default= »840 € » name= »A2(1).2 RRT – ricerca domanda depositata prima del 1° luglio 2005″] se la domanda è stata depositata prima del 1° luglio 2005, [montant_epo default= »1165 € » name= »A2(1).2 RRT – ricerca domanda depositata dopo il 1° luglio 2005″] altrimenti) per ogni invenzione: tali pagamenti dovranno essere effettuati entro lo stesso termine. In casi eccezionali (ad es. una ricerca può essere effettuata su tutte le invenzioni senza particolare sforzo), non verranno richieste nuove tasse (Direttive B-VII 2.2) e la ricerca sarà effettuata in modo completo.

A priori (W1/97), la divisione della ricerca (che agisca come ISA o meno) può chiedere al depositante di pagare tasse aggiuntive per una nuova ricerca una sola volta: la sua prima analisi deve quindi essere la più precisa possibile.

In questa fase non è possibile alcun rigetto della domanda né alcuna richiesta di limitazione delle rivendicazioni (Direttive F-V 6).

In fase di esame

Riesame del parere della divisione della ricerca

La divisione di esame deve sempre esaminare la questione dell’unità dell’invenzione, anche se la divisione della ricerca non ha sollevato obiezioni (T631/97, Direttive F-V 7.1).

In ogni caso, è possibile chiedere alla divisione di esame di riesaminare il parere della divisione della ricerca riguardante la mancanza di unità e di rimborsare le tasse di ricerca aggiuntive (Direttive F-V 7.3, anche se in pratica vi sono poche probabilità che ciò vada a buon fine, poiché l’esaminatore è lo stesso in entrambe le situazioni).

La decisione della divisione di esame è impugnabile con il ricorso contro la decisione finale (ad es. rigetto). Tale ricorso deve basarsi unicamente sui motivi invocati dalla divisione della ricerca (T188/00).

Se il richiedente non ha pagato la tassa, si presume che abbia dato il proprio consenso affinché l’esame riguardi la domanda oggetto della ricerca (G2/92, T631/97, Direttive C-III 3.1.1).

Tuttavia, se l’esaminatore ritiene, dopo aver esaminato la questione, che l’invenzione fosse in realtà unitaria, viene effettuata una ricerca aggiuntiva dalla divisione di esame (Direttive C-III 3.1.1).

Scelta dell’invenzione

Se sono state ricercate più invenzioni, il richiedente è invitato all’inizio dell’esame a scegliere l’invenzione che sarà oggetto dell’esame e a limitare la domanda di conseguenza (Direttive C-III 3.1.2).

Questa scelta è irrevocabile e se il richiedente modifica le rivendicazioni per farle riguardare un altro oggetto, tale modifica sarà respinta :

• ai sensi della R137(3) CBE (se l’oggetto è stato ricercato, ma non scelto) o
• ai sensi della R137(5) CBE (se l’oggetto non è stato ricercato e non costituisce un medesimo concetto inventivo con l’invenzione ricercata).

Può essere necessario modificare alcune parti della descrizione e dei disegni (R42(1) c) CBE, R42(1) d) CBE esposizione dell’invenzione e R48(1) c) CBE elementi estranei o superflui).

È possibile depositare domande divisionali per le parti eliminate.

Se il richiedente rifiuta di limitare la domanda, questa sarà respinta (A82 CBE, Direttive H-II 7.3).

Mancanza di unità rilevata in corso di esame

Inoltre, il difetto di unità può emergere durante l’esame (nuovo documento, difetto di unità a posteriori, ecc.) ed è quindi utile che la divisione di Esame possa rilevarlo.

Una volta sollevata l’obiezione dalla divisione di Esame, il richiedente deve essere invitato a presentare le proprie osservazioni o a modificare le rivendicazioni al fine di proseguire l’esame con un’unica invenzione (A94(3) CBE insieme a R71(1) CBE).

Sulle modifiche delle rivendicazioni

Quando un difetto di unità è sollevato dalla divisione della ricerca, non tutte le invenzioni vengono ricercate.

Se, successivamente, la domanda è limitata a un elemento non ricercato o non scelto, la domanda può essere respinta :

• ai sensi dell’A82 CBE ;
• ai sensi della R137(3) CBE (se l’oggetto è stato ricercato, ma non scelto) o
• ai sensi della R137(5) CBE (se l’oggetto non è stato ricercato e non costituisce un medesimo concetto inventivo con l’invenzione ricercata).

Nell’ambito del PCT

A livello dell’UEB/ISA

Una tassa aggiuntiva è prevista dalla R158(1) CBE (e autorizzata da A17.3.a PCT, [montant_epo default= »1875 € » name= »A2(1).2 RRT – ricerca internazionale supplementare »] per le domande PCT, A2(1).2 RRT)

Deve essere versata per ogni altra invenzione che deve essere oggetto di una ricerca internazionale.

Nella procedura PCT, se non si condivide il parere dell’ISA sull’unità dell’invenzione, è opportuno pagare le tasse aggiuntive « sotto riserva » allegando una dichiarazione motivata volta a dimostrare che la domanda PCT soddisfa il requisito dell’unità dell’invenzione (R40.2.c PCT).

Tale tassa di riserva è prevista dalla R158(3) CBE ([montant_epo default= »830 € » name= »A2(1).21 RRT »], A2(1).21 RRT).

Se tale riserva viene pagata, viene avviata una procedura di esame per verificare se sussista effettivamente un problema di unità (vedi « Decisione della Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 24 marzo 2010, che istituisce istanze di riesame per l’attuazione delle procedure di riserva e di riesame previste dal PCT« , JO 2010, 320).

Se infine non viene riscontrato alcun problema, la tassa di riserva viene rimborsata (R40.2.e PCT).

A livello dell’UEB/IPEA

È possibile richiedere un esame preliminare internazionale su più invenzioni ricercate.

Una tassa di esame è prevista dalla R158(2) CBE (e autorizzata da A34.3.a PCT, [montant_epo default= »1850 € » name= »A2(1).19 RRT »], A2(1).19 RRT).

Nella procedura PCT, se non si condivide il parere dell’ISA sull’unità dell’invenzione, è opportuno pagare le tasse aggiuntive di esame « sotto riserva » allegando una dichiarazione motivata volta a dimostrare che la domanda PCT soddisfa il requisito dell’unità dell’invenzione (R40.2.c PCT).

Tale tassa di riserva è prevista dalla R158(3) CBE ([montant_epo default= »830 € » name= »A2(1).21 RRT »], A2(1).21 RRT).

Se tale riserva viene pagata, viene avviata una procedura di esame per verificare se sussista effettivamente un problema di unità (vedi « Decisione della Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 24 marzo 2010, che istituisce istanze di riesame per l’attuazione delle procedure di riserva e di riesame previste dal PCT« , JO 2010, 320).

Se infine non viene riscontrato alcun problema, la tassa di riserva viene rimborsata (R40.2.e PCT).

Nell’ambito di una domanda Euro-PCT

Casi in cui una ricerca complementare deve essere effettuata dall’UEB

Se l’UEB ritiene che non esista unità d’invenzione, il rapporto di ricerca complementare viene redatto solo per la prima invenzione (rapporto di ricerca complementare parziale, R164(1) a) CBE).

Tale rapporto di ricerca complementare parziale non è accompagnato da un parere scritto (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 10 giugno 2014, relativo alla modifica delle regole 164 e 135 CBE« , JO 2014, A70, punto 8).

Dal 1° novembre 2014 (« Decisione del Consiglio di amministrazione del 16 ottobre 2013 che modifica le regole 135 e 164 del regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo« , JO 2013, 503), una notifica viene inviata al richiedente per chiedergli se desidera, entro 2 mesi dalla notifica, pagare una tassa di ricerca complementare per ogni invenzione non ricercata (R164(1) b) CBE).

Tale termine è escluso dalla prosecuzione della procedura (R135(2) CBE) e solo il restitutio in integrum dell’A122 CBE è applicabile.

Viene quindi redatto un rapporto di ricerca complementare (che copre tutte le invenzioni per le quali è stata pagata una tassa) di conseguenza (R164(1) c) CBE) con un parere scritto.

Casi in cui l’UEB ha rinunciato a una ricerca complementare

Se l’UEB ha rinunciato a effettuare una ricerca complementare, ma l’invenzione rivendicata all’ingresso in fase nazionale non è stata oggetto di ricerca, l’UEB ne informa il richiedente affinché paghi una tassa di ricerca complementare entro un termine di 2 mesi (R164(2) a) CBE).

Tale termine è escluso dalla prosecuzione della procedura (R135(2) CBE) e solo il restitutio in integrum dell’A122 CBE è applicabile.

I risultati di tale ricerca saranno comunicati al richiedente in una notifica A94(3) CBE o una notifica R71(3) CBE (R164(2) b) CBE). Tale notifica concede inoltre al richiedente un termine per prendere posizione sulle conclusioni della divisione di esame e sui risultati della ricerca allegati, nonché per modificare di propria iniziativa la descrizione, le rivendicazioni e i disegni (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 10 giugno 2014, relativo alla modifica delle regole 164 e 135 CBE« , JO 2014, A70, punto 16).

Tale ricerca complementare non comporterà un parere scritto (R164(4) CBE insieme a R62 CBE).

Se del caso, l’UEB inviterà inoltre il richiedente a limitare la domanda a un’invenzione tra quelle ricercate (sia nella fase internazionale sia nella fase della ricerca complementare, R164(2) c) CBE e R164(3) CBE insieme a R62bis CBE).

Divieto di rivendicazioni della stessa categoria

Tale divieto non ha alcun legame con l’unità d’invenzione: è semplicemente complementare ad essa.

Il principio

La R43(2) CBE vieta, in linea di principio, la presenza di più di una rivendicazione indipendente della stessa categoria (prodotto, procedimento, dispositivo o uso) in una domanda.

Tuttavia, come ogni principio, esistono alcune eccezioni.

Esiste inoltre un « Comunicato, in data 9 gennaio 2002, relativo alla modifica delle regole 25(1), 29(2) e 51 CBE« , JO 2002, 112 su questo argomento.

Tale divieto si applica durante la procedura di concessione, ma non durante la procedura di opposizione (analogia con la G1/91).

Le eccezioni

Collegamento tra due prodotti

Come indicato dalla R43(2) a) CBE, se due prodotti hanno un collegamento tra loro, allora questo divieto non si applica.

Si parla di « collegamento » e non di « relazioni tecniche » come nella R44 CBE: un collegamento è a priori meno vincolante.

È possibile illustrare questa eccezione con i seguenti esempi:

• un trasmettitore e un ricevitore
• una spina e una presa.

Tuttavia, formalmente, un collegamento tra due procedimenti non dovrebbe essere accettato: è necessario un collegamento tra due prodotti.

Tuttavia, in modo pragmatico, l’UEB accetta anche (nella maggior parte dei casi) due procedimenti che hanno un collegamento tra loro (tipicamente un procedimento di trasmissione e un procedimento di ricezione).

Diverse utilizzazioni di un prodotto o di un dispositivo

Ad esempio, è possibile rivendicare (R43(2) b) CBE):

• un medicinale per curare i raffreddori, e
• lo stesso medicinale per curare i tumori della prostata nella stessa domanda.

Soluzioni alternative a uno stesso problema

Questa eccezione si applica solo se è impossibile creare un preambolo comune per queste due alternative (R43(2) c) CBE).

Ciò può accadere in particolare quando si trovano due procedimenti di fabbricazione di uno stesso prodotto chimico in un’invenzione riguardante un gruppo di nuovi composti.

Sanzione

In fase di ricerca

Se questa irregolarità viene rilevata in fase di ricerca, l’UEB invita il richiedente a indicare, entro un termine di 2 mesi, le rivendicazioni conformi alla R43(2) CBE che devono essere oggetto della ricerca (R62bis(1) CBE).

L’A121 CBE non è applicabile a questo termine.

Si noti che se tutte le rivendicazioni di uno stesso tipo sono state considerate abbandonate a seguito del mancato pagamento delle tasse di rivendicazione, questa notifica non verrà inviata (Direttive B-VIII 4.4).

Se il richiedente non risponde, la ricerca viene effettuata sulla prima rivendicazione di ogni categoria (R62bis(1) CBE).

Il richiedente può, ovviamente, contestare il parere della divisione di ricerca, dando priorità ad alcune rivendicazioni in caso di disaccordo con l’Esaminatore (es. rivendicazioni 10 e 15 ma nessuna ricerca sulla rivendicazione 1, Direttive B-VIII 4.2.2).

Naturalmente, per fare ciò, sarà necessario che le tasse di rivendicazione siano state pagate per le rivendicazioni prioritarie… altrimenti questa priorità verrà ignorata (Direttive B-VIII 4.4).

Il RREE indicherà le rivendicazioni che sono state oggetto della ricerca e inviterà il richiedente a limitare la sua domanda (Direttive B-VIII 4.3).

In fase di esame

La divisione di esame invita quindi il richiedente a limitare la domanda (R62bis(2) CBE) a meno che non constati che le obiezioni non fossero giustificate (in tal caso, viene effettuata una nuova ricerca).

Tale limitazione può consistere in una soppressione delle rivendicazioni non ricercate o nel renderle dipendenti (fatte salve le disposizioni dell’A123(2) CBE, Direttive H-II 5).

Un’obiezione in fase di esame può essere sollevata anche se la divisione di ricerca non ha sollevato alcuna obiezione (Direttive F-IV 3.3).

Se il richiedente non interviene, la domanda può essere respinta (A97(2) CBE), ma è necessario concedere al richiedente un’opportunità sufficiente di esprimersi prima di qualsiasi rigetto (Direttive F-IV 3.3).