Unidad de invención y categoría de las reivindicaciones

Falta de unidad de invención

Principio

El objetivo de este requisito es permitir clasificar de manera eficaz las invenciones y evitar que el pago de una única tasa de búsqueda permita obtener una búsqueda para 1000 invenciones (G1/91).

Así, el A82 CBE establece:

La solicitud de patente europea solo puede referirse a una única invención o a una pluralidad de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que formen un único concepto inventivo general.

Este requisito debe cumplirse desde la presentación de la solicitud hasta la concesión (T178/84).

Oposición

El A101(3) CBE establece normalmente que una patente mantenida en forma modificada debe cumplir las condiciones del CBE.

No obstante, la Gran Sala ha indicado (G1/91) que el requisito de unidad de invención no formaba parte de estas « condiciones ».

Asimismo, la R43(2) CBE no se aplica en la oposición (T263/05).

Evaluación de la unidad de invención

La R44(1) CBE y las Directrices F-V 2 proponen un método para determinar si existe unidad de invención:

• Para cada una de las reivindicaciones independientes, identificar las diferencias técnicas con el estado de la técnica; verificar que existe al menos una diferencia (idéntica o correspondiente) que se encuentra en cada una de las reivindicaciones independientes; si no es el caso, existe un problema de unidad.

La diferencia (denominada « características técnicas particulares« ) puede ser (Directrices F-V 2):

• idéntica en cada una de las reivindicaciones independientes:
  • un transistor en dos reivindicaciones independientes;
• correspondiente:
  • características que tienen el mismo efecto técnico, por ejemplo, para la elasticidad:
    • un resorte metálico,
    • un bloque de caucho;
  • características que tienen un efecto técnico en espejo, por ejemplo, para el intercambio de datos:
    • un emisor,
    • un receptor.

Para las reivindicaciones de categorías diferentes, además debe ser el mismo el concepto inventivo general entre las reivindicaciones (Directrices F-V 2).

Así, es sobre la base del problema técnico a resolver descrito en la solicitud como debe evaluarse la unidad de invención (W11/89, T756/14, T1414/18).

También es interesante señalar que la OEP, de manera pragmática, no insta a sus examinadores a plantear objeciones « a diestro y siniestro » sobre este fundamento (Directrices F-V 4): este requisito simplemente debe evitar la presentación de solicitudes manifiestamente no unitarias.

¿Apreciación literal?

En realidad, la OEP insiste en que la apreciación debe ser flexible, especialmente si no es necesaria una nueva búsqueda (Directrices, F-V 2.2).

Si, dadas las circunstancias y a la luz del objeto ya buscado y del estado de la técnica ya encontrado, por lo tanto, hay que preguntarse si es razonable exigir una tasa adicional para extender la búsqueda a las demás reivindicaciones (T806/18): así, una falta de unidad no significa necesariamente una nueva tasa.

Ejemplos de unidad

La jurisprudencia y las directrices nos permiten enumerar una serie de situaciones en las que se respetará la unidad de invención:

• reivindicaciones sobre (Directrices F-V 2):
  • un producto,
  • un procedimiento especialmente adaptado / que pueda conducir a la fabricación de dicho producto
    • el hecho de que el procedimiento de fabricación no esté limitado a la fabricación del producto reivindicado no es suficiente para destruir la unidad de invención (Directrices F-V 2).
  • un uso de este producto;
• reivindicaciones sobre (Directrices F-V 2):
  • un procedimiento,
  • un dispositivo o un medio especialmente diseñado para la puesta en práctica de dicho procedimiento;
    • el hecho de que el dispositivo pueda poner en práctica otro procedimiento no es suficiente para destruir la unidad de invención (Directrices F-V 2), pero no es suficiente para satisfacer la unidad de invención que el dispositivo sea simplemente susceptible de ser utilizado para la puesta en práctica del procedimiento.
    • el hecho de que el procedimiento pueda ser puesto en práctica con otro dispositivo no es suficiente para destruir la unidad de invención (Directrices F-V 2);
• reivindicaciones sobre (Directrices F-V 2):
  • un producto,
  • un procedimiento especialmente adaptado a la fabricación de dicho producto,
  • un dispositivo o un medio especialmente diseñado para la puesta en práctica de dicho procedimiento;
• reivindicaciones sobre (Directrices F-V 2.2.2.4 y T110/82, T470/91):
  • un producto final,
  • producto intermedio:
    • si este es indispensable para la obtención del producto final mediante una transformación o
    • si el vínculo con el producto final es suficientemente estrecho;
• reivindicaciones sobre variantes (Directrices F-V 2.2.2.1) de naturaleza similar (agrupación de Markush, Directrices F-V 2.2.2.2):
  • las variantes deben tener una característica o una actividad común; y
  • las variantes deben tener una estructura común.
• reivindicaciones de uso de un producto para varios métodos terapéuticos nuevos (Directrices G-VI 7.1),
• etc.

Competencia

La falta de unidad debe ser planteada lo antes posible, ya sea por la División de Búsqueda o por la División de Examen.

A priori / a posteriori

A priori

La falta de unidad a priori (Directrices F-V 4.1) es una falta de unidad detectable sin analizar la validez de las reivindicaciones con respecto al estado de la técnica.

Así, la falta de unidad a priori solo aparece entre reivindicaciones independientes.

A posteriori

Principio

La falta de unidad a posteriori (Directrices F-V 4.1, Directrices F-V 4 y Directrices F-V 5) es una falta de unidad detectable tras analizar la validez de las reivindicaciones con respecto al estado de la técnica (G1/89).

Así, si la reivindicación 1 no es nueva (o inventiva), y las reivindicaciones dependientes (Directrices F-V 5) presentan posiciones de repliegue no unitarias, se planteará una objeción de falta de unidad a posteriori.

Procedimiento que debe seguir el Examinador

Para cada grupo de invenciones, el Examinador debe identificar los « elementos técnicos particulares » (es decir, los elementos que determinan una contribución al estado de la técnica) y establecer el problema técnico respectivo resuelto en relación con el estado de la técnica citado (T129/14).

Si un grupo de invenciones se considera totalmente anticipado por los documentos citados, no puede existir un « elemento técnico particular » ya que nada distingue a este grupo del estado de la técnica, como se indica en el R44(1) CBE (T129/14): así, el Examinador no puede formar un grupo con reivindicaciones que considere totalmente anticipadas.

Esto se recuerda en las Directrices F-V 4.2 (si un grupo no es nuevo ni inventivo, no puede tener un concepto inventivo):

Como regla general, los pasos siguientes consisten en identificar las reivindicaciones que son nuevas y no evidentes con respecto al estado de la técnica pertinente que está disponible cuando se examina el requisito de unidad para la solicitud. Las « reivindicaciones restantes » son las reivindicaciones que aún parecen nuevas y no evidentes tras esta identificación.

Dado que los vínculos inventivos solo pueden existir entre las reivindicaciones que tienen un « elemento técnico particular« , los grupos de invenciones indicados como no unitarios son necesariamente nuevos e inventivos.

Documentos A54(3) CBE

Los documentos A54(3) CBE no pueden utilizarse para la apreciación de la unidad de invención a posteriori (Directrices F-V 4.1).

Así, el Examinador debe limitarse a los documentos A54(2) CBE para intentar destruir la novedad o la actividad inventiva de las reivindicaciones « principales » (T1168/02 o T496/03).

En efecto, parece que la intención de la OEP es utilizar los documentos A54(3) CBE únicamente para evitar la doble patentabilidad y asegurar así al primer solicitante la protección única (G1/03).

Por tanto, cualquier otro uso sería contrario al espíritu del tratado.

No obstante, y para ser exhaustivos, también hay que señalar una decisión que parece ir en sentido contrario: T0525/03 (véase el punto 5.2 recordando que el documento D1 es un documento A54(3) CBE).

Consecuencias

En la fase de búsqueda

Como se indica en el artículo « Los tipos de búsquedas« , la división de búsqueda elabora un informe de búsqueda para la primera invención mencionada en las reivindicaciones (R64(1) CBE): se habla de informe parcial de búsqueda.

Este informe parcial no se publica aunque es accesible a la inspección pública (A128(4) CBE) tras la publicación de la solicitud (Directrices B-X 1).

Se notifica entonces al solicitante para dejarle 2 meses con el fin de que solicite, si lo desea, una búsqueda adicional sobre las invenciones que no han sido buscadas (R64(1) CBE).

Esta notificación debe incluir las razones por las que el Examinador considera que no hay unidad: de lo contrario, dicha notificación carece de efecto jurídico (W7/86).

Por supuesto, deberá abonarse una nueva tasa de búsqueda (A2(1).2 RRT, [montant_epo default= »840 € » name= »A2(1).2 RRT – recherche demande déposée avant 1er juillet 2005″] si la solicitud se presentó antes del 1 de julio de 2005, [montant_epo default= »1165 € » name= »A2(1).2 RRT – recherche demande déposée après 1er juillet 2005″] en caso contrario) por cada invención: dichas tasas deberán pagarse en el mismo plazo. En casos excepcionales (ej. una búsqueda puede realizarse sobre todas las invenciones sin esfuerzo particular), no se exigirán nuevas tasas (Directrices B-VII 2.2) y la búsqueda se realizará de manera completa.

A priori (W1/97), la división de búsqueda (actuando como ISA o no) solo puede solicitar una vez al solicitante el pago de tasas adicionales para una nueva búsqueda: por tanto, su primer análisis debe ser lo más preciso posible.

En esta fase no es posible el rechazo de la solicitud ni la petición de limitación de las reivindicaciones (Directrices F-V 6).

En la fase de examen

Revisión del dictamen de la división de búsqueda

La división de Examen debe examinar siempre la cuestión de la unidad de invención, incluso si la división de búsqueda no ha objetado nada (T631/97, Directrices F-V 7.1).

En cualquier caso, es posible solicitar a la división de Examen que reconsidere el dictamen de la división de búsqueda sobre la falta de unidad y que reembolse las tasas de búsquedas adicionales (Directrices F-V 7.3, aunque en la práctica hay pocas posibilidades de que prospere, ya que el Examinador es el mismo en ambas situaciones).

La decisión de la división de examen es recurrible junto con la decisión final (ej. rechazo). Este recurso debe fundamentarse únicamente en los motivos invocados por la división de búsqueda (T188/00).

Si el solicitante no ha pagado tasa alguna, se entiende que ha dado su conformidad para que el examen se centre en la solicitud que ha sido objeto de búsqueda (G2/92, T631/97, Directrices C-III 3.1.1).

No obstante, si el Examinador considera, tras examinar la cuestión, que la invención era en realidad unitaria, se realiza una búsqueda adicional por parte de la división de Examen (Directrices C-III 3.1.1).

Elección de la invención

Si se han buscado varias invenciones, al inicio del examen se invita al solicitante a elegir la invención que será objeto del examen y a limitar la solicitud en consecuencia (Directrices C-III 3.1.2).

Esta elección es irrevocable y si el solicitante modifica las reivindicaciones para que versen sobre otro objeto, dicha modificación será rechazada:

• en virtud de la R137(3) CBE (si el objeto ha sido buscado, pero no elegido) o
• en virtud de la R137(5) CBE (si el objeto no ha sido buscado y no forma un mismo concepto inventivo con la invención buscada).

Puede ser necesario modificar ciertas partes de la descripción y de los dibujos (R42(1) c) CBE, R42(1) d) CBE exposición de la invención y R48(1) c) CBE elementos ajenos o superfluos).

Es posible presentar solicitudes divisionales para las partes suprimidas.

Si el solicitante se niega a limitar, la solicitud será rechazada (A82 CBE, Directrices H-II 7.3).

Falta de unidad planteada durante el examen

Además, la falta de unidad puede surgir durante el examen (nuevo documento, falta de unidad a posteriori, etc.), por lo que resulta útil que la División de Examen pueda entonces señalarlo.

Una vez planteada la objeción por la División de Examen, se invita al solicitante a presentar sus observaciones o a modificar sus reivindicaciones para continuar el examen con una única invención (A94(3) CBE junto con R71(1) CBE).

Sobre las modificaciones de las reivindicaciones

Cuando la División de Búsqueda plantea una falta de unidad, no se buscan todas las invenciones.

Si, posteriormente, la solicitud se limita a un elemento no buscado o no elegido, la solicitud puede ser rechazada:

• en virtud del A82 CBE;
• en virtud de la R137(3) CBE (si el objeto ha sido buscado, pero no elegido) o
• en virtud de la R137(5) CBE (si el objeto no ha sido buscado y no forma un mismo concepto inventivo con la invención buscada).

En el marco del PCT

A nivel de la OEP/ISA

Una tasa adicional está prevista por el R158(1) CBE (y autorizada por A17.3.a PCT, [montant_epo default= »1875 € » name= »A2(1).2 RRT – búsqueda internacional adicional »] para las solicitudes PCT, A2(1).2 RRT).

Debe abonarse por cada otra invención que deba ser objeto de una búsqueda internacional.

En el procedimiento PCT, si no se comparte la opinión de la ISA sobre la unidad de invención, conviene pagar las tasas adicionales « bajo reserva » adjuntando una declaración motivada que tienda a demostrar que la solicitud PCT cumple la condición de unidad de la invención (R40.2.c PCT).

Esta tasa de reserva está prevista por el R158(3) CBE ([montant_epo default= »830 € » name= »A2(1).21 RRT »], A2(1).21 RRT).

Si se paga esta reserva, se inicia un procedimiento de examen para verificar si existe efectivamente un problema de unidad (véase « Decisión de la Presidenta de la Oficina Europea de Patentes, de fecha 24 de marzo de 2010, por la que se crean instancias de reexamen para la aplicación de los procedimientos de reserva y reexamen previstos por el PCT« , JO 2010, 320).

Si finalmente no se encuentra ningún problema, la tasa de reserva se reembolsa (R40.2.e PCT).

A nivel de la OEP/IPEA

Es posible solicitar un examen preliminar internacional sobre varias invenciones buscadas.

Una tasa de examen está prevista por el R158(2) CBE (y autorizada por A34.3.a PCT, [montant_epo default= »1850 € » name= »A2(1).19 RRT »], A2(1).19 RRT).

En el procedimiento PCT, si no se comparte la opinión de la ISA sobre la unidad de invención, conviene pagar las tasas adicionales de examen « bajo reserva » adjuntando una declaración motivada que tienda a demostrar que la solicitud PCT cumple la condición de unidad de la invención (R40.2.c PCT).

Esta tasa de reserva está prevista por el R158(3) CBE ([montant_epo default= »830 € » name= »A2(1).21 RRT »], A2(1).21 RRT).

Si se paga esta reserva, se inicia un procedimiento de examen para verificar si existe efectivamente un problema de unidad (véase « Decisión de la Presidenta de la Oficina Europea de Patentes, de fecha 24 de marzo de 2010, por la que se crean instancias de reexamen para la aplicación de los procedimientos de reserva y reexamen previstos por el PCT« , JO 2010, 320).

Si finalmente no se encuentra ningún problema, la tasa de reserva se reembolsa (R40.2.e PCT).

En el marco de una solicitud Euro-PCT

Casos en los que debe efectuarse una búsqueda complementaria por la OEP

Si la OEP considera que no existe unidad de invención, el informe de búsqueda complementaria solo se elabora para la primera invención (informe de búsqueda complementaria parcial, R164(1) a) CPE).

Este informe de búsqueda complementaria parcial no va acompañado de opinión escrita (« Comunicado de la Oficina Europea de Patentes, de 10 de junio de 2014, relativo a la modificación de las reglas 164 y 135 CPE« , DO 2014, A70, punto 8).

Desde el 1 de noviembre de 2014 (« Decisión del Consejo de Administración de 16 de octubre de 2013 por la que se modifican las reglas 135 y 164 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la Patente Europea« , DO 2013, 503), se notifica al solicitante para preguntarle si desea, en el plazo de 2 meses desde la notificación, pagar una tasa de búsqueda complementaria por cada invención no buscada (R164(1) b) CPE).

Este plazo está excluido de la continuación del procedimiento (R135(2) CPE) y solo es aplicable la restitutio in integrum del A122 CPE.

Se elabora entonces un informe de búsqueda complementaria (que cubre todas las invenciones por las que se ha pagado una tasa) junto con una opinión escrita (R164(1) c) CPE).

Casos en los que la OEP ha renunciado a una búsqueda complementaria

Si la OEP ha renunciado a efectuar una búsqueda complementaria, pero la invención reivindicada al entrar en fase no ha sido objeto de búsqueda, la OEP lo notifica al solicitante para que pague una tasa de búsqueda complementaria en un plazo de 2 meses (R164(2) a) CPE).

Este plazo está excluido de la continuación del procedimiento (R135(2) CPE) y solo es aplicable la restitutio in integrum del A122 CPE.

Los resultados de esta búsqueda se comunicarán al solicitante en una notificación A94(3) CPE o una notificación R71(3) CPE (R164(2) b) CPE). Esta notificación también concede al solicitante un plazo para pronunciarse sobre las conclusiones de la división de examen y sobre los resultados de la búsqueda adjuntos, así como para modificar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos por propia iniciativa (« Comunicado de la Oficina Europea de Patentes, de 10 de junio de 2014, relativo a la modificación de las reglas 164 y 135 CPE« , DO 2014, A70, punto 16).

Esta búsqueda complementaria no incluirá una opinión escrita (R164(4) CPE junto con R62 CPE).

En su caso, la OEP también invitará al solicitante a limitar la solicitud a una invención entre las invenciones buscadas (ya sea en la fase internacional o en la fase de búsqueda complementaria, R164(2) c) CPE y R164(3) CPE junto con R62bis CPE).

Prohibición de reivindicaciones de la misma categoría

Esta prohibición no guarda relación con la unidad de invención: es simplemente complementaria a ella.

El principio

La R43(2) CPE prohíbe, en principio, tener más de una reivindicación independiente de la misma categoría (producto, procedimiento, dispositivo o uso) en una solicitud.

No obstante, como todo principio, existen una serie de excepciones.

Existe además un « Comunicado, de 9 de enero de 2002, relativo a la modificación de las reglas 25(1), 29(2) y 51 CPE« , DO 2002, 112 sobre este tema.

Esta prohibición se aplica durante el procedimiento de concesión, pero no durante el procedimiento de oposición (analogía con la G1/91).

Las excepciones

Vínculo entre dos productos

Como indica la R43(2) a) CPE, si dos productos tienen un vínculo entre sí, entonces esta prohibición no se aplica.

Se habla de « vínculo » y no de « relaciones técnicas » como en la R44 CPE: un vínculo es a priori menos restrictivo.

Es posible ilustrar esta excepción con los siguientes ejemplos:

• un transmisor y un receptor
• un enchufe-hembra.

No obstante, de manera formal, un vínculo entre dos procedimientos no debería ser aceptado: debe existir un vínculo entre dos productos.

No obstante, de manera pragmática, la OEP acepta también (en la mayoría de los casos) dos procedimientos que tengan un vínculo entre sí (típicamente un procedimiento de transmisión y un procedimiento de recepción).

Diferentes usos de un producto o de un dispositivo

Por ejemplo, es posible reivindicar (R43(2) b) CPE):

• un medicamento para tratar los resfriados, y
• el mismo medicamento para tratar los cánceres de próstata en una misma solicitud.

Soluciones alternativas a un mismo problema

Esta excepción solo se aplica si es imposible crear un preámbulo común para estas dos alternativas (R43(2) c) CPE).

Esto puede ocurrir, en particular, cuando se encuentran dos procedimientos de fabricación de un mismo producto químico en una invención relativa a un grupo de nuevos compuestos.

Sanción

En la fase de búsqueda

Si esta irregularidad se detecta en la fase de búsqueda, la OEP invita al solicitante a indicar, en un plazo de 2 meses, las reivindicaciones conformes con la R43(2) CPE que deben ser objeto de la búsqueda (R62bis(1) CPE).

El A121 CPE no es aplicable a este plazo.

Cabe señalar que si todas las reivindicaciones de un mismo tipo se han considerado abandonadas por el impago de las tasas de reivindicación, esta notificación no se enviará (Directrices B-VIII 4.4).

Si el solicitante no responde, la búsqueda se realizará sobre la primera reivindicación de cada categoría (R62bis(1) CPE).

El solicitante puede, por supuesto, impugnar el criterio de la división de búsqueda, priorizando ciertas reivindicaciones en caso de desacuerdo con el Examinador (ej. reivindicaciones 10 y 15, pero sin búsqueda sobre la reivindicación 1, Directrices B-VIII 4.2.2).

Por supuesto, para ello, será necesario que las tasas de reivindicación hayan sido abonadas para las reivindicaciones priorizadas… de lo contrario, esta priorización será ignorada (Directrices B-VIII 4.4).

El IER indicará las reivindicaciones que han sido objeto de la búsqueda e invitará al solicitante a limitar su solicitud (Directrices B-VIII 4.3).

En la fase de examen

La división de examen invita entonces al solicitante a limitar su solicitud (R62bis(2) CPE) a menos que constate que las objeciones no estaban justificadas (en cuyo caso, se realiza una nueva búsqueda).

Esta limitación puede consistir en una supresión de las reivindicaciones no buscadas o en hacer que dichas reivindicaciones sean dependientes (sin perjuicio del A123(2) CPE, Directrices H-II 5).

Una objeción en la fase de examen puede muy bien formularse incluso si la división de búsqueda no ha planteado ninguna objeción (Directrices F-IV 3.3).

Si el solicitante no hace nada, la solicitud puede ser rechazada (A97(2) CPE), pero debe darse suficiente oportunidad al solicitante para expresarse antes de cualquier rechazo (Directrices F-IV 3.3).