Ricerca dello stato della tecnica

La ricerca consente all’Ufficio Europeo dei Brevetti di farsi un’idea dello stato della tecnica esistente e che può essere opposto alla vostra domanda (Direttive B-II 2).

Competenza

La divisione della ricerca è competente per questa ricerca (A17 CBE).

L’esaminatore responsabile di questa ricerca è normalmente il primo membro della divisione d’esame per questa domanda (Direttive B-I 2) : questo principio è stato instaurato dal programma « BEST » dell’UEB (1990, « Bringing Examination and Search Together » ).

Tuttavia, l’esaminatore può consultare altri esaminatori (Direttive B-I 2.1) o richiedere che la divisione della ricerca sia aumentata di uno o due altri esaminatori se la natura dell’invenzione lo richiede (Direttive B-I 2.1).

È anche possibile affidare una ricerca ad alcuni uffici nazionali, in particolare per effettuare ricerche in banche dati di documenti redatti in una lingua non ufficiale.

Base della ricerca

Base positiva

La ricerca viene effettuata sulla base delle rivendicazioni così come depositate (A92 CBE).

Non è possibile modificare le rivendicazioni prima della ricerca (R137(1) CBE), nemmeno ai sensi della R139 CBE (è necessario attendere la competenza della divisione d’Esame, J4/85).

La ricerca deve riguardare:

• le rivendicazioni dipendenti, in particolare se la rivendicazione indipendente corrispondente non è considerata nuova o inventiva (Direttive B-III 3.8);
• gli oggetti della descrizione per i quali si può pensare che saranno introdotti nelle rivendicazioni (Direttive B-III 3.5).

Impossibilità di effettuare una ricerca

Principio

Se l’UEB ritiene impossibile effettuare una ricerca significativa sullo stato della tecnica rispetto a tutto o parte dell’oggetto rivendicato, invita il richiedente a depositare, entro un termine di 2 mesi, una dichiarazione che indichi gli elementi che devono essere oggetto della ricerca (R63(1) CBE).

Questo termine non beneficia dell’A121 CBE.

La notifica può guidare il richiedente, indicando gli elementi che potrebbero essere oggetto della ricerca (Direttive B-VIII 3.1).

Casi particolari – A123(2) CBE o A76 CBE

Questa notifica può anche sollevare problemi di A123(2) CBE o di A76 CBE, in particolare se questi elementi modificano notevolmente i risultati della ricerca (Direttive B-VIII 6) : ciò è possibile soprattutto in caso di ingresso in fase nazionale o di domanda divisionale.

Questo è piuttosto « simpatico » da parte dell’UEB perché se, per sfortuna, un esaminatore redigesse il rapporto di ricerca sulla base di un insieme di rivendicazioni contrario alle prescrizioni dell’A123(2) CBE, potremmo trovarci nella situazione in cui sarebbe impossibile correggere successivamente i problemi di A123(2) CBE senza contravvenire alla R137(5) CBE : sarebbe piuttosto imbarazzante.

Risposta e indicazione degli elementi da ricercare

Qualora, in risposta a questa notifica, il richiedente presenti un insieme di rivendicazioni chiarite / emendate / modificate, queste potranno essere prese in considerazione solo nella fase di risposta al RREE (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 15 ottobre 2009, relativo alle modifiche apportate al regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo« , GU 2009, 533, punto 3.2).

Infatti, non è possibile modificare prima ai sensi della R137(1) CBE.

Qualora il richiedente non risponda a questa notifica (o non risponda in modo sufficiente), l’UEB redigerà (R63(2) CBE):

• una relazione di ricerca parziale; 
• una dichiarazione motivata che indica perché nessuna ricerca è possibile

Base negativa

Esistono alcuni elementi che non saranno oggetto di ricerca (Linee guida B-VIII o Linee guida B-III 3.11).

Si tratta principalmente di:

• gli oggetti esclusi dalla brevettabilità (A52(2) CBE, A53 CBE, A57 CBE, o per il PCT, A17.2 PCT insieme a R39.1 PCT):
  • teorie scientifiche e matematiche; 
  • varietà vegetali, razze animali; 
  • piani, principi o metodi commerciali, puramente intellettuali o di gioco; 
  • metodi di trattamento chirurgico o terapeutico; 
  • metodi diagnostici; 
  • semplici presentazioni di informazioni; 
  • programmi per computer.
• gli oggetti poco chiari o troppo ampi.

Se l’Ufficio stabilisce che una riformulazione delle rivendicazioni consentirebbe di effettuare una ricerca (es. riformulazione di un procedimento terapeutico in dispositivo), la divisione di ricerca deve effettuare tale ricerca (Linee guida B-VIII 2.1) senza dover chiedere al richiedente un’indicazione degli elementi da sottoporre a ricerca secondo la R63(1) CBE.

Conseguenza di una ricerca parziale

In caso di ricerca parziale, la divisione di Esame deve invitare il richiedente a limitare la domanda ai soli oggetti che sono stati oggetto di ricerca (R63(3) CBE e Linee guida H-II 5), a meno che non constati che l’obiezione non era giustificata.

Se il richiedente non limita, la domanda potrà essere respinta (A97(2) CBE).

Successivamente, non sarà possibile reintrodurre elementi che non sono stati oggetto di ricerca (R137(5) CBE).

Modifica della domanda

Principio

In linea di principio, non è possibile modificare la domanda prima di aver ricevuto il RRE (R137(1) CBE).

Eccezione

Tuttavia, esistono alcune eccezioni previste dal regolamento di esecuzione :

• correzioni di problemi della domanda (R58 CBE) :
  • assenza di rivendicazioni (R57 c) CBE),
  • di riassunto (R57 d) CBE),
  • forme e margini della descrizione e dei disegni (R57 i) CBE).
• correzioni di errori evidenti (R139 CBE, salvo se la correzione degli errori richiede un’analisi tecnica, J4/85).

È inoltre possibile fornire modifiche prima della ricezione del RRE (a titolo informativo) e confermarle al momento della ricezione del RRE (Direttive A-V 2.2).

Come vengono effettuate le ricerche

Procedura

In una prima fase, l’esaminatore studia la domanda e le rivendicazioni (Direttive B-IV 1.1).

Le irregolarità di forma che fossero sfuggite alla sezione di deposito vengono segnalate alla sezione di deposito (Direttive B-IV 1.2).

I documenti citati nella domanda vengono esaminati e, se un documento non è reperibile, la divisione d’esame lo richiede al depositante (Direttive B-IV 1.3).

Il riassunto viene verificato e viene effettuata una classificazione della domanda (Direttive B-X 7).

Viene determinato l’oggetto della ricerca (Direttive B-IV 2).

La ricerca viene effettuata per tutte le rivendicazioni indipendenti. Tuttavia, se una rivendicazione di prodotto non è nuova, non è necessario ricercare le rivendicazioni (Direttive B-III 3.10) :

• di procedimento di fabbricazione che conduce inevitabilmente a tale prodotto ;
• di uso di tale prodotto.

Documentazione della ricerca

La documentazione utilizzata comprende la documentazione minima del PCT (R34 PCT) e altri documenti accessibili all’UEB (Direttive B-IX 1.1).

Le domande non ancora pubblicate non vengono citate dalla divisione della ricerca: è la divisione d’esame che è responsabile di questo punto (Direttive B-VI 4.1).

Sono possibili ricerche su Internet, in particolare nei settori legati all’informatica (Direttive B-III 2.4).

Contenuto del rapporto di ricerca europeo esteso (RREE)

Lingua del RREE

Il RREE è redatto nella lingua della procedura (A14(3) CBE e R61(5) CBE).

Se l’UEB agisce in qualità di ISA, il rapporto di ricerca è di norma redatto nella lingua di pubblicazione internazionale (R43.4 PCT).

Rapporto di ricerca europeo (RRE)

Il rapporto di ricerca europeo (o RRE) è un rapporto contenente l’insieme dei documenti noti all’UEB (R61(1) CBE).

A titolo di esempio, un RRE (o ESR in inglese per « European Search Report« ) può assomigliare a questo file (estratto casualmente dal registro europeo).

I diversi documenti sono classificati in funzione della loro pertinenza (R61(3) CBE, R61(4) CBE e Direttive B-X 9.2):

• Le classificazioni comuni:
  • X significa che il documento è particolarmente pertinente di per sé (cioè distruggerebbe la novità della domanda);
  • Y significa che il documento è pertinente se combinato con un altro documento dello stesso tipo (cioè distruggerebbe l’attività inventiva della domanda);
  • A significa che il documento è semplicemente citato perché appartiene a un settore vicino, ma non anticipa la domanda;
• Le classificazioni un po’ più rare:
  • T significa che il documento presenta la teoria scientifica alla base della domanda (ma senza anticiparla);
  • D significa che il documento è citato dalla domanda stessa. Questa classificazione può essere combinata con un’altra classificazione (ad esempio « DX »);
  • P significa che il documento è un documento intercalare: sarebbe pertinente se la priorità non fosse valida. Questa classificazione può essere combinata con un’altra classificazione (ad esempio « PY »);
  • E significa che il documento non è opponibile (ma può comunque fornire alcune informazioni);
• Le classificazioni rare:
  • O significa che la divulgazione non è una divulgazione scritta;
  • L significa che il documento è citato per un’altra ragione (spesso, questa classificazione serve come classificazione « jolly« )

Inoltre, ogni documento citato è messo in relazione con le rivendicazioni rispetto alle quali è pertinente (R61(2) CBE).

Inoltre, il rapporto di ricerca può menzionare l’elenco delle rivendicazioni che non sono state oggetto di ricerca (Direttive B-X 8):

• mancanza di unità;
• tassa non pagata;
• più rivendicazioni indipendenti dello stesso tipo;
• oggetto non brevettabile.

Il rapporto di ricerca contiene anche una traduzione del titolo nelle altre due lingue ufficiali (Direttive B-X 7 iv).

Il riassunto viene definito contemporaneamente alla trasmissione del RRE. Quest’ultimo viene trasmesso contestualmente al richiedente (R66 CBE).

Lingue dei documenti citati

A priori, l’UEB può fornire i documenti in qualsiasi lingua (Direttive B-X 9.1.3).

È comunque consigliato fornire una traduzione del documento quando esiste o almeno una traduzione parziale dei paragrafi pertinenti (Direttive B-X 9.1.3).

In ogni caso, se il richiedente contesta il contenuto tecnico di un documento, l’UEB deve fornire tale traduzione (Direttive G-IV 4 e T655/13).

Parere scritto

Principio

Dal 1^° luglio 2005, il rapporto di ricerca contiene un’«opinione scritta» o «parere» (R62(1) CBE) e si chiama ormai « Rapporto di Ricerca Europeo esteso » o RREE (o anche EESR in inglese, per « Extended European Search Report« , « Decisione del Consiglio di amministrazione del 9 dicembre 2004 che modifica il regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo e il regolamento relativo alle tasse« , GU 1/2005, p5).

Questa opinione scritta (o parere sulla brevettabilità) indica l’insieme delle irregolarità della domanda nel merito o nella forma (es. mancanza di novità, problema di chiarezza, ecc., Linee guida B-XI 3).

Se, in seguito al deposito di parti mancanti della descrizione o dei disegni, la data di deposito non è stata modificata, ma se l’esaminatore incaricato della ricerca ritiene che le condizioni della R56(3) CBE o R20.6 PCT non siano soddisfatte, questi effettua la ricerca come se la data di deposito fosse stata modificata e indica le sue motivazioni nel parere (Linee guida B-XI 2.1).

Al contrario, se la data di deposito è stata modificata, ma l’esaminatore incaricato della ricerca ritiene che le condizioni della R56(3) CBE o R20.6 PCT siano soddisfatte, lo indica nel parere per una revisione successiva da parte della divisione di esame (Linee guida B-XI 2.1).

Se le rivendicazioni sono state depositate tardivamente (in virtù della R58 CBE), l’esaminatore incaricato della ricerca verifica che le disposizioni dell’A123(2) CBE siano rispettate (ma cerca, comunque, di effettuare una ricerca Linee guida B-XI 2.2).

Se il documento di priorità non è stato fornito o la sua traduzione, la priorità sarà considerata valida per la fase della ricerca (Linee guida B-XI 4).

L’opinione scritta invita a correggere le irregolarità ivi identificate entro un termine di 6 mesi dalla menzione della pubblicazione del RREE nel BEB (R70bis(1) CBE insieme a R70(1) CBE).

Se il parere non contiene obiezioni, non è necessario rispondere e il richiedente ne viene informato (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 15 ottobre 2009, relativo alle modifiche apportate al regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo« , GU 2009, 533)

Rinuncia a confermare l’esame

Se il richiedente ha rinunciato alla conferma dell’esame (es. PACE, la richiesta di esame essendo stata presentata prima della trasmissione del rapporto di ricerca), l’opinione scritta potrà essere omessa: una notifica ai sensi dell’A94(3) CBE (Linee guida C-VI 3 e R62(1) CBE) sarà emessa alcuni giorni dopo.

Concessione possibile

Nei casi favorevoli, questa opinione scritta può essere omessa: una notifica secondo la R71(3) CBE che indica l’intenzione di concedere un brevetto (R62(1) CBE) sarà emessa alcuni giorni dopo.

Trasmissione del RREE

Il rapporto di ricerca è trasmesso dalla sezione di deposito (R10(1) CBE) al richiedente con una copia di tutti i documenti citati (R65 CBE e Direttive B-X 11.1) e il Parere scritto (denominato anche « Avviso nella fase di ricerca », Direttive B-X 12).

I documenti citati non devono necessariamente essere in una lingua ufficiale dell’UEB (Direttive B-X 9.1.3).

Se il richiedente contesta la pertinenza di un documento presentando motivazioni particolari, l’esaminatore dovrà, se intende mantenere tale documento, fornire una traduzione (almeno parziale) del documento (Direttive G-IV 4).

Può essere utilizzata una traduzione automatica, e il richiedente dovrà fornire una traduzione migliorata se intende contestarne il contenuto (Direttive G-IV 4.1).

Pubblicazione del RREE

Principio

La pubblicazione della domanda di brevetto è accompagnata (in allegato), e se disponibile, dal rapporto di ricerca (A92 CBE e R68(1) CBE).

Se tale rapporto di ricerca non è pubblicato insieme alla domanda, il RRE è pubblicato separatamente (R68(1) CBE).

Il parere non è pubblicato insieme al RRE (R62(2) CBE). Tuttavia, è accessibile nel fascicolo dopo la pubblicazione della domanda (Direttive A-XI 2.1).

La data di pubblicazione è iscritta nel REB (R143(1) l) CBE).

Importanza della menzione della pubblicazione nel BEB

La data della menzione nel BEB della pubblicazione del RRE è notificata al richiedente (R69(1) CBE) poiché dà inizio a una serie di termini:

• il termine di 6 mesi per pagare le tasse di designazione (A79(2) CBE e R39(1) CBE) ;
• se la richiesta di esame non è ancora stata presentata :
  • il termine di 6 mesi per richiedere l’esame (se non già fatto, il modulo 1001 ha una casella pre-spuntata che lo richiede) e pagare la tassa di esame (R70(1) CBE) ;
  • il termine di 6 mesi per rispondere alle eventuali obiezioni sollevate nell’avviso che accompagna il rapporto di ricerca europea (R70bis(1) CBE insieme a R70(1) CBE) ;
• se l’esame è già stato richiesto prima della trasmissione del RRE :
  • se il richiedente non ha rinunciato a ricevere la notifica R70(2) CBE che chiede di confermare l’esame :
    • il termine di 6 mesi per confermare l’esame e pagare la tassa di esame (R70(2) CBE insieme a « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 15 ottobre 2009, relativo alle modifiche apportate al regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo« , JO 2009, 533, punto 5.1.4) ;
  • il termine di 6 mesi per rispondere alle eventuali obiezioni sollevate nell’avviso che accompagna il rapporto di ricerca europea (R70bis(2) CBE insieme a R70(2) CBE insieme a « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 15 ottobre 2009, relativo alle modifiche apportate al regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo« , JO 2009, 533, punto 5.1.4).
  • ci si può interrogare sulla legalità di questo termine concesso che non decorre dalla notifica in contrasto con R131(2) CBE ;
• se il richiedente ha rinunciato a ricevere la notifica R70(2) CBE che chiede di confermare l’esame :
  • nessun termine ;
  • nessun avviso sulla brevettabilità sarà emesso (vedi sopra) e non sarà quindi necessario rispondervi ;
  • una notifica A94(3) CBE o R71(3) CBE sarà emessa e sarà necessario rispondervi alle condizioni abituali.

Per il rapporto di ricerca complementare redatto per una domanda EuroPCT, il termine di R70(2) CBE e R70bis(2) CBE menzionato in precedenza è, per questi ultimi, di 6 mesi a decorrere dalla notifica che indica la data della menzione della pubblicazione del rapporto nel BEB (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 15 ottobre 2009, relativo alle modifiche apportate al regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo« , JO 2009, 533, punto 5.1.5).

L’A121 CBE è applicabile a tutti questi termini.

Se il richiedente non risponde alle obiezioni sollevate nell’avviso (è necessario rispondere nel merito, Linee guida B-XI 8), la domanda sarà considerata ritirata (R70bis(3) CBE).

A questo stadio della procedura, è possibile apportare modifiche non correlate alle obiezioni sollevate (R137(2) CBE) e questa sarà l’ultima occasione per farlo…

Comunicazione di rapporti di ricerca stranieri

Applicabilità

Questo principio si applica solo alle domande europee depositate a partire dal 1° gennaio 2011 (« Decisione del Consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2009 che modifica il regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo« , JO 2009, 585) o alle domande divisionali ricevute dall’UEB a partire da tale data (Direttive A-III 6.12).

Principio

Se viene rivendicata una priorità estera, la Divisione d’Esame può richiedere la comunicazione del rapporto di ricerca di tale domanda prioritaria (A124(1) CBE unitamente a R70ter(1) CBE).

Tipo di informazioni richieste

L’UEB può richiedere qualsiasi informazione sullo stato della tecnica preso in considerazione:

• nella fase della ricerca relativa alla domanda prioritaria (R141(1) CBE) (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 28 luglio 2010, relativo alla regola 141 CBE modificata e alla nuova regola 70ter CBE – sistema di utilizzo« , JO 2010, 410):
  • compresi i risultati dell’ISA, se la domanda prioritaria è una domanda euro-PCT;
  • deve essere fornito l’insieme delle ricerche effettuate su tutte le domande prioritarie;
  • il fatto che la priorità sia stata ritirata, corretta o aggiunta dopo il deposito non cambia nulla (Direttive A-III 6.12);
• o più in generale, in procedure di brevetto estere e relative alla stessa invenzione (anche se non viene rivendicata una priorità, A124(1) CBE).

Non è necessaria una copia dei documenti citati (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 28 luglio 2010, relativo alla regola 141 CBE modificata e alla nuova regola 70ter CBE – sistema di utilizzo« , JO 2010, 410).

Formato delle informazioni

I documenti forniti devono essere nella forma in cui sono stati redatti dall’ufficio, cioè copia del documento ufficiale (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 28 luglio 2010, relativo alla regola 141 CBE modificata e alla nuova regola 70ter CBE – sistema di utilizzo« , JO 2010, 410):

• rapporto di ricerca;
• elenco dello stato della tecnica citato;
• parte pertinente del rapporto di esame;
• ecc.

Non è necessaria una traduzione di tale documento (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 28 luglio 2010, relativo alla regola 141 CBE modificata e alla nuova regola 70ter CBE – sistema di utilizzo« , JO 2010, 410).

Eccezioni

Esistono alcune eccezioni che permettono di non rispettare tale requisito:

• la domanda europea è una domanda divisionale, le informazioni sullo stato della tecnica per la domanda madre essendo già state comunicate prima che la divisione di esame diventasse competente (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 28 luglio 2010, relativo alla regola 141 CBE modificata e alla nuova regola 70ter CBE – sistema di utilizzo« , JO 2010, 410, Direttive A-III 6.12);
• la priorità rivendicata è quella di un primo deposito effettuato:
  • per le domande depositate a partire dal 1° gennaio 2011 (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 9 dicembre 2010, che esonera i richiedenti che rivendicano la priorità di un primo deposito effettuato negli Stati Uniti d’America, in Giappone o nel Regno Unito dal produrre una copia dei risultati della ricerca ai sensi della regola 141(1) CBE – sistema di utilizzo« , JO 2011, 62):
    • negli USA,
    • in Giappone,
    • nel Regno Unito;
  • per le domande che non hanno ricevuto un invito R70ter(1) CBE il 1° ottobre 2012 (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 19 settembre 2012, che esonera i richiedenti che rivendicano la priorità di un primo deposito effettuato in Austria dal produrre una copia dei risultati della ricerca ai sensi della regola 141(1) CBE – sistema di utilizzo« , JO 2012, 540):
    • in Austria
  • per le domande che non hanno ricevuto un invito R70ter(1) CBE il 1° aprile 2013 (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 27 febbraio 2013, che esonera i richiedenti che rivendicano la priorità di un primo deposito effettuato nella Repubblica di Corea dal produrre una copia dei risultati della ricerca ai sensi della regola 141(1) CBE – sistema di utilizzo« , JO 2013, 216):
    • in Corea del Sud
  • per le domande che non hanno ricevuto un invito R70ter(1) CBE il 1° aprile 2015 (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 10 dicembre 2014, che esonera i richiedenti che rivendicano la priorità di un primo deposito effettuato in Danimarca dal produrre una copia dei risultati della ricerca ai sensi della regola 141(1) CBE – sistema di utilizzo« , JO 2015, A2)
    • in Danimarca
• la domanda europea è stata depositata dopo il 1° gennaio 2011 e il rapporto di ricerca della domanda prioritaria (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 5 ottobre 2010, relativa alla produzione di copie dei risultati della ricerca, conformemente alla regola 141(1) CBE – sistema di utilizzo« , JO 2010, 600) è stato effettuato dall’UEB nell’ambito:
  • di una domanda europea,
  • di una domanda internazionale (i.e. UEB = ISA),
  • di una ricerca di tipo internazionale (A15.5 PCT),
  • di una domanda nazionale:
    • Belgio,
    • Cipro,
    • Francia,
    • Grecia,
    • Italia,
    • Lussemburgo,
    • Malta,
    • Paesi Bassi,
    • Turchia.

Termine e sanzione

Obbligo di fornire le informazioni di propria iniziativa

Normalmente, il richiedente deve depositare di propria iniziativa tali informazioni (R141(1) CBE):

• al momento del deposito di una domanda europea;
• al momento dell’entrata in fase nazionale di una domanda euro-PCT;
• o senza indugio, non appena tali informazioni siano disponibili (e purché la domanda sia ancora pendente « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 28 luglio 2010, relativo alla regola 141 CBE modificata e alla nuova regola 70ter CBE – sistema di utilizzo« , JO 2010, 410).

Tuttavia, non esiste alcuna sanzione se tale requisito non viene adempiuto.

Obbligo di fornire le informazioni su richiesta

Quando la divisione di esame diventa competente, l’UEB invita il richiedente a fornirle entro 2 mesi, e se tali informazioni non sono state fornite in precedenza (R70ter(1) CBE per le priorità, R141(3) CBE per le altre informazioni):

• le informazioni sullo stato della tecnica sopra menzionato;
• una dichiarazione secondo cui tali informazioni non sono ancora disponibili.

Se il richiedente non risponde a questa notifica, la domanda è considerata ritirata (R70ter(2) CBE per le priorità o A124(2) CBE per le altre informazioni).

L’A121 CBE è applicabile a questo termine di 2 mesi (sia esso quello della R70ter(1) CBE per le priorità o della R141(3) CBE per le altre informazioni).

Tipi di ricerca

Le ricerche « standard »

Queste ricerche sono quelle che impegnano maggiormente l’UEB: le ricerche effettuate al momento del deposito di una domanda di brevetto europeo (Direttive B-II 4.1).

Le ricerche « standard » particolari

Ricerche europee parziali

Una ricerca parziale viene condotta quando l’esaminatore non può effettuare una ricerca standard (R63(1) CBE).

Questa ricerca non comprenderà un parere scritto, ma solo i risultati della ricerca per gli elementi che lo consentono (Direttive B-XI 5).

Questo rapporto non viene pubblicato, anche se è accessibile all’ispezione pubblica (A128(4) CBE) dopo la pubblicazione della domanda (Direttive B-X 1).

A causa di problemi sostanziali

Se la domanda presenta problemi tali che non può essere effettuata una ricerca significativa (es. problema di chiarezza rilevante), l’UEB ne dà notifica al depositante e lo invita a indicare entro un termine di 2 mesi gli elementi che devono essere oggetto della ricerca (R63(1) CBE).

In mancanza di risposta o in caso di risposta non soddisfacente, la divisione della ricerca cerca di fare del suo meglio (R63(2) CBE):

• o viene effettuata una ricerca (se solo una parte dell’oggetto della rivendicazione 1 presenta problemi),
• o viene emessa una dichiarazione motivata da parte dell’UEB per spiegare perché non è stata effettuata alcuna ricerca… una ricerca (anche parziale) deve essere realizzata (T1242/04), tranne:
  • in caso di mancanza fondamentale di chiarezza, o
  • in caso di totale assenza di carattere tecnico.

A causa di problemi di non unità

In caso di difetto di unità dell’invenzione, l’UEB redigerà un rapporto di ricerca parziale per la prima invenzione menzionata nelle rivendicazioni (R64(1) CBE).

Viene quindi inviata una notifica al richiedente per concedergli 2 mesi per richiedere, se lo desidera, una ricerca aggiuntiva sulle invenzioni che non sono state ricercate (R64(1) CBE).

Solo il restitutio in integrum dell’A122 CBE è possibile sul termine di 2 mesi.

Euro-PCT – Casi in cui deve essere effettuata una ricerca complementare dall’UEB

Se l’UEB ritiene che non vi sia unità d’invenzione, il rapporto di ricerca complementare viene redatto solo per la prima invenzione (rapporto di ricerca complementare parziale, R164(1) a) CBE).

Tale rapporto di ricerca complementare parziale non è accompagnato da un parere scritto (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 10 giugno 2014, relativo alla modifica delle regole 164 e 135 CBE« , JO 2014, A70, punto 8).

A partire dal 1° novembre 2014 (« Decisione del Consiglio di amministrazione del 16 ottobre 2013 che modifica le regole 135 e 164 del regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo« , JO 2013, 503), viene inviata una notifica al richiedente per chiedergli se desidera, entro 2 mesi dalla notifica, pagare una tassa di ricerca complementare per ogni invenzione non ricercata (R164(1) b) CBE).

Tale termine è escluso dalla prosecuzione della procedura (R135(2) CBE) e solo il restitutio in integrum dell’A122 CBE è applicabile.

Viene quindi redatto un rapporto di ricerca complementare (che copre tutte le invenzioni per le quali è stata pagata una tassa) di conseguenza (R164(1) c) CBE) con un parere scritto.

Euro-PCT – Casi in cui l’UEB ha rinunciato a una ricerca complementare

Se l’UEB ha rinunciato a effettuare una ricerca complementare, ma l’invenzione rivendicata all’ingresso in fase nazionale non è stata oggetto di ricerca, l’UEB ne informa il richiedente affinché paghi una tassa di ricerca complementare entro un termine di 2 mesi (R164(2) a) CBE).

Tale termine è escluso dalla prosecuzione della procedura (R135(2) CBE) e solo il restitutio in integrum dell’A122 CBE è applicabile.

I risultati di tale ricerca saranno comunicati al richiedente in una notifica A94(3) CBE o una notifica R71(3) CBE (R164(2) b) CBE). Tale notifica concede inoltre al richiedente un termine per prendere posizione sulle conclusioni della divisione di esame e sui risultati della ricerca allegati, nonché per modificare di propria iniziativa la descrizione, le rivendicazioni e i disegni (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 10 giugno 2014, relativo alla modifica delle regole 164 e 135 CBE« , JO 2014, A70, punto 16).

Tale ricerca complementare non comporterà un parere scritto (R164(4) CBE insieme a R62 CBE).

Se del caso, l’UEB inviterà inoltre il richiedente a limitare la domanda a un’invenzione tra quelle ricercate (sia nella fase internazionale sia nella fase della ricerca complementare, R164(2) c) CBE e R164(3) CBE insieme a R62bis CBE).

Ricerche europee aggiuntive

Queste ricerche vengono effettuate, in fase di esame, nell’ipotesi in cui la ricerca « standard » (Direttive C-IV 7.2):

• non ha potuto essere svolta, ma oggi è possibile a seguito di modifiche (Direttive C-IV 7.2 i);
• è stata effettuata in modo incompleto, ma la ragione di tale ricerca incompleta è, in realtà, errata:
  • una sola rivendicazione per categoria (Direttive C-IV 7.2 ii);
  • mancanza di unità d’invenzione (Direttive C-IV 7.2 iii);
• non è stata effettuata, ma la ragione di tale mancata ricerca è, in realtà, errata:
  • tutte le caratteristiche erano state considerate come notorie (es. computer, Direttive C-IV 7.2 v);
  • tutte le caratteristiche erano state considerate come comprese nello stato della tecnica senza ricerca (Direttive C-IV 7.2 vi);
• non ha coperto elementi recentemente aggiunti nelle rivendicazioni (ma senza superare lo stesso concetto inventivo per non violare le disposizioni della R137 CBE) (Direttive C-IV 7.2 iv);
• non è stata approfondita quanto l’esaminatore avrebbe desiderato (es. nuova ricerca in un altro settore tecnico, Direttive C-IV 7.2 vii);
• non è stata corretta a causa di un cambiamento o aggiunta di una priorità (Direttive C-IV 7.2 viii).

Ricerche europee complementari

Principio

Il rapporto di ricerca internazionale sostituisce normalmente il rapporto europeo (A153(6) CBE).

Tuttavia, una ricerca complementare deve essere effettuata al momento dell’ingresso in fase (A153(7) CBE).

Infatti, al momento dell’ingresso in fase in Europa, e anche se una ricerca è stata effettuata durante la fase internazionale, l’UEB desidera verificare che questa sia stata di buona qualità: viene quindi redatto un rapporto di ricerca complementare.

Eccezioni

Vi è una dispensa dalla ricerca complementare se:

• l’ISA o il SISA è l’UEB (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti in data 6 febbraio 2012, relativo alle tasse di ricerca e di esame« , JO 2012, 212, punto 3.a);
• l’ISA, per una domanda depositata anteriormente al 1° luglio 2005, è stato (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti in data 6 febbraio 2012, relativo alle tasse di ricerca e di esame« , JO 2012, 212, punto 3.b):
  • l’Ufficio brevetti svedese,
  • l’Ufficio austriaco
  • l’Ufficio spagnolo.

Queste disposizioni sono state adottate dal consiglio di amministrazione in virtù dell’A153(7) CBE.

Base del rapporto di ricerca complementare

Il rapporto di ricerca complementare si basa sui documenti indicati dal richiedente al momento dell’ingresso in fase regionale (R159(1) b) CBE) o modificati in risposta alla notifica R161(2) CBE (Direttive B-II 4.3.3).

Natura del rapporto di ricerca complementare

Il rapporto di ricerca complementare non viene pubblicato, ma è accessibile tramite ispezione pubblica.

Tale rapporto di ricerca contiene un parere in fase di ricerca.

Le ricerche internazionali PCT

Principio

L’UEB è anche un’«amministrazione incaricata della ricerca internazionale» (o ISA) ai sensi del trattato PCT (A16.1 PCT).

Naturalmente, le problematiche sopra citate restano attuali (A17 PCT e R158 CBE):

• problemi sostanziali che impediscono una ricerca;
• problema di non unità ai sensi del PCT (R13 PCT).

Esistono alcune differenze rispetto alla procedura europea:

• l’UEB ha un termine per effettuare tale ricerca (R42 PCT, viene considerato il termine che scade più tardi):
  • 3 mesi dalla ricezione della copia della ricerca;
  • 9 mesi dalla priorità.
• non esistono tasse aggiuntive per rivendicazione oltre la 15ª: è necessario effettuare una ricerca su tutte le rivendicazioni;
• l’unità d’invenzione è leggermente diversa;
• le domande interferenti sono menzionate nel rapporto di ricerca internazionale (R33.1.c PCT), ma non sono prese in considerazione per l’esame preliminare internazionale (R64.3 PCT).

Limitazione della competenza

L’UEB ha indicato di non essere tenuta a svolgere la sua funzione di ISA o IPEA nella misura in cui ritenga che la domanda internazionale riguardi un oggetto previsto dalla R39.1 PCT o dalla R67.1 PCT (« Nuovo accordo tra l’Organizzazione europea dei brevetti e l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale concernente le funzioni dell’Ufficio europeo dei brevetti in qualità di amministrazione incaricata della ricerca internazionale e di amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti« , GU 2017, A115, A4) salvo che per una domanda europea effettuerebbe la ricerca o l’esame (« Nuovo accordo tra l’Organizzazione europea dei brevetti e l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale concernente le funzioni dell’Ufficio europeo dei brevetti in qualità di amministrazione incaricata della ricerca internazionale e di amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti« , GU 2017, A1157, Allegato B).

Tale limitazione è conforme all’A16.3.b PCT (ISA) o all’A32.3 PCT (IPEA).

Pertanto, verosimilmente gli oggetti esclusi sarebbero:

• le teorie scientifiche e matematiche (equivalente dell’A52(2) a) CBE);
• le varietà vegetali, le razze animali, i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento di vegetali o animali, diversi dai procedimenti microbiologici e dai prodotti ottenuti mediante tali procedimenti (equivalente dell’A53 b) CBE);
• i piani, principi o metodi per svolgere attività commerciali, per compiere atti puramente intellettuali o per giocare (equivalente dell’A52(2) c) CBE);
• i metodi di trattamento del corpo umano o animale mediante chirurgia o terapia, nonché i metodi di diagnosi (equivalente dell’A53 c) CBE);
• le semplici presentazioni di informazioni (equivalente dell’A52(2) d) CBE);
• i programmi per elaboratore in quanto tali (equivalente dell’A52(2) c) CBE).

Non dovrebbero quindi essere escluse, contrariamente alla prassi dell’UEB per una domanda europea :

• le creazioni estetiche (A52(2) b) CBE) ;
• le invenzioni contrarie al buon costume (A53 a) CBE).

Reindirizzamento delle domande ?

Dal 1° gennaio 2015, le domande (« PCT – Accordo tra l’UEB e l’OMPI ai sensi del PCT« , JO 2014, A117 che modifica l’Allegato A di tale accordo) depositate da un americano o da una persona domiciliata negli Stati Uniti d’America con RO l’USPTO o l’IB sono trattate dall’UEB indipendentemente dal settore tecnico (cioè senza reindirizzamento).

Per le domande depositate prima del 1° gennaio 2015, esse sono « reindirizzate » verso l’USPTO come ISA o come IPEA se la domanda contiene una rivendicazione relativa al settore dei metodi commerciali (G06Q e sottoclassi).

Tuttavia, ciò non significa che i metodi commerciali saranno ricercati dall’UEB (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 1° ottobre 2007, riguardante i metodi nel settore delle attività economiche« , JO 2007, 592).

Le ricerche internazionali supplementari PCT

Principio

L’UEB può essere anche un’«amministrazione incaricata della ricerca internazionale supplementare» (o SISA) ai sensi del trattato PCT (R45bis PCT).

Senza entrare troppo nei dettagli, sappiate che « la ricerca PCT supplementare » grosso modo è la stessa cosa di « la ricerca PCT » tranne che è facoltativa 🙂 (R45bis PCT).

Esistono alcune differenze rispetto alla procedura europea :

• l’UEB ha un termine per effettuare questa ricerca (R45bis.7.a PCT) :
  • 28 mesi dalla priorità.
• non esistono tasse supplementari per rivendicazione oltre la 15ª : è necessario effettuare una ricerca su tutte le rivendicazioni ;
• l’unità di invenzione è leggermente diversa ;
• le domande interferenti sono menzionate nel rapporto di ricerca internazionale supplementare (R45bis.5.c PCT), ma non sono prese in considerazione per l’esame preliminare internazionale (R64.3 PCT).

Numero di ricerche per la SISA

L’UEB in qualità di SISA non effettua più di 700 ricerche supplementari all’anno (« Accordo OMPI-UEB« , JO 2010, 304, Allegato E.5).

Alcune ricerche nazionali

Alcuni uffici nazionali degli Stati contraenti delegano all’UEB la loro ricerca (Direttive B-II 4.6, ad esempio, la Francia).

Tassa di ricerca

Ricerche standard

Principio

La tassa di ricerca è dovuta (A78(2) CBE) entro un termine di 1 mese a partire da :

• nel caso di una domanda « standard » (R38(1) CBE) ;
• dal deposito di una domanda divisionale (R36(3) CBE) ;
• dal deposito di una nuova domanda per un’invenzione precedentemente depositata da una persona non abilitata (R17(2) CBE).

Non verrà inviata alcuna notifica relativa a questa irregolarità (R58 CBE).

Il termine di 1 mese è calcolato a partire dalla data di deposito dei primi documenti (anche se una data di deposito non può essere accordata, G3/98).

La tassa di ricerca è indicata all’A2(1).2 RRT ([montant_epo default= »1165 € » name= »A2(1).2 RRT – ricerca domanda depositata dopo 1° luglio 2005″] per una domanda standard depositata dopo il 1° luglio 2005, [montant_epo default= »840 € » name= »A2(1).2 RRT – ricerca domanda depositata prima del 1° luglio 2005″] per una domanda standard depositata prima del 1° luglio 2005).

Sanzioni

L’UEB verifica che tali tasse siano state pagate (A90(3) CBE insieme R57 e) CBE).

Se la tassa di ricerca è mancante alla scadenza del termine di 1 mese, la domanda è considerata ritirata (A78(2) CBE per le domande standard, R17(2) CBE per le domande depositate da una persona non abilitata e R36(3) CBE per le domande divisionali).

Tale termine beneficia del proseguimento della procedura dell’A121 CBE.

Ricerche complementari

Principio

Una tassa di ricerca deve essere pagata se deve essere effettuato un rapporto di ricerca (vedi sotto per l’esenzione, A153(7) CBE insieme R159(1) e) CBE).

Tale tassa deve essere pagata entro il termine di 31 mesi dalla priorità (R159(1) e) CBE).

Di default, l’importo di tale tassa è di [montant_epo default= »1165 € » name= »A2(1).2 RRT – ricerca domanda depositata dopo il 1° luglio 2005″] (A2(1).2 RRT) per le domande depositate a partire dal 1° luglio 2005 e di [montant_epo default= »840 € » name= »A2(1).2 RRT – ricerca domanda depositata prima del 1° luglio 2005″] per una domanda standard depositata prima del 1° luglio 2005.

Riduzione

Vi è una dispensa dalla ricerca complementare (cioè riduzione del 100 %) se:

• l’ISA o il SISA è l’UEB (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti in data 6 febbraio 2012, relativo alle tasse di ricerca e di esame« , JO 2012, 212, punto 3.a));
  • l’ISA, per una domanda depositata anteriormente al 1^° luglio 2005, è stata (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti in data 6 febbraio 2012, relativo alle tasse di ricerca e di esame« , JO 2012, 212, punto 3.b)):
    • l’Ufficio brevetti svedese,
    • l’Ufficio austriaco,
    • l’Ufficio spagnolo.

Inoltre:

• Vi è una riduzione di [montant_epo default= »1100 € » name= »Riduzione di A2(1).2 RRT – ricerca domanda depositata dopo il 1° luglio 2005 – Riduzione se ISA austriaco, finlandese, svedese, spagnolo, nordico, visegrad »] della tassa di ricerca complementare se la domanda è stata depositata dopo il 1^° luglio 2005 e se l’ISA è (« Decisione del Consiglio di amministrazione del 16 dicembre 2015 che riduce la tassa dovuta per la ricerca europea complementare quando il rapporto di ricerca internazionale o il rapporto di ricerca internazionale supplementare è stato redatto dall’Ufficio austriaco dei brevetti, dall’Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi, dall’Ufficio finlandese dei brevetti e della registrazione, dall’Ufficio svedese dei brevetti e della registrazione, dall’Istituto nordico dei brevetti o dall’Istituto dei brevetti di Visegrad (CA/D 8/15)« , JO 2016, A2):
  • l’Ufficio austriaco,
  • l’Ufficio finlandese,
  • l’Ufficio svedese,
  • l’Ufficio spagnolo,
  • l’Istituto nordico,
  • L’Istituto di Visegrad.
• Vi è una riduzione di [montant_epo default= »1100 € » name= »Riduzione di A2(1).2 RRT – ricerca domanda depositata dopo il 1° luglio 2005 – Riduzione se ISA turco »] della tassa di ricerca complementare se la domanda è stata depositata dopo il 1^° luglio 2005 e se l’ISA è l’ufficio turco (« Decisione del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 2017 che riduce la tassa dovuta per la ricerca europea complementare quando il rapporto di ricerca internazionale o il rapporto di ricerca internazionale supplementare è stato redatto dall’Ufficio turco dei brevetti e dei marchi (CA/D 9/17)« , JO 2017, A57).

Tali disposizioni sono state adottate dal consiglio di amministrazione in virtù dell’A153(7) CBE.

Sanzione

Se la tassa di ricerca non viene pagata entro il termine di 31 mesi, la domanda è considerata ritirata (R160(1) CBE).

L’UEB notifica quindi al richiedente tale perdita di diritto (R160(2) CBE).

L’A121 CBE è applicabile al termine di 31 mesi (Direttive C-II 1.2).

Ricerche internazionali PCT

Principio

La tassa di ricerca prevista dalla R16 PCT è fissata dall’UEB a [montant_epo default= »1875 € » name= »A2(1).2 RRT – ricerca internazionale »] (R158(1) CBE insieme A2(1).2 RRT).

La tassa di ricerca è riscossa dall’Ufficio ricevente (RO) per l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale (ISA) (A3.4.iv PCT insieme R16.1.a PCT) al fine di coprire i costi della ricerca.

L’importo è fissato dall’ISA (R16.1.a PCT), ma deve essere pagato presso il RO (R16.1.b PCT), che stabilisce la valuta in cui deve essere pagata tale tassa.

Tale tassa è dovuta entro un termine di 1 mese dalla data del deposito (R16.1.f PCT).

Riduzione

Una riduzione del 75% della tassa di ricerca è concessa per alcuni paesi in via di sviluppo (JO 2020, A4).

L’elenco di questi « paesi a basso reddito o a reddito medio inferiore » è stabilito dalla Banca Mondiale.

Per beneficiare di tale riduzione, tutti i richiedenti devono soddisfare tale criterio.

Lo stesso vale se una persona fisica o giuridica ha la nazionalità – e la propria sede nel territorio di uno Stato in cui è in vigore un accordo di convalida concluso con l’Organizzazione europea dei brevetti (JO 2020, A4).

Sanzione

In caso di ritardo nel pagamento (o di pagamento insufficiente), l’Ufficio ricevente invita il depositante a versare l’importo non pagato entro un termine di 1 mese dalla notifica (R16bis.1.a PCT).

Un pagamento non è considerato in ritardo se il pagamento è ricevuto dall’Ufficio ricevente prima che questo invii la notifica indicante il ritardo nel pagamento (R16bis.1.d PCT).

Una tassa per pagamento tardivo può essere richiesta dall’Ufficio ricevente (R16bis.2.a PCT) a proprio favore. Questa tassa per pagamento tardivo è il massimo tra le due tasse seguenti:

• 50% del minimo tra:
  • l’importo rimanente da pagare;
  • la tassa internazionale di deposito (R16bis.2.b PCT).
• l’importo della tassa di trasmissione.

Se, nonostante la notifica, il richiedente non paga entro i termini, la domanda internazionale è considerata ritirata e l’Ufficio ricevente ne informa il richiedente (A14.3.a PCT insieme R16bis.1.c.i PCT insieme R27.1 PCT insieme R29 PCT).

Il pagamento è considerato valido (anche se può essere dovuta una tassa di ritardo) se l’Ufficio ricevente riceve il pagamento prima dell’invio della notifica dell’Ufficio ricevente che informa il richiedente che la sua domanda è considerata ritirata (R16bis.1.e PCT).

Ricerche internazionali supplementari PCT

Principio

La tassa di ricerca supplementare prevista dalla R45bis PCT è fissata dall’UEB a [montant_epo default= »1875 € » name= »A2(1).2 RRT – ricerca internazionale supplementare »] (R158(1) CBE unitamente a A2(1).2 RRT).

Tale tassa è fissata dall’UEB, ma riscossa dall’Ufficio internazionale (IB) a proprio favore (R45bis.3.b PCT).

Tale tassa è dovuta entro un termine di 1 mese dalla ricezione della richiesta di ricerca supplementare (R45bis.3.c PCT unitamente a R45bis.2.c PCT).

Sanzione

In caso di pagamento tardivo, l’IB invita il depositante a pagargli entro un termine di 1 mese dalla notifica:

• la tassa di ricerca come indicato in precedenza (R45bis.4.b PCT);
• una tassa per pagamento tardivo del 50% della tassa di trattamento (e non della tassa di ricerca, R45bis.4.c PCT).

In mancanza, la richiesta di ricerca supplementare è considerata come non presentata (R45bis.4.d PCT).

Rimborso della tassa di ricerca

Rimborso integrale

Ricerche europee o complementari

La tassa di ricerca è rimborsata integralmente se:

• la domanda non è trasmessa (R37(2) CBE) da uno Stato contraente all’UEB entro un termine di 14 mesi dalla priorità;
• la domanda è ritirata, respinta o considerata ritirata prima che l’UEB abbia iniziato a redigere il rapporto di ricerca europeo (RRE) (A9(1) RRT);
• alla domanda non è riconosciuta una data di deposito (Direttive A-II 4.1.4).

Il fatto che la ricerca sia iniziata deve basarsi su elementi chiari e trasparenti (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 29 gennaio 2013 concernente l’adattamento del sistema di rimborso delle tasse di ricerca e di esame« , JO 2013, 153): la data di avvio dell’algoritmo di ricerca dello stato della tecnica da parte dell’esaminatore incaricato della ricerca è pertanto annotata nel fascicolo affinché sia verificabile.

Ricerche internazionali PCT

Qualsiasi importo prelevato per errore, in eccesso, ecc. è rimborsato (« Accordo OMPI-UEB« , JO 2010, 304, Allegato C, parte II, punto 1).

L’UEB rimborsa la tassa di ricerca (« Accordo OMPI-UEB« , JO 2010, 304, Allegato C, parte II, punto 2) se la domanda internazionale è ritirata o considerata ritirata ai sensi dell’A14.1 PCT, A14.3 PCT, A14.4 PCT prima dell’inizio della ricerca internazionale (principalmente a causa di problemi di forma o di versamento della tassa).

Ricerche internazionali supplementari PCT

Qualsiasi importo prelevato erroneamente, in eccesso, ecc. viene rimborsato (« Accordo OMPI-UEB« , JO 2010, 304, Allegato C, parte II, punto 1).

La tassa di ricerca supplementare viene rimborsata dall’IB (R45bis.3.d PCT):

• se la domanda internazionale viene ritirata, considerata ritirata prima che la copia della ricerca sia trasmessa all’UEB,
• se la richiesta di ricerca supplementare viene ritirata o considerata non presentata prima che la copia della ricerca sia trasmessa all’UEB.

L’UEB rimborsa la tassa di ricerca supplementare se, prima di aver iniziato la ricerca internazionale supplementare, l’UEB constata che la richiesta di ricerca supplementare è considerata non presentata poiché la ricerca è totalmente esclusa a causa di una limitazione (R45bis.5.g PCT) (« Accordo OMPI-UEB« , JO 2010, 304, Allegato C, parte II, punto 7).

L’UEB rimborsa la tassa di ricerca supplementare (« Accordo OMPI-UEB« , JO 2010, 304, Allegato C, parte II, punto 8):

• se la domanda internazionale viene ritirata, considerata ritirata prima che l’UEB inizi la ricerca,
• se la richiesta di ricerca supplementare viene ritirata o considerata non presentata prima che l’UEB inizi la ricerca.

Rimborso integrale o parziale

Ricerche europee o complementari

Se la ricerca è facilitata grazie a una ricerca precedente, una parte della tassa di ricerca può essere rimborsata (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 21 dicembre 2018, relativa al rimborso della tassa di ricerca ai sensi dell’articolo 9(2) del regolamento sulle tasse« , JO 2019, A4).

Tale rimborso si applica per le ricerche europee o le ricerche complementari (« Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 21 dicembre 2018, relativa al rimborso della tassa di ricerca ai sensi dell’articolo 9(2) del regolamento sulle tasse« , JO 2019, A4):

• e se la ricerca precedente era stata effettuata con parere scritto,
  • e se tale ricerca precedente è una ricerca europea per una domanda EP depositata a partire dal 1° luglio 2005, il rimborso è di:
    • 100 % in caso di riutilizzo completo o
    • 25 % in caso di riutilizzo parziale.
  • e se tale ricerca precedente è una ricerca PCT per una domanda PCT depositata a partire dal 1° gennaio 2004, il rimborso è di:
    • 84 % in caso di riutilizzo completo o
    • 21 % in caso di riutilizzo parziale.
  • e se tale ricerca precedente è una ricerca PCT supplementare, il rimborso è di:
    • 84 % in caso di riutilizzo completo o
    • 21 % in caso di riutilizzo parziale.
  • e se tale ricerca precedente è una ricerca nazionale per conto di BE, CY, FR, GB, GR, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, SM, TR, il rimborso è di:
    • 84 % in caso di riutilizzo completo o
    • 21 % in caso di riutilizzo parziale.
• e se la ricerca precedente era stata effettuata senza parere scritto,
  • e se tale ricerca precedente è una ricerca europea per una domanda EP depositata prima del 1° luglio 2005, il rimborso è di:
    • 70 % in caso di riutilizzo completo o
    • 17,5 % in caso di riutilizzo parziale.
  • e se tale ricerca precedente è una ricerca PCT depositata prima del 1° gennaio 2004, il rimborso è di:
    • 70 % in caso di riutilizzo completo o
    • 17,5 % in caso di riutilizzo parziale.
  • e se tale ricerca precedente è una ricerca di tipo internazionale, il rimborso è di:
    • 70 % in caso di riutilizzo completo o
    • 17,5 % in caso di riutilizzo parziale.
  • e se tale ricerca precedente è una ricerca standard (l’UEB non effettua più questo tipo di ricerca dal 1° settembre 2007), il rimborso è di:
    • 70 % in caso di riutilizzo completo o
    • 17,5 % in caso di riutilizzo parziale.
  • e se tale ricerca precedente è una ricerca nazionale per conto di BE, CY, FR, GR, LU, NL, TR, il rimborso è di:
    • 70 % in caso di riutilizzo completo o
    • 17,5 % in caso di riutilizzo parziale.

Ricerche internazionali (UEB/ISA o UEB/SISA)

Se la ricerca è facilitata grazie a una ricerca precedente effettuata dall’UEB per la domanda di priorità (compresa una ricerca « standard » richiesta a titolo privato), una parte della tassa di ricerca può essere rimborsata (R16.3 PCT, « Accordo« , JO 2010, 304, Allegato C, parte II, punto 3 e A9 RRT insieme a « Decisione del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 21 febbraio 2014, relativa al rimborso della tassa di ricerca internazionale da parte dell’UEB in qualità di amministrazione incaricata della ricerca internazionale« , JO 2014, A30):

• e se la ricerca precedente era stata effettuata con parere scritto,
  • e se questa ricerca precedente è una ricerca europea, il rimborso è di:
    • 100 % in caso di riutilizzo completo o
    • 25 % in caso di riutilizzo parziale.
  • e se questa ricerca precedente è una ricerca PCT, il rimborso è di:
    • 100 % in caso di riutilizzo completo o
    • 25 % in caso di riutilizzo parziale.
  • e se questa ricerca precedente è una ricerca PCT supplementare, il rimborso è di:
    • 100 % in caso di riutilizzo completo o
    • 25 % in caso di riutilizzo parziale.
  • e se questa ricerca precedente è una ricerca nazionale per conto di BE, CY, FR, GR, IT, LU, MT, NL, TR, il rimborso è di:
    • 100 % in caso di riutilizzo completo o
    • 25 % in caso di riutilizzo parziale.
• e se la ricerca precedente era stata effettuata senza parere scritto,
  • e se questa ricerca precedente è una ricerca di tipo internazionale, il rimborso è di:
    • 70 % in caso di riutilizzo completo o
    • 17,5 % in caso di riutilizzo parziale.
  • e se questa ricerca precedente è una ricerca standard (l’UEB non effettua più questo tipo di ricerca dal 1° settembre 2007), il rimborso è di:
    • 70 % in caso di riutilizzo completo o
    • 17,5 % in caso di riutilizzo parziale.
  • e se questa ricerca precedente è una ricerca nazionale per conto di BE, CY, FR, GR, LU, NL, TR, il rimborso è di:
    • 70 % in caso di riutilizzo completo o
    • 17,5 % in caso di riutilizzo parziale.

Criterio di riutilizzo completo / parziale

Normalmente, un rapporto di ricerca sarà riutilizzato completamente se le rivendicazioni presentate (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 9 gennaio 2009, relativo ai criteri di rimborso delle tasse di ricerca« , JO 2009, 99, punto 2.1):

• sono identiche alle rivendicazioni precedentemente ricercate;
• o rappresentano una limitazione delle rivendicazioni precedentemente ricercate:
  • eliminazione di rivendicazioni,
  • eliminazione di caratteristiche alternative di una rivendicazione,
  • aggiunta di una limitazione legata alla fusione di rivendicazione.

Normalmente, un rapporto di ricerca sarà riutilizzato parzialmente se le rivendicazioni presentate (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 9 gennaio 2009, relativo ai criteri di rimborso delle tasse di ricerca« , JO 2009, 99, punto 2.2):

• sono più ampie delle rivendicazioni precedentemente ricercate (e costituiscono una generalizzazione);
• o rappresentano una limitazione delle rivendicazioni precedentemente ricercate con una caratteristica che non era esposta nella domanda precedente (ma che riguarda la stessa invenzione).

Nessun rimborso è dovuto, cioè il rapporto di ricerca non sarà riutilizzato, quando l’invenzione rivendicata è diversa (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 9 gennaio 2009, relativo ai criteri di rimborso delle tasse di ricerca« , JO 2009, 99, punto 2.3).

Procedura di rimborso

Il rimborso viene effettuato dopo la comunicazione del rapporto di ricerca, l’importo di tale rimborso essendo stato precedentemente comunicato al richiedente (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 9 gennaio 2009, relativo ai criteri di rimborso delle tasse di ricerca« , JO 2009, 99, punto 3).