Sustitución de la patente europea por la patente francesa

La patente francesa deja de producir sus efectos

Principio

El artículo L614-13 CPI establece el principio de la sustitución de la patente europea por la patente francesa que cubre la misma invención:

En la medida en que una patente francesa cubre una invención para la cual se ha concedido una patente europea al mismo inventor o a su causahabiente con la misma fecha de solicitud o de prioridad, la patente francesa deja de producir sus efectos ya sea en la fecha en que expire el plazo previsto para la presentación de la oposición a la patente europea sin que se haya presentado oposición, ya sea en la fecha en que se cierre el procedimiento de oposición, habiéndose mantenido la patente europea.
[… ]
La extinción o la anulación posterior de la patente europea no afecta a las disposiciones previstas en el presente artículo.

Condiciones

Así, las condiciones para que se produzca una sustitución son cinco:

• se ha concedido una patente francesa;
• se ha concedido una patente europea;
• la patente europea cubre la misma invención que la patente francesa;
• el inventor o su causahabiente es el mismo;
• ambas patentes comparten la misma fecha de solicitud (incluso si no se reivindica prioridad).

Fecha de efecto

Si se cumplen las condiciones anteriores, la patente francesa deja de producir sus efectos:

• si no se presenta oposición:
  • 9 meses (A99(1) CBE) después de la publicación de la mención de la concesión en el BOEP (A97(3) CBE).
• si se presenta oposición:
  • al finalizar los plazos de recurso contra la oposición (es decir, 2 meses (A108 CBE) a partir de la notificación por escrito de la decisión (R111(1) CBE)) si no se presenta recurso;
  • en la fecha de la decisión de recurso (A111(1) CBE) si se presenta recurso.

Problemática de la designación de Francia

Podríamos preguntarnos si la retirada de Francia como designación de una solicitud de patente europea tiene algún efecto sobre esta sustitución.

Me inclinaría a decir que no: en efecto, el artículo L614-13 CPI no menciona en absoluto la designación de Francia o no.

Es bastante absurdo, pero así es…

Problemática del alcance de las reivindicaciones

Reivindicaciones EP = reivindicaciones FR

En este caso, no existe dificultad…

¡La patente francesa desaparece sin más!

Reivindicaciones EP > reivindicaciones FR

Si las reivindicaciones europeas son más amplias, los jueces también consideran que la patente francesa deja de producir sus efectos (Tribunal de Apelación de París, 4 de noviembre de 2014).

Aunque, stricto sensu, las dos patentes no cubren exactamente la misma invención, el enfoque de los jueces es comprensible dado que la patente europea permite cubrir un objeto también cubierto por la patente francesa.

Reivindicaciones EP < reivindicaciones FR

Si las reivindicaciones europeas son menos amplias, la Corte de Casación ha indicado que la patente francesa dejaba igualmente de producir sus efectos (C. Cass. com., 7 enero 2014, n°12-28883).

En realidad, esto es muy discutible (e incluso no estoy seguro de que los magistrados hayan visto que el alcance había sido restringido en el caso de autos).

En efecto, la doctrina se inclina más bien por un mantenimiento en vigor del título francés, pero solo en la medida en que el objeto no esté cubierto por la patente europea (es decir, una especie de queso gruyère en cierto modo).

En otro caso, los jueces vieron claramente que la patente europea había sido limitada (es decir, combinación de las reivindicaciones 1+2+4), pero decidieron que había sustitución (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 30 junio 2015): una vez más, esto es discutible, pero aquí aún más. En efecto, en este caso de autos la « patente » francesa FR 09 50127 ni siquiera había sido concedida: la solicitud de patente fue rechazada antes de la concesión (es decir, en contradicción con la formulación de L614-13 CPI que exige la existencia de una patente francesa y no de una simple solicitud).

Problemática de la caducidad de la patente europea

Planteamiento del problema

Puede ocurrir que un titular abandone su patente europea por no pago de una tasa anual francesa justo después de la concesión (el titular puede buscar mantener su patente en otros países).

Debido a la validación automática en Francia de las patentes europeas, se plantea la cuestión de saber a partir de cuándo la patente europea deja de producir sus efectos en Francia, a fin de verificar que en la fecha de la sustitución eventual la patente europea ya no exista (y así evitar esta sustitución automática).

Varias fechas serían posibles para esta desaparición de la patente europea tras el no pago de una tasa anual:

• la fecha de pago normal de la tasa anual;
• la fecha de pago del plazo de gracia de la tasa anual;
• la fecha de la decisión del director de l’INPI que constata la caducidad de la parte francesa de la patente europea.

La solución de la Corte de Casación

Los magistrados de la alta Corte han resuelto: una patente deja de producir sus efectos tras el no pago de una tasa anual a partir de la fecha de la decisión del director de l’INPI que constata la caducidad (C. Cass. com., 18 octubre 2011, n°10-24326).

Esta decisión no es, por tanto, una simple constatación de un hecho anteriormente adquirido, sino que produce un efecto jurídico.