Opposition

A partir du 1er avril 2020, l’INPI met en place une nouvelle procédure (L411-1 CPI) : une opposition sur les brevets français dont la mention de délivrance a été publiée au BOPI à compter de cette date.

Regardons en détail son fonctionnement.

Composition de la division d’opposition

A ce stade, rien ne nous permet de la savoir : examinateur ? nombre de membres ?

La seule chose que l’on sait c’est qu’un examinateur ayant instruit une demande de brevet ne peut pas instruire l’opposition (R613-44-5 CPI).

Néanmoins, cet examinateur peut être entendu dans le cadre de la procédure d’opposition (R613-4-5 CPI) .

Qualité des parties

Titulaire

Même si cela n’est pas explicite dans les textes, le titulaire semble bien être partie à la procédure… ouf !

Opposant

Toute personne

Toute personne peut former une opposition (L613-23 CPI) sans considération d’intérêt à agir (tout du moins, cette condition n’est pas présente).

Il est tout à fait possible de faire des oppositions conjointes (R613-44 CPI) ou d’avoir plusieurs oppositions sur un même brevet (dans ce cas, les oppositions seront jointes, R613-44-3 CPI).

Cet opposant peut être une personne physique ou morale (R613-44 CPI).

Limitation du terme “toute personne”

La seule limitation à ce principe est que le titulaire lui-même ne peut pas faire lui-même opposition à son propre brevet (L613-23 CPI).

Homme de paille

Ainsi, il est tout à fait envisageable que l’opposant soit un homme de paille (i.e. un prête-nom qui masque le « véritable » opposant).

Représentation

Pour les personnes n’ayant pas leur domicile ou leur siège dans un état membre de l’UE ou de l’accord sur l’Espace économique européen, ils doivent se faire représenter par un mandataire (R613-44 CPI).

Dans le cas d’une opposition conjointe, un mandataire commun peut être constitué (R613-44 CPI).

Transfert de la qualité d’opposant

A ce stade, rien ne nous permet de dire qu’un transfert de la qualité d’opposant est possible.

Néanmoins, selon des principes de droit de procédure civile, nous pouvons légitiment penser qu’un transfert est possible en cas :

• de succession héréditaire ;
• de succession universelle (ex. fusion de personne morale) ;
• de succession partielle (i.e. cession d’un département) si l’opposition avait été faite dans l’intérêt de la partie cédée.

Intervenant

Le principe d’intervention connu selon la CBE n’a pas été repris pour l’opposition française.

De même, les observations de tiers pendant la procédure d’opposition ne semble pas possible.

Suspension

Principe

La phase d’instruction ou le délai de 3 mois pour que la décision soit rendue après la phase d’instruction sont suspendus (R613-44-10 CPI) :

• si l’INPI est informé qu’une action en revendication de propriété est en cours (il faut que l’information vienne de la personne qui a engagé l’action) ;
• si une action en nullité est déjà pendante lors de la formation de l’opposition;
• si l’INPI attend des informations ou des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue de l’opposition ou la situation des parties ;
• si les parties s’accordent conjointement à suspendre la procédure (pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois – seulement durant la phase d’instruction).

Toute décision de suspension est notifiée aux parties (R613-44-10 CPI) .

C’est très surprenant la condition « action en nullité déjà pendante ». Qu’en est-il d’une action en nullité qui interviendrait après la formation de l’opposition ? On risque une certaine collision …

Reprise suite à une suspension

La procédure reprend si (R613-44-11 CPI) :

• l’INPI est informé qu’une décision est intervenue pour l’action en revendication et que cette décision n’est pas susceptible de recours ;
• l’INPI est informé qu’une décision est intervenue pour l’action en nullité et que cette décision n’est pas susceptible de recours ;
• Si une des parties qui avaient conjointement demandé la suspension demande la reprise.

On peut quand même se poser la question, dans les deux premiers cas, que se passe t’il si l’action est simplement abandonnée ?

A la reprise de la procédure d’opposition, si la portée du brevet a été modifiée (typiquement pour une action en nullité pour lequel il y a eu une limitation judiciaire), l’opposant est invité à repréciser dans un délai imparti la portée de son opposition (R613-44-11 CPI).

La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l’INPI, avec indication d’une date de reprise.

Retrait de l’opposition, renonciation au brevet et poursuite d’office

Retrait de toutes les oppositions

Si toutes les oppositions sont retirées, la procédure d’opposition est close d’office (R613-44-12 CPI).

Retrait par un des opposants

Tant qu’il reste au moins un opposant, il n’y a pas de raison de clore l’opposition (R613-44-12 CPI).

Par contre, il est difficile de savoir ce qui se passe si un des opposants ayant formé une opposition conjointe décide de se retirer de l’opposition.

Renonciation, révocation, extinction du brevet

La procédure d’opposition est close d’office (R613-44-12 CPI) si :

• le titulaire renonce aux revendications qui font l’objet de l’opposition ;
• le brevet est déclaré nul par une décision de justice (ex. action en nullité en parallèle) ;
• les effets du brevet ont cessé, sauf si l’opposant justifie d’un intérêt légitime à l’obtention d’une décision d’opposition.

Poursuite d’office de la procédure

En France, l’INPI n’a pas le pouvoir de poursuivre d’office la procédure d’opposition, quand bien même le brevet serait manifestement nul.

Aspects formels

Délai d’opposition

Le délai pour former opposition est de 9 mois (R613-44 CPI) à compter de la publication au BOPI de la mention de délivrance.

Le poursuite de procédure n’est pas applicable au délai de 9 mois (L612-16 CPI). Néanmoins, je ne comprends pas trop cette précision, vu que la poursuite de procédure est ouverte au demandeur et non à l’opposant…

Taxe d’opposition

Une taxe d’opposition sera nécessaire pour former l’opposition (R613-44-1 CPI) : 600 € (arrêté relatif aux redevances en matière de brevet publié le 8 mars 2020).

Forme de l’opposition

L’opposition doit comporter (R613-44-1 CPI) :

• L’identité de l’opposant ;
• Les références du brevet contre lequel est formée l’opposition ;
• Une déclaration précisant la portée de l’opposition, en indiquant
  • les revendications visées,
  • les motifs sur lesquels l’opposition se fonde,
  • les faits, et
  • les pièces invoquées à l’appui de ces motifs ;
• La justification du paiement de la redevance prescrite ;
• Le cas échéant, la désignation du mandataire et, sauf s’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, le pouvoir.

Il faut fournir ces pièces dans le délai d’opposition (R613-44-1 CPI) (sauf pour la désignation de mandataire, mais nous l’abordons ci-dessous).

Dépôt de l’opposition

A ce stade, je ne sais pas quels moyens seront autorisés pour déposer l’opposition.

Probablement le portail de procédure en ligne …

Faits (ex. publications) et preuves produits tardivement

D’après la formulation des articles traitant de l’opposition (en effet, l’opposant ne peut présenter que des observations dans la procédure), il semblerait que la seule occasion pour l’opposant de présenter des faits et des preuves est au moment de la formation de l’opposition.

Dès lors, tout document tardif (même ceux qui n’étaient pas accessibles à l’opposant au jour de la formation de l’opposition) ne peut probablement pas être présenté ultérieurement.

Sévère non ?

Surtout quand nous savons que le titulaire peut modifier ses revendications. L’opposant n’a même pas le droit de réagir à ces modifications ?

Arguments présentés tardivement

Ce point n’est absolument pas abordé par le CPI.

Dès lors, nous ne savons pas s’il est possible de présenter de nouveaux arguments en cours de procédure.

Nouveaux motifs

De même, le CPI est silencieux quant aux nouveaux motifs.

L’opposant peut-il en présenter de nouveaux ? que se passe-t-il si le titulaire modifie ses revendications ?

Vous l’aurez compris, j’aime peu la rigueur de rédaction du CPI…

Recevabilité de l’opposition

Principe

Toute opposition formée après le délai de 9 mois est déclarée irrecevable (R613-44-2 CPI).

De même, est irrecevable une opposition qui ne détaille pas, dans les délais :

• l’identité de l’opposant,
• les références du brevet,
• la portée de l’opposition,
• la justification du paiement de la redevance.

Si certains motifs ne sont pas suffisamment étayés (ex. il manque certains faits ou certaines pièces), mais qu’au moins un est correct, l’opposition sera bien recevable : seuls les motifs non étayés seront écartés (non-fondés, R613-44-2 CPI).

L’opposant est informé des irrégularités et il peut les contester (cela ne signifie pas qu’il peut les corriger, R613-44-2 CPI).

Si l’opposant n’avait pas constitué de mandataire alors qu’il le devait, l’INPI le prévient et lui impartit un délai pour corriger : à défaut l’opposition est considérée comme irrecevable (R613-44-2 CPI).

Conséquence de l’irrecevabilité

La conséquence principale est que l’opposant ne pourra pas faire son opposition…

Certes !

Quant à la question de savoir si la redevance d’opposition est remboursée, j’aurai tendance à dire que non car la redevance d’opposition n’est pas listée sous R411-17 CPI.

Conséquence de la recevabilité

En cas d’opposition(s), l’INPI informe sans délai le titulaire (R613-44-6 CPI).

Mise en cause du brevet

Mesure / revendications attaquées

Il est possible d’attaquer un brevet sur l’ensemble de ses revendications ou seulement sur une partie (L613-23-1 CPI).

Motifs

Les motifs d’opposition possible sont (L613-23-1 CPI) :

• L’objet du brevet n’est pas brevetable, c.-à-d. :
  • n’est pas considéré comme une invention ;
  • n’est pas nouveau ;
  • n’est pas inventif ;
  • n’a pas d’application industrielle ;
  • est exclu de la brevetabilité (ex. méthode chirurgicale) ;
• Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;
• L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée.

Pour faire simple, ce sont les mêmes motifs que devant l’OEB…

Phase d’instruction

Principe

La phase d’instruction commence à la fin du délai d’opposition (R613-44-6 CPI).

D’une manière générale, la procédure est contradictoire (R613-44-4 CPI) : toute pièce d’une des parties est transmise aux autres parties sans délai.

Phase 1 : Information et recueil de l’avis du titulaire

Un délai est imparti au titulaire pour présenter des observations en réponse ou proposer la modification de ses revendications (R613-44-6 CPI).

Le titulaire peut modifier les revendications de son brevet (L613-23-3 CPI) :

• afin de réagir à un motif d’opposition et soulevé par l’opposant ;
• sans étendre son objet au-delà de la demande initiale (y compris, le cas échéant de la demande mère en cas de division) ;
• sans étendre la portée de la protection du brevet ;
• en s’assurant que la nouvelle protection soit :
  • brevetable, c.-à-d. :
    • soit une invention ;
    • soit nouveau ;
    • soit inventif ;
    • ait une application industrielle ;
    • ne soit pas exclu de la brevetabilité (ex. méthode chirurgicale) ;
  • claire et concise ;
  • suffisamment décrite.

Ce qui intéressant ici, c’est le manque de conséquence juridique au non-respect des conditions de L613-23-3 CPI. Enfin, à ce stade … Vous allez me dire : oui, mais si ce n’est pas suffisamment décrit, l’INPI va rejeter. Votre raisonnement est juste :

• si l’opposant est autorisé à ajouter ce motif (ce qui n’est pas clair) ;
• ou si l’INPI est habilité à prendre une décision sur un motif non soulevé (ce n’est pas clair non plus).

Phase 2 : Avis d’instruction par l’INPI

Au plus tard 3 mois suivant l’expiration du délai imparti au titulaire du brevet, un avis d’instruction, rédigé en se fondant sur des éléments fournis par les parties et détaillant l’analyse de l’INPI, est notifié aux parties (R613-44-6 CPI).

Dès lors, on peut comprendre que l’INPI ne peut pas lever d’office certains motifs ?

Cette notification les invite à présenter, dans un délai imparti, des observations et est accompagnée, le cas échéant, des observations ou propositions de modification des revendications présentées par le titulaire (R613-44-6 CPI).

Phase 3 : Débat écrit

Les parties présentent leurs observations (ou des modifications pour le titulaire) dans le délai imparti (R613-44-6 CPI).

Ces observations sont transmises aux autres parties à l’expiration du délai (R613-44-6 CPI).

Une fois encore, l’INPI impartit un nouveau délai pour réponse (si des observations ou modifications ont été faites) (R613-44-6 CPI).

Ces réponses sont transmises aux autres parties à l’expiration du délai (R613-44-6 CPI).

Phase 4 : Débat oral

Les parties peuvent demander de présenter des observations orales (R613-44-6 CPI).

Dans cette hypothèse, une procédure orale est organisée avec les parties (R613-44-6 CPI).

Fin de la procédure d’instruction

La procédure d’instruction prend fin (R613-44-8 CPI) :

• le jour de la présentation orale, si elle intervient ;
• sinon à l’expiration du premier délai imparti si aucune réponse n’est apportée par les parties,
• sinon à l’expiration du deuxième délai imparti.

La date de la fin de la procédure d’instruction est notifiée aux parties (R613-44-8 CPI).

Décision finale

Principe

La décision, prise au terme d’une procédure contradictoire, est rendue par le directeur de l’INPI (L613-23-2 CPI, L613-44-7 CPI).

Il aurait été souhaitable que le CPI indique les éléments qui peuvent fonder la décision :

• que les motifs soulevés initialement ?
• de nouveaux motifs soulevés en cours de procédure ?
• des motifs soulevés d’office par l’office ?

Bref …

Cette décision a les mêmes effets qu’un jugement au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution ( L613-23-2 CPI) et est donc exécutoire : cela prend tout son sens quand on sait qu’une partie peut être condamnée à supporter les frais de l’autre partie …

Il convient également de noter que, selon le principe SVR, l’absence de réponse de l’INPI pendant 3 mois après la phase d’instruction (L613-23-2 CPI ensemble R613-44-6 CPI), l’opposition est réputée être rejetée.

La décision peut être (L613-23-4 CPI) :

• une révocation totale ou partielle du brevet ;
• un maintien sous forme modifiée (i.e. modifiée par le titulaire) ;
• un rejet de l’opposition.

Effet de la décision de révocation

La décision de révocation a un effet absolu (L613-23-6 CPI).

Les décisions rétroagissent à la date de dépôt de la demande de brevet (L613-23-6 CPI).

Ici, je ne suis pas certain d’être en phase avec l’approche française :

• pourquoi l’article L613-23-6 CPI ne précise pas que les décisions de maintien sous forme modifiée ont également un effet absolu ? Elles n’auraient qu’un effet entre les parties ?
• pourquoi avoir choisi de rétroagir à la date de dépôt de la demande et non à la date de délivrance ? On pourrait imaginer des argumentaires tordu de type « Il n’y a pas d’extension de portée même si l’INPI a accepté une modification en opposition le faisant, car la rétroactivité à la date de dépôt me protège »…

Cas de la révocation partielle

Si la décision est une décision de révocation partielle, le titulaire est renvoyé devant l’INPI pour adapter son jeu de revendication (L613-23-6 CPI).

Si le jeu adapté n’est pas conforme à la décision de révocation partielle, le titulaire est informé (R612-73 CPI) et il dispose d’un délai imparti pour corriger.

Le directeur général de l’INPI a le pouvoir de rejeter le jeu de revendications modifié pour défaut de conformité à la décision de révocation partielle (L613-23-6 CPI) si le titulaire ne corrige pas son jeu de revendication correctement ou ne présente pas d’observation (R612-73 CPI).

Si ses observations ne sont pas convaincantes, un nouveau délai sera imparti : sans correction adéquate, le jeu de revendication est rejeté (L613-23-6 CPI et R612-73 CPI).

Très honnêtement, je ne sais pas ce que cela a comme conséquence de se faire rejeter son jeu de revendication … est-ce que le brevet est révoqué totalement ? Il ne semble pas …

Un recours en annulation contre la décision de rejet du jeu de revendication peut être engagé (R612-73-3 CPI).

Publication du nouveau fascicule de brevet

Un fascicule est republié par l’INPI si (R613-44-9 CPI) :

• la décision devenue définitive maintient le brevet sous une forme modifiée ;
• si le jeu de revendications modifiées présenté à l’INPI par le titulaire du brevet est conforme à la décision de révocation partielle devenue définitive.

Répartition et fixation des frais

Une partie peut demander le remboursement de ses frais si l’équité l’exige et dans la limite d’un barème fixé par arrêté (L613-23-5 CPI).

Recours contre les décisions d’opposition

Il est possible de former des recours en reformation contre les décisions d’opposition (R411-19 CPI) : la cour d’appel de Paris (R411-19-1 CPI et D411-19-2 CPI).

Ces recours sont suspensifs (L411-4 CPI).

Les recours doivent être formés sous 1 mois à compter de la notification de la décision (R411-21 CPI).

L’INPI n’est pas partie au recours, mais peut présenter des observations écrites (R411-23 CPI).