Extension au delà du contenu tel que déposé

Principe

Une fois la demande déposée, le cadre de l’invention est fixé.

Si ultérieurement, le titulaire cherche à modifier ses revendications pour couvrir une « nouvelle invention » à laquelle il n’avait pas pensé lors du dépôt (ex. un produit d’un concurrent proche de son invention), il est normal de lui refuser cette modification

Pendant l’examen de la demande, c’est l’article L612-12 CPI 8° qui s’applique (« Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet… dont les revendications ne se fondent pas sur la description« ).

Néanmoins, après délivrance, il est drôle (enfin… cela dépend de son humour !) de constater que la formulation de l’interdiction n’est plus du tout identique (et reprenant la formulation européenne, L613-25 CPI c) « Le brevet est déclaré nul par décision de justice… si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée« ).

Avant délivrance : fondement des revendications sur la description

Si les revendications ne sont pas fondées sur la description, cela peut signifier :

• qu’au moment du dépôt, le déposant a oublié son « support » ;
• que durant l’examen, le déposant a cherché à modifier ses revendications de manière non supportée.

Si le deuxième cas entraîne un rejet de la demande de manière quasi certaine (R612-37-1 CPI), dans le premier cas (i.e. oubli du support) l’INPI vous invitera à corriger la description via une correction d’erreur matérielle (R612-36 CPI) : une redevance sera exigible.

Après délivrance : contenu de la demande telle que déposée

La description

Le contenu de la description fait bien entendu partie de la demande telle que déposée (ex. Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 27 juin 2000 ou Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. 20 décembre 2013, RG n°2012/14147).

Les revendications telles que déposées

Les revendications font également partie de la demande telle que déposée (Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. 20 décembre 2013, RG n°2012/14147).

En effet, le fait pour une revendication de ne pas être supportée par la description n’est pas un problème après délivrance (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 30 avril 2002) : en effet, par le terme « demande » , il faut comprendre »description et revendications » (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 27 juin 2000), a minima.

Les dessins ?

D’une manière générale, le juge français est réticent à utiliser les dessins pour l’application de cet article :

• « les dessins ne servant qu’à interpréter les revendications » (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 27 juin 2000) ;
• « les dessins qui sont joints à la description d’un brevet doivent permettre à l’homme du métier de l’éclairer pour interpréter le brevet, mais ils ne peuvent se substituer aux carences de la description » , (Tribunal de Grande Instance de Paris, 7 mai 2014).

En effet, les dessins ne peuvent « suppléer à l’absence de la description » (C. Cass. com., 3 décembre 1969).

Je ne partage pas cet avis, car la terminologie de l’article L613-25 CPI c) est clair : on parle de « demande » et les dessins en fait partie, selon mon analyse.

Il faut noter que certaines décisions mentionnent explicitement les dessins comme utilisables (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 9 janvier 2008).

Néanmoins (et un peu comme dans la jurisprudence européenne), il semble possible d’utiliser les dimensions déterminées à l’aide des figures (ex. « la taille d’une bielle est de x cm » , C. Cass. com. 26 mai 1964) si :

• il est indiqué dans la demande que cette dimension est importante ;
• les figures ne sont pas schématiques et ont, par exemple, des cotes.

Analyse de l’extension

Principe

Il y a extension de la demande si la modification ne découle pas directement et sans ambiguïté des informations contenues dans la demande telle que déposée, en tenant compte des connaissances générales de l’homme du métier (Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. 20 décembre 2013, RG n°2012/14147).

Cette approche est commune avec celle de l’OEB.

En particulier, ce test n’est pas un test d’évidence (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 9 janvier 2008) : ainsi, le titulaire du brevet ne peut ajouter des éléments qui auraient été simplement « évidents » à l’homme du métier à la lecture de la demande.

Il n’est pas nécessaire de faire une reprise mot-à-mot de la description (ex. « soupape de sécurité » remplacé par « clapet automatique » , Cour d’appel de Paris, 4e ch., 4e section, 27 mars 2002) du moment que la modification a le même sens technique que la divulgation initiale.

Ajout d’une caractéristique

Une extension de la demande telle que déposée ne s’analyse pas par rapport au caractère restrictif au non de la caractéristique ajoutée aux revendications, mais par rapport à l’objet divulgué dans la demande initiale (Tribunal de Grande Instance de Paris, 7 mai 2014).

Ainsi l’ajout d’une caractéristique (i.e. une limitation de l’objet des revendications) peut néanmoins être une extension du contenu (Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. 20 décembre 2013, RG n°2012/14147).

Suppression d’une caractéristique

La suppression d’une caractéristique d’une revendication indépendante peut être une extension (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 31 janvier 2007, RG n°2005/22227)

• si cette caractéristique est présentée comme essentielle de l’invention et
• si elle est indispensable à sa réalisation, au regard du problème technique qu’elle se propose de résoudre.

Si un objet est revendiqué de manière moins précise que ce qu’il est décrit, cela constitue une extension de la portée (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre 2ème section, 3 octobre 2014, RG n°10/10179).

Généralisation intermédiaire

Le fait d’incorporer seulement une partie des caractéristiques d’une revendication dépendante dans la revendication indépendante associée peut constituer une extension du contenu tel que déposée (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 16 mai 2014) notamment si l’homme du métier ne pouvait pas voir qu’il existait une décorrélation entre les caractéristiques de la revendication dépendante.

Le contenu de la demande ne doit pas être considéré comme un réservoir à partir duquel il sera possible de combiner des caractéristiques afin de créer artificiellement une combinaison particulière (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 9 janvier 2008).