La déclaration de non-contrefaçon est prévue à l’article L615-9 CPI.
Conditions de l’action en déclaration
Conditions de fond
Relatif au demandeur
Exploitation industrielle
Pour que le demandeur soit considéré comme ayant un intérêt à agir, il est nécessaire que le demandeur puisse justifier d’une exploitation industrielle sur le territoire d’un État membre de la CEE (L615-9 CPI).
Cette exploitation industrielle peut être une fabrication, mais ne peut pas être une commercialisation ou une importation (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 28 octobre 1998).
Préparatifs effectifs et sérieux
De manière alternative, le demandeur peut prouver qu’il a entrepris des préparatifs effectifs et sérieux pour cette exploitation industrielle (L615-9 CPI).
Ces investissements sérieux doivent avoir été réalisés en vue de l’exploitation de l’objet de l’invention.
Il faut évaluer le sérieux des investissements en fonction de l’importance des investissements réalisés
Ces préparatifs techniques doivent avoir été réalisés sur le territoire de la CEE (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 14 janvier 2009).
Relatif au défendeur
L’action en déclaration de non-contrefaçon est engagée contre le titulaire du brevet seul (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 2e sect. 17 octobre 2003) et non contre son licencié exclusif sur le territoire français (ex. titulaire du brevet étranger).
En cas de copropriété, il est nécessaire d’assigner l’ensemble des copropriétaires.
Conditions de forme
Préalable amiable
Afin d’éviter une procédure contentieuse immédiate, il est prévu que le tiers invite le titulaire à prendre parti sur la contrefaçon dans les 3 mois (L615-9 CPI).
On peut se demander quelle est la valeur de cette « validation » par le titulaire. S’il indique qu’il n’y a pas contrefaçon :
- est-il tenu par sa « validation » et ne peut-il pas plaider une erreur d’appréciation de sa part ?
- est-ce un renoncement à toute action en contrefaçon (dans la limite de la description faite par le tiers) ?
Temps contentieux
Le demandeur satisfaisant aux conditions précédemment listées peut assigner le titulaire afin de faire reconnaitre qu’aucune contrefaçon n’existe (L615-9 CPI, alinéa 2) :
- une fois le délai de 3 mois passé et en cas d’absence de réponse du titulaire ;
- en cas de réponse du titulaire indiquant que, selon lui, il existe une contrefaçon.
Effet de l’action en déclaration de non-contrefaçon
En cas d’échec
Si le demandeur n’avait pas formé une action reconventionnelle en contrefaçon, il lui faudra introduire une nouvelle action pour sanctionner le contrefacteur.
En cas de succès
Dans cette hypothèse, le jugement fera obstacle à une condamnation ultérieure en contrefaçon (autorité de la chose jugée).
Néanmoins, si le tiers modifie légèrement ses produits une action en contrefaçon pourra être faite, car l’objet du litige sera différent.