Counterfeit action

Contents

Chapter 1. Who can act as counterfeit?

Section 1.1. Principle

Section 1.2. The owner of the patent

Section 1.3. A co-owner

Section 1.4. A licensee

1.4.1. The exclusive licensee

1) Principle

2) Notice

3) Registration of the license

4) Le titulaire est-il alors privé d’une action future ?

1.4.2. Le licencié d’office ou obligatoire

1.4.3. The simple licensee

Chapter 2. Against whom to act?

Section 2.1. Any unauthorized person

Section 2.2. A licensee

Section 2.3. A third party authorized by a single co-owner

Section 2.4. Un licencié autorisé par un titulaire, celui-ci ayant volé l’invention

Section 2.5. The natural person leader?

Chapter 3. What are the grounds for counterfeiting?

Section 3.1. A French patent

3.1.1. Principle

3.1.2. Patent application

3.1.3. Importance of the date of publication

3.1.4. Cas d’un élargissement après publication

Section 3.2. A European patent

3.2.1. Principle

3.2.2. A European patent application

1) Principle

2) Coexistence d’un brevet français et d’une demande européenne

Section 3.3. Sur la base d’une demande internationale (PCT)

Chapter 4. When can we act?

Section 4.1. During the life of the patent

Section 4.2. Prescription

4.2.1. Civil prescription

4.2.2. Suspension of the civil prescription

1) Principle

2) Puzzle for fun

4.2.3. Criminal prescription

Chapitre 5. L’action judiciaire

Section 5.1. Jurisdiction

5.1.1. In civil matters

1) Principle

2) Clarification of the jurisdiction of the Courts of Appeal since November 1, 2009

5.1.2. In criminal matters

Section 5.2. L’instance au fond

5.2.1. La langue de l’instance

5.2.2. L’assignation

5.2.3. The preparation

5.2.4. Moyens “dilatoires” envisageables

Chapter 6. Civil sanctions

Section 6.1. Prohibition under penalty

Section 6.2. Reminder of the commercial circuits

Section 6.3. Confiscation

Section 6.4. Destruction

Section 6.5. Judgment advertising

Section 6.6. Damages and interests

6.6.1. Principle

6.6.2. Plate

6.6.3. Plate and license registration

6.6.4. Historique de l’assiette des dommages

6.6.5. Resistance to counterfeiting

6.6.6. Punitive damages and interests?

Chapter 7. Penal sanctions

Section 7.1. Principle

Section 7.2. Reinforcement of the penalty in case of recidivism

Section 7.3. Renforcement de la sanction dans le cas d’un licencié

Section 7.4. Reinforcement of the sanction in certain other cases

Section 7.5. Complementary penalties

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Chapter 1. Who can act as counterfeit?

Section 1.1. Principle

L’action en contrefaçon peut être exercée par (L615-2 CPI):

  • the owner of the patent,
  • the exclusive licensee, and
  • le licencié d’office ou obligatoire.

Section 1.2. The owner of the patent

The owner of the patent (or patentee) may be the one who filed the patent application, but he may also be the one who later acquired the patent.

Pour identifier le titulaire du brevet, il est utile de regarder les inscriptions réalisées au RNB (Registre national des Brevets tenu par l’INPI) ou au REB (Registre européen des Brevets tenu par l’OEB). En effet, les cessions, les legs, etc. doivent être inscrits à un de ces registres sous peine d’unenforceability (L613-9 CPI).

Thus, if the records do not mention any assignment:

  • soit il n’y a eu effectivement aucune cession et le titulaire est celui qui est indiqué sur le fascicule du brevet ;
  • soit il y a eu une cession et le propriétaire du brevet a oublié d’inscrire la cession à un de ces registres. Dans ce cas, le propriétaire est irrecevable à agir tant qu’il n’aura pas corrigé les registres.

Normalement, les actes de contrefaçon antérieurs à la cession ne peuvent être poursuivis que par l’ancien propriétaire du brevet.

It is possible, however, that the assignment provides that the assignee may exercise the rights of the assignor for the period preceding the assignment: subrogation in the rights of the assignor (C. cass. c. com, January 11, 2000, No. 97-10838). Si la cession ne prévoyait pas de subrogation, le nouveau titulaire ne peut pas poursuivre les faits antérieurs à la cession. Néanmoins, il semble être possible d’établir un “confirming act of assignment” à tout moment qui viendra confirmer l’intention des parties le jour de la cession (il faudra l’inscrire bien entendu Cour d’appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., 15 mars 2019 , RG n°17/02639)

En tout état de cause, l’inscription de la cession rend l’action du nouveau titulaire possible, mais ne conditionne pas le calcul du préjudice : en effet, la cour d’appel de Paris considère que “la règle de l’inopposabilité prévue à l’article [L613-9 CPI] ne saurait avoir pour effet de permettre au contrefacteur de contrefaire le brevet en toute impunité tant que la transcription de la cession n’est pas effectuée” (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 5 octobre 2011).

Dans le cadre d’une succession à titre universel (héritage, fusion de société, etc.), la subrogation est automatique. Pour autant, cela ne dispense pas de l’inscription afin de pouvoir rendre opposable ses droits !

Section 1.3. A co-owner

A patent may belong to more than one person. We are talking about the co-owners of the patent.

The law provides for a suppletive regime (L613-29 CPI) governing the relations between the co-owners (special agreements may replace this suppletive regime).

This suppletive scheme provides forL613-29 CPI) qu’un des copropriétaires puisse engager une action en contrefaçon sans l’accord des autres copropriétaires. Néanmoins, il reste nécessaire de notifier l’action aux autres copropriétaires afin de leur donner la possibilité de s’y joindre et d’en profiter.

Si le copropriétaire peut agir seul, il ne peut réclamer que la part des dommages et intérêts qui lui revient. Autrement dit, il n’est pas subrogé dans les droits des copropriétaires non présents.

The court adjourns (L613-29 CPI b)) tant que la preuve de cette notification n’a pas été apportée au tribunal. A priori, cette preuve doit être apportée sous 2 ans (386 CPC), but the counterfeiter may request a shorter period of time for the pre-trial judge.

Section 1.4. A licensee

1.4.1. The exclusive licensee

1) Principle

The exclusive licensee is a specific licensee: the owner of the patent guarantees him exclusivity in a given territory (here, France) and during a given period.

2) Notice

In order to prosecute a third party for infringement, the exclusive licensee must put in residence le titulaire du brevet d’agir (L615-2 CPI). À défaut, l’action est irrecevable (Paris District Court, c. 03, 03 July 1998).

Néanmoins, il est possible de prévoir d’autres modalités dans le contrat de licence (“unless otherwise stipulated in the license agreement” , L615-2 CPI).

En pratique, le formalisme de la mise en demeure n’est pas toujours nécessaire surtout si tout le monde est d’accord : ainsi, la jurisprudence admet que le propriétaire du brevet puisse indiquer au licencié qu’il consent à cette action sans pour autant avoir été “mis en demeure” (Paris District Court, c. 03, March 13, 1998). For example, the patentee may authorize the licensee to act in infringement:

À l’inverse, le titulaire du brevet peut s’opposer dans le contrat à ce que le licencié puisse exercer la moindre action en contrefaçon. Dans cette hypothèse, le breveté pourrait devoir engager lui-même l’action en contrefaçon. En effet, s’il refuse d’engager l’action, sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son licencié pourrait être engagée (garantie de non-éviction de l’article 1628 of the Civil Code).

3) Registration of the license

Pour que l’action en contrefaçon du licencié soit recevable, il est toutefois nécessaire que la licence ait fait l’objet d’une inscription au RNB (L613-9 CPI).

On oublie souvent cette dernière formalité lorsque la licence est accordée à une société fille (la société mère étant titulaire du brevet), ou que le titulaire du brevet est le chef d’entreprise et qu’il “autorise” sa société à exploiter le brevet :

  • if the company exploiting the patent attacks an infringer, it will be inadmissible because it does not have a registered license;
  • si le chef d’entreprise attaque le contrefacteur, ses dommages et intérêts seront très faibles, car il n’exploite pas son brevet directement (et que la licence accordée est souvent gratuite). Toutefois, la société exploitant le brevet pourra faire “une intervention” à l’instance pour se faire dédommager.

Néanmoins, cette inscription peut être très tardive car elle ne conditionne que la qualité à agir en contrefaçon et non l’assiette du préjudice (C. Cass. c. com., February 18, 2004, No. 02-16703): it is only important that the license be registered at the time the judge rules (CA d’Aix en Provence, 3 avril 2014).

Il faut noter un arrêt contraire de la Cour d’appel de Paris qui pense que cette inscription conditionne l’assiette de la contrefaçon (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 2 juin 2010, RG n°2007/16086) : je pense que cet arrêt ne fait aucun sens car l’article L613-9 CPI prévoit qu’un licencié simple non-inscrit puisse intervenir pour obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

4) Le titulaire est-il alors privé d’une action future ?

Il est possible de se demander si le titulaire conserve, ultérieurement, la possibilité d’introduire une action contre le contrefacteur (qui aura, par exemple, été condamné une première fois dans une instance contre le licencié exclusif).

À mon sens, la rédaction de l’article L615-2 CPI ne permet pas d’interdire au titulaire du brevet d’introduire une action en contrefaçon au motif qu’il ne l’aurait pas exercée lorsqu’il a été mis en demeure par le licencié.

To interpret this article in this way would amount to recognizing a sort of substitution of the holder by the exclusive licensee, and this in total contradiction avec le principe de procédure française “no one pleads by attorney” .

De même, l’autorité de la chose jugée ne permet pas d’interdire au titulaire d’agir, à l’issue d’une action engagée par son licencié exclusif : l’identité des parties n’étant pas respectée (1351 Civil Code).

Dès lors, si l’action du titulaire ne peut être rejetée, il semble que le juge devra faire très attention lors de la détermination des dommages et intérêts : il devra éviter qu’un même préjudice ne soit réparé deux fois, tout en jonglant avec les modes de calculs proposés par l’article L615-7 CPI !

The first decisions in this area are eagerly awaited ...

1.4.2. Le licencié d’office ou obligatoire

Le régime de la licence d’office ou obligatoire est identique (L615-2) à la licence exclusive pour ce qui concerne l’action en contrefaçon (à ceci près que le titulaire ne peut pas prévoir des clauses dérogatoires dans un contrat de licence).

1.4.3. The simple licensee

Le licencié non exclusif ne peut pas faire d’action en contrefaçon (L615-2 CPI).

Il peut toutefois intervenir à l’action et faire constater son préjudice (1240 of the Civil Code) if an action for infringement is initiated by another person.

La preuve de l’existence de la licence doit être faite (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 16 mai 2014 ; Knauf Insulation c. Saint-Gobain Isover).

Chapter 2. Against whom to act?

Section 2.1. Any unauthorized person

Si un tiers non autorisé réalise un des actes mentionnés dans l’article “Infringements” , il est possible d’agir contre celui-ci.

Section 2.2. A licensee

Est-il possible d’agir en contrefaçon contre son propre licencié ?

The question may arise if a licensee does not comply with his license agreement (for example, he manufactures too many products). Is he a counterfeiter or is he just a contractual fault?

Article L613-8 CPI answers this question: a breach of the limits imposed by the license is an infringement.

Section 2.3. A third party authorized by a single co-owner

Si un des copropriétaires souhaite accorder une licence à un tiers, et si l’on se trouve dans le régime supplétif de l’article L613-29 CPIit is essential to notify the draft license to the other co-owners (L613-29 CPI c)) : ceux-ci peuvent s’y opposer dans un délai de 3 mois (en payant le prix de la licence).

Si la notification n’a pas lieu, la licence est unenforceable to other co-owners (C. cass. c. com. March 15, 2011, No. 09-71934).

Ainsi, si la licence est valable, les copropriétaires non notifiés peuvent poursuivre en contrefaçon les licenciés autorisés à exploiter par le premier copropriétaire. Bien entendu, ces licenciés pourront appeler en garantie le premier copropriétaire afin d’éviter de supporter toute la charge de la sanction.

It is also possible to legally force the termination of past license agreements (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 24 mai 2013).

Section 2.4. Un licencié autorisé par un titulaire, celui-ci ayant volé l’invention

Si une personne (s’étant fait voler son invention) revendique la propriété d’un brevet auprès d’un tribunal (sur la base de l’article L611-8 CPI) et si cette revendication aboutit, toutes les licences ayant été accordées par l’ancien propriétaire auront été accordées sans droit et seront donc nulles.

Le nouveau propriétaire peut donc, en théorie, poursuivre les licenciés de l’ancien propriétaire en contrefaçon. Bien entendu, les licenciés pourront appeler en garantie l’ancien propriétaire afin d’éviter de supporter toute la charge de la sanction.

The new owner may also request the transfer of licenses (District Court of Strasbourg, 1st c. civ., December 6, 2004, cela est étrange, vu que l’on vient d’indiquer que les licences étaient nulles pour absence d’objet).

Section 2.5. The natural person leader?

Dans certaine situation, la société vendant les produits contrefaisant est une SARL avec un capital social de quelques centaines d’euros. Dès lors, il peut être difficile d’obtenir réparation…

On peut alors se demander s’il est possible de se retourner contre le dirigeant de la société.

La Cour d’appel d’Aix semble considérer que cela est possible au visa de l’article L223-22 of the French Commercial Code. En effet, selon elle, les actes de contrefaçon commis par un gérant de société constituent une faute intentionnelle d’une particulière gravité qui, en conséquence, est détachable de ses fonctions sociales (Cour d’Appel d’Aix, 30 octobre 2014).

It is still necessary that the fault intentional soit claire (i.e. “faute intentionnelle d’une particulière severity, incompatible avec l’exercice de ses fonctions” , C. Cass, com, May 12, 2015, No. 14-13024).

Chapter 3. What are the grounds for counterfeiting?

Section 3.1. A French patent

3.1.1. Principle

Le propriétaire d’un brevet peut agir en contrefaçon en France (L615-2 CPI).

3.1.2. Patent application

Une action en contrefaçon peut être engagée sur la base d’une demande de brevet (L615-4 CPI), mais le juge devra sursoir à statuer jusqu’à la délivrance d’un brevet (L615-4 CPIlast paragraph).

An action based on a patent application can allow the prescription to be stopped (2241 of the Civil Code).

Néanmoins, si jamais aucun brevet n’est délivré, une action reconventionnelle pour procédure abusive pourra être formée !

3.1.3. Importance of the date of publication

Only facts subsequent to publication (or notification to the alleged infringer) may be prosecuted (L615-4 CPIparagraph (1) (C. Cass. com. of March 26, 1985, No. 83-12290).

3.1.4. Cas d’un élargissement après publication

De plus, si le jeu de revendications est élargi après cette publication (ou cette notification), les faits “counterfeited” ne pourront pas être poursuivis (L615-4 CPIparagraph 2).

Afin de rendre ce nouveau jeu plus large opposable, il est utile de le faire republier par l’INPI (ou de le renotifier), mais cette republication ou cette renotification n’a pas pour effet de rendre opposables les revendications de manière rétroactive (Paris District Court, 3rd Ch., 3rd Sect. October 21, 2003).

Section 3.2. A European patent

3.2.1. Principle

Un brevet européen a, à compter de la publication de sa mention de délivrance, les mêmes effets qu’un brevet français (A64 (1) EPC).

Un brevet européen est donc utilisable de la même manière en France (si celui-ci est validé en France et si la traduction des revendications est fournie à l’INPI, L614-9 CPI).

A full translation of the patent must be provided to the competent court (L614-7 CPI) at his request or that of the alleged infringer.

3.2.2. A European patent application

1) Principle

Il est tout à fait possible d’introduire une action en contrefaçon sur la base d’une demande de brevet européen (L614-9 CPI paragraph 1) as of its publication par l’OEB (et sous réserve de fournir, si nécessaire, à l’INPI la traduction des revendications ou de la notifier au présumé contrefacteur, L614-9 CPI paragraph 2)

Il ne semble donc pas possible d’agir devant une juridiction française avant la publication de sa demande par l’office (ex. après notification du contrefacteur du jeu de revendication) contrairement à ce qui est possible pour une demande française (L615-4 CPIparagraph 1).

2) Coexistence d’un brevet français et d’une demande européenne

Si jamais la demande de brevet européen vise la même invention qu’un brevet français (ex. demande prioritaire), il faut se décider :

  • if you use the European patent application:
    • the judge will refuse to give a decision immediately and will suspend his decision until the European patent is granted (L615-4 CPI);
  • if you use the French patent:

The only way to unblock the situation is to withdraw the designation of France in the European patent application (District Court of Strasbourg, 1st c. civ., June 8, 2009) : le juge ne sera pas tenu par les dispositions de l’article L614-15 CPI and may render a judgment on the basis of the French patent.

Section 3.3. Sur la base d’une demande internationale (PCT)

A PCT application, from the date of publication of the international application, confers the same protection as that granted by a French application (A29.1 PCT together L614-24 CPI together A153 EPC) si la demande PCT entre bien en phase européenne (et sous réserve de fournir, si nécessaire, à l’INPI la traduction des revendications ou de la notifier au présumé contrefacteur, L614-9 CPI paragraph 2).

Chapter 4. When can we act?

Section 4.1. During the life of the patent

Il est possible d’introduire une action afin de poursuivre tout acte contrefaisant réalisé la durée de validité du brevet (L611-2 CPI).

Il n’existe pas de condition quant à la validité du titre au jour de l’introduction de l’action : celui-ci peut être déchu (du moment que les actes de contrefaçon ne sont pas prescrits) !

Section 4.2. Prescription

4.2.1. Civil prescription

Infringement acts are prescribed by 5 years civil (L615-8 CPIbefore 11 March 2014, the prescription was to 3 years).

4.2.2. Suspension of the civil prescription

1) Principle

Il faut bien reconnaître que la prescription n’est pas vraiment une notion facile.

Indeed, the article 2239 of the Civil Code prévoit que la prescription est suspendue si le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction. En l’occurrence, il apparait que la saisie-contrefaçon est une mesure d’instruction (report of the court of cassation of 2012).

Moreover, this same article 2239 of the Civil Code , prévoit que le délai de prescription recommence à courir après l’exécution de la mesure d’instruction pour un délai minimal de 6 mois.

Bon, vous êtes un peu perdu… c’est normal :

  • si vous obtenez une ordonnance de saisie-contrefaçon le dernier jour du délai de prescription, en gros, le délai sera suspendu tant que vous n’aurez pas réalisé la saisie et
  • une fois que la saisie aura été effectuée, il se relancera jusqu’à votre assignation (car l’assignation doit survenir bien avant le délai supplémentaire des 6 mois, voir proof of counterfeiting).
2) Puzzle for fun

Comme vous le savez, j’aime beaucoup me poser des questions.

La question que je pose ici est : la suspension de la prescription, ok… mais à l’encontre de quelle prescription ?

En effet, une saisie contrefaçon demandée pour saisir A dans le cadre d’un procès à l’encontre contre B arrête-elle le délai de prescription concernant les actes de la société C ?

Mon avis est que cette suspension ne peut être générale et ne devrait concerner que les actes pour lesquels la saisie est demandée… mais à défaut d’avoir trouvé de la jurisprudence sur le sujet…

4.2.3. Criminal prescription

Infringement acts are prescribed by 6 years criminal (8 CPPbefore 1 March 2017, the prescription was 3 years).

Chapitre 5. L’action judiciaire

Section 5.1. Jurisdiction

5.1.1. In civil matters

1) Principle

Only the Tribunal de Grande Instance of Paris is competent for actions for infringement or invalidity (L615-17 CPI together D211-6 Code de l’organisation judiciaire) including for related unfair competition matters.

In addition, the TGI de Paris is also competent to authorize:

The Paris Court of Appeal has jurisdiction on appeal (Court of Appeal of Paris, Pole 5, 1st ch., June 20, 2012).

2) Clarification of the jurisdiction of the Courts of Appeal since November 1, 2009

The application of the 2009 decree granting exclusive jurisdiction to the Paris Court of Law on patent issues has raised questions to determine the competent court of appeal in case of appeal of a judgment rendered by a provincial court of law entered before the 1st November 2009.

For the Court of Cassation (C. Cass. com., March 3, 2015, No. 14-10568), nothing is indicated in the Decree No. 2009-1205 of 9 October 2009 concerning an exclusive jurisdiction of the Paris Court of Appeal: only the jurisdiction of the TGI of Paris is recognized for the patents.

Therefore, it is appropriate to apply the general principles of Article R311-3 of the Code of Judicial Organization according to which the Court of Appeal is competent to know the decisions of the Intermediate Courts located in its jurisdiction.

5.1.2. In criminal matters

Article L615-17 CPI ne mentionnant que les “civil actions” , on pourrait penser qu’Conversely, les règles de procédures classiques s’appliquent et que l’ensemble des tribunaux correctionnels are competent ratione materiae to know criminal actions in forgery.

The Court of Cassation confirmed this point with regard to the mark (C. Cass. Crim., June 19, 2013, No. 12-84533) : les règles spéciales de compétences du code de la propriété intellectuelle ne s’applique qu’au civil.

Section 5.2. L’instance au fond

5.2.1. La langue de l’instance

Les juridictions invoquent l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 to be able to dismiss foreign language plays (Court of Appeal of Paris, pole 1, 2nd chapter, March 21st, 2012).

Article 111 of the Villers-Cotterêts Ordinance of August 1539
Article 111 of the Villers-Cotterêts Ordinance of August 1539 Article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539

Néanmoins, formellement, l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 ne s’applique qu’aux actes de la procédure (i.e. les pièces rédigées par les juges) et qu’il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis (C. cass ch. com, May 24, 2011, No. 10-18608).

Ainsi, il est tout à fait possible qu’une juridiction se montre souple (C. cass. c. com., January 7, 2014, No. 12-25955, même s’il ne faut trop pas compter dessus).

5.2.2. L’assignation

L’assignation est également être appelée “exploit d’huissier” .

Article 56 CPC dispose que l’assignation doit contenir l’objet de la demande avec l’exposé des moyens de droit et de fait.

This assignment contains in particular:

  • the quality and designation of the parties,
  • indications on the court of appearance (here, the TGI of Paris),
  • an invitation to establish a lawyer (902 CPC):
    • within 15 days (failing that, there is normally a non-adversarial judgment, but this is rarely put into practice immediately).
    • under 2 months for foreigners,
  • l’exposé succinct des motifs,
  • l’exposé des demandes et des raisons de la demande (y compris la cessation de la contrefaçon et la réparation du préjudice afin d’être certain d’arrêter la prescription pour ces deux actions).

À ce stade, le tribunal n’est pas au courant de l’assignation. Il faut donc déposer une copie de l’assignation au tribunal : on appelle ce dépôt la “saisine du tribunal” .

Il convient de bien soigner l’assignation

5.2.3. The preparation

Cette mise en état s’effectue devant … le juge de la mise en état.

He is responsible for following the procedure, verifying that the requested documents are transmitted between the parties, etc.

Exceptions are raised before this magistrate (771 CPC) (but not the ends of inadmissibility, C. Cass, Opinion No. 0060012P of November 13, 2006).

Ce juge fixe le calendrier de remises des écritures et fixe la clôture qui met fin à l’échange des écritures.

5.2.4. Moyens “dilatoires” envisageables

Comme moyen permettant de “retarder” une procédure, il est possible de :

  • request a stay of proceedings, by right (c’est-à-dire que le juge ne peut pas vous le refuser), si vous vous faites assigner par un copropriétaire, sans qu’il y ait eu de notification envoyée à ses autres copropriétaires. Ce sursis est prévu au b) de l’article L613-29 CPI ;
  • request a stay of proceedings, by right, si vous vous faites assigner sur la base d’un brevet français et si une demande de brevet européen est en instance et que cette demande de brevet européen a été déposée par le même inventeur du brevet français (ou son ayant cause), qu’elle vise la même invention et qu’elle bénéfice de la priorité (L614-15 CPI);
  • request a stay of proceedings, by right, si l’assignation se fonde sur une simple demande de brevet et non un brevet (L615-4 CPI);
  • si un brevet européen est accordé, mais qu’une opposition est en cours, il est possible de demander un sursis à statuer pour “la bonne administration de la justice” (principe de procédure civile). Néanmoins, les juges n’accordent pas souvent ce sursis considérant que l’opposition est trop “lente” . Notons que si vous vous faites condamner de manière définitive et que le brevet est finalement déclaré nul durant l’opposition, vous ne pourrez pas vous faire rembourser les dommages et intérêts versés au nom du principe de l’autorité de la chose jugée (C. cass. ass. pl. February 17, 2012, No. 10-24282);
  • si une action en revendication est engagée, vous pouvez demander un sursis, mais cela n’est pas obligatoire, comme dans le cas précédent.

Chapter 6. Civil sanctions

Section 6.1. Prohibition under penalty

Cette interdiction n’est pas explicitement prévue par le code, mais se fonde sur les articles L613-3 and L613-4.

L’astreinte permet s’assurer de la force exécutoire de la décision du juge (imperium du juge). C’est en quelque sorte une condamnation pour l’avenir. Elle est fixée en fonction du prix de l’objet pour dissuader le contrefacteur de continuer la contrefaçon.

Si cette astreinte doit être payée au titulaire du brevet, celle-ci n’est pas automatique. En effet, pour percevoir l’astreinte, il est nécessaire de demander au juge de l’exécution de “liquider” celle-ci (art 35 de la Law 91-650 of July 9, 1991). Le juge peut la modérer au l’augmenter en fonction de la bonne foi du contrefacteur et des difficultés rencontrées (art 36 de la Law 91-650 of July 9, 1991).

Si le jugement est finalement infirmé par une cour d’appel ou la Cour de cassation, il est nécessaire de rembourser l’astreinte perçue.

Section 6.2. Reminder of the commercial circuits

It is possible to request the recall of counterfeit goods from commercial channels (L615-7-1 CPI).

Néanmoins, il n’est pas très clair ce que recouvre exactement la notion de “circuits commerciaux” :

  • Is it the circuits located in France?
  • Does this cover only the branches of the condemned company?
  • Does this apply to products that have been purchased by distributors?

Section 6.3. Confiscation

Confiscation is a very old sanction, already present in the decree "relating to the authors of useful discoveries" of December 31, 1790 (voir l’article 12).

Deux théories s’opposent concernant la confiscation :

  • Should confiscation be used to prevent the continuation of counterfeiting?
  • Should confiscation be used to compensate the rights owner?

Si sous l’empire de la loi de 1968, la première théorie dominait largement la loi, la loi a été modifiée en 1978 et aujourd’hui, la confiscation est clairement au profit du titulaire des droits (L615-7-1).

Section 6.4. Destruction

The destruction of counterfeit goods is also possible (L615-7-1):

This destruction is done at the expense of the counterfeiter.

Section 6.5. Judgment advertising

If publicity of the judgment can be ordered by the judge (L615-7-1), one must know reason to keep!

For example, denigration consists of:

  • qu’il est fait état des agissements d’un contrefacteur sans décision de justice ;
  • qu’il est fait état d’une décision de justice tronquée ;
  • qu’une publicité commerciale tapageuse ou provocante prend pour thème une décision de justice, même définitive, condamnant un concurrent.

Néanmoins, le simple fait d’envoyer un mail à ses clients les informant simplement d’un jugement (même non définitif) n’est pas en soi déloyal (Cour d’appel de Paris, Pôle 1, Ch. 2, 16 juin 2016, RG n°15/068473).

Section 6.6. Damages and interests

6.6.1. Principle

Les dommages et intérêts trouvent leur fondement juridique à l’article 1240 of the Civil Code.

6.6.2. Plate

Since March 11, 2014, the judge has new instructions to calculate damages and interest (L615-7 CPI).

The judge must take into account distinctly (L615-7 CPI):

  • negative economic consequences, including:
    • the shortfall and
    • the loss suffered;
  • the moral damage;
  • les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements :
    • intellectuals,
    • materials and
    • promotional.

De plus, le titulaire des droits peut préférer se faire indemniser sur la base d’une indemnité forfaitaire qui doit être supérieure au prix d’une licence qui aurait été demandée (L615-7 CPIlast paragraph).

Cette dernière option doit vraisemblablement être écartée si l’action est introduite par le licencié exclusif.

6.6.3. Plate and license registration

L’inscription d’une licence n’est pas une condition pour calculer l’assiette des dommages.

Cette inscription ne conditionne que la qualité à agir en contrefaçon et non l’assiette du préjudice (C. Cass. c. com., February 18, 2004, No. 02-16703): it is only important that the license be registered at the time the judge rules (CA d’Aix en Provence, 3 avril 2014).

Il faut noter un arrêt contraire de la Cour d’appel de Paris qui pense que cette inscription conditionne l’assiette de la contrefaçon (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 2 juin 2010, RG n°2007/16086) : je pense que cet arrêt ne fait aucun sens car l’article L613-9 CPI prévoit qu’un licencié simple non-inscrit puisse intervenir pour obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

6.6.4. Historique de l’assiette des dommages

Previously, the judge only looked at the prejudice suffered by the rights holder.

Très tôt, la jurisprudence s’est trouvée devant le dilemme suivant : si le breveté est un particulier et que le contrefacteur est une très grosse multinationale, il est probable que le contrefacteur soit en capacité de tirer de très gros bénéfice de la contrefaçon (du fait de sa puissance et de ses circuits commerciaux). De l’autre côté, le breveté (tout petit) ne peut atteindre les mêmes marchés que son contrefacteur.

For a very long time, jurisprudence has remained true to itself: il n’y a pas de dérogation au droit commun et seul le préjudice doit être réparé (C. cass. com January 8, 1963, Mitchell fishing mills case)

6.6.5. Resistance to counterfeiting

Il arrive que le juge accepte d’indemniser les efforts commerciaux qui ont été nécessaires au breveté pour lutter commercialement contre le contrefacteur, par exemple en “limitant de l’augmentation des prix” (C. cass. c. com. May 23, 1995 No. 93-18527, Chlortoluron case).

6.6.6. Punitive damages and interests?

L’approche française a toujours refusé le concept de “dommages et intérêts punitifs”.

Néanmoins, il convient de rappeler que ce concept de “dommages et intérêts punitifs” n’est absolument pas contraire au droit européen (Decision of the CJEU C-367/15).

La CJUE note également que le simple versement d’une redevance hypothétique n’est pas à même de garantir une indemnisation de l’intégralité du préjudice subi car il n’assurerait ni le remboursement d’éventuels frais liés à la recherche et à l’identification de possibles actes de contrefaçon ni l’indemnisation d’un possible préjudice moral, ni le versement d’intérêts sur les montants dus.

Chapter 7. Penal sanctions

Section 7.1. Principle

Counterfeiting is penalized (L615-14 CPI, paragraph 1, 1st sentence):

  • d’une amende pouvant aller jusqu’à 300 k € ;
  • d’une peine pouvant aller jusqu’à 3 years imprisonment.

Section 7.2. Reinforcement of the penalty in case of recidivism

In the event of a second offense, the penalty may be doubled (L615-14-1 CPI).

Section 7.3. Renforcement de la sanction dans le cas d’un licencié

If the counterfeiter was dismissed, the penalty can also be doubled (L615-14-1 CPI).

Section 7.4. Reinforcement of the sanction in certain other cases

In addition, the sanction may be increased (L615-14 CPI, paragraph 1, 2nd sentence):

  • if the counterfeit is dangerous to health, or
  • whether the infringement was made on the Internet, or
  • if the counterfeiting was carried out in an organized band

Counterfeiting is then penalized (L615-14 CPI, paragraph 1, 2nd sentence):

  • d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 k € ;
  • d’une peine pouvant aller jusqu’à 5 years imprisonment.

Section 7.5. Complementary penalties

À titre accessoire, il est possible au juge d’ordonner (L615-14-2 CPI):

  • the counterfeiter to withdraw, at their expense, commercial channels objects deemed counterfeit;
  • destruction of counterfeit goods;
  • delivery of counterfeit goods to the holder;
  • damages and interest;
  • l’affichage du jugement.

3 Comments:

  1. New article 8 CPP since March 1, 2017: prescription of criminal offenses = 6 years now.

  2. On the Chapter on competence:

    “Seul le Tribunal de Grande Instance de Paris est compétent pour les actions en contrefaçon ou en nullité (L615-17 CPI32 ensemble D211-6 CPI33) y compris pour les questions connexes de concurrence déloyale.”

    Correction : L’article D211-6 cité est issu du code de l’organisation judiciaire et non du CPI.

    Site very well done, congratulations and thank you.

    Regards,
    Julien Pied

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