Decisions of the Enlarged Board of Appeal

Si le droit positif est contenu principalement dans la convention et dans son règlement d’exécution, il ne faut pas négliger de regarder les éclaircissements donnés par la Grande Chambre de Recours sur les différents textes.

Contents

Chapter 1. G1 / 83 - Second Therapeutic Application

Chapter 2. G5 / 83 - Second Therapeutic Application

Chapter 3. G6 / 83 - Second Therapeutic Application

Chapter 4. G1 / 84 - Opposition by the holder

Chapitre 5. G1/86 – Rétablissement d’un opposant dans ses droits

Chapitre 6. G1/88 – Silence de l’opposant

Chapter 7. G2 / 88

Section 7.1. Change of categories of claims

Section 7.2. Second non-therapeutic application

Chapitre 8. G4/88 – Transfert d’opposition

Chapitre 9. G5/88 – Pouvoir du Président de l’OEB pour conclure des accords administratifs

Chapter 10. G6 / 88 - Second non-therapeutic application

Chapitre 11. G7/88 – Pouvoir du Président de l’OEB pour conclure des accords administratifs

Chapitre 12. G8/88 – Pouvoir du Président de l’OEB pour conclure des accords administratifs

Chapter 13. G1 / 89 - Non-unity a posteriori and PCT request

Chapter 14. G2 / 89 - Non-unity after the event and PCT application

Chapitre 15. G3/89 – Correction d’erreurs évidentes

Chapitre 16. G1/90 – Révocation de brevet pour non-paiement de taxe d’impression

Chapitre 17. G2/90 – Compétence de la chambre de recours juridique pour des décisions rendues par une division d’opposition

Chapitre 18. G1/91 – Unité d’invention et maintien sous forme modifiée après opposition

Chapter 19. G2 / 91

Section 19.1. Remboursement des taxes de recours lors de l’existence de plusieurs requérants

Section 19.2. Droit propre de poursuivre un recours lors du retrait d’un recours par un requérant

Chapter 20. G3 / 91 - Restitutio in integrum

Chapter 21. G4 / 91 - Intervention

Chapter 22. G5 / 91 - Decisions subject to appeal

Section 22.1. Indépendance des agents des organes de première instance de l’OEB

Section 22.2. Decisions subject to appeal

Chapter 23. G6 / 91 - Tax Reduction

Section 23.1. Delivery of the translation simultaneously

Section 23.2. Plurality of documents and limited translation to only certain documents

Chapter 24. G7 / 91 - Withdrawal of the appeal

Chapter 25. G8 / 91 - Withdrawal of the appeal

Chapter 26. G9 / 91 - Competences for analyzing the validity of claims

Section 26.1. Measure of the mis en cause

Section 26.2. Reasons for the challenge

Chapter 27. G10 / 91 - Jurisdiction for analyzing the validity of claims

Chapitre 28. G11/91 – Correction d’erreurs évidentes

Chapter 29. G12 / 91 - Final decision

Chapitre 30. G1/92 – Accessibilité au public d’une composition ou d’une structure d’un produit divulgué

Chapter 31. G2 / 92 - Non-payment of new search fees and unsuccessful claims

Chapter 32. G3 / 92 - Unauthorized Claimant

Chapter 33. G4 / 92 - Basis for decisions and new arguments in oral proceedings

Chapter 34. G5 / 92 - Restitutio in integrum

Chapter 35. G6 / 92 - Restitutio in integrum

Chapter 36. G9 / 92 - Non-Applicant and Reformatio in Pejus

Chapitre 37. G10/92 – Demande divisionnaire et demande mère sur le point d’être délivrée

Chapitre 38. G1/93 – Caractéristique restrictive, la tenaille “123(2)-123(3)”

Chapter 39. G2 / 93 - Deposit of biological material and deposit number

Chapter 40. G3 / 93 - Opposibility and Validity of Priority

Chapter 41. G4 / 93 - Non-Applicant Part and Reformatio in Pejus

Chapter 42. G5 / 93 - Restitutio in integrum

Chapter 43. G7 / 93 - Late Amendments, After Agreement on the Granting Text

Chapter 44. G8 / 93 - Withdrawal of the appeal by the applicant and termination of the appeal proceedings

Chapter 45. G9 / 93 - Opposition by the Holder

Chapitre 46. G10/93 – Portée de l’examen et procédure de recours ex-parte contre une décision rejetant une demande

Chapter 47. G1 / 94 - Intervention in appeal proceedings

Chapter 48. G2 / 94 - Speech to the Board of Appeal and ex-parte proceedings

Chapitre 49. G1/95 – Nombre de motifs d’opposition de A100 a) CBE73

Chapitre 50. G2/95 – Remplacement de l’ensemble de la demande pour cause d’erreur

Chapter 51. G3 / 95 - Referral inadmissible

Chapter 52. G4 / 95 - Speaking in oral proceedings by a person other than the mandatary

Chapter 53. G6 / 95 - Application of R71 bis to the Boards of Appeal

Chapitre 54. G7/95 – Attaque de la nouveauté en opposition alors que le motif soulevé est l’activité inventive

Chapitre 55. G8/95 – Rectification d’une décision de délivrance et compétence des chambres de recours juridiques / techniques

Chapter 56. G1 / 97

Section 56.1. Recours sur un recours / requête en vue d’une révision

Section 56.2. A122 et A121 permettant de corriger une violation d’un principe fondamental de procédure

Section 56.3. R89 permettant de corriger une violation d’un principe fondamental de procédure

Section 56.4. Cassation body

56.4.1. ECJ

Section 56.5. Création d’une voie spécifique

56.5.1. Contradiction avec l’ADPIC

Chapter 57. G2 / 97 - Principle of good faith and failure to pay the appeal fee

Chapitre 58. G3/97 – Opposition et “homme de paille”

Chapitre 59. G4/97 – Opposition et “homme de paille”

Chapter 60. G1 / 98

Section 60.1. Claims encompassing a plant variety

Section 60.2. Produit obtenu par un procédé d’obtention de variété végétale

Chapitre 61. G2/98 – Priorité et conditions pour être en présence de la “même invention”

Chapitre 62. G3/98 – Délai de 6 mois et divulgations non opposables en cas d’abus vis-à-vis du demandeur

Chapter 63. G4 / 98 - Retroactivity of designation and non-payment of designation fees

Chapter 64. G1 / 99 - Exceptions to the principle of non-reformatio in pejus

Chapitre 65. G2/99 – Délai de 6 mois et divulgations non opposables en cas d’abus vis-à-vis du demandeur

Chapitre 66. G3/99 – Recevabilité d’opposition conjointe

Chapter 67. G1 / 02 - Jurisdiction of officials

Chapitre 68. G2/02 – Priorité d’une demande d’un pays non membre de la CUP, mais des accords ADPIC

Chapitre 69. G3/02 – Priorité d’une demande d’un pays non membre de la CUP, mais des accords ADPIC

Chapter 70. G1 / 03 - Disclaimers

Chapter 71. G2 / 03 - Disclaimers

Chapter 72. G3 / 03 - Reimbursement of the appeal fee and interlocutory revision

Chapter 73. G1 / 04 - Diagnostic method

Chapter 74. G2 / 04

Section 74.1. Transmission/cession d’une opposition

Section 74.2. Identité du requérant concernant un recours sur la titularité d’une action

Chapter 75. G3 / 04 - Intervention during appeal and withdrawal of appeal

Chapter 76. G1 / 05 (1) - Exclusion and Disqualification

Chapitre 77. G1/05 (2) – Correction d’une demande divisionnaire lorsque la demande mère n’est plus en instance

Chapter 78. G1 / 06 - Cascade of Divisional Applications

Chapter 79. G2 / 06 - Use of embryos

Chapter 80. G1 / 07 - Surgical method

Chapter 81. G2 / 07 - Essentially biological process

Chapter 82. G1 / 08 - Essentially biological process

Chapter 83. G2 / 08

Section 83.1. Dosage/Posologie d’un médicament

Section 83.2. End of Swiss type claims

Chapitre 84. G3/08 – Programme d’ordinateur

Chapitre 85. G4/08 – Langue de la procédure lors d’entrée en phase PCT

Chapter 86. G1 / 09 - Pending Application and Divisional Application

Chapitre 87. G1/10 – Correction d’un brevet par la voie d’une correction d’une décision

Chapter 88. G2 / 10 - Disclaimer and A123 (2)

Chapter 89. G1 / 11 - Jurisdiction of the Legal Boards of Appeal

Chapter 90. G1 / 12 - Correction of the name of the applicant

Chapter 91. G2 / 12 - Product obtained by an essentially biological process

Chapitre 92. G1/13 – Statut d’une partie / application de la loi nationale

Chapter 93. G2 / 13 - Product obtained by essentially biological process

Chapter 94. G1 / 14 - Meaning by a Different Way than the LRAR

Chapter 95. G3 / 14 - Clarity in opposition

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Here is the list, by number, of decisions of the Grand Chamber (updated on 28/03/14).

Chapter 1. G1 / 83 - Second Therapeutic Application

decision G1 / 83 was issued on December 05, 1984.

La question qui se posait à la Grande Chambre était de savoir si une revendication visant “l’utilisation d’un composé destiné à une utilisation thérapeutique” pouvait être acceptée. Cette question était cruciale pour les industriels du médicament.

Dans un premier temps (point 13 des motifs), la Grande Chambre rappelle que toute formulation “Utilisation d’une substance pour le traitement du corps humain ou animal” reviendrait à revendiquer une méthode thérapeutique pourtant considérée comme une non-invention (A52 (4) CBE73 et aujourd’hui exclue de la brevetabilité par A53 (c) EPC): such a formulation is therefore to be excluded.

En revanche, la Grande Chambre de recours indique que la formulation “Utilisation d’un composé X afin d’obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Y” est acceptable puisqu’aucune exclusion ne s’applique à la fabrication de médicaments. Bien entendu, il est nécessaire que l’utilisation Y soit news and inventive (point 23 of the reasons).

Cette dernière formulation est appelée “revendication de type suisse” .

On notera que cette décision n’est plus valide du fait du changement de l’article A54 (5) EPCwhich authorizes explicitly a second therapeutic application.

decision G2 / 08 came to confirm the end of Swiss type claims.

Chapter 2. G5 / 83 - Second Therapeutic Application

decision G5 / 83 (December 5, 1984) is in every respect similar to the decision G1 / 83 (sauf qu’elle a été rédigée en anglais).

Chapter 3. G6 / 83 - Second Therapeutic Application

decision G6 / 83 (December 5, 1984) is in every respect similar to the decision G1 / 83 (sauf qu’elle a été rédigée en français).

Chapter 4. G1 / 84 - Opposition by the holder

decision G1 / 84 was issued on July 24, 1985.

En l’espèce, le titulaire d’un brevet avait formé une opposition sur son propre brevet et cette opposition avait été déclarée irrecevable.

La Grande Chambre s’oppose à cette irrecevabilité en précisant qu’une opposition n’est pas irrecevable just because qu’elle a été formée par le titulaire dudit brevet (point 8 des motifs).

Indeed, it seems desirable to allow everyone (A99 (1) CBE73) de faire opposition afin de “garantir dans toute la mesure du possible que l’Office européen ne délivrera et ne maintiendra en vigueur des brevets européens que si ceux-xi sont jugés valables” même si cette opposition est formée par le titulaire souhaitant limiter son brevet (point 3 des motifs).

On notera que cette décision n’est plus valide depuis la décision G9/93 qui renverse cette jurisprudence au motif que l’A99 CBE73 prévoit de manière constante que la procédure d’opposition est une procédure inter partes (especially A99 (4) CBE73).

Chapitre 5. G1/86 – Rétablissement d’un opposant dans ses droits

decision G1 / 86 was issued on June 24, 1987.

Comme vous le savez, lors du dépôt d’un recours sur opposition, un opposant ou le titulaire peut former un recours en déposant un acte de recours (dans un délai de 2 mois à compter des motifs, A108 CBE73 or A108 EPC) then filing a brief (within 4 months of the reasons).

Si la lettre de l’A122 (1) CBE73 (i.e. “Le demandeur ou le titulaire d’un brevet européen”) permet au titulaire de bénéficier d’une restitutio in integrum, qu’en est-il pour l’opposant ?

La Grande Chambre indique qu’il ne faut pas avoir une lecture stricte de l’A122 (1) CBE73. Ainsi, un opposant peut être rétabli dans ses droits au titre de l’A122 (1) CBE73 s’il n’a pas déposé dans les délais the memory the reasons for the appeal (point 15 of the reasons), since any other interpretation would be contraire au principe d’égalité (point 3 of the reasons).

Attention, l’opposant ne bénéficie pas des dispositions de l’A122 (1) CBE73 pour le délai de formation du recours (i.e. le premier délai de 2 mois pour déposer l’act de recours, voir point 5 des motifs). Si le titulaire bénéficie pourtant d’un rétablissement dans ses droits pour les deux délais précités, la Grande Chambre explique ce “favoritisme” par le fait que :

  • le titulaire ne peut pas rester dans l’incertitude pendant une grande période concernant l’étendue de ses droits ;
  • l’opposant peut toujours mener une action en nullité.

TheA122 EPC being substantially identical, that decision remains a priori applicable with the EPC 2000.

Chapitre 6. G1/88 – Silence de l’opposant

decision G1 / 88 was delivered on January 27, 1989.

Supposons la situation suivante : un opposant n’a pas, après avoir reçu une notification selon R58 (4) CBE73 (aujourd’hui R82 (1) EPC), présenté d’observation dans un délai d’un mois sur le texte dans lequel l’OEB envisage de maintenir le brevet.

Pour autant, cela signifie-t-il que l’opposant est d’accord avec ce texte (“Who tacet consent videtur“) et cela rend-il irrecevable un éventuel recours de l’opposant ?

La Grande Chambre considère qu’il serait disproportionné de sanctionner l’opposant silencieux et de lui retirer son droit de recours (point 7 des motifs). En effet, parmi de multiples arguments, la Grande Chambre souligne que cette sanction ne serait simplement pas dans l’esprit de la CBE :

  • lorsque l’omission d’un acte entraine une perte de droit, la CBE le prévoit explicitement (point 3.1 des motifs) ;
  • il serait alors nécessaire d’envoyer une notification de perte de droit (R69 (1) CBE73 or now R112 (1) EPC) ce qui n’est pas le cas en l’espèce (point 3.2 des motifs).

Chapter 7. G2 / 88

decision G2 / 88 was issued on December 11, 1989.

As you can see, many questions have been asked in the Grand Chamber.

Section 7.1. Change of categories of claims

En l’espèce, le titulaire des droits avait cherché, en cours d’opposition, à modifier la catégorie d’une revendication. Cette modification est-elle acceptable et non contraire à l’A123 (2) CBE73.

La Grande Chambre indique que le changement de catégorie (ex. “compound" or "use of the compound“), que cela survienne en examen ou en opposition (sans qu’il y ait besoin de regarder un quelconque droit national, voir point 3.3 des motifs), n’est a priori not prohibited, but we must analyze, in concreto, if a range extension occurs as a result of this change (point 4.1 of the reasons).

Par exemple, une transformation d’une revendication de “compound” en une revendication d’ “use of this compound” en vue d’get an effect donné n’est pas contraire à l’A123 (2) CBE73 (point 5.1 des motifs). Attention, car si la revendication d’utilisation vise l’obtention d’un produit, celle-ci serait interdite, car elle permettrait de protéger ce produit du fait des dispositions de l’A64 CBE73.

Section 7.2. Second non-therapeutic application

En l’espèce, une revendication visait l’utilisation d’un additif parfaitement connu afin de réduire les frottements dans un moteur. Cet effet n’était pas connu, car cet additif n’était connu que pour limiter la corrosion.

TheA54 CBE73 doit-il être interprété comme autorisant une revendication d’utilisation lorsque la seule caractéristique nouvelle réside dans le but assigné à cette utilisation ?

La Grande Chambre de recours estime que “l’utilisation nouvelle d’un composé connu” vise, en réalité, l’obtention d’un nouvel effet technique underlying the new use (see paragraph 9 of the reasons). Consequently, a new implicit technical characteristic (ie the function which consists in achieving the desired objective) is present in the claim (point 9.1 of the reasons).

Au final, “l’utilisation nouvelle d’un composé connu” est donc validée par la Grande Chambre (voir point 10.3 des motifs).

Chapitre 8. G4/88 – Transfert d’opposition

decision G4 / 88 was issued on April 24, 1989.

The question that was put to the Grand Chamber was whether an opposition could be:

  • seulement transmise aux héritiers de l’opposant décédé ;
  • freely surrendered;
  • cédée avec l’entreprise ou une partie de l’entreprise intéressée par le domaine de l’invention considérée.

Pour la Grande Chambre (point 6 des motifs), il est clair que la transmission de l’opposition est réalisée “naturellement” lors d’une cession d’une partie de l’entreprise (comprise dans son sens le plus large, au sens économique, point 5 des motifs), car l’opposition constitue un accessoire de cette partie de l’entreprise si l’opposition a été engagée dans l’intérêt de cette partie (voir dispositif des motifs).

Chapitre 9. G5/88 – Pouvoir du Président de l’OEB pour conclure des accords administratifs

decision G5 / 88 was issued on November 16, 1990.

Pour la petite histoire, l’Office allemand des brevets (Gitschiner Straße 97, 10969 Berlin) et l’Office Européen des Brevets (Gitschiner Strasse 103, 10969 Berlin) possèdent des locaux voisins à Berlin.

German and European Office in Berlin
German and European Office in Berlin German and European Office in Berlin

Ainsi, très fréquemment, des petits étourdis déposaient des demandes européennes (ou tout autre document comme des documents d’opposition) à l’Office allemand et réciproquement.

Le président de l’OEB avait cherché à pallier ce problème en concluant le 29 juin 1981 un accord administratif avec l’Office allemand. Cet accord prévoit notamment que les documents remis à l’Office allemand seraient présumés avoir été reçus par l’OEB à la date de réception de l’Office allemand.

En l’espèce, une opposition avait été déposée auprès de l’Office allemand, mais reçue par l’OEB après le délai de 9 mois. Nous comprenons bien que le titulaire souhaite voir cette opposition déclarée irrecevable.

La question posée à la Grande Chambre de recours était donc de savoir si le président de l’OEB avait le pouvoir de conclure un tel accord ayant un impact sur les droits conférés par la CBE. Il est à noter que cet accord n’a pas été approuvé par le conseil d’administration.

According to the Grand Chamber, or le pouvoir de représentation du Président défini par l’A5 (3) CBE73 (point 2.2 of the reasons), or son obligation de prendre “toutes mesures utiles… en vue d’assurer le fonctionnement de l’Office européen des brevets” de l’A10 (2) CBE73 (points 2.6 and 2.7 of the reasons) do not justify such an agreement.

Néanmoins, dans un principe de “protection of good faith and legitimate expectations” , la Grande Chambre décida que la non-efficacité de l’accord ne serait pas rétroactive.

Chapter 10. G6 / 88 - Second non-therapeutic application

decision G6 / 88 was issued on December 11, 1989.

This decision is based on the same reasons as decision G2 / 88 issued the same day.

Chapitre 11. G7/88 – Pouvoir du Président de l’OEB pour conclure des accords administratifs

decision G7 / 88 was issued on November 16, 1990.

This decision is based on the same reasons as decision G5 / 88 issued the same day.

Chapitre 12. G8/88 – Pouvoir du Président de l’OEB pour conclure des accords administratifs

decision G8 / 88 was issued on November 16, 1990.

This decision is based on the same reasons as decision G5 / 88 issued the same day.

Chapter 13. G1 / 89 - Non-unity a posteriori and PCT application

decision G1 / 89 was rendered on May 2, 1990.

Dans cette décision, la Grande Chambre rappelle que (voir point 3. des motifs), même au stade de la recherche PCT, la division de la recherche agissant en tant qu’ISA doit bien apprécier la nouveauté et l’activité inventive des revendications afin d’apprécier l’unité d’invention conformément à l’A17.3.a PCT (quand bien même cette appréciation ne constitue pas un véritable “examen” au sens de la CBE ou du PCT).

En conséquence, il est tout à fait possible pour l’ISA de formuler des objections of non-unity a posteriori (point 5 des motifs) et se faisant l’OEB peut demander au demandeur le paiement d’une taxe additionnelle de recherche (point 7 des motifs).

Chapter 14. G2 / 89 - Non-unity a posteriori and PCT application

decision G2 / 89 was rendered on May 2, 1990.

This decision is based on the same reasons as decision G1 / 89 issued the same day.

Chapitre 15. G3/89 – Correction d’erreurs évidentes

decision G3 / 89 was issued on November 19, 1992.

The R88 CBE73 (now R139 EPC) prévoit que les erreurs concernant les revendications, la description ou les dessins sont possibles si la rectification s’impose à l’évidence.

De l’avis de la Grande Chambre, l’A123 (2) CBE73 is completely applicable to the correction: it is therefore necessary to look at at the filing date ce que l’homme du métier pouvait objectivement déduire de la description (point 2 des motifs).

L’homme du métier doit donc être en mesure, à la date du dépôt (i.e. en dehors de toute publication ultérieure) et en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré :

  • of note objectively and unequivocally l’erreur, et
  • of deduct simply the correction to make.

Par conséquent, cette correction n’a pas d’effet rétroactif : this is a simple statement (point 4 of the reasons).

Tout moyen de preuve est possible (point 8 des motifs) du moment que ce moyen (écrit, témoignage, etc.) démontre les connaissances générales de l’homme du métier à la date du dépôt et non après (point 7 des motifs).

Chapitre 16. G1/90 – Révocation de brevet pour non-paiement de taxe d’impression

decision G1 / 90 was issued on March 5, 1991.

En l’espèce, le titulaire d’un brevet venant d’être maintenu sous forme modifiée (i.e. après opposition) n’avait pas payé la taxe d’impression prescrite par l’A102 (3) (b) CBE73 within the three-month period laid down by R58 (5) CBE73.

La question qui se posait alors était de savoir si la révocation du brevet prévue à l’A102 (4) CBE73 or A102 (5) CBE73 devait faire l’objet d’une décision (susceptible de recours, A106 CBE73) ou d’une simple constatation prévue par la R69 CBE73 (not subject to direct appeal).

La Grande Chambre fait observer à titre liminaire que si la convention souhaitait indiquer que la sanction du non-respect du paiement de la taxe d’impression soit la perte de droit d’office, la rédaction de l’article aurait probablement été “is deemed revoked” (point 4 des motifs) ou “is deemed withdrawn” (point 6 des motifs) comme partout ailleurs dans la convention .

Pour la Grande Chambre, la révocation d’un brevet pour non-respect du paiement de la taxe d’impression (A102 (4) CBE73) or production of translations of the claims (A102 (5) CBE73) doit revêtir la forme d’une décision. Indeed :

  • une décision de révocation ne serait pas “meaningless” (point 13 des motifs) contrairement aux affirmations de la chambre de recours) même si la perte de droit ne vise pas le droit matériel des brevets (i.e. nouveauté, activité inventive, etc.). Le recours peut être notamment utile afin de contester des problèmes de faits (ex. date effective du paiement).
  • la présentation d’une requête en restitutio in integrum n’est pas réellement source d’une quelconque insécurité juridique (point 14 des motifs) même si la décision n’est pas encore rendue. La décision rendue concernant un recours ultérieur (qui serait formé contre la décision) sera fusionnée avec la décision concernant la restitutio in intergrum.
  • il n’existe pas un besoin impérieux de faire survenir la perte des droits le plus tôt possible même pour la protection des tiers (point 15 des motifs).
  • the decision to revoke is simpler legally (one step unlike the notification + decision on motion, point 17 of the reasons).

The provisions of the R82 EPC sont sensiblement identiques aux dispositions de l’A102 (4) CBE73 and A102 (5) CBE73. Thus this decision remains applicable with the EPC 2000.

Chapitre 17. G2/90 – Compétence de la chambre de recours juridique pour des décisions rendues par une division d’opposition

decision G2 / 90 was issued on August 4, 1991.

En l’espèce, un titulaire d’un brevet avait oublié de payer les taxes de publication de son brevet après publication. L’agent des formalités lui avait donné deux mois supplémentaires et avait ensuite révoqué son brevet. Pour le titulaire qui a formé recours, l’agent des formalités n’avait aucun support légal pour le faire.

This statement was clearly purely legal.

The question of law at that time was whether the Legal Board of Appeal was competent to hear appeals against decisions entrusted to the formalities officers.

La compétence des chambres de recours est définie à l’A21 CBE73. Si la chambre de recours juridique peut intervenir à l’encontre de décision rendue par une division d’examen (A21 (3) (c) CBE73, point 3.2 des motifs), il n’est nullement prévu qu’elle puisse intervenir pour les décisions d’une division d’opposition (A21 (4) CBE73point 3.3 of the reasons).

De l’avis de la Grande Chambre, le texte est clair et il ne faut pas y voir un oubli (point 3.3 et 3.4 des motifs) : seule la technical board of appeal est compétente pour les décisions rendues par une division d’opposition.

TheA21 EPC étant identique, cette décision semble toujours s’appliquer avec la CBE 2000.

Chapitre 18. G1/91 – Unité d’invention et maintien sous forme modifiée après opposition

decision G1 / 91 was issued on December 9, 1991.

If after an opposition, the patent is modified so that the claims no longer have a common inventive concept (A82 CBE73), est-il possible de le maintenir sous forme modifiée ? En effet, l’A102 (3) CBE73 prévoit que “le brevet et l’invention qui en fait l’objet satisfont aux conditions de la présente convention” . Ces terms incluent-elles l’unité d’invention (point 2.1 des motifs) ?

De l’avis de la Grande Chambre, la raison d’être de l’exigence d’ “unité d’invention” est d’administrative order (point 4.1 des motifs) : l’utilité est pour le classement des brevets avec la nomenclature internationale, mais également d’éviter que le demandeur inclue abusivement plusieurs inventions dans une même demande et évite, de fait, d’importantes taxes de recherche et de dépôt.

D’ailleurs, la Grande Chambre note que la division, bien que prévue initialement par les travaux préparatoires de la convention jusqu’à la fin de l’opposition, avait été limitée aux simples demandes de brevet (point 6.2 des motifs), car elle était “useless” du fait de l’absence d’opposition possible pour cause de non-unité d’invention.

Therefore, the non-unit must not be taken into account for the maintenance of patents in modified form after opposition.

This decision remains valid under the EPC 2000.

Chapter 19. G2 / 91

decision G2 / 91 was issued on November 29, 1991.

Section 19.1. Remboursement des taxes de recours lors de l’existence de plusieurs requérants

En l’espèce, certaines chambres de recours conservaient la première taxe de recours perçue et remboursaient les taxes de recours suivantes, car les “autres parties à ladite procédure sont de droit partie à la procédure de recours” comme le précise l’A107 CBE73.

D’autres chambres conservaient toutes les taxes versées par chacun des requérants.

Who was right?

For the Grand Chamber, each of the applicants must pay... and this is justified by the next paragraph.

Section 19.2. Droit propre de poursuivre un recours lors du retrait d’un recours par un requérant

En effet, la Grande Chambre souligne qu’un requérant n’ayant pas payé n’a pas de droit to pursue the appeal alone if the only applicant who has paid is to withdraw.

Only the latter can decide to maintain his appeal (point 6.1 of the reasons).

Thus, any reimbursement of the appeal fee deprives the applicants of their rights.

Cette décision reste valable sous la CBE 2000, car l’A107 EPC n’a pas évolué.

Chapter 20. G3 / 91 - Restitutio in integrum

decision G3 / 91 was made on September 7, 1992.

As you certainly know by heart, the EPC provides:

  • that for European applications:
    • you have to pay the search fee (A78 (2) CBE73) within one month after the filing of the application and
    • you have to pay the designation fees (A79 (2) CBE73) within six months after the mention of the publication of the TPP;
    • a request for examination must be made (A94 (2) CBE73) within six months after the mention of the publication of the TPP;
  • that for Euro-PCT applications:

As you can see, there are some similarities ...

Mais les trois premiers délais sont exclus explicitement par l’A122 (5) CBE73 tandis que les trois derniers délais n’y figurent pas… Est-ce un oubli ? Faut-il considérer que ceux-ci sont également exclus de la restitutio in integrum ?

De l’avis de la Grande Chambre, il faut considérer tous ces délais de la même manière : ainsi les délais de paiement de la taxe de recherche, de la taxe nationale et le délai de présentation de la requête en examen do not benefit of the restitutio in integrum (for European applications, but also for Euro-PCT applications).

Cette décision n’est plus applicable avec la CBE 2000, car les différents délais mentionnés plus haut bénéficient maintenant de la restitutio in integrum.

Chapter 21. G4 / 91 - Intervention

decision G4 / 91 was issued on November 3, 1992.

En l’espèce, un tiers (à l’encontre duquel une action en contrefaçon) avait présenté une déclaration d’intervention conformément à l’A105 (1) CBE73, alors que la division d’opposition avait décidé de maintenir le brevet sous forme modifié quelques semaines avant…

L’intervention est-elle valide sachant que le délai de recours courait toujours (i.e. sachant que la décision n’était pas passée en force of res judicata)?

Pour la Grande Chambre, l’intervention n’est pas possible dans cette hypothèse, sauf à ce qu’une des parties à la procédure d’opposition forme de recours : en effet, sans ce recours, la procédure d’opposition n’est pas en instance.

This decision is still applicable with the EPC 2000 since the R89 EPC repeats the same provisions.

Chapter 22. G5 / 91 - Decisions subject to appeal

decision G5 / 91 was rendered on May 5, 1992.

En l’espèce, le titulaire d’une demande avait allégué qu’un des membres de la division d’opposition n’était pas impartial, mais le directeur avait refusé de recomposer la chambre.

Section 22.1. Indépendance des agents des organes de première instance de l’OEB

La Grande Chambre note que (point 2 des motifs) l’A24 (1) CBE73 provides for impartiality for the members of the boards of appeal and the Grand Chamber, but not explicitly for the staff of the bodies of first instance such as:

  • la division d’examen,
  • la division d’opposition,
  • etc.

Pour autant (point 3 des motifs), cette obligation est, en vérité, un principe général et doit s’appliquer à tous.

Section 22.2. Decisions subject to appeal

Le titulaire peut-il former un recours contre le refus du directeur de recomposer la chambre pour l’opposition ?

La Grande Chambre indique (point 5 des motifs) qu’il n’existe aucune base légale pour un tel recours.

Comme le précise l’A106 (3) CBE73, il n’est pas possible de faire un recours contre une décision qui ne met pas fin à une procédure (comme la présente décision) sauf si ladite décision prévoie un recours indépendant.

Bien entendu, cette question pourra faire l’objet d’un recours avec la décision finale (point 6 des motifs).

Cette décision reste valable avec la CBE 2000, l’A106 EPC having remained unchanged on this point.

Chapter 23. G6 / 91 - Tax Reduction

decision G6 / 91 was issued on March 6, 1992.

TheA14 (4) CBE73 and A14 (4) CBE73 dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un pays membre peuvent déposer des pièces dans leur langue (autre que français, anglais, allemand) et bénéficier ainsi de réduction de taxes (R6 (3) CBE73).

Section 23.1. Delivery of the translation simultaneously

En l’espèce, une personne avait formé un recours contre une décision en fournissant simultanément un écrit rédigé dans sa langue ainsi qu’une traduction.

A titre liminaire, la Grande Chambre considère qu’il n’y a pas de contre-indication à déposer une traduction des pièces déposées at the same time que ces pièces (point 9 des motifs). Pour autant, il faut faire attention, car ces traductions ne doivent pas être prises pour les originales et par exemple : à titre d’illustration, les traductions ne peuvent pas être transmises AVANT les originaux au risque d’être considérées comme étant justement ces derniers (point 12 des motifs).

Section 23.2. Plurality of documents and limited translation to only certain documents

Que ce passe-t-il si le titulaire dépose plusieurs documents pour effectuer un acte de procédure, seulement certains d’entre eux étant dans sa langue ?

A priori, il n’y a pas lieu de considérer que all the documents must be produced in the language of the applicant in order to benefit from the reduction (point 15 of the reasons). In fact, when certain documents can be submitted after the payment of the tax, how do you know the amount of the tax to be paid (we are not talking about a tax refund, but a reduction, point 16 of the reasons)?

For the Grand Chamber, it is sufficient to deposit in its language the essential document of the first procedural act to benefit from the tax reduction (point 21):

  • la requête en examen pour la taxe d’examen (point 19 des motifs),
  • l’acte de recours pour la taxe de recours (et non le mémoire, point 24 des motifs),
  • etc.

This decision is, in principle, still valid with the EPC 2000, as A14 CBE and R6 EPC n’ont que peu évolué sur ce point.

Chapter 24. G7 / 91 - Withdrawal of the appeal

decision G7 / 91 was issued on November 5, 1992.

It refers verbatim to the following decision, decision G8 / 91.

Chapter 25. G8 / 91 - Withdrawal of the appeal

decision G8 / 91 was issued on November 5, 1992.

En l’espèce, un opposant avait formé un recours sans que le titulaire le fasse, puis l’avait retiré… la procédure de recours peut-elle continuer d’office (un peu comme pour l’opposition R60 (2) CBE73, point 6 of the reasons)?

Même si la non-continuation d’office peut laisser “survivre” des décisions de première instance entachées d’erreurs, la Grande Chambre de recours ne pense pas qu’il soit utile de permettre aux chambres de recours de continuer d’office un recours formé.

Indeed :

  • Il existe une procédure d’opposition ouverte à tous si un tiers pense qu’il y a une erreur dans une décision (point 10.1 des motifs)
  • A priori, il n’existe pas tant que cela d’erreurs en première instance (point 10.2 des motifs) ;
  • Bien que l’office s’astreigne à délivrer des titres valables et non entachés de vices, il est nécessaire de clôturer à un moment la procédure pour la bonne gestion des moyens de l’office (point 10.3 des motifs) ;
  • National procedures to cancel a patent remain open (point 11.1 of the reasons);

This decision remains valid with the EPC 2000, as the principles of recourse remain the same.

Chapter 26. G9 / 91 - Competences for analyzing the validity of claims

decision G9 / 91 was issued on March 31, 1993.

Section 26.1. Measure of the mis en cause

Les divisions d’opposition ou les chambres de recours peuvent-elles analyser la validité de revendications non attaquées par un opposant ou un requérant ? Sont-elles tenues par la déclaration de l’opposant de la R55 (c) CBE73 (now R76 (2) (c) EPC)?

Pour la Grande Chambre, l’obligation du déposant de déclarer dans quelle mesure il souhaite mettre en cause le brevet (R55 (c) CBE73) would be meaningless if that measure could be subsequently extended (point 10 of the reasons).

En conséquence, la division d’opposition ou la chambre de recours n’a aucun droit to analyze untested claims (point 11 of the reasons).

En revanche, il est tout à fait possible d’analyser des revendications dépendantes non attaquées (point 11 des motifs) :

  • si la revendication indépendante “mère” a été attaquée ;
  • if their validity is, prima faciedoubtful.

Section 26.2. Reasons for the challenge

Le raisonnement est-il le même pour les motifs de mises en cause ? Les divisions d’opposition ou les chambres de recours sont-elles tenues par la déclaration de l’opposant ?

Pour la Grande Chambre, l’A114 CBE73 permet à la division d’opposition d’examiner d’office certains motifs non soulevés, mais cela doit rester exceptionnel, notamment if prima facie ces motifs s’opposent, in whole or in part, maintaining the patent (point 16 of the reasons).

Pour la procédure devant les chambres de recours, il convient d’appliquer le principe de l’A114 CBE73 de manière beaucoup plus restrictive, car c’est une procédure judiciaire non inquisitoire (point 18 des motifs).

Ainsi, un argument non présenté au stade de l’opposition par l’opposant can not be presented at the appeal stage (unless, of course, it is accepted by the holder, point 18 of the reasons).

Chapter 27. G10 / 91 - Jurisdiction for analyzing the validity of claims

decision G10 / 91 was issued on March 31, 1993.

This decision reflects the reasons for grounds G9 / 91.

Chapitre 28. G11/91 – Correction d’erreurs évidentes

decision G11 / 91 was issued on November 19, 1992.

This decision resumed the substance of grounds G3 / 89 issued the same day.

Chapter 29. G12 / 91 - Final decision

decision G12 / 92 was issued on December 17, 1993.

En l’espèce, les faits étaient chronologiquement les suivants :

  • an opposition had been filed against a patent;
  • la chambre d’opposition décide de rejeter l’opposition et les trois membres de la chambre signent le formulaire prévu à cet effet ;
  • the licensee proposes to combine claims 1 and 2;
  • le formulaire est remis par la chambre d’opposition au service interne de courrier sans tenir compte de cette dernière proposition.
  • the form is mailed by the internal mail service.
    finProcessusInterneDecision

The question then is when the internal decision-making process is finished.

The Grand Chamber recalls that, for an oral procedure (point 2 des motifs), le processus interne de prise de décision survient lors de son prononcé, c’est-à-dire à la fin de la procédure orale. En effet, l’instance qui l’a rendue ne peut plus revenir dessus (sauf en cas de recours préjudiciel) .

According to the Grand Chamber and for a written procedure, the end of the internal process can not be :

  • the date of the mailing of the reasons by the internal mail service (point 6.2 of the reasons), since it does not reflect the date of the taking of the reasons;
  • the date of the signature by the three members (point 7.1 of the reasons) they can still reconsider their decision if an important element is brought to their knowledge;
  • the date of submission of the net copy by the division to the formalities section for the purpose of service (point 8 of the reasons), as it can not be determined from the file.

Ainsi, il ne reste plus que “the date of the delivery to the internal mail service de l’OEB, par la section des formalités de la division” (point 9 des motifs). Cette date peut, de l’avis de la Grande Chambre, être très facilement connu à partir du dossier puisque, d’après le Président de l’OEBit is always three days before the buffered date.

Chapitre 30. G1/92 – Accessibilité au public d’une composition ou d’une structure d’un produit divulgué

decision G1 / 92 was issued on December 18, 1992.

La question qui se posait en l’espèce était de savoir si la composition d’un produit était accessible au public par le simple fait que ce produit était accessible au public (des analyses étant nécessaires pour trouver la composition) ?

Pour la Grande Chambre, si l’homme du métier parvient à découvrir la composition ou la structure interne du produit et à la reproduire without excessive difficulty, alors le produit et sa composition ou sa structure interne sont compris dans l’état de la technique (voir point 1.4 des motifs).

La CBE ne prévoit aucunement que l’homme du métier soit incité à analyser la composition ou la structure interne d’un produit, et il n’est donc pas possible d’ajouter cette condition (point 2 des motifs) d’autant que cette condition serait subjective (point 2.1 des motifs).

Ainsi, toute divulgation d’un produit divulgue également sa composition ou sa structure (sous réserve que cette découverte par l’homme du métier ne présente pas de difficulté excessive).

Cette décision n’a pas de raison d’avoir été remise en cause par la CBE 2000.

Chapter 31. G2 / 92 - Non-payment of new search fees and unsuccessful claims

decision G2 / 92 was rendered on July 6, 1993.

Imagine the following situation:

  • a request is with two inventions present in the claims;
  • a non-unity objection is raised at the research stage (A82 CBE73) et la division de la recherche demande le paiement d’une taxe de recherche supplémentaire (R46 (1) CBE73);
  • the applicant does not pay this search fee;

Dans cette hypothèse, le demandeur peut-il demander un examen sur la deuxième invention (qui n’a pas fait l’objet d’une recherche) ?

La Grande Chambre considère que (point 2 des motifs), si malgré l’invitation de la division de la recherche, le demandeur décide de ne pas acquitter de nouvelle taxe de recherche, it will not be possible for him par la suite de faire de cette invention l’objet des revendications de sa demande.

Only a divisional will be possible.

Chapter 32. G3 / 92 - Unauthorized Claimant

decision G3 / 92 was issued on June 13, 1994.

TheA61 (1) (b) CBE73 prévoit notamment qu’en cas d’invention “volée” par un demandeur non habilité (ex. dépôt par un salarié alors que l’invention revenait à l’employeur), la personne s’étant faite volé l’invention peut déposer une nouvelle demande.

La question qui se posait était de savoir si l’A61 (1) (b) CBE73 s’appliquait même si la demande du demandeur non habilité n’était plus en instance (ex. absence de présentation de la requête en examen, oubli d’une taxe, etc.). En effet, la sécurité des tiers ne serait pas respectée dans cette hypothèse, pensant légitimement que l’invention objet des brevets est libre.

Pour la Grande Chambre, si la procédure de l’A61 CBE73 n’était plus applicable lorsque la première demande n’est plus en instance, cela reviendrait à accepter qu’un tribunal reconnaisse le droit au brevet à une personne, mais que l’OEB refuse un tel droit pour des raisons de procédures internes (point 5 des motifs).

Dès lors, il n’y a pas lieu de refuser, à une personne qui s’est vu reconnaitre un droit sur une invention par une instance nationale, le dépôt d’une demande selon l’A61 (1) (b) CBE73 (point 5.2 of the reasons).

Chapter 33. G4 / 92 - Basis for decisions and new arguments in oral proceedings

decision G4 / 92 was issued on October 29, 1993.

Lors d’une procédure inter partes, si une partie qui ne se présente pas à la procédure orale, renonce-t-elle à son droit d’être entendue ? Peut-on alors citer de nouveaux documents ou de nouveaux arguments à l’encontre de sa demande ou de son brevet ?

In fact, this question is much broader, because (point 3 of the reasons) it concerns the contradictory principle lors du rendu des motifs. En effet, l’A113 (1) CBE73 dispose “Decisions [...] can only be based on grounds on which the parties have been able to take a position” .

Thus, in order to respect the contradictory, a decision can not be based sure :

  • of the facts invoked for the first time during this oral procedure;
  • of the means of proof nouveaux (qui n’ont pas été même annoncé, point 9 des motifs).

However, a decision can be based sure :

  • of means of proof annoncés antérieurement à la procédure orale (et qui confirment les allégations d’une partie), mais produits que durant cette procédure orale ;
  • of new arguments (point 10 des motifs) dans la mesure où ils ne modifient pas les motifs sur lesquels se fonde la décision (car c’est seulement un raisonnement nouveau invoqué au soutien des moyens de droit et de fait déjà présentés).

Il n’y a pas de raison que la CBE 2000 ait changé cette décision.

Chapter 34. G5 / 92 - Restitutio in integrum

decision G5 / 92 was made on September 27, 1993.

In this decision, the questions asked are essentially the same as those asked for G3 / 91 so we will not detail the reasons for the decision (they are therefore identical 🙂).

Chapter 35. G6 / 92 - Restitutio in integrum

decision G6 / 92 was made on September 27, 1993.

In this decision, the questions asked are essentially the same as those asked for G3 / 91 so we will not detail the reasons for the decision (they are therefore identical 🙂).

Chapter 36. G9 / 92 - Non-Applicant and reformatio in pejus

decision G9 / 92 was rendered on July 14, 1994.

Dans l’hypothèse où une personne forme un recours, une autre partie à la procédure (un opposant non requérant, le titulaire non requérant, la chambre de recours, etc.) peut-elle demander à modifier, au détriment du requérant, la décision attaquée ?

According to the Grand Chamber, the Board of Appeal must base its decision ultra petita (ie without going beyond what is requested by the appeal).

Ainsi, si le titulaire est l’unique requérant, l’opposant ou la chambre de recours ne pourront pas demander le rejet d’un jeu de revendication accordé par la division d’opposition (point 14 des motifs).

Si l’opposant est l’unique requérant, le titulaire du brevet ne peut pas étendre la portée de ses revendications de manière incidente (point 16 des motifs).

Chapitre 37. G10/92 – Demande divisionnaire et demande mère sur le point d’être délivrée

decision G10 / 92 was issued on April 28, 1994.

Dans cette décision se posait la question de la date limite pour déposer une demande divisionnaire. En d’autres termes, jusqu’à quand une demande mère est en instance lorsque cette dernière est sur le point d’être délivrée

Il faut savoir que la R25(1) CBE73 a subi de nombreuses modifications pendant la vie de la CBE73. En l’espèce, la R25(1) se lisait comme suit lors de cette décision :

(1) Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance jusqu’au moment où il donne, conformément à la règle 51, paragraphe 4, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen.

Pour la Grande Chambre, il n’existe donc pas de difficulté d’interprétation et si le demandeur a donné son accord avec le texte de la demande mère, il n’est plus possible de diviser.

Cette décision n’est plus d’actualité puisque la rédaction de la R25 (1) CBE73 (puis de la R36(1) a) CBE, ajourd’hui supprimée) a été complètement changée.

Chapitre 38. G1/93 – Caractéristique restrictive, la tenaille “123(2)-123(3)”

decision G1 / 93 was issued on February 2, 1994.

Imaginons que durant l’examen, le titulaire rajoute une caractéristique limitative à une revendication. Cette caractéristique n’est pas, en réalité, supportée par la description.

Can the holder remove this feature in opposition simply?

The Grand Chamber stresses that A123 (2) CBE73 and A123 (3) CBE73 ne sont pas des dispositions interdépendantes (point 13 des motifs), principe qui voudrait alors dire que l’une ou l’autre disposition devant s’appliquer en fonction du cas de l’espèce. Ces dispositions sont bien independent et elles doivent toutes les deux s’appliquer en cas de modification(s) d’un brevet.

Ainsi, si, du fait de la présence dans les revendications d’une caractéristique violant les dispositions de l’A123 (2) CBE73, il est envisagé une modification, cette modification doit respecter l’A123 (3) CBE73 :

  • the amendment is refused if it extends the scope of the claims;
  • la modification pouvant être acceptée si la modification consiste dans le remplacement de la caractéristique par une caractéristique “plus restrictive” et supportée.

Cette décision reste d’actualité avec la CBE2000, les A123 (2) EPC and A123 (3) EPC being identical.

Chapter 39. G2 / 93 - Deposit of biological material and deposit number

decision G2 / 93 was issued on December 21, 1994.

In certain applications, reference may be made to certain biological material that is not accessible to the public (R28 (1) CBE73 or R31 (1) EPC) pourvu que soit communiqué une indication de l’autorité de dépôt et le numéro d’ordre de la matière biologique déposée dans un 16 months delay from the earliest priority.

La question qui se posait était de savoir si les dispositions de l’A91 CBE73 (ie additional time to correct an irregularity, in particular for the production of priority documents R38 (3) CBE73) pouvaient s’appliquer quand bien même cet article ne mentionnait pas explicitement ce cas.

Pour la Grande Chambre, il existe une différence fondamentale entre l’exigence de fourniture du “numéro d’ordre” (condition de fond pour la suffisance de description) et l’exigence de fourniture des documents de priorité (condition de forme). Ainsi aucune analogie n’est possible.

In conclusion, the deadline set for R28 (2) (a) CBE73 n’est pas prolongeable.

Chapter 40. G3 / 93 - Opposibility and Validity of Priority

decision G3 / 93 was issued on August 16, 1994.

La question qui se posait était de savoir si un document publié pendant le délai de priorité constitue une antériorité opposable, au titre de l’A54 (2) CBE73, à une demande de brevet européen lorsque la revendication de priorité (la demande comprend des éléments qui n’ont pas été divulgués dans le document de priorité).

Nous rappelons que l’A87 (1) CBE73 defines the right of priority. This is granted, in accordance with the Paris Convention, for the same invention than that in the priority document.

TheA89 CBE73 dispose que, lorsqu’une demande revendique valablement une priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l’application de l’A54 (2) CBE73, A54 (3) CBE73 (opposable state of the art), and A60 (2) CBE73 (the right to the patent belongs to the first applicant).

Thus, if a priority is invalid, any interim disclosure becomes enforceable (point 9 of the reasons).

Chapter 41. G4 / 93 - Non-Applicant and reformatio in pejus

decision G4 / 93 (disponible qu’en anglais) a été rendue le 14 juillet 1994.

Cette décision est la “version” anglaise des motifs G9/92.

Chapter 42. G5 / 93 - Restitutio in integrum

decision G5 / 93 was issued on January 18, 1994.

As you know, decision G3 / 91 emphasized that the following deadlines do not benefit of the restitutio in integrum (Euro-PCT application):

La Grande Chambre confirme son analyse, mais note que l’OEB avait lui-même publié une information contraire dans l’ “Avis aux déposants PCT” (JO OEB 1991, 333). Dans cet avis, il indiquait qu'”en cas de perte d’un droit [en raison du non-paiement de la taxe nationale de base, des taxes de désignation, de la taxe de recherche et des taxes de revendication], le déposant peut, en application de l’article 122 CBE, être rétabli dans ce droit” (point 2.1 des motifs).

Ainsi, il serait inéquitable que l’A122 ne puisse pas être utilisé dans de tels cas au moins jusqu’à la date à laquelle la décision G3/91 a été rendue accessible au public (point 2.3 des motifs).

Accordingly, the Grand Chamber indicates that the restitutio in integrum n’est bien pas possible pour les délais mentionnés ci-avant sauf si la requête en re was submitted before decision G3 / 91 was made available to the public.

Chapter 43. G7 / 93 - Late Amendments, After Agreement on the Granting Text

decision G7 / 93 was released on May 13, 1994.

If an applicant agrees under the R51 (4) CBE73 (now R71 (3) EPC), can it, before the final decision of issue, request a modification of the claims and withdraw its agreement on the previously validated text?

Pour la Grande Chambre, l’A113 (1) CBE73 ne donne aucun droit particulier au demandeur concernant son accord (aucun droit de modification notamment), mais interdit plutôt à l’OEB de prendre une décision sur un texte de demande autre que “the text proposed or accepted by the applicant or the patentee” (point 2.1 des motifs).

En l’espèce, la Grande Chambre souligne que la R86 (3) CBE73 (now R137 (3) EPC) donne un pouvoir discrétionnaire à l’OEB pour accepter les modifications proposées par le titulaire durant l’examen (point 2.3 des motifs). Pour autant, ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé dans un objectif constructif. Il faut ainsi tenir compte à la fois (point 2.5 des motifs) :

  • de l’intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable dans tous les États désignés, et
  • de l’intérêt de l’OEB à conclure la procédure d’examen en décidant la délivrance du brevet.

Ainsi, il est possible pour l’OEB de passer outre le “retrait” de l’accord du demandeur si l’OEB a invité le demandeur à payer les taxes de délivrance et d’impression et à déposer la traduction des revendications, et ne pas prendre en compte les modifications proposées. Pour autant, elle peut également prendre en compte ces dernières, si elles les trouvent pertinentes.

This decision was probably called into question by the new wording of the R71 (3) EPC : en effet, les modalités de l’accord du demandeur sur le texte a bien changé. Pour autant, le retrait de cet accord semble rester identique : l’OEB conserverait une totale discrétion sur la prise en compte de nouvelles revendications une fois cet accord donné.

Chapter 44. G8 / 93 - Withdrawal of the appeal by the applicant and termination of the appeal proceedings

decision G8 / 93 was issued on June 13, 1994.

Que se passe-t-il si un opposant, seul requérant, retire son recours ? La procédure d’opposition est-elle clôturée d’office ou la division d’opposition peut-elle poursuivre cette opposition en vertu de l’A114 (1) CBE73, especially if it considers that there are serious grounds for revoking or limiting the patent?

La Grande Chambre souligne tout d’abord qu’il n’est pas possible de “retirer son opposition” au stade du recours : seul le retrait du recours est possible (la question posée par la chambre de recours mélangeait ces concepts, point 2 des motifs).

Enfin, la Grande Chambre confirme sa décision G8/91 et indique qu’il n’est pas permis aux chambres de recours de continuer d’office un recours si un retrait du recours est effectué par le seul requérant, et ce quelque soit l’avis du titulaire du brevet.

Chapter 45. G9 / 93 - Opposition by the Holder

decision G9 / 93 was rendered on July 6, 1994.

Comme dans la décision G1/84, se posait la question de la légalité de l’opposition du titulaire contre son propre brevet. Cette question se posait, car la Grande Chambre avait considéré dans la décision G9/91 que son analyse sur le fondement de la procédure d’opposition était fausse dans la décision G1/84 (voir point 2 des motifs) :

on peut s’interroger sur la justesse de la déclaration, du moins en tant que généralisation, faite par la Grande Chambre de recours dans l’affaire G1/84 (JO OEB 1985, 299, point 4 de l’exposé des motifs : “… l’on aurait tort de les considérer (les procédures d’opposition prévues par la CBE) comme des procédures essentiellement contentieuses qui opposent des parties en conflit [… ]” . [… ]

En tout état de cause, la Grande Chambre de recours, dans sa composition actuelle, estime que la procédure d’opposition après délivrance prévue par la CBE doit en principe to be considered as a contentious procedure between parties normally defending opposing interestsand to which fair treatment must be accorded.

Thus, the grounds for the grounds G1 / 84, which allowed an opposition against oneself, remained applicable?

The answer is no ! (point 5 of the reasons)

Pour la Grande Chambre, il convient d’interpréter le “toute personne” de l’A99 (1) CBE73 à la lumière de la finalité de la procédure (point 3 des motifs). En particulier, l’argument de l’effort que doit fournir l’OEB pour “ne délivrer et ne maintenir que des brevets valables” ne semble pas suffisant (point 4.2 des motifs).

L’absence de limitation (à l’époque), si cela est un problème, doit plutôt être résolu par le législateur et non pas par des artifices juridiques d’interprétation (point 4.1 des motifs).

Chapitre 46. G10/93 – Portée de l’examen et procédure de recours ex-parte against a decision rejecting an application

decision G10 / 93 was issued on November 30, 1994.

Lors d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet en examen, la chambre de recours réeffectue-t-elle une analyse complète de la brevetabilité ou se limite-t-elle aux motifs de rejet de l’instance de première instance (i.e. sans réanalyser les conditions de validité que la division d’examen a considérées comme remplies).

La Grande Chambre note tout d’abord que, pour une procédure inter-parte, la prise en considération limited new grounds were justified by the contentious procedure (point 2 of the grounds) and by the judicial nature of the appeal.

On the contrary, the procedure ex-parte is an administrative procedure and therefore more inquisitorial (point 3 of the reasons). Thus, boards of appeal may take into account new grounds, new evidence or new facts.

Pour autant, il n’est pas nécessaire de réaliser un examen complet (point 4 des motifs), car cela relève de la compétence des divisions d’examen. Si la chambre de recours pense qu’une condition de brevetabilité n’est pas remplie, elle peut :

  • l’introduire dans la procédure de recours ;
  • demander à la division d’examen d’étudier la question.

This principle does not violate no reformatio in pejus (point 6 of the reasons), because no decision can be worse than the rejection of the application.

Chapter 47. G1 / 94 - Intervention in appeal proceedings

decision G1 / 94 was delivered on May 11, 1994.

TheA105 CBE73 dispose qu’un contrefacteur présumé peut intervenir à une opposition. Mais peut-il le faire lors d’une procédure de recours sur opposition (qui a une nature juridique différente de la procédure d’opposition : judiciaire et non administrative G8/91 !) ? L’intervenant peut-il soulever tout motif d’opposition ou est-il tenu par ceux déjà présentés ?

Dans une précédente décision (G4/91), la Grande Chambre de recours avait simplement indiqué que si aucune des parties à la procédure d’opposition ne formait recours sur opposition, toute intervention demeurait sans effet (point 1 des motifs).

En se référant aux travaux préparatoires de la CBE (point 8 des motifs), la Grande Chambre souligne que les discussions entre les États contractants souhaitaient bien inclure le recours dans le périmètre de l’A105 CBE73 and even adopted R57 (4) in order to moderate some negative effects by R57 (4) CBE73.

La Grande Chambre confirme ainsi que l’expression “procédure d’opposition” de l’A105 (1) CBE73 should be understood as also covering the appeal procedure Opposition (Point 10 of the reasons).

De plus, la Grande Chambre souligne que l’intervenant dans une telle procédure de recours peut présenter tany reasons, arguments or evidence qu’il souhaite, même si ceux-ci n’ont précédemment pas été invoqués (point 13 des motifs) : dans cette hypothèse, un renvoi en première instance peut être possible. En effet, interdire à l’intervenant de recourir à ces moyens de défense (sachant qu’il est accusé de contrefaçon) serait contraire à la finalité de l’intervention.

Chapter 48. G2 / 94 - Speech to the Board of Appeal and ex-parte proceedings

decision G2 / 94 was rendered on February 19, 1996.

En l’espèce, un mandataire agréé avait demandé à une chambre de recours l’autorisation qu’un ancien membre de la chambre (en l’espèce un ancien président ayant cessé ses fonctions deux ans auparavant).

What are the rules governing speaking by a non-proxy? Especially if he is a former president?

En premier lieu, la Grande Chambre renvoie à la décision G4/95 (qui a été rendue avant) pour ce qui concerne la prise de parole par un assistant (point 1 des motifs). Bien que la décision G4/95 s’applique à une procédure d’opposition, les principes restent le même pour une procédure ex-parte : la chambre dispose d’un pouvoir d’appréciation complet pour l’autoriser si elle le souhaite.

Pour autant, pour autoriser une intervention d’un intervenant, il convient de prévenir suffisamment tôt la chambre en indiquant le nom, la qualité, et le sujet abordé par l’intervenant (point 2 des motifs).

Si l’intervention est autorisée, l’assistant effectue alors son exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé (point 3 des motifs).

Concernant la prise de parole par un ancien membre de la chambre, il n’existe aucune règle les interdisant formellement : il convient donc de faire attention pour éviter, tout du moins, une “apparence de favoritisme” (point 4 des motifs) concernant les simples prises de paroles. Ainsi, les chambres de recours disposent (à défaut d’autres règles) d’un pouvoir d’appréciation afin de déterminer à partir de quand un ancien membre peut s’exprimer devant la chambre (point 7) : a priori 3 years should be a good compromise (point 8).

Chapitre 49. G1/95 – Nombre de motifs d’opposition de A100 a) CBE73

decision G1 / 95 was rendered on July 19, 1996.

Dans cette affaire, la chambre de recours avait rejeté une demande en considérant que l’objet revendiqué manquait d’application industrielle et n’était pas une invention (A52 (1) CBE73 and A52 (2) CBE73). Néanmoins, l’opposition formée ne mentionnait que la nouveauté (A54 CBE73) et l’activité industrielle (A56 CBE73).

En réalité, tous les articles précédents sont mentionnés sous une seule puce de l’A100 CBE73 (listant les motifs d’opposition possibles) :

a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 ;

La question qui se pose donc : est-ce que l’A100 a) CBE73 is a single reason or several reasons (point 2 of the reasons)?

For the Grand Chamber, bullet a) A100 CBE73 ne peut contenir qu’un seul motif, car les “fondements juridiques” de la nouveauté, de l’activité inventive, etc. sont différents (point 4 des motifs).

En conséquence, la chambre de recours ne peut pas introduire un nouveau motif (comme l’a indiqué la décision G9/91) non soulevé par l’opposant, quand bien même ce motif serait l’application industrielle et que l’opposant avait invoqué la nouveauté ou l’activité inventive.

Chapitre 50. G2/95 – Remplacement de l’ensemble de la demande pour cause d’erreur

decision G2 / 95 was released on May 14, 1996.

Imaginons qu’un déposant dépose une première demande en France, puis dépose une deuxième demande EP sous priorité de la demande française. Le dépôt de cette deuxième demande est complètement raté et la description déposée ne correspond en rien à l’invention de la première demande (ne rigolez pas… ça arrive).

Est-il possible, dans le cadre d’une correction d’erreur au titre de la R88 CBE73, de remplacer l’ensemble des pièces d’une demande par d’autres pièces (i.e. celles que le demandeur aurait voulues réellement déposer) ?

La Grande Chambre rappelle que les dispositions de l’A123 (2) CBE73 take precedence over the provisions of R88 CBE73 (point 2 des motifs). Ainsi, en raison de l’interdiction d’étendre l’objet d’une demande, il n’est possible de recourir à des documents other than the description, the claims and the drawings or documents that confirm the connaissances générales de l’homme du métier on the date of filing which is fixed by the A80 CBE73 (G3/89) : il n’est donc pas permis pour une rectification de faire appel à d’autres documents, même s’ils ont été produits lors du dépôt de la demande de brevet européen, qu’il s’agisse en particulier de documents de priorité, de l’abrégé, etc. (G3/89).

Donc non ! ce n’est pas possible…

Chapter 51. G3 / 95 - Referral inadmissible

decision G3 / 95 was delivered on November 27, 1995.

Elle n’est pas très intéressante, car la question soulevée par le président a été jugée irrecevable, les décisions citées n’étant pas contradictoires.

Chapter 52. G4 / 95 - Speaking in oral proceedings by a person other than the mandatary

decision G4 / 95 was rendered on February 19, 1996.

La question qui se posait était de savoir si un tiers (autre que le mandataire) pouvait prendre la parole pendant une procédure orale d’opposition.

La Grande Chambre n’y voit rien à redire, mais encadre cette pratique, quel que soit la personne prenant la parole : l’instance concernée must agree, accord given discretionally.

The main conditions of this agreement are:

  • une autorisation doit être demandée et elle doit contenir les nom et qualités de la personne souhaitant prendre la parole et préciser l’objet de l’exposé oral ;
  • cette autorisation doit arriver à l’OEB suffisamment tôt avant la procédure orale : les parties adverses doivent pouvoir préparer leur réponse à cet exposé. Sinon l’autorisation doit être refusée (sf. si accord des adversaires) (point 10 des motifs) ;
  • Speaking is under the permanent responsibility and control of the authorized representative (point 8 of the reasons).

Si cette décision s’applique surtout en opposition ou en recours sur opposition (procédure inter partes), il n’y a pas de raison qu’elle ne s’applique pas en ex parte, comme l’a souligné la décision G2/94 (rendue après).

Chapter 53. G6 / 95 - Application of R71 bis to the Boards of Appeal

decision G6 / 95 was rendered on July 24, 1996.

En l’espèce, le conseil d’administration de l’OEB avait ajouté une règle R71bis CBE73 en vertu des pouvoirs conférés par l’A33 (1) (b) CBE73. The R71bis (1) CBE73 prévoit notamment une notification, envoyée en même temps que la citation à procédure orale, détaillant les questions nécessaires d’examiner.

Or, une chambre de recours s’étonne de ce nouvel article (non pas vraiment sur le fond, mais sur la forme) : le conseil d’administration modifie bien le règlement sur la base de l’A33 (1) (b) CBE73 (pouvoir général), mais semble s’opposer aux règles de procédure des chambres de recours (ou RPCR, qu’il a lui-même arrêté selon l’A23 (4) CBE73, special power), RPR (2) of the RPCR not providing for such a notification (only the possibility).

In short, the Board of Appeal is a bit lost ... What should you apply?

La chambre de recours souligne que le RPCR n’a pas à “toujours se conformer à la version en vigueur du règlement d’exécution” (point 2 des motifs). En effet, le Conseil d’administration ne peut pas modifier le règlement d’exécution (i.e. introduction de la R71bis (1) CBE73) de telle sorte que l’effet d’une règle modifiée soit en contradiction avec la CBE elle-même (i.e. la validation du RPCR, les articles étant supérieurs aux règles, A164 (2) CBE73point 4 of the reasons).

So, the R71bis (1) CBE73 ne peut pas s’appliquer aux chambres de recours, sinon nous serions en plein dans la contradiction mentionnée ci-dessous (point 5 des motifs).

Chapitre 54. G7/95 – Attaque de la nouveauté en opposition alors que le motif soulevé est l’activité inventive

decision G7 / 95 was rendered on July 19, 1996.

En réalité, cette décision a été rendue le même jour que la décision G1/95 (sur le nombre de motifs de l’A100 a) CBE73) and shares substantially the same reasons.

Ici, la Grande Chambre indique que, néanmoins, si l’activité inventive et la nouveauté sont bien deux motifs distincts, il est possible d’attack the novelty de l’invention sans l’avoir soulevé explicitement (en ayant seulement soulevé l’activité inventive) pourvu que cette nouveauté soit analysée par rapport au document de l’état de la technique le plus proche.

Chapitre 55. G8/95 – Rectification d’une décision de délivrance et compétence des chambres de recours juridiques / techniques

decision G8 / 95 was issued on April 16, 1996.

Si une “request for amendment of the reasons for issuing” (R89 CBE73) est présentée par le titulaire et que la chambre d’Examen a refusé d’y faire droit.

The question that arose was which board of appeal was competent (technical or legal). Does it depend on the subject of the appeal?

La Grande Chambre rappelle que la compétence des chambres de recours contre les décisions de la division d’examen est définie par l’A21 (3) CBE73 (point 2 des motifs). La lettre a) indique que la chambre technique est compétente lorsque la décision attaquée est “relative [… ] à la délivrance d’un brevet européen” .

La question est donc celle de savoir si la décision rendue sur une requête en rectification des motifs de délivrance “est relative à” la décision de délivrance.

The Grand Chamber notes (point 3 of the reasons) that appeals against decisions to grant are aimed at obtaining what has been refused (A113 (2) CBE73), and therefore seek to have a mistake on the merits : c’est d’ailleurs pour cela qu’on peut faire un recours (A107 CBE73). La “request for amendment of the reasons for issuing” (R89 CBE73) is also intended to amend a decision, but mistake on the form (point 3.2 of the reasons).

Même si elle n’adresse que la forme, il est clair qu’une requête en rectification des motifs de délivrance est bien relative à la délivrance du brevet (point 3.3 des motifs) : en conséquence, la chambre de recours technique est bien compétente (point 6 des motifs) !

Chapter 56. G1 / 97

decision G1 / 97 was issued on December 10, 1999.

Section 56.1. Recours sur un recours / requête en vue d’une révision

Suite à une décision de rejet par une chambre de recours, un requérant avait fait un recours sur cette décision en indiquant que la décision de révocation avait été prise par une chambre exerçant les compétences de la division d’opposition conformément à l’A111 (1) CBE73 and that, therefore, his decision was subject to appeal.

Cependant, la Grande Chambre n’est pas d’accord : les décisions des chambres de recours acquièrent force de chose jugée dès qu’elles sont rendues, un recours selon l’A106 CBE73 contre ces décisions est donc exclu (point 2.a des motifs). L’A111 (1) CBE73 n’oblige absolument pas les chambres de recours de renvoyer les affaires en première instance afin que les parties gardent un droit de recours : les chambres de recours gardent un pouvoir discrétionnaire pour reformer les décisions.

Un tel recours doit être déclaré irrecevable par la chambre de recours qui a pris la décision dont la révision est demandée : la décision d’irrecevabilité peut être rendue immédiatement sans formalité processuelle.

Section 56.2. A122 et A121 permettant de corriger une violation d’un principe fondamental de procédure

In addition, the complainant had filed restitutio in integrum (A122 CBE73) and in continuation of the procedure (A121 CBE73). En effet, il soutenait qu’il n’avait pas eu l’occasion de déposer des jeux de revendications supplémentaires malgré toute l’attention qu’il avait porté à l’affaire, car la chambre de recours n’avait jamais indiqué son intention de rejeter.

Ce raisonnement n’est pas possible pour la Grande Chambre, car ces deux articles nécessitent le manquement d’un délai, ce qui n’est pas le cas dans la présente situation (point 2.b des motifs).

Section 56.3. R89 permettant de corriger une violation d’un principe fondamental de procédure

Le requérant avait également soutenu qu’une révision des motifs était possible sur la base de la R89 CBE73 (same arguments as before).

The Grand Chamber states that the R89 CBE73 allows formal errors in the decisions, but not substantive errors (point 2.c of the reasons).

Section 56.4. Cassation body

56.4.1. ECJ

The applicant also claimed that the travaux préparatoires of the Convention showed that the ECJ should be seized in the event of a fundamental breach of the procedure.

The Enlarged Board of Appeal disagrees. On the contrary, the referral to the ECJ was abandoned by the legislature for the benefit of the Enlarged Board of Appeal, which was sufficient as a regulatory body (point 2.e of the reasons).

Section 56.5. Création d’une voie spécifique

Par ailleurs, comme la grande majorité des pays de la convention prévoient une cassation possible en cas de violation fondamentale de la procédure, le requérant soutenait que l’A125 CBE73 gives the legal basis for such an annulment in the EPC system:

En l’absence d’une disposition de procédure dans la présente convention, l’Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États contractants.

La Grande Chambre ne pense pas que cet article soit suffisant : en effet, il fait référence à “des principes” et ne permettrait pas la création complète d’une voie spécifique de cassation (point 3.a à 3.d des motifs).

56.5.1. Contradiction avec l’ADPIC

Le requérant soutenait que, si aucun moyen de cassation n’était possible, l’A32 TRIPS (which is superior to the convention) is violated:

Pour toute décision concernant la révocation ou la déchéance d’un brevet, une possibilité de révision judiciaire sera offerte.

La Grande Chambre de recours n’est pas de cet avis, car l’A62 (5) TRIPS (règle spécifique aux décisions administratives contrairement à l’A32 TRIPS qui est applicable à toutes les décisions, voir point 5.d des motifs) est en réalité l’article applicable au cas d’espèce :

Les décisions administratives finales dans l’une quelconque des procédures mentionnées au paragraphe 4 pourront faire l’objet d’une révision par une autorité judiciaire ou quasi judiciaire. Toutefois, il n’y aura aucune obligation de prévoir une possibilité de révision des décisions en cas d’opposition formée en vain ou de révocation administrative, à condition que les motifs de ces procédures puissent faire l’objet de procédures d’invalidation.

En effet, une décision administrative (ici la décision de la chambre d’opposition), qui maintient un brevet, peut faire l’objet d’une révision (ici un recours) par une autorité judiciaire ou quasi judiciaire (ici une chambre de recours). Rien n’indique que l’A32 TRIPS doivent s’appliquer à la décision de révision (sinon, les recours s’imbriqueraient sans fin… ).

Chapter 57. G2 / 97 - Principle of good faith and failure to pay the appeal fee

decision G2 / 97 was issued on November 12, 1998.

Si le requérant ne paye pas de taxe de recours, le principe de bonne foi impose-t-il que l’OEB prévienne le “requérant potentiel” de son oubli ?

Selon la Grande Chambre (point 4.1 des motifs), la “protection de la confiance légitime des utilisateurs du système du brevet européen” exige que l’OEB signifie au demandeur toute perte de droit (éventuellement potentielle) si celui-ci peut s’attendre à recevoir un tel avis.

Par exemple, si l’OEB reçoit un courrier mentionnant “vous trouverez ci-joint un chèque” et qu’aucun chèque n’est présent, l’OEB doit notifier cette irrégularité potentielle. De même, si la requête du demandeur n’est pas claire, l’OEB doit demander au demandeur de clarifier sa requête.

Mais ce principe ne va pas au-delà : l’OEB n’a pas d’obligation de prévenir le demandeur si rien ne permet de douter.

Chapitre 58. G3/97 – Opposition et “homme de paille”

decision G3 / 97 was released on January 21, 1999.

La question qui se posait était de savoir si l’utilisation de “prête-nom” (couramment appelé “homme de paille”) était une pratique acceptable en opposition afin de cacher le véritable opposant ?

La Grande Chambre souligne que la notion de “véritable opposant” est juridiquement absurde, car tout tiers peut former une opposition et que la notion d’opposant est une notion procédurale (point 2.1 des motifs). Ainsi, la Grande Chambre a décidé qu’une opposition n’est pas irrecevable du seul fait que l’opposant est un homme de paille.

However, it does not make this practice a circumvention of the law:

  • l’opposant agit pour le compte du holder patent (circumvention of the principle laid down in G9 / 93, point 4.1 of the grounds);
  • l’opposant agit pour le compte d’un client dans le cadre d’activités qui, dans l’ensemble, sont caractéristiques de celles d’un mandataire agréé, sans posséder les qualifications requises par l’A134 CBE73 (point 4.2.1 of the reasons).

This does not prevent the following situations:

  • un mandataire agréé agit en son nom propre pour le compte d’un client (point 4.2.2 des motifs) ;
  • un opposant ayant son domicile ou son siège dans un État partie à la CBE agit pour le compte d’un tiers qui ne remplit pas cette condition (point 4.2.3 des motifs).

Lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a contournement abusif de la loi, il convient d’appliquer le principle of free appreciation of evidence : ces dernières doivent être apportées par celui qui invoque l’irrecevabilité, elles doivent être clear and unequivocal.

Chapitre 59. G4/97 – Opposition et “homme de paille”

decision G4 / 97 was released on January 21, 1999.

It contains the same reasons and decisions as G3 / 97.

Chapter 60. G1 / 98

decision G1 / 98 was issued on December 20, 1999.

Section 60.1. Claims encompassing a plant variety

En l’espèce, la chambre de recours ne savait pas s’il fallait qu’elle rejette une revendication de “plante transgénique” sachant que :

  • this claim effectively included certain specific plant varieties (but without claiming them individually);
  • theA53 (b) CBE73 prohibe les revendications de “variétés végétales” .

Nous rappelons qu’une variété végétale est (point 3.1 des motifs) un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être :

  • défini par l’character expression résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes,
  • distinguished de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères et
  • considered as an entity with regard to its ability to reproduce compliant.

Pour la Grande Chambre (point 3.1 des motifs), la chambre de recours confond portée et objet (i.e. invention sous-jacente) de la revendication. Seules sont interdites les revendications dont l’objet est une variété végétale : l’interdiction de l’A53 (b) CBE73 est une interdiction sur l’objet des revendications et non pas leur portée.

En effet, l’interdiction concernant la portée semble excessive, car si on utilisait un raisonnement similaire avec les dispositions de A53 a) CBE73a photocopier could be excluded from patentability (eg photocopying of banknotes, etc.).

Par ailleurs (point 3.4 des motifs), la Grande Chambre rappelle que cette interdiction a été créée afin d’éviter une double protection (par brevet et par le droit d’obtenteur végétal de la convention UPOV). Si cette interdiction est plutôt administrative, la convention UPOV de 1991 n’interdit plus la double protection. En tout état de cause, cet historique prône pour une interprétation stricte de A53 (b) CBE73 afin d’éviter de réduire le champ de la brevetabilité de manière indue (point 3.10 des motifs).

Section 60.2. Produit obtenu par un procédé d’obtention de variété végétale

La question se posait également était de savoir si une revendication d’obtention de variété végétale devait être exclue à cause de l’A64 (2) CBE73. Cet article dispose que les produits issus d’un procédé sont également protégés par une telle revendication, ce qui reviendrait, indirectement, à protéger les variétés végétales pourtant exclues par A53 (b) CBE73.

Pour la Grande Chambre (point 4 des motifs) il n’y a pas de problème, car la protection ainsi accordée aux produits n’est pas aussi large que celle accordée par une revendication de produit en tant que telle. En effet, le produit protégé est en réalité un “product by process” caractérisé par son mode de fabrication.

So, theA64 (2) CBE73 est inopérant pour analyser la brevetabilité d’une revendication.

Chapitre 61. G2/98 – Priorité et conditions pour être en présence de la “même invention”

decision G2 / 98 was released on May 31, 2001.

Le président a demandé quelques précisions sur la notion de “même invention” .

Tout d’abord, la Grande Chambre note que la CBE (A87 CBE73 and A88 CBE73 notamment) constitue un “particular arrangement” au sens de la CUP (prévu par l’A19 CUP) and therefore must respect this agreement (point 3 of the reasons).

In particular A88 (2) CBE73, première phrase et l’A88 (3) CBE73 correspondent à l’A4F of the CUP, et l’A88 (4) CBE73 correspond presque mot pour mot à l’A4H of the CUP (point 6.1 of the reasons).

En réalité, pour l’interprétation de “même invention” , il est possible d’avoir plusieurs interprétations (soit E la demande européenne revendiquant la priorité de la demande P) :

  • a strict interpretation : si l’objet A est revendiqué dans la demande E, alors la priorité est valable si A est divulgué seul dans P. Si l’objet A+B est revendiqué dans la demande E, alors la priorité est non-valable si A+B n’est pas divulgué tel quel dans dans P.
  • a wide interpretation : Si l’objet A+B est revendiqué dans la demande E, alors la priorité est peut être valable si A est divulgué seul dans P, mais que B est sans rapport avec la fonction et l’effet de A, et par conséquent avec le caractère et la nature de A.

Dans l’hypothèse d’une interprétation stricte, la “même invention” de A87 (1) CBE73 correspond à la notion de “même objet” de l’A87 (4) CBE73. Cette interprétation stricte est parfaitement en accord l’A87 (4) CBE73 or A88 (2) CBE73 at A88 (4) CBE73 (point 6.8). (point 6.8).

Dans l’hypothèse d’une interprétation stricte, il existe plus de difficulté. En effet :

  • l’A54(3) serait vide de sens… (point 8.1 des motifs)
  • the notion of first demand (A87 (4) CBE73) would become more complex to understand (point 8.2 des motifs) : en effet, si un demandeur dépose A+B puis A+B+C, il faudrait se demander si C ne serait pas une caractéristique non essentielle avant de déterminer si A+B+C est une première demande (et donc les priorités l’invoquant pourraient être non-valide) .
  • the notion of first demand (A87 (4) CBE73) would become subjective (point 8.3 of the reasons): depending on the documents cited, certain characteristics may become non-essential or may contribute to different technical problems;

En conséquence, il faut avoir une interprétation stricte : “même invention” signifie qu’il ne convient de reconnaître qu’une revendication figurant dans une demande de brevet européen bénéficie de la priorité que si l’homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, deduce directly and unambiguously l’objet de cette revendication de la demande antérieure considérée in general.

Chapitre 62. G3/98 – Délai de 6 mois et divulgations non opposables en cas d’abus vis-à-vis du demandeur

decision G3 / 98 was issued on July 12, 2000.

TheA55 (1) CBE73 prévoit une sorte de “délai de grâce” pour le dépôt d’une demande, en cas de divulgations résultant d’un abus à l’encontre du demandeur (ex. vol, violation d’un NDA, etc.).

The question was whether this time limit should be calculated:

  • à partir de la date de priorité(i.e prise en compte de l’A89 CBE73)
  • or from the date on which the European patent application was actually filed.

Tout d’abord, aucune référence à l’A55 CBE73 ne peut être trouvée dans l’A89 CBE73 alors que ce dernier mentionne nombre d’autres articles (point 2.1 des motifs).

In addition, theA55 (1) CBE73 ne parle pas de “date de dépôt” , mais de “dépôt” (qui est plus l’acte, qu’une date éventuellement différente de la date de l’acte) (point 2.2 des motifs). L’importance du terme “dépôt” est renforcée par son utilisation dans l’A55 (2) CBE73, utilisation qui ne laisse aucun doute quant à la différence avec l’expression “date de dépôt” (point 2.3).

En outre, les travaux préparatoires montrent (point 2.4 des motifs) qu’initialement l’expression utilisée était bien “date de dépôt” , mais que cela a été modifié sur demande de la délégation néerlandaise afin de bien montrer qu’il fallait comprendre la date à laquelle la demande de brevet était effectivement déposée.

In conclusion, the decisive date for the calculation of the six-month period is therefore the date on which the European patent application was actually filed (without taking into account any priorities).

Chapter 63. G4 / 98 - Retroactivity of designation and non-payment of designation fees

decision G4 / 98 was released on November 27, 2000.

Dans cette saisine du président se posait la question de l’effet du non-paiement des taxes de désignation… En effet, autant la date de dépôt que la liste des pays désignés pourraient être impactées et il est important de comprendre ce point.

En réalité, l’A91 (4) CBE73 dispose que la désignation d’un pays est “réputée retirée” si la taxe de désignation correspondante n’est pas payée (point 3.1 des motifs). Les travaux préparatoires font clairement ressortir que le non-paiement des taxes de désignation n’a pas d’effet sur la date de dépôt (A90 CBE73).

Lorsque la CBE souhaite indiquer une rétroactivité, elle utilise, de l’avis de la Grande Chambre (point 3.2 des motifs), la terminologie ” non-formé” or ” non-formulé” (cf. l’A94 (2) CBE73 pour l’examen, l’A99 (1) CBE73 pour l’opposition, l’A108 CBE73 pour le recours et l’A136 (1) CBE73 pour une transformation) plutôt que “réputée retirée” .

De plus, la décision G1/90 (point 6) avait déjà indiqué que “réputée retirée” signifiait que la perte de droit survenait à la fin du délai considéré (point 3.3 des motifs). Une interprétation différente de la même expression dans la CBE serait dangereuse.

Retroactivity could have the following effects (point 5 of the reasons):

  • perte de la date de dépôt (ce qui serait contraire à l’A4A (3) UPC, car cette condition n’est pas une condition pour avoir un dépôt national régulier) ;
  • destruction rétroactive des demandes divisionnaires issues de cette demande puisque cette demande n’existait pas au jour du dépôt de la demande divisionnaire (ce qui serait contraire au principe d’indépendance des demandes) ;
  • retroactive destruction of transformations.

Ainsi, de l’avis de la Grande Chambre, non-payment of designation fees can not have retroactive effect on the designated country lists (point 6 of the reasons).

La Grande Chambre note qu’il existe des mécanismes de prorogation de délai (R85 CBE73). Nevertheless,a non-designation does not take effect at the end of the extended period, mais bien à la fin du délai “normal” (point 7.2 des motifs) !

Chapter 64. G1 / 99 - Exceptions to the principle of no reformatio in pejus

decision G1 / 99 was released on April 2, 2001.

In the present case, an opponent was the only applicant and challenged the decision to maintain the patent in amended form. The patent had been modified in opposition by adding a feature.

Is it possible for the holder to delete this feature during the appeal (in breach of the principle of no reformatio in pejussince the scope is increased) if this feature is problematic for the patentability of the patent?

It is recalled that decision G9 / 92 (or G4 / 93, which is its English version) deals precisely with reformatio in pejus, unwritten jurisprudential principle (point 6 of the reasons) derived from the principle of judgment ultra petita.

There may be an exception to this principle in order to respond to a newly raised objection au cours de la procédure de recours, si le brevet tel que maintenu sous une forme modifiée devait sinon être révoqué, cette révocation étant la conséquence directe d’une modification irrecevable (A123 (2) CBE73) que la division d’opposition avait admise.

Dans de telles circonstances, le titulaire du brevet peut être autorisé, afin de remédier à cette situation, à présenter les requêtes suivantes, dans l’ordre :

  • modifications visant limiter la portée du brevet tel que maintenu (et qui ne sont pas contraires à l’A123 (2) CBE73);
  • modifications visant à étendre la portée du brevet tel que maintenu (mais dans les limites de l’A123 (3) CBE73);
  • suppression de la modification irrecevable (mais dans les limites de l’A123 (3) CBE73).

Chapitre 65. G2/99 – Délai de 6 mois et divulgations non opposables en cas d’abus vis-à-vis du demandeur

decision G2 / 99 was issued on July 12, 2000.

C’est la même décision que la décision G3/98 (version allemande).

Chapitre 66. G3/99 – Recevabilité d’opposition conjointe

decision G3 / 99 was released on February 18, 2002.

En l’espèce, plusieurs parties avaient réalisé une opposition conjointe et n’avaient payé qu’une seule taxe d’opposition. Cette pratique est-elle acceptable ?

Pour la Grande Chambre, il n’y a pas de raison de rejeter cette pratique tant que les exigences formelles sont respectées (i.e. les exigences de l’A99 CBE73 and some R55 CBE73) (points 9 and 10 of the reasons).

Lors d’une opposition conjointe, c’est le représentant commun désigné conformément à la R100 CBE73 qui doit introduire le recours (sinon, la chambre doit considérer que le recours n’est pas dûment signé et doit inviter le représentant commun à le signer dans un délai donné). La personne non habilitée qui a formé initialement le recours doit en être informée. Si l’ancien représentant commun ne participe plus à la procédure, un nouveau représentant commun doit être désigné conformément à la R100 CBE73 (points 14 and 20 of the reasons).

Si l’un des co-opposants se retire de la procédure, l’OEB doit en être informé par le représentant commun pour que ce retrait prenne effet (point 19 des motifs).

Chapter 67. G1 / 02 - Jurisdiction of officials

decision G1 / 02 was released on January 22, 2003.

En l’espèce, une taxe d’opposition avait été payée en dehors du délai fixé par l’A99 CBE73 et l’agent des formalités avait rendu une décision déclarant l’opposition non formée (suite à une notification de perte de droit et à une demande de décision selon R69 (2) CBE73).

Cette décision a été rendue par l’agent des formalités conformément au communiqué of the Vice-President in charge of Directorate-General 2 dated 28 April 1999 (p507, point 4 et point 6) et “visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d’opposition de l’OEB” .

For the Grand Chamber, the R9 (3) CBE73 permet bien au président de l’Office de déléguer certaines tâches à des agents de l’OEB non qualifiés comme juriste ou ingénieur (point 3 des motifs). En outre, l’A10 (2) (i) CBE73 permet au président de déléguer ses pouvoirs, notamment à ses vices-présidents, s’il le souhaite (point 3.2 des motifs).

Pour la Grande Chambre, il n’existe aucune “difficulté technique ou juridique particulière” qui empêcherait une telle délégation à des agents des formalités (point 6 des motifs).

As a result, authorized delegations are not contrary to the provisions of the EPC.

Chapitre 68. G2/02 – Priorité d’une demande d’un pays non membre de la CUP, mais des accords ADPIC

decision G2 / 02 was released on April 26, 2004.

En l’espèce, un demandeur cherchait à revendiquer une priorité indienne, sachant qu’à la date de dépôt de la demande indienne l’Inde ne faisait pas partie de la CUP, mais faisait partie des accords ADPIC (Warning, l’OEB ne fait pas partie des accords ADPIC, mais seulement partie de la CUP).

Bien que le contenu de la CUP et de l’accord ADPIC soit sensiblement identique concernant les priorités, l’A87 (1) CBE73 est claire (point 2 des motifs) : la priorité n’est possible que pour les adhérents à la CUP. Vouloir modifier ou interpréter largement ce point serait en réalité vouloir se substituer au législateur qui a seul le pouvoir de corriger cette erreur (points 8.3 et 8.6 des motifs).

Bien que les dispositions de l’A87 (5) CBE73 permettent une priorité “ad-hoc” et réciproque, jamais aucune communication du Conseil d’administration n’est venue valider cette priorité avec l’Inde (point 3.2 des motifs).

Cette décision n’est plus d’actualité, car l’A87 (1) EPC a changé et mentionne maintenant les “membres de l’Organisation Mondiale du Commerce” (qui ont tous ratifié l’accord ADPIC).

Chapitre 69. G3/02 – Priorité d’une demande d’un pays non membre de la CUP, mais des accords ADPIC

decision G3 / 02 was released on April 26, 2004.

This decision is identical to decision G2 / 02.

Chapter 70. G1 / 03 - Disclaimers

decision G1 / 03 was released on April 8, 2004.

The question was whether a disclaimer could be admitted, even if it would not be supported by the description (A123 (2) CBE73).

A "disclaimer" means an amendment to a claim that has the effect of introducing into the claim a "negative" technical characteristic, qui exclut normalement d’une caractéristique générale des modes de réalisation ou des domaines particuliers (point 2 des motifs).

Un disclaimer peut être admis s’il vise à :

  • restore novelty in relation to a state of the art A54 (3) CBE73 and A54 (4) CBE73 (so today A54 (3) EPC only);
  • restore novelty versus a fortuitous disclosure A54 (2) CBE73 (i.e. si étrangère à l’invention revendiquée et si éloignée d’elle que l’homme du métier ne l’aurait jamais prise en considération) (point 2.3.4 des motifs) ; et
  • exclude an object that falls under an exception to patentability under A52 CBE73 at A57 CBE73 pour des raisons non techniques (point 2.4.3 des motifs, en effet, et notamment pour le PCT, la connaissance de l’ensemble des exclusions peut être complexe pour le déposant).

A disclaimer should not take away more than is necessary.

If a disclaimer is relevant to the assessment of the inventive step or the sufficiency of the statement, then it is contrary toA123 (2) CBE73 (point 2.6.1 of the reasons).

Chapter 71. G2 / 03 - Disclaimers

decision G2 / 03 was released on April 8, 2004.

This decision is identical to decision G1 / 03.

Chapter 72. G3 / 03 - Reimbursement of the appeal fee and interlocutory revision

decision G3 / 03 was released on January 28, 2005.

The R67 CBE73 dispose qu’en cas de révision préjudicielle, la taxe de recours peut être remboursée par l’instance dont la décision a été attaquée. Mais peut-elle rejeter ce remboursement ?

Tout d’abord, la Grande Chambre fait remarquer (point 2 des motifs) que le recours préjudiciel permet de faire droit au recours (si “le remboursement est équitable en raison d’un vice substantiel de procédure“), mais l’instance dont la décision a été attaquée ne peut ni rejeter ce recours ni le déclarer non recevable ou non fondé (A109 (1) CBE73 and A109 (2) CBE73).

Bien entendu, il est nécessaire que le requérant demande ce remboursement pour qu’il soit fait droit (point 3 des motifs).

D’un point de vue de l’efficacité de la procédure (point 3.4.3 des motifs), la Grande Chambre pense qu’il est préférable laisser la chambre de recours décider du rejet ou non de la demande de remboursement, quand bien même l’instance dont la décision a été attaquée a fait droit par voie de révision préjudicielle.

Ainsi, l’instance du premier degré dont la décision a été attaquée n’a pas compétence pour rejeter la requête in reimbursement of the appeal fee. La chambre de recours est compétente (dans la composition définie par l’A21 CBE73, comme s’il n’avait pas été fait droit par voie de révision préjudicielle).

Chapter 73. G1 / 04 - Diagnostic method

decision G1 / 04 was released on December 16, 2005.

La raison de cette saisine était “simplement” le manque de clarté de l’interdiction de l’A52 (4) CBE73 (now A53 (c) EPC) : mais qu’est-ce donc “a diagnostic method"?

Après de longs développements, la Grande Chambre indique qu’est exclue la revendication qui comprend TOUTES les caractéristiques suivantes :

  • the deductive decision phase en médecine, en tant qu’activité purement intellectuelle (point 5.2 des motifs),
  • the previous steps which constitute the establishment of this diagnosis (point 5.3 of the grounds), and
  • the specific interactionsapplied to the human or animal body” (sans condition de type ou d’intensité, i.e. nécessitant simplement la présence du corps) qui surviennent lorsque sont mises en œuvre those of the previous steps which are of a technical nature.

S’il manque une étape, ce n’est, tout au plus, qu’un traitement de données (point 6.2.2 des motifs) ou qu’une acquisition de données.

It is without effect to know, pour savoir si un procédé doit être exclu au titre de la “méthode de diagnostic” , if a practitioner participates or must participate in the operations (presence or responsibility, point 6.1 of the reasons).

Chapter 74. G2 / 04

decision G2 / 04 was released on May 25, 2005.

Section 74.1. Transmission/cession d’une opposition

As in the decision G4 / 88, une chambre de recours s’est posé la question de savoir si une opposition pouvait être librement cédée. Pour la chambre de recours ayant réalisé la saisine, la décision G4/88 ne s’appliquait pas au cas d’une cession de filiale détenue à 100 % sachant que l’opposition avait été initiée par la maison mère.

For the Grand Chamber (point 2.1.1 of the reasons), the decision G4 / 88 ne s’est pas prononcée sur le fait qu’une opposition pouvait être cédée. En revanche, la decision G3 / 97 (point 2.2 de cette décision) a bien dit qu’une cession d’une opposition n’était pas libre.

Il est clair que (point 2.1.2 des motifs) la qualité d’un titulaire est l’accessoire d’un brevet. Néanmoins, on ne peut pas traiter de manière identique le titulaire et l’opposant, car les situations juridiques sont différentes : l’opposition est une action sans titre et n’est donc pas l’accessoire d’une quelconque entité.

Dans la décision G4/88, la Grande Chambre validait la transmission de la qualité d’opposant lors de la transmission d’une partie des activités économiques d’une entreprise. Néanmoins, pour la Grande Chambre, la notion de “partie des activités économiques d’une entreprise” ne saurait être assimilée à la vente d’une filiale ayant elle-même ses activités (point 2.2 of the reasons).

En effet, la filiale aurait très bien pu former une opposition (éventuellement une co-opposition), ce qui n’était pas possible dans la situation des motifs G4/88 (car “l’activité d’une entreprise” n’a pas de personnalité morale, point 2.2.1 des motifs).

En conséquence, la qualité d’opposant ne peut être librement transmise, quand bien même l’opposition serait dans l’intérêt d’une de ses filiales cédées.

Section 74.2. Identité du requérant concernant un recours sur la titularité d’une action

Comme vous l’avez compris, on ne savait pas ici si l’opposition pouvait être cédée et donc on ne savait pas qui avait la possibilité d’introduire l’action.

La Grande Chambre propose une approche pragmatique : même si les actes de procédure ne doivent normalement pas comporter de conditions (point 3.2.1 des motifs), il est possible, pour éviter toute insécurité juridique, de déposer le recours au nom de la personne la plus probable (interprétation subjective donc… ) et à titre subsidiaire, au nom d’une autre personne, selon une autre interprétation possible.

Chapter 75. G3 / 04 - Intervention during appeal and withdrawal of appeal

decision G3 / 04 was issued on August 22, 2005.

In that case, the question was whether an appeal could continue with an intervener, even though the only complainant had withdrawn his appeal.

Pour la Grande Chambre (point 5 des motifs), l’intervenant doit nécessairement acquitter la taxe d’opposition (A105 (2) CBE73) afin de pouvoir intervenir, quand bien même cela ne serait qu’au stade du recours.

Pour autant, l’A107 CBE73 ne prévoit pas que l’intervenant puisse acquérir le statut de requérant s’il fait une intervention à ce stade de la procédure (point 6 des motifs). En effet, seules peuvent former recours les parties à l’opposition (et l’intervenant ne l’était pas).

Le fait de faire partie de droit à la procédure ne signifie pas pour autant que l’intervenant est requérant.

So, si l’unique recours a été retiré, la procédure ne peut pas se poursuivre avec une partie qui est intervenue pendant la procédure de recours.

Chapter 76. G1 / 05 (1) - Exclusion and Disqualification

Si le membre d’une chambre de recours avance, dans sa déclaration d’abstention, une raison pouvant constituer en soi un motif éventuel de récusation pour partialité, la décision relative au remplacement du membre concerné de la chambre doit normalement en tenir dûment compte (point 7 des motifs).

Dans la procédure devant la Grande Chambre de recours, s’il n’existe pas de circonstances particulières jetant le doute sur la capacité d’un membre de la Chambre à apprécier ultérieurement les arguments d’une partie avec impartialité, un membre de la Grande Chambre de recours ne saurait éveiller de soupçon de partialité au motif qu’une chambre de recours dont faisait partie le membre concerné a pris position sur la question dans une décision antérieure (point 27 des motifs).

Chapitre 77. G1/05 (2) – Correction d’une demande divisionnaire lorsque la demande mère n’est plus en instance

decision G1 / 05 was released on June 28, 2007.

Pour rappel, l’A76 (1) CBE73 has:

Une demande divisionnaire [… ] ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s’étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée

En l’espèce, il se posait la question de savoir si une demande divisionnaire qui s’étend, à sa date de dépôt effective, au-delà du contenu de la demande initiale (i.e. non-respect de A76 (1) CBE73) can be corrected a posteriori, quand bien même la demande mère n’est plus en instance.

La Grande Chambre fait remarquer (point 2.6 des motifs) que, initialement, la CBE contenait deux dispositions qui visait respectivement à traiter les conflits les exigences de défense nationale (car les demandes divisionnaires sont déposées à l’OEB directement) et à éviter que la demande pending ne contienne des éléments ajoutés. La disposition actuelle de l’A76 (1) CBE73 résulte de la fusion de ces dispositions et il n’y a pas de raison particulière pour interpréter différemment cette disposition. L’objectif de cette disposition est donc (point 2.7 des motifs) :

  • définir une condition de forme en vue d’empêcher les demandeurs d’ajouter à une demande divisionnaire des éléments nouveaux qui pourraient appeler des objections au titre de la sécurité nationale et
  • define the substantive condition of the patentability of divisional applications, namely that the latter can not contain any added element in relation to the application from which they originate.

Ainsi, pour la Grande Chambre, le fait d’avoir une demande divisionnaire qui ne satisfait pas aux exigences de l’A76 (1) CBE73 lors de son dépôt n’est pas un motif de non-validité de cette demande (point 2.9 des motifs).

A priori, l’A96 (2) CBE73 s’applique (point 3.4 des motifs) et il est possible de modifier sa demande divisionnaire afin de la faire respecter l’A76 (1) CBE73 (point 3.6 and point 7 of the reasons). The preparatory work goes in this direction (point 4.2 of the reasons).

Whether the parent application is successful or not is irrelevant (point 8.1 of the reasons), since the divisional application is a new independent application.

Chapter 78. G1 / 06 - Cascade of Divisional Applications

decision G1 / 06 was released on June 28, 2007.

It contains the same facts and the same reasons as G1 / 05, but the decision is distinct.

La question qui se posait ici était de savoir comment traiter les cascades de demandes divisionnaires au regard de l’A76 (1) CBE73 : doit-on regarder que la demande précédente ou toute la cascade des demandes divisionnaires pour connaitre les “elements of the initial application"?

Tout d’abord, la Grande Chambre fait remarquer que, bien que non explicitement mentionnées dans l’A76 (1) CBE73, les demandes divisionnaires de demandes divisionnaires (i.e. cascade de divisionnaires) semblent possibles puisqu’une demande divisionnaire est une demande comme une autre (point 10.2 des motifs).

Pour la Grande Chambre, il n’est possible d’attribuer la date de dépôt de la demande initiale que si la demande divisionnaire contient effectivement des éléments de cette demande initiale et que toutes les demandes divisionnaires intermédiaires contiennent également ces éléments.

Un élément qui aurait été omis lors du dépôt d’une demande antérieure de la série ne peut être réintroduit dans cette demande ni dans aucune demande divisionnaire qui la suit dans la série (point 11.2 of the reasons).

Chapter 79. G2 / 06 - Use of embryos

decision G2 / 06 was released on November 25, 2008.

Following the Directive 98/44 / EC of the European Parliament, the rules R23ter CBE73 at R23sexies CBE73 ont été ajoutées au règlement d’exécution (décision en date du 16 juin 1999 du conseil d’administration, entrée en vigueur le 1er septembre 1999). En particulier, la R23d (c) CBE73 dispose que les brevets européens ne sont pas délivrés pour “Uses of human embryos for industrial or commercial purposes” comme étant contraires à l’ordre public (A53 a) CBE73).

The question then was whether the R23d (c) CBE73 s’appliquait rétroactivement aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette règle.

Sur cette question, il a été demandé à la Grande Chambre d’effectuer un recours préjudiciel auprès de la CJUE. La Grande Chambre considère que rien ne l’y oblige et même que rien ne l’y autorise (points 3 à 11 des motifs) : si cela est le cas pour des instances judiciaires nationales (Article 234 of the EC Treaty) la Grande Chambre est plutôt une organisation internationale dont les États contractants ne sont pas tous membres de l’UE (point 4 des motifs).

For the Grand Chamber (point 13 of the reasons), the fact that the Council does not provide for a transitional provision is an unmistakable sign that these rules must be applied immediately to all pending applications. Ceci est renforcé par la référence à l’A53 a) CBE73 : cette liste vient simplement expliciter un article déjà présent et rien n’indique que l’exploitation commerciale des embryons humains n’ait jamais été considérée comme brevetable..

The R23d (c) CBE73 exclue explicitement “les uses d’embryons humains” : faut-il penser que les produits qui ne peuvent être obtenus que via l’utilisation d’embryons humains (tout du moins à la date de dépôt) sont autorisés ?

Pour la Grande Chambre, la formulation de la revendication (i.e produit vs. procédé) ne doit pas jouer (point 22 des motifs). Sinon, il suffirait de rédiger habilement et judicieusement sa revendication pour éviter l’exclusion… ce qui serait contraire à l’objectif poursuivi : le respect de la dignité humaine.

So, des produits obtenus via l’utilisation d’embryons humains doivent également être interdits (même si après la date de dépôt on trouve une méthode n’utilisant pas d’embryons humains, point 33 à 35).

Chapter 80. G1 / 07 - Surgical method

decision G1 / 07 a été rendue le 15 février 2010 (le texte français n’est pas disponible en HTML donc voici la décision G1/07 en format PDF qui a été publiée dans le OY 2011, 134).

La question qui se posait ici était de savoir si, dans un procédé majoritairement non chirurgical, une “petite interaction” avec le corps humain (comme l’injection d’un produit de contraste dans une veine) devait être exclue au titre de l’exclusion des “méthodes chirurgicales” (A52 (4) CBE73 or A53 (c) EPC) même si son but n’était pas de soigner ou de maintenir en vie la personne.

Pour la Grande Chambre, il est clair que la revendication d’une seule étape “chirurgicale” fait tomber la revendication sous l’interdiction de l’A53 (c) EPC (point 3.2.5 of the reasons).

Il n’est pas important de connaitre le but de cette étape “chirurgicale” : qu’elle soit réalisée pour soigner, pour diagnostiquer ou à des fins esthétiques, la réponse est la même (point 3.3.2.5 à point 3.3.10 des motifs). En effet, s’il fallait comprendre “méthode chirurgicale” par “méthode chirurgicale dans un but thérapeutique” , cette exclusion serait déjà couverte par l’interdiction des “méthodes thérapeutiques” et ne servirait donc à rien.

Le fait que la décision G1/04 (point 6.2.1 de cette décision) ait indiqué que “Les méthodes chirurgicales au sens de l’article 52(4) CBE incluent toute intervention physique sur le corps humain ou animal dans laquelle le maintien de la vie et de la santé du sujet est d’une importance primordiale” signifie en réalité (point 3.3.5 des motifs) que les méthodes chirurgicales sont des méthodes nécessitant une attention particulière provoquée par le danger que celles-ci font courir à la personne qui subit l’intervention.

En clair (point 3.4.2.7 des motifs) la Grande Chambre considère qu’une étape chirurgicale est ;

  • invasive stage,
  • representing a substantial physical intervention on the body,
  • which requires professional medical expertise,
  • et qui présente un risque pour la santé, même lorsqu’il est effectué avec les soins professionnels et l’expertise nécessaires.

Attention, the risk for health doit être lié au mode d’administration et non pas à un autre élément (ex à l’agent de contraste injecté en tant que tel qui pourrait être allergène) (point 3.4.2.3 des motifs).

Il est bien sûr possible de prévoir un “disclaimer” pour écarter une application chirurgicale sur le corps humain ou animal.

Il est également possible d’omettre une étape si la revendication reste claire (point 4.3.1 des motifs). En particulier, on peut chercher à utiliser des formulations comme “préinjectées” , etc.

Chapter 81. G2 / 07 - Essentially biological process

decision G2 / 07 a été rendue le 9 décembre 2010 (le texte français n’est pas disponible en HTML donc voici la décision G2/07 en format PDF qui a été publiée dans le OCT 2012, 130).

On l’appelle la décision “Broccoli” 🙂

Comme vous le savez, l’A53 (b) EPC provides that "les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux” sont exclus de la brevetabilité même si on accepte les “microbiological processes” .

According to R26 (5) EPC, un procédé d’obtention de végétaux ou d’animaux est essentiellement biologique “s’il consiste full en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection” .

En l’espèce, il était revendiqué un procédé non microbiologique d’obtention de végétaux comportant une étape de croisement, mais également une étape de sélection. Ce procédé est-il brevetable si le procédé comprend une étape “technique” (en plus ou dans une étape de croisement / sélection) ?

For the Grand Chamber (reasons 6.4.2.3):

  • must be excluded un procédé comportant une étape de croisement et une étape de sélection et que l’intervention humaine a pour but de permettre l’exécution de ces étapes.
  • should not be excluded a method comprising a crossing step, a selection step and an additional step of a technical nature:
    • qui introduit de façon autonome un caractère dans le génome ou modifie un caractère dans le génome (l’introduction ou la modification de ce caractère ne résulte pas du mélange des gènes des végétaux choisis pour le croisement par voie sexuée) ;
    • which is performed as part of the crossing and selection steps (so any additional technical steps that are performed either before or after the cross-breeding and selection process) should be ignored.

Chapter 82. G1 / 08 - Essentially biological process

La décision G1/08 a été rendue le 9 décembre 2010 (le texte français n’est pas disponible en HTML donc voici la décision G1/08 en format PDF qui a été publiée dans le OG 2012, 206).

It contains the same facts and reasons as decision G2 / 07.

Chapter 83. G2 / 08

decision G2 / 08 a été rendue le 19 février 2010 (le texte français n’est pas disponible en HTML donc voici la décision G2/08 en format PDF qui a été publiée dans le OJ 2010, 456).

Section 83.1. Dosage/Posologie d’un médicament

En l’espèce, la chambre de recours se demandait si une “utilisation d’un produit X pour produire médicament pour un traitement de la maladie Y par voie orale once a day” pouvait être brevetable si cette utilisation était connue except for the dosage.

Comme vous le savez, l’A54 (5) EPC (formerly A54 (5) CBE73) dispose qu’une substance connue peut être brevetable si elle peut être utilisée comme médicament (on parle de “first therapeutic effect“).

In addition, theA54 (5) EPC (qui n’avait pas d’équivalent en CBE73) dispose qu’une substance connue peut être brevetable “for any specific use” jusqu’à là inconnu (on parle de “second therapeutic effect“). Ainsi, le vide juridique qui existait auparavant (et qui a été comblé par la décision G6/83 de la Grande Chambre de recours) n’existe plus (point 5.9 des motifs).

Pour la Grande Chambre, il n’y a pas lieu d’interpréter “for any specific use” de manière restrictive (i.e. “to cure a new disease” , point 5.9.1.1 des motifs, point 5.10 des motifs), car cela serait contraire à l’interprétation courante de cette expression.

Ainsi, il convient d’accepter la brevetabilité d’un “different therapeutic treatment” si, bien sûr, les conditions de nouveauté et d’activité inventive sont respectées (point 5.10.9 des motifs).

Ce traitement thérapeutique différent peut très bien être une “posologie” (point 6.1 des motifs). Ainsi, une new dosage can make patentable a claim (point 6.2 of the reasons).

Section 83.2. End of Swiss type claims

Comme l’A54 (5) EPC n’existait pas sous le régime de la CBE73, la Grande Chambre avait autorisé les revendications de type suisse dans la décision G6/83 (point 7.1.1 des motifs) :

  • au lieu de revendiquer “Drug containing the compound X for therapeutic use Y” ,
  • on revendiquait “Utilisation d’un composé X afin d’obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Y” .

En effet, la première formulation ne permettait pas de surmonter les problèmes de nouveauté. Depuis la CBE 2000, cette problématique a disparu et il n’y a plus lieu d’appliquer la jurisprudence précédente (point 7.1.2 des motifs).

Les revendications de type suisse posaient, en effet, le problème (point 7.1.3 des motifs) de l’absence de toute relation fonctionnelle entre :

  • therapeutic characteristics (possibly conferring novelty and inventive step) and
  • the claimed manufacturing process.

Ainsi, il convient de ne plus utiliser le formalisme des revendications de type “suisse” (applicable à partir de 3 mois à compter des motifs de la Grande Chambre).

Chapitre 84. G3/08 – Programme d’ordinateur

decision G3 / 08 a été rendue le 12 mai 2010 (le texte français n’est pas disponible en HTML donc voici la décision G3/08 en format PDF qui a été publiée dans le OG 2011, 10).

En l’espèce, le président avait saisi la Grande Chambre de recours (en vertu A112 (1) (b) EPC), car il lui semblait que certaines décisions étaient “divergentes” concernant la brevetabilité des logiciels :

  • T 1173/97 : cette décision met l’accent sur la fonction du programme d’ordinateur (le programme revendiqué a-t-il un caractère technique ?) et ignore complètement la formulation de la revendication (en l’espèce, la chambre accepte la formulation “computer program” , car celui-ci possède, en puissance, la capacité de produire un effet technique “supplémentaire”) ;
  • T 424/03 : cette décision met l’accent sur the wording of the claim (en l’espèce, la chambre refuse la formulation “computer program” , mais accepte “produit programme d’ordinateur” , ou “computer-implemented method“)

Pour la Grande Chambre, “décisions divergentes” et “évolution du droit” ne doivent pas être confondues : l’évolution du droit ne permet pas une saisine valable de la Grande Chambre au titre de l’A112 (1) (b) EPC (point 7.3.1 of the reasons).

En effet, il peut arriver que les chambres de recours changent de fusil d’épaule (éventuellement de manière radicale) en déclarant que la pratique antérieure n’est plus pertinente (point 7.3.5) : dans cette hypothèse, il n’y a pas de divergences, car il est clair que l’ancienne pratique ne doit plus être suivie.

Selon la Grande Chambre (point 10.9 à 10.12 des motifs), il convient de considérer qu’il n’y a pas de divergence entre ces deux décisions, mais plutôt une évolution naturelle de la jurisprudence (car only changes the legal basis for rejection or grant and not the decision as suchpoint 10.13 of the reasons).

En conséquence, la saisine du président n’est pas valable.

Chapitre 85. G4/08 – Langue de la procédure lors d’entrée en phase PCT

decision G4 / 08 was issued on February 16, 2010 (although the decision is in French, here is also decision G4 / 08 in PDF format which was published in OG 2010, 572).

En l’espèce, la question qui se posait était de savoir s’il était possible de choisir librement sa langue de procédure (éventuellement par le dépôt d’une traduction) si la demande PCT avait déjà été publiée dans une langue de l’office.

TheA14 (3) EPC dispose que “la langue officielle de l’Office européen des brevets in which the patent application European has been filed or translated must be used as the language of the procedure” (point 3.2 des motifs).

Pour la Grande Chambre (point 3.4 des motifs), le fait que l’A153 EPC fasse clairement la distinction entre les langues de l’office et les autres langues permet de comprendre que l’expression “une autre langue” de l’A153 (4) EPC fait bien référence à “a autre langue que les langues de l’office” et non “a language other than that desired by the applicant as a language of” . De plus, la référence à la protection provisoire vient renforcer ce point : comment comprendre sinon que la protection provisoire soit refusée sous prétexte d’avoir été publiée en français alors que la langue de la procédure voulue est l’anglais ?

No provision of the PCT (and in particular its R49.2 PCT) provides for the possibility of choosing the official language if the application is already in one of the authorized languages (point 2.8 and point 3.6 of the reasons).

So, il n’est pas possible de choisir librement la langue de la procédure (possibly translating his request) if the PCT publication language is already one of the official languages (paragraph 3.10 of the reasons).

De même, l’OEB ne peut pas autoriser, en cours de procédure, la substitution à la langue de la procédure de l’une de ses autres langues officielles en tant que nouvelle langue de la procédure. En effet, cette possibilité a été supprimée de la R3 (1) CBE73 in 1991 and can not be added by see Praetorian (point 4.5 of the reasons).

Chapter 86. G1 / 09 - Pending Application and Divisional Application

decision G1 / 09 a été rendue le 27 septembre 2010 (le texte français n’est pas disponible en HTML donc voici la décision G1/09 en format PDF qui a été publiée dans le OY 2011, 336).

As you know, the R36 (1) EPC dispose qu’il est possible de “déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure still pending” .

LA question qui se posait était de savoir si une demande qui a été rejetée demeure en instance jusqu’à l’expiration du délai de recours, lorsqu’aucun recours n’a été formé. Ou avant ?

En effet, il n’existe pas de définition dans la CBE de “demande en instance” (point 3.1 des motifs).

Tout d’abord, il convient de ne pas confondre “procédure en instance” et “demande en instance” (point 3.2.2 des motifs), la procédure pouvant être suspendue alors que la demande est toujours en instance.

La signification de “demande en instance” dans la R36 (1) EPC se rapporte au droit procédural du demandeur d’effectuer une action : la division (point 3.2.3 des motifs). Ainsi, les substantial rights that the EPC confers on demand still exist when the application can be divided (point 3.2.4 of the reasons).

Or, l’A67 (4) EPC montre clairement que les droits substantiels, que confère la demande de brevet, disparaissent après qu’elle “a été rejetée en vertu d’une décision passée en force de chose jugée” . Ainsi, il est nécessaire que la décision de rejet soit définitive pour que les droits substantiels disparaissent (point 4.2.1 des motifs).

Consequently, une demande peut être divisée, même si celle-ci est rejetée, mais jusqu’à l’expiration du délai de recours (point 4.2.4 of the reasons) même si aucun recours n’est formé.

Chapitre 87. G1/10 – Correction d’un brevet par la voie d’une correction d’une décision

The demand G1 / 10 a été rendue le 23 juillet 2012 (le texte français n’est pas disponible en HTML donc voici la décision G1/10 en format PDF qui a été publiée dans le OG 2013, 194).

The R140 EPC has:

Dans les décisions de l’Office européen des brevets, seules les fautes d’expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées.

En l’espèce, un demandeur pouvait invoquer la R140 EPC afin de corriger le texte délivré d’un brevet (par exemple, dans une procédure d’opposition). L’articulation avec la procédure en instance (ex parte vs. inter partes), inter alia, put questions to the Board of Appeal.

For the Grand Chamber (point 5 of the reasons), il n’est pas possible de corriger un brevet à l’aide la R140 EPC (and this had already been said for the R89 CBE73 in decision G1 / 97). Indeed, it appears from the travaux préparatoires that the legislator wanted to prevent third parties from being prejudiced.

En tout état de cause, à compter de sa délivrance, un brevet européen ne relève plus de la compétence de l’OEB (point 6 des motifs).

It should be noted that the applicant can completely correct a manifest error prior to delivery by means of the R139 EPC (point 9 des motifs). De plus, le demandeur dispose d’un délai de 4 mois pour donner son accord sur le texte délivré (point 10 des motifs). Si l’OEB rend une décision non conforme à l’accord du demandeur, celui-ci peut alors formé recours, car celui-ci a été lésé par la violation de l’A113 (2) EPC (point 12 of the reasons).

In conclusion, the R140 EPC permet de rectifier des erreurs contenues dans des décisions de l’OEB (hors délivrance), et non des erreurs figurant dans des pièces produites par un demandeur de brevet ou le titulaire d’un brevet (point 11 des motifs).

Chapter 88. G2 / 10 - Disclaimer and A123 (2)

decision G2 / 10 a été rendue le 30 août 2011 (le texte français n’est pas disponible en HTML donc voici la décision G2/10 PDF qui a été publié dans le OCT 2012, 376).

La question qui se posait était de savoir si un disclaimer pouvait être contraire à l’A123 (2) EPC if the excluded embodiment was explicitly described in the application.

De l’avis de la Grande Chambre, bien que le sujet des disclaimers a été largement discuté dans la décision G1/03 (point 3.9 des motifs), cette décision n’aborde pas la problématique de la présente question : celui d’un disclaimer qui vise pourtant un mode de réalisation (ou plus généralement, un objet) décrit.

En tout état de cause, la décision G1/03 n’a jamais affirmé que l’introduction d’un disclaimer ne changeait jamais le contenu technique de la demande (point 4.4.2 des motifs).

Ainsi, et conformément à l’application de l’A123 (2) EPC, il convient de vérifier que l’introduction du disclaimer n’apporte pas de nouvelles informations techniques à l’homme du métier (point 4.5.1 of the reasons, direct and unambiguous deduction of the application as filed on the basis of his general knowledge).

Par exemple, si l’introduction d’un disclaimer provoque de fait la sélection dans un intervalle d’un sous-intervalle non- écrit, il sera probable que ce disclaimer ne devrait pas être autorisé (point 4.5.4 des motifs)

Pour déterminer si c’est le cas ou non, il est nécessaire de procéder à une case by case assessment portant sur l’ensemble des aspects techniques, en tenant compte :

  • de la nature et de l’étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée,
  • de la nature et de l’étendue de l’objet exclu,
  • ainsi que de sa relation avec l’objet restant dans la revendication telle que modifiée.

A priori, le fait que le mode de réalisation exclu est divulgué dans la description est sans importance (point 4.5.5 des motifs) : en effet, le demandeur peut choisir le mode de réalisation qu’il souhaite et il n’est pas obligé de tous les intégrer.

Chapter 89. G1 / 11 - Jurisdiction of the Legal Boards of Appeal

decision G1 / 11 was released on March 19, 2014.

Dans cette affaire, une chambre de recours juridique avait été saisie pour connaître d’un recours contre une décision par laquelle une division d’examen avait refusé le remboursement de taxes de recherche (problème de non-unité d’invention).

La chambre juridique était gênée car même si formellement l’A21 (3) (c) EPC designates it as competent (because A21 (3) (a) EPC and A21 (3) (b) EPC non applicable), la non-unité d’invention est un problème d’appréciation technique.

La Grande Chambre partage l’avis de cette chambre de recours juridique : elle souligne que l’esprit de l’A21 (3) (c) EPC was to entrust to the legal chamber only purely legal issues.

Therefore, and in the face of this legal vacuum, the Grand Chamber indicates that a technical chamber must be competent for the problems of reimbursement of the search fee referred to in R64 (2) EPC.

Chapter 90. G1 / 12 - Correction of the name of the applicant

decision G1 / 12 was released on April 30, 2014.

Dans cette affaire, une chambre de recours se demandait s’il était possible de corriger le nom du requérant (selon la R101 (2) EPC or according to the R139 EPC) si l’intention véritable était de déposer au nom de la personne qui aurait dû déposer le recours.

According to the Grand Chamber, it is quite possible to correct the name of the applicant:

  • à l’aide de la R101 (2) EPCif, within the time limit for the appeal, the applicant is identifiable:
    • il faut évaluer l’intention véritable du requérant, intention qui est évaluée en fonction du principe de libre évaluation de la preuve ;
  • à l’aide de laR139 EPC, under the conditions laid down by the case-law even outside the period of recourse:
    • le requérant supporte la charge de la preuve, qui doit être d’un niveau élevé.

Chapter 91. G2 / 12 - Product obtained by an essentially biological process

decision G1 / 12 was released on March 23, 2015.

On l’appelle la décision “Tomatoes II” .

Dans cette affaire, les membres d’une chambre de recours se demandaient si l’exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux (A53 (b) EPC) excluded the products obtained by these processes.

La Grande Chambre ne voit aucune raison expliquant cette exclusion : les produits obtenus par des procédés exclus peuvent tout à fait être brevetés (même si ceux-ci sont revendiqués sous la forme d’un product-by-process).

Chapitre 92. G1/13 – Statut d’une partie / application de la loi nationale

decision G1 / 13 was released on November 25, 2014.

In this case, the Grand Chamber recalls the supremacy of the national law of the States concerning the qualification of legal personalities.

Si une société est dissoute, mais que rétroactivement sa personnalité juridique est restaurée, les chambres de recours n’ont pas de raison de ne pas prendre en compte cette restauration rétroactive.

Chapter 93. G2 / 13 - Product obtained by essentially biological process

decision G2 / 13 was released on March 23, 2015.

On l’appelle la décision “Broccoli II” .

This decision is identical to decision G2 / 12.

Chapter 94. G1 / 14 - Meaning by a Different Way than the LRAR

decision G1 / 14 was released on November 19, 2015.

En réalité, dans cette affaire la grande chambre a jugé la question irrecevable et n’a donc pas répondu à la question posée.

Pour autant, la grande chambre vient préciser que, si une décision n’est pas remise par recommandé avec accusé de réception, comme requis par la R126 (1) EPC (mais, par exemple, à l’aide de UPS), il existe un vice de signification.

Indeed, the first sentence of the R126 (2) EPC can not be satisfied: therefore, no delay can begin to run, even if it would be attested that the addressee would have received this document

Chapter 95. G3 / 14 - Clarity in opposition

decision G3 / 14 was released on March 24, 2015.

Dans cette affaire, une chambre de recours juridique avait été saisie pour connaître de questions relatives à l’examen de la clarté en procédure d’opposition. La question était de savoir dans quelle mesure la clarté d’une revendication modifiée pouvait être examinée.

Nous savons que les modifications apportées en cours d’opposition doivent être claires (A101 (3) EPC together A84 CBE) même si cela n’est pas un motif d’opposition (T301 / 87).

Pour autant, la division d’opposition peut-elle examiner la clarté d’une simple combinaison de deux revendications existantes ou peut-elle simplement examiner la clarté liée à la modification apportée (ex. changement d’un terme) ?

La Grande Chambre considère que l’on ne peut pas avoir une interprétation extensive de l’A101 (3) EPC : Clarity objections must originate in the changes made.

2 Comments:

  1. Hello,
    Congratulations for your blog that is a reference in the field.
    Concerning G1 / 99, the last two possible modifications for the holder are not done in respect of 123 (2) but of 123 (3) it seems to me.

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