Representation and patent attorney

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Chapter 1. Duty to Represent

Section 1.1. EP procedure

1.1.1. Principle

Si une partie n’a ni domicile ni siège social sur le territoire d’un État contractant, il est nécessaire qu’il se fasse représenter (A133 (2) EPC):

La nationalité de la partie n’a aucun impact sur la représentation.

Dans le cas contraire, il n’existe aucune obligation de représentation (A133 (1) EPC).

A professional representative may sub-delegate his authority to another professional representative (T227 / 92).

1.1.2. Time limit in case of non-appointment

L’agent de formalité vérifie sur les conditions de constitution de mandataire sont remplies (Directives A-III 2.1) and, in the event of failure to comply, invite the applicant to appoint a representative under 2 months (A90 (4) EPC together R58 EPC together R57 h) CBE).

If the applicant does not respond to this invitation, the request is rejected (concernant la procédure d’examen, A90 (5) EPC).

TheA122 EPC is applicable to the period of 2 months.

Néanmoins, il n’est pas obligatoire de présenter une restitutio in integrum according to'A122 EPC : decision J18 / 08 a accepté le fait que le demandeur corrige son erreur en formant recours et fournisse, lors de ce recours, les pièces manquantes (en l’espèce, les pièces relatives à la représentation).

1.1.3. Co-Applicants / Co-Opponents / Co-Opponents

En cas de codemandeurs / cotitulaires / co-opposants, il suffit que l’un d’entre eux ait son domicile ou son siège social sur le territoire d’un État contractant afin de ne pas tomber sous le coup de cette obligation.

In this case, the latter may be the common representative within the meaning of the A151 EPC.

1.1.4. exceptions

Il n’existe aucune obligation de représentation :

  • for the deposit (A133 (2) EPC) including :
    • les actes entrainant l’attribution d’une date de dépôt (ex. dépôt tardif de pièces, Directives A-VIII 1.1)
    • les corrections d’irrégularités liées au dépôt ;
    • le recours concernant l’attribution d’une date de dépôt (D7 / 89);
    • la soumission de pièces annexes au dépôt (ex. désignation d’inventeur, fourniture des documents de priorité) (c’est la pratique de l’OEB).
  • pour être entendue dans le cadre d’une instruction (T451 / 89);
  • to pay the annual fees (AX 1 Guidelines).

1.1.5. Acts not performed by a normally required attorney

Les actes effectués un non-mandataire, alors que les conditions de constitution d’un mandataire précédemment énoncées sont remplies, doivent être confirmés par le mandataire constitué (T213 / 89).

Indeed, the simple constitution of proxy does not automatically validate the acts performed previously (J32 / 86).

However, the appointed representative may be authorized to remedy the irregularities that occurred before his appointment (J32 / 86).

Section 1.2. Entry into regional phase (Euro-PCT application)

1.2.1. Principle

Les exigences de représentation sont les mêmes que celles évoquées ci-dessus, sauf pour ce qui concerne l’entrée en phase où aucune représentation n’est obligatoire (R51bis.3.b PCT for designated Offices and R76.5 PCT together R51bis.3.b PCT for elected Offices and Applicant's Guide - National Phase - National Chapter - EP, point EP.11).

L’entrée en phase ne peut pas être effectuée par un mandataire qui a traité la phase internationale, mais n’est pas une mandataire valable devant l’OEB (Applicant's Guide - National Phase - National Chapter - EP, point EP.11).

The plaintiff to be represented by an agent can not do anything (even a restitutio in integrum, Applicant's Guide - National Phase - National Chapter - EP, point EP.11 and A27.7 PCT together R51bis.1.b.ii PCT for designated Offices and A27.7 PCT together R76.5 PCT together R51bis.1.b.ii PCT for elected offices) from:

  • the moment his application began to be processed.
  • de l’expiration du délai de 31 months.

1.2.2. Agent for the international phase - for the regional phase

An agent appointed for the international phase (under A49 PCT together R90.1 PCT) is not automatically an agent during the European phase (Guide for the applicant, §11.001).

Le mandataire doit informer l’OEB de sa représentation lors de l’entrée en phase régionale, quand bien même, ce mandataire a représenté le demandeur pendant la phase internationale (Applicant's Guide - National Phase - National Chapter - EP, point EP.11).

Ainsi, si le déposant est notifié par l’OEB lors de l’entrée en phase (ex. la notification R161 (1) EPC), il n’y a pas de vices de notification (R125 (4) EPC).

1.2.3. Lack of representation

If no representative is appointed at the end of the 31 months from the priority date (R159 (1) EPC), the EPO invites the applicant to appoint a representative in the 2 months (R163 (5) EPC).

If this deadline is not respected, the request is rejected (R163 (6) EPC).

TheA121 EPC is applicable to the period of 31 months and the delay 2 months above.

Chapter 2. Possibility of representation

It is always possible, even if no obligation rests on the part under consideration (A133 (1) EPC), that the latter be represented.

She can be represented by:

When contradictory instructions are given by the party and his representative, they are informed (Directives A-VIII 1.2).

A professional representative may sub-delegate his authority to another professional representative (T227 / 92).

Chapitre 3. Conflits d’intérêt des mandataires

Il convient de noter que l’article 3(2) du Règlement en matière de discipline des mandataires agréés (Supplementary publication OJ 1/2017, XIV.3) provides:

Tout mandataire agréé doit se récuser lorsque l’acceptation d’un mandat ou sa continuation le conduirait à connaître d’un cas d’espèce au sujet duquel il a conseillé ou représenté une personne ayant des intérêts opposés à ceux de son mandant, à moins que le conflit d’intérêts n’ait cessé.

Dès lors, un mandataire qui change de cabinet doit éviter de se retrouver de l’autre coté de la barrière, dans une même affaire.

Pour autant, ces questions de déontologie ne sont pas de la compétence d’Office (T1693 / 10).

Chapter 4. Powers

Section 4.1. EP procedure

4.1.1. Supply case

En théorie, un mandataire (i.e. mandataire agréé, avocat, employé) doit disposer d’un pouvoir pour agir devant l’OEB au nom d’une partie (R152 EPC).

Here are the cases where the particular power must be deposited (R152 (1) EPC andDecision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the deposit of powers” , OG 2007, Special Edition No. 3, L.1):

  • for a professional representative :
    • in the case of the replacement of a former representative whose term of office has not been notified to the EPO, unless:
      • l’ancien mandataire fait partie du même groupement que le nouveau mandataire
      • reference is made to a general power already registered with EPO;
      • EPO is notified of the termination of the mandate of the former representative before the end of the prescribed period.
    • if circumstances dictate (eg in case of doubt of EPO).
  • for a lawyer :
    • in all cases except
      • s’il est fait référence à un pouvoir général déjà enregistré auprès de l’OEB ;
      • si la demande concerne une divisionnaire et que le pouvoir de la demande mère autorisait expressément l’avocat à déposer des divisionnaires (Directives A-IV 1.6);
    • a lawyer can not be in a group of agents (D8 / 10);
  • for a employee of the Opposition :
    • in all cases except:
      • s’il est également mandataire agréé ;
      • s’il est fait référence à un pouvoir général déjà enregistré auprès de l’OEB ;
      • if the application concerns a divisional and the power of the parent application expressly authorized the employee to file divisionals (Directives A-IV 1.6).

This power may be deposited by the agent, the employee or the party (Directives A-VIII 1.5).

Power must be signed by the principal (Directives A-VIII 1.5) or by the constituents where appropriate (Guidelines A-VIII 3.4).

4.1.2. General power

Comme indiqué précédemment, un pouvoir général peut être établi et enregistré auprès de l’OEB (“Communiqué du Président de l’Office européen des brevets du 20 décembre 1984 relatif aux pouvoirs généraux” , OJ 1985, 42).

This power is handed in a single copy (R152 (4) EPC).

4.1.3. Constitution of several agents

It is possible to set up several representatives who can act either (R152 (10) EPC):

  • in common ;
  • seul (une clause dans le pouvoir indiquant que cela n’est pas possible est inopposable à l’OEB).

4.1.4. Verification of power

L’agent des formalités doit vérifier que les exigences liées aux pouvoirs sont bien remplies (Directives A-III 2.1).

4.1.5. Failure to supply

Si le pouvoir n’est pas déposé, il est demandé au mandataire ou l’employé de remédier à cette irrégularité dans un délai imparti (Directives A-VIII 1.5):

  • 2 months, si la partie à l’obligation de constituer un mandataire et que cette irrégularité est notée en procédure d’examen (R152 (3) EPC together R58 EPC).

TheA121 EPC est applicable au délai imparti, pour le demandeur (car même si le mandataire doit effectuer l’acte, le demandeur peut également le réaliser, Directives A-VIII 1.5).

TheA122 EPC est applicable au délai imparti, pour le titulaire (car même si le mandataire doit effectuer l’acte, le titulaire peut également le réaliser).

4.1.6. Sanction of non-supply

Si le délai n’est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire (hors actes de dépôt) sont réputés non avenus (R152 (6) EPC).

Section 4.2. PCT procedure

4.2.1. Principle

Un pouvoir est exigé dans les mêmes conditions que précédemment (“Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 2 mars 2010, concernant la renonciation au pouvoir de représentation prévue à la R90.4.d PCT and at the R90.5.c PCT” , OY 2010, 335).

4.2.2. Cas d’exigence d’un pouvoir (cas prévus par l’OEB)

Un pouvoir peut être demandé si (“Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 2 mars 2010, concernant la renonciation au pouvoir de représentation prévue à la R90.4.d PCT and at the R90.5.c PCT” , OY 2010, 335):

  • un acte de procédure est accompli par un mandataire présumé qui n’est pas celui indiqué dans la demande internationale, à moins que :
    • the presumed attorney is not part of the same firm as the representative indicated in the international application or
    • the presumed agent and the agent indicated in the international application are
      • depositor's employees
      • s’il y a plusieurs déposants, du représentant commun ;
  • il n’est pas certain que le mandataire ou le représentant commun soient habilités à agir.

Power should be sought in the case of a secondary representative (under R90.1.d PCT) si ce mandataire n’est pas indiqué dans la demande.

4.2.3. Cas d’exigence d’un pouvoir (cas prévus par le PCT)

De plus, un pouvoir doit être demandé en cas de retrait de la demande internationale ou d’une désignation (R90.4.e PCT together R90bis.1 PCT for withdrawal of an application or R90bis.2 PCT for the withdrawal of a designation or R90bis.3 PCT for the withdrawal of a priority or R90bis.4 PCT for the withdrawal of a request for a preliminary examination or an election).

Chapter 5. Persons acting jointly

Section 5.1. Co-applicants

Afin de simplifier les interactions avec l’OEB, il est exigé d’avoir un représentant commun agissant au nom de la pluralité de demandeur.

This common representative is (R151 (1) EPC):

  • the person designated as such in the request for grant (R41 (3) EPC);
  • failing this, the representative of the applicant first named in the request;
  • failing this, the agent of another applicant who must constitute one for the continuation of the procedure;
  • failing that, the applicant first mentioned in the request.

Nevertheless, the request for grant must be signed by all applicants or their representative. The common representative may act on behalf of the applicants only after such signature (Directives A-VIII 1.3).

Section 5.2. Co-owners and co-opponents

The previous paragraph on co-applicants is also applicable to co-owners and co-opponents (R151 (1) EPC in fine).

3 Comments:

  1. “En cas de codemandeurs / cotitulaires / co-opposants, il suffit que l’un d’entre eux ait son domicile ou son siège social sur le territoire d’un État contractant afin de ne pas tomber sous le coup de cette obligation [d’être représenté]”.

    Je ne suis pas d’accord.
    Si l’un des codemandeurs n’a pas son domicile ou siège dans un Etat Contractant, il me semble qu’il doit être représenté (A133(2)).

    La R.151(1) va dans ce sens en mentionnant “…si un des demandeurs est soumis à l’obligation de désigner un mandataire agréé…”

  2. Hello,

    L’A121 peut-il être réellement appliqué pour le délai de 2 mois pour constituer un mandataire ? Il me semble que la R135 exclut ce délai. La solution proposée par la J18/08 était de faire un recours.

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