Estensione oltre il contenuto depositato

Principio

Una volta depositata la domanda, il quadro dell’invenzione è fissato.

Se successivamente il titolare cerca di modificare le proprie rivendicazioni per coprire una « nuova invenzione » a cui non aveva pensato al momento del deposito (es.: un prodotto di un concorrente simile alla sua invenzione), è normale rifiutare tale modifica (Direttive H-IV 2.1).

È il principio dell’A123(2) CBE:

La domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo non può essere modificato in modo che il suo oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda così come è stata depositata.

Oggetto della domanda

L' »oggetto » della domanda ai sensi dell’A123(2) CBE comprende:

• gli elementi che descrivono l’invenzione (A83 CBE);
• la presentazione del problema posto;
• la soluzione;
• i vantaggi che essa apporta (R42(1) c) CBE).

Pertanto, può esistere un problema di estensione per tutti questi punti, e non solo per le rivendicazioni, come generalmente ammesso.

Contenuto della domanda così come depositata

Ne fanno parte

Divulgazioni esplicite

Della descrizione

Naturalmente, le divulgazioni esplicite nella descrizione fanno parte del contenuto della domanda (G11/91).

Delle rivendicazioni

Per le rivendicazioni, esse fanno parte della domanda se sono state depositate alla data del deposito (G11/91).

Divulgazioni dei disegni (a determinate condizioni)

Anche i disegni fanno parte della divulgazione della domanda (G11/91).

I disegni possono inoltre servire come base per una modifica se, alla luce del resto del documento (T676/90):

• la divulgazione è chiara e inequivocabile (Direttive H-V 6);
• la divulgazione non è una caratteristica « negativa » (assenza di… T170/87);
• la divulgazione non è una misura dei disegni (T523/88, salvo se è indicata una scala, T398/92);
• Il supporto di tale modifica deve essere chiaramente percepito dall’esperto del ramo come volontario (e non casuale) e deliberato da parte dell’inventore al fine di risolvere il problema tecnico (T398/00).

È importante notare che se i disegni sono depositati a colori, il colore può essere utilizzato per comprendere il significato degli stessi e la loro portata (anche se il colore rappresenta un’irregolarità formale, T1544/08).

Divulgazioni implicite

I contenuti impliciti fanno altresì parte del contenuto della domanda (T1599/18).

Una divulgazione è implicita se la caratteristica oggetto della divulgazione si impone all’esperto del ramo come unica ed esclusiva possibilità alla luce delle divulgazioni esplicite (ossia conseguenza chiara e non equivoca di quanto esplicitamente menzionato, Direttive G-VI 6).

Si afferma inoltre che la divulgazione deriva direttamente e senza ambiguità dalla domanda (T514/88).

A titolo esemplificativo, la divulgazione di un paio di scarpe non implica necessariamente la presenza di lacci (possono esistere chiusure a strappo o altri sistemi di fissaggio): i lacci non costituiscono quindi una divulgazione implicita.

Tuttavia, la divulgazione di un aeroplano implica necessariamente l’esistenza di ali: le ali sono quindi divulgazioni implicite.

La decisione T1599/18 afferma addirittura che possono essere divulgate implicitamente più alternative: Pertanto, tale decisione non considera che il concetto di « non equivoco » significhi che non vi siano più scelte/alternative/soluzioni.

Documenti citati nella domanda (a determinate condizioni)

Il contenuto dei documenti citati nella domanda fa parte del suo contenuto solo se (Direttive H-IV 2.3.1) risulta chiaramente dalla descrizione dell’invenzione così come depositata (T689/90) che, cumulativamente:

• una protezione è o potrebbe essere ricercata per tali caratteristiche;
• tali caratteristiche contribuiscono alla soluzione del problema tecnico dell’invenzione;
• tali caratteristiche sono incluse (almeno implicitamente) nella descrizione dell’invenzione;
• tali caratteristiche possono essere identificate in modo preciso in ciò che divulga il documento di riferimento;
• il documento citato è accessibile (T737/90):
  • all’UEB: alla data di deposito della domanda,
  • al pubblico: alla data di pubblicazione della domanda.

Non fanno parte

Riassunto

Il riassunto non fa parte della divulgazione (T246/86 e Direttive F-II 2.2).

Documento di priorità

I documenti di priorità non fanno parte del contenuto della domanda così come depositata (T260/85 e Direttive H-IV 2.2.5).

Rivendicazioni presentate dopo il deposito

Allo stesso modo, le rivendicazioni presentate dopo il deposito (e contrariamente alla descrizione o alle figure presentate dopo il deposito, Direttive H-IV 2.3.2) non fanno parte del contenuto della domanda così come depositata (Direttive H-IV 2.3.3).

Analisi dell’estensione

Principio

Direttamente e senza ambiguità

Si verifica un’estensione della domanda se la modifica non deriva direttamente e senza ambiguità dalle informazioni contenute nella domanda così come depositata, anche tenendo conto di elementi impliciti per l’esperto del ramo (Direttive H-IV 2.2).

Interpretazione

Per identificare se la modifica provoca un’estensione del contenuto, è necessario considerare tutte le interpretazioni ragionevoli della modifica (T1791/16).

 Se una rivendicazione è ambigua o oscura, tutte le interpretazioni tecnicamente sensate devono essere prese in considerazione. È sufficiente che una di esse contenga un oggetto che si estende oltre la domanda così come depositata per dedurne la presenza di materia aggiunta.

Una questione di portata?

Alcune persone mi hanno già detto che una modifica delle rivendicazioni doveva essere analizzata, alla luce dell’A123(2) CBE, in termini di portata delle rivendicazioni: la nuova portata delle rivendicazioni era supportata dalla descrizione?

Niente di più falso: la portata delle rivendicazioni non è affatto il criterio in questo caso…

Infatti, è del tutto possibile modificare le rivendicazioni senza modificarne la portata, mentre la modifica sarebbe contraria alle prescrizioni dell’A123(2) CBE (es. modifica di una rivendicazione iniziale « dispositivo in metallo… » con « dispositivo in metallo, ad esempio alluminio, … »).

Utilizzo dell’A69 CBE?

Quando analizziamo un’estensione, possiamo legittimamente chiederci se l’A69 CBE debba essere utilizzata: è necessario interpretare le rivendicazioni alla luce della descrizione?

La risposta è sì (T516/18), sia per avere un’interpretazione estensiva che restrittiva della portata.

Utilizzare la descrizione e i disegni per interpretare le rivendicazioni è permesso (T2475/18) e addirittura necessario se l’esperto del ramo, anche animato dalla volontà di comprendere, si trova di fronte a caratteristiche non chiare e/o incoerenti.

Modifica dei disegni

Se i disegni sono modificati sulla base di disegni depositati che non erano nella lingua della procedura, non esiste un’estensione oltre il contenuto così come depositato (T382/94).

Aggiunta di caratteristiche

In caso di aggiunta di una caratteristica nella domanda, è necessario analizzare se questa caratteristica derivi direttamente e senza ambiguità dalla domanda così come depositata (Direttive H-IV 2.2 e T201/83).

Non è necessario che questa caratteristica abbia un contributo tecnico (G1/93).

Se sì, è necessario considerare tale aggiunta come conforme ai criteri dell’A123(2) CBE.

Disclaimer

Se per ragioni giuridiche (es.: evitare un’eccezione alla brevettabilità), viene aggiunto un disclaimer, esso è accettabile se non modifica il contenuto tecnico della divulgazione (G1/03 e G2/03).

Aggiunta di limitazioni non tecniche

Può accadere che le rivendicazioni siano limitate, durante la procedura, in modo non tecnico (es. restrizione del metodo rivendicato unicamente a determinati momenti o a determinati parametri solamente).

In questa ipotesi, le camere di ricorso sembrano considerare che tali limitazioni non siano vietate dall’A123(2) CBE (T1779/09): il principio sembra qui essere quello di evitare che il titolare cada nella « tenaglia » degli A123(2) CBE e A123(3) CBE.

Soppressione/sostituzione di caratteristiche

Il test di essenzialità o triple test

La soppressione/sostituzione di caratteristiche di una rivendicazione è possibile se (Direttive H-V 3.1 e T331/87):

• tale caratteristica non è presentata come essenziale nella divulgazione dell’invenzione,
• tale caratteristica non è indispensabile, in quanto tale, per la realizzazione dell’invenzione in relazione al problema tecnico che questa si propone di risolvere, e
• la sua soppressione/sostituzione non impone di modificare di conseguenza altre caratteristiche.

Tale test viene più spesso chiamato « test di essenzialità » o « triple test ».

Verso la fine del test di essenzialità o triple test

Alcune decisioni mettono in discussione questo test (T1852/13 o T1462/14) o quantomeno affermano che tale test non definisce condizioni sufficienti: altre condizioni possono aggiungersi in funzione del caso specifico.

Infatti, si osserva che la decisione T331/87 stabilisce un test in un caso preciso e non afferma che tale test sia assoluto (« may not violate A123(2) EPC« ).

Per la camera di ricorso (T1852/13 o T172/17), il « Gold standard » (cioè direttamente e senza ambiguità) deve sempre applicarsi (ed è molto più restrittivo del triple test).

Selezione in due elenchi

Elenchi non convergenti

Il fatto di effettuare una scelta in più elenchi non convergenti non è ammissibile ai sensi dell’A123(2) CBE (T727/00 o T686/99).

Un elenco non convergente è un elenco di tipo: « A o B o C o D« .

Inoltre, una selezione di due composti in un unico elenco equivale a una selezione di composti in due elenchi identici e pertanto non è ammissibile (T1374/07).

Queste considerazioni restano valide anche se la descrizione prevede una frase del tipo « qualsiasi combinazione tra …« . Infatti, il numero di combinazioni è spesso troppo elevato perché una combinazione particolare sia divulgata « direttamente e senza ambiguità » (T1374/07).

Liste convergenti

La situazione è più flessibile se ci troviamo in presenza di liste convergenti (T2237/10 contra T812/09).

Una lista convergente è una lista del tipo: « A o preferibilmente B o ancora più preferibilmente C« .

Tuttavia, non ogni selezione da liste di alternative convergenti è automaticamente conforme all’A123(2) CBE. Secondo la presente decisione, sono necessarie almeno due condizioni:

• la combinazione non deve essere associata a un contributo tecnico non divulgato (T1621/16 e T1020/21)
• la combinazione deve essere supportata da un indicatore (esempi, modalità di realizzazione specifiche…)

Combinazione di modalità di realizzazione

Il contenuto di una domanda non deve essere considerato come un serbatoio da cui estrarre caratteristiche proprie di modalità di realizzazione distinte della domanda al fine di combinarle in modo da creare artificialmente una particolare modalità di realizzazione (T 296/96, T 1206/07 ; T 1239/08 ; T 1648/11, T 1799/12, T 1853/13).

In assenza della minima indicazione relativa alla particolare combinazione in questione, la corrispondente selezione di caratteristiche non emerge chiaramente e senza ambiguità, per l’esperto del ramo, dal contenuto della domanda così come depositata (T 686/99).

Combinazione di rivendicazioni

Potremmo pensare che la combinazione di rivendicazioni non violi l’A123(2) CBE.

In realtà, ciò non è affatto evidente (T389/13).

Il test da applicare si basa su ciò che risulterebbe direttamente e senza ambiguità per l’esperto del ramo dalla domanda così come depositata, il che implica analizzare le diverse caratteristiche delle rivendicazioni dipendenti considerate e le loro relazioni, così come divulgate nella domanda, sia esplicitamente, ad esempio tramite un collegamento diretto, come un riferimento ad altre rivendicazioni, sia implicitamente, analizzando la loro funzione e le loro interazioni.

Generalizzazione intermedia

Si definisce « generalizzazione intermedia » l’estrazione di una caratteristica dalla descrizione isolandola dal suo contesto (es. una data modalità di realizzazione, Direttive H-V 3.2.1).

Tale generalizzazione è possibile solo se:

• la caratteristica estratta non è inestricabilmente legata alle altre caratteristiche di tale modalità di realizzazione (T714/00),
• le caratteristiche non estratte da tale modalità di realizzazione soddisfano il test di essenzialità sopra menzionato,
• la divulgazione generale giustifica l’isolamento della caratteristica estratta, portando a una generalizzazione, e la sua introduzione nella rivendicazione.

Ciò può accadere in particolare quando le caratteristiche omesse hanno una propria funzione, indipendentemente dal resto del sistema (T461/05).

Reformulazione del problema tecnico

In teoria, l’A123(2) CBE non è rilevante per quanto riguarda la semplice reformulazione del problema tecnico (T654/89). Diventa rilevante se il richiedente desidera aggiungere tale problema tecnico reformulato nella domanda (Direttive G-VII 11).

Una reformulazione del problema tecnico è possibile se l’esperto del ramo può dedurre il problema formulato dalla domanda così come depositata e alla luce dello stato della tecnica più vicino (T13/84 e Direttive H-V 2.4).

Caso di una divulgazione di intervalli

Mescolanza dei limiti degli intervalli

Può accadere che una domanda divulghi:

• la presenza di un composto X in una soluzione (cioè superiore allo 0 %);
• il fatto che preferibilmente il composto X sia compreso tra il 5 % e il 20 %;
• il fatto che ancora più preferibilmente il composto X sia compreso tra l’8 % e il 15 %.

La domanda che ci si pone è se sia contrario alle prescrizioni dell’A123(2) CBE rivendicare:

• tra il 5 % e il 15 %;
• tra lo 0 % e il 15 %;
• ecc.

La risposta è « sì: numerose decisioni hanno riconosciuto il diritto del depositante di combinare intervalli tra loro (T2/81, T1170/02).

Al contrario, è vietato combinare i due limiti inferiori degli intervalli divulgati al fine di creare un nuovo sotto-intervallo (es. qui, tra il 5% e l’8%): il nuovo sotto-intervallo non corrisponde a una combinazione di intervalli divulgati (T1170/02).

Utilizzo di un valore particolare come limite

Può accadere che si rivendichi un intervallo [1; 1000] e che il valore di 200 sia indicato come esempio.

La domanda che ci si pone è se si possa rivendicare l’intervallo [200;1000] o [1; 200].

In questo caso, ciò dipenderà da quanto indicato nella domanda, ma se la domanda insegna che qualsiasi ampiezza può essere utilizzata, l’esperto del ramo comprenderebbe che il valore 200 può fungere da limite (T1556/16).

Esclusione di un limite

Può anche porsi la questione dell’esclusione di un limite.

Infatti, se l’intervallo [0;15%] è descritto nella domanda, è possibile rivendicare « inferiore al 15 % » (cioè strettamente inferiore al 15 %).

Non esiste una risposta univoca in tutti i settori tecnici, ma ciò è stato autorizzato nel campo della chimica (T83/13): infatti, in chimica, l’esperto del ramo non può vedere una differenza tra una concentrazione del 15 % e una concentrazione del 14,9999 %. Pertanto, l’insegnamento tecnico è lo stesso.

È tuttavia opportuno notare la decisione T1990/10 che va in senso opposto.

Aggiunta di uno stato della tecnica

La menzione di uno stato della tecnica nella descrizione non pone problemi di estensione oltre il contenuto così come depositato (T11/82 e Direttive F-II 4.3).