Condizioni dell’inibizione

Principio

Al fine di poter richiedere, in via d’urgenza o su ricorso (L615-3 CPI, comma 3), una misura provvisoria, è necessario dimostrare (L615-3 CPI, comma 1):

  • la verosimiglianza della lesione dei diritti del brevetto o
  • l’imminenza di tale lesione.

Ricorso o procedimento d’urgenza

Affiché un’inibizione sia pronunciata su ricorso (ossia senza contraddittorio), è necessario che l’urgenza sia tale da non consentire un contraddittorio. In particolare, occorre bilanciare i seguenti elementi (C. Cass. com. n°13-10189, 16 settembre 2014):

  • l’assenza di dubbi sulla contraffazione;
  • il fatto che una eventuale contraffazione possa essere riparata con il risarcimento dei danni;
  • l’urgenza sia tale da non rendere possibile un procedimento d’urgenza entro poche ore.

Precisazione sulla verosimiglianza

La verosimiglianza non riguarda la validità del brevetto (che è di competenza dei giudici di merito), ma solo la lesione del brevetto (Corte d’Appello di Parigi, polo 1, 2ª sez., 21 marzo 2012).

Solo la nullità manifesta del brevetto può rendere non verosimile l’imminente lesione di tali diritti (Corte d’Appello di Parigi, polo 1, 2ª sez., 21 marzo 2012).

Tale nullità manifesta può eventualmente essere valutata dal giudice dell’istruzione (se questi è competente, ossia se l’inibizione provvisoria è richiesta dopo la sua designazione, 771 CPC) (Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 3ª sez., 2ª sottosez., ordinanza del giudice dell’istruzione, 7 marzo 2014).

Precisazione sull’imminenza della lesione

Il fatto che una società estera produttrice di prodotti contraffatti sia presente a una fiera può dimostrare la volontà di tale società di introdurre i prodotti in Francia e giustificare così misure provvisorie di inibizione (Tribunale di Grande Istanza di Parigi, ordinanza del giudice dell’istruzione, 8 luglio 2009).

Il fatto di ottenere un’AIC non dimostra alcuna imminenza della lesione; solo l’ottenimento di un prezzo da parte del CEPS e la sua pubblicazione sulla GU dimostrano un carattere imminente (Corte d’Appello di Parigi, Polo 1, 2ª sez., 23 maggio 2013).

« Breve termine »?

Ci si può chiedere se la richiesta di inibizione debba essere presentata entro un « breve termine » dal giorno in cui il titolare del brevetto ha avuto conoscenza dei fatti contestati.

Se tale requisito è classico nel campo dei procedimenti d’urgenza (C. Cass. com. n°92-14361, 1° marzo 1994), sembra tuttavia che il legislatore non abbia voluto aggiungere una simile condizione per le richieste di inibizione provvisoria: infatti, la terminologia « breve termine » è stata eliminata dall’articolo L615-3 CPI in occasione della sua modifica del 30 ottobre 2007.

Brevetto / domanda di brevetto?

Brevetto francese

L’articolo L615-3 CPI prevede che ogni persona « avente qualità per agire in contraffazione » possa richiedere una misura di inibizione provvisoria.

Pertanto, poiché il titolare di un brevetto francese può agire in contraffazione (L615-2 CPI), è possibile, su questa base, richiedere una misura di inibizione provvisoria.

Domanda di brevetto francese

Non è molto chiaro se una misura di inibizione provvisoria possa essere richiesta sulla base di una domanda di brevetto.

A rigor di termini, l’articolo L615-4 CPI, comma 5, prevedendo che un’azione in contraffazione possa essere intrapresa sulla base di una domanda di brevetto, dovrebbe consentire una simile richiesta (L615-3 CPI).

Brevetto europeo

L’articolo L615-3 CPI prevede che qualsiasi persona « avente qualità per agire in contraffazione » possa richiedere una misura di inibitoria provvisoria.

Pertanto, poiché il titolare di un brevetto europeo può agire in contraffazione (L615-2 CPI insieme a A64(1) CBE), è possibile, su questa base, richiedere una misura di inibitoria provvisoria.

Domanda di brevetto europeo

A priori, una domanda di brevetto europeo non può costituire base per una richiesta di inibitoria provvisoria, poiché l’articolo L614-9 CPI non menziona l’articolo L615-3 CPI (Cour d’appel de Paris, ch. 14, 12 dicembre 1997).

Tale omissione dell’articolo L614-9 CPI sembra comunque contestabile, poiché l’A66 CBE precisa che « La domanda di brevetto europeo […] ha, negli Stati contraenti designati, il valore di un deposito nazionale regolare« .

Pertanto, se si riconosce il diritto di richiedere un’inibitoria provvisoria sulla base di una domanda francese, sembrerebbe illogico rifiutarla per una domanda di brevetto europeo.

Giudice competente

Se la competenza del giudice dei provvedimenti d’urgenza non sembra porre problemi, possiamo chiederci se il giudice dell’istruzione possa pronunciare misure di inibitoria provvisoria…

In virtù dell’articolo 771 del Codice di procedura civile, la decisione della Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 3 novembre 2015, RG n°2013/14310 risponde affermativamente.

Momento della richiesta di inibitoria provvisoria

Tale inibitoria può essere pronunciata, eventualmente sotto pena di astreinte, prima del giudizio o nel corso dello stesso (L615-3 CPI, comma 4).

Garanzia / Provvisione

Principio

È consuetudine che il giudice richieda la costituzione di una garanzia (il più delle volte una fideiussione bancaria) al fine di risarcire il presunto contraffattore se a questi sia stata imposta una misura provvisoria, in definitiva, ingiustificata (L615-3 CPI, comma 2).

Il giudice può inoltre richiedere al presunto contraffattore di costituire una provvisione nell’ipotesi della sua condanna (se questa è probabile, L615-3 CPI, comma 3).

Responsabilità oggettiva / per colpa?

Il risarcimento del presunto contraffattore non presuppone necessariamente una colpa da parte del richiedente l’inibitoria: l’esecuzione della misura di inibizione comporta la responsabilità oggettiva del richiedente (L111-10 CPCE) (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 31 gennaio 2014).

È possibile cumulare tale responsabilità oggettiva con una responsabilità per colpa in base all’articolo 1240 del Codice civile (es. manovre dilatorie o intento di nuocere) (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 31 gennaio 2014).

Azione di merito

Principio e termine

Se un’azione di merito è già in corso, non vi sono difficoltà.

In caso contrario, sarà necessario introdurre un’azione di merito entro un termine di 20 giorni lavorativi o di 31 giorni civili (L615-3 CPI, comma 5 insieme a R615-1 CPI).

Tale azione può essere civile o penale o consistere in una denuncia presso il pubblico ministero (L615-3 CPI, comma 5).

Punto di partenza del termine

Il punto di partenza del termine è normalmente « a decorrere dalla data dell’ordinanza » (R615-1 CPI).

Tuttavia, occorre comprendere che il termine decorre dalla data dell’ordinanza solo a condizione che (Cour d’appel de Paris, Pôle 1, 2e ch., 26 marzo 2015, RG :14/12790):

  • il giudice abbia informato le parti della data in cui l’ordinanza sarà emessa e
  • che tale avviso sia menzionato nella decisione.

Se tale menzione non figura nell’ordinanza, il punto di partenza del termine è posticipato alla data di notifica dell’ordinanza o, in mancanza di notifica, alla data in cui la parte interessata ne abbia avuto conoscenza effettiva con qualsiasi mezzo (Cour d’appel de Paris, Pôle 1, 2e ch., 26 marzo 2015, RG :14/12790).

Sanzione

In difetto, tutte le misure ordinate sono nulle e potranno essere attribuiti danni e interessi alla parte lesa (cfr. supra, L615-3 CPI, comma 5).

Contestazioni serie che possono contrastare la domanda

I convenuti possono presentare alcuni elementi volti a bloccare la domanda di inibitoria provvisoria:

Impugnazione

L’ordinanza che dispone tali misure provvisorie è impugnabile, da entrambe le parti, dinanzi alla Corte d’appello di Parigi (490 CPC (riferimento) e 496 CPC (ricorso)).

L’impugnazione non è sospensiva in materia di esecuzione provvisoria (539 CPC).

Richiesta di sospensione delle misure inibitorie

È possibile chiedere la sospensione delle misure inibitorie provvisorie applicando l’articolo 524 CPC comma 2 (Cour d’appel de Paris, ch. 01, sect. P, ordinanza di riferimento, 21 settembre 2001).