Atti di contraffazione

La territorialità della protezione

Principio

Solo gli atti realizzati in Francia (+TOM e Mayotte) sono suscettibili di essere sanzionati (salvo rare eccezioni che vedremo di seguito).

Infatti, il diritto di monopolio legato al brevetto francese cessa ai confini francesi (Legge n° 92-597 di codificazione del Codice della proprietà intellettuale, 1° luglio 1992, art 4.): nessun contraffattore può esistere al di là dei nostri confini.

Eccezioni

L’impiego di un dispositivo contraffatto in una nave (escluso il carico), un aeromobile (o un pezzo di ricambio di aeromobile), un’autovettura (o un pezzo di ricambio di autovettura), ecc. che entri in modo temporaneo o accidentale nel territorio francese non è considerato come contraffazione (A5ter CUP).

Distinzione prodotto/procedimento

L’articolo L613-3 CPI distingue tra gli atti di contraffazione relativi:

• alle rivendicazioni di « prodotto », e
• alle rivendicazioni di « procedimento ».

In realtà, il codice della proprietà intellettuale non limita le categorie di rivendicazioni a queste due categorie (prodotti e procedimenti) come sembra suggerire l’articolo L613-3 CPI (vedi R612-19 CPI che menziona i prodotti, i procedimenti, i dispositivi e le utilizzazioni).

È quindi necessario comprendere che i termini dell’articolo L613-3 CPI sono in realtà più ampi:

• i « prodotti » comprenderebbero quindi i dispositivi e i prodotti,
• i « procedimenti » comprenderebbero le utilizzazioni e i procedimenti.

Fatta questa distinzione, vediamo ora quali sono questi atti « contraffattori« .

Data a partire dalla quale gli atti diventano contraffazioni

Domanda / brevetto francese

Normalmente, solo gli atti compiuti dopo la pubblicazione della domanda di brevetto o la notifica della domanda al presunto contraffattore possono essere perseguiti (L615-4 CPI).

Attenzione, poiché la notifica non può essere una notifica « ufficiosa« : è necessario notificare la copia certificata della domanda (L615-4 CPI).

La semplice conoscenza della domanda altrimenti che tramite la formalità della notifica non produce alcun effetto (Corte d’appello di Parigi, Pôle 5, 2ª sez., 6 marzo 2015, RG n°2012/13939).

Domanda / brevetto europeo

Per le domande di brevetto europeo (in inglese o in tedesco), è necessario far pubblicare dall’INPI la traduzione delle rivendicazioni. Prima di tale pubblicazione, gli atti non possono essere considerati come contraffazioni (L614-9 CPI insieme a L615-4 CPI) (Corte d’appello di Caen, 2ª sez. civ. com., 11 settembre 2014).

Non è previsto di poter notificare una domanda europea al presunto contraffattore, prima della pubblicazione europea… peccato… ma può essere presentata una richiesta di pubblicazione anticipata all’UEB (A93(1) b) CBE) se le tasse di deposito e di ricerca sono state pagate (Direttive A-VI 1.1).

Cas particolare della comproprietà

In caso di comproprietà, e in mancanza di disposizione contrattuale, si applica l’articolo L613-29 CPI.

Licenza semplice concessa da un comproprietario

In tal caso, tale articolo (L613-29 CPI c)) prevede che ogni comproprietario possa concedere una licenza semplice di sfruttamento a un terzo, a condizione di notificare gli altri comproprietari.

In mancanza di notifica, il terzo titolare di una licenza avrà una licenza valida ma inopponibile ai comproprietari non informati: sarà quindi contraffattore nei confronti di questi ultimi (Cour d’appel de Paris, 19 settembre 2014).

Licenza esclusiva concessa da un comproprietario

Se una licenza esclusiva è concessa a un terzo da un comproprietario senza il consenso degli altri (L613-29 CPI d)), questa sarà nulla.

Di conseguenza, il terzo non avrà alcuna licenza e sarà contraffattore nei confronti di tutti.

La contraffazione di prodotti

Principio

Secondo l’articolo L613-3 CPI a), sono quindi atti di contraffazione per una rivendicazione di prodotto:

• la fabbricazione,
• l’offerta,
• l’immissione in commercio,
• l’utilizzo,
• l’importazione,
• l’esportazione,
• il trasbordo,
• la detenzione ai fini sopraindicati del prodotto oggetto del brevetto.

La fabbricazione

Principio

La fabbricazione di un prodotto brevettato è vietata (L613-3 CPI a)).

La fabbricazione comprende gli atti di produzione del prodotto contraffatto sul territorio francese (Legge n° 92-597 di codificazione del Codice della proprietà intellettuale, 1° luglio 1992, art 4.)

Pertanto, la fabbricazione in Germania non è punibile.

Fabbricazione all’estero, vendita in Italia e conoscenza della causa

Si noti che se una persona fabbrica in Germania un prodotto contraffatto e poi lo vende in Italia, non è necessario metterla a conoscenza della causa (anche se la vendita è un atto di contraffazione secondaria, che normalmente lo richiede).

Infatti, il suo status di fabbricante, indipendentemente dal paese di fabbricazione, ne esonera secondo la formulazione dell’articolo L615-1 CPI.

La riparazione / sostituzione di elementi essenziali

La riparazione di un oggetto protetto da brevetto può essere assimilata a una fabbricazione contraffattoria?

Secondo la giurisprudenza (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect. 9 novembre 2004), se la riparazione dell’oggetto riguarda l’insieme degli elementi essenziali (cioè ricostruzione), allora vi è fabbricazione e quindi contraffazione.

La subfornitura

Se un subfornitore fabbrica su ordine del proprio cliente un oggetto, quest’ultimo rimane un fabbricante (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. , 21 ottobre 2011 o C. Cass. com. n°12-14803, 13 novembre 2013).

Il subfornitore è quindi, di pieno diritto, contraffattore se l’oggetto fabbricato è protetto da un brevetto.

Al limite, il subfornitore e il suo cliente potranno essere dichiarati coautori della contraffazione (Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch.01, 22 maggio 2013).

Il subfornitore potrà chiamare in garanzia il proprio committente:

• se esiste una clausola di garanzia nel contratto (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. , 21 ottobre 2011);
• in caso di appalti pubblici (articolo 8.1 del decreto dell’8 settembre 2009 che approva il capitolato generale amministrativo applicabile agli appalti pubblici di lavori);
• se il cliente ha comunicato al subfornitore un capitolato d’oneri « preciso », cioè se il subfornitore non era libero dei mezzi tecnici da impiegare per raggiungere il risultato richiesto (1240 del Codice civile).

I dipendenti

I dipendenti del fabbricante non possono essere perseguiti per contraffazione anche se sono i « veri » fabbricanti (solo l’impresa può essere perseguita, articolo 1384 del Codice civile).

L’offerta

È vietata l’offerta di un prodotto brevettato (L613-3 CPI a)).

L’offerta consiste in qualsiasi atto materiale volto a mettere in circolazione il prodotto (senza che sia necessario che vi sia dietro una commercializzazione effettiva o una presentazione materiale alla clientela, Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 3a ch., 28 maggio 2008).

Ad esempio, possono costituire contraffazione:

• una pubblicità,
• un’attività di promozione,
• una proposta su Internet,
• l’esposizione di un prototipo a una fiera con lo scopo di farne pubblicità.

L’offerta deve essere stata emessa e/o ricevuta in Francia (L613-3 CPI a) o c)).

È poco rilevante che il mercato di riferimento sia il mercato francese: il mercato di riferimento può benissimo essere all’estero, solo il luogo dell’offerta è importante (C. Cass. com. 30 gennaio 2001).

La richiesta di un’AIC o l’iscrizione nell’elenco dei medicinali rimborsabili non costituiscono offerte di vendita (Tribunale di Grande Istanza, 3a ch, 9 gennaio 1998).

L’immissione in commercio

L’immissione in commercio di un prodotto brevettato è vietata (L613-3 CPI a)).

L’immissione in commercio si caratterizza per qualsiasi operazione materiale finalizzata a mettere in contatto il prodotto con il mercato francese, anche se la commercializzazione non è immediatamente effettiva. Questa immissione in commercio può essere:

• la vendita,
• il comodato d’uso,
• vari atti di distribuzione,
• atti di imballaggio e confezionamento,
• la locazione,
• il leasing (C. Cass com. n°91-21228 e n°91-21419 26 aprile 1994),
• l’inserimento in un catalogo del prodotto che riproduce le caratteristiche del brevetto (anche se nessun prodotto è detenuto dal presunto contraffattore, Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 3e ch., 2e sect., 29 novembre 2013).

L’utilizzo

L’utilizzo di un prodotto brevettato è vietato (L613-3 CPI a)).

L’importazione

L’importazione di un prodotto brevettato è vietata (L613-3 CPI a)).

È considerato importatore qualsiasi persona che partecipa all’importazione.

Pertanto, l’esportatore in Francia sarà parimenti considerato contraffattore (Tribunale di grande istanza di Parigi, 3e ch., 1re sect, 3 maggio 2006 e Corte d’appello di Parigi, 4e ch., sect. B, 19 settembre 2008).

L’esportazione

Dal 11 marzo 2014, l’atto di esportazione di un prodotto brevettato, dalla Francia verso l’estero, è parimenti sanzionato (L613-3 CPI a) o c)).

Per l’esportazione dall’estero verso la Francia, si veda il paragrafo sull’importazione.

Il trasbordo

Principio

Dal 11 marzo 2014, il trasbordo di un prodotto brevettato è parimenti sanzionato (L613-3 CPI a)).

Cronistoria sulla sanzione del transito

Prima dell’11 marzo 2014, e nonostante alcune esitazioni, i giudici sembravano voler interpretare il transito come un’importazione e quindi sanzionarlo allo stesso modo (Corte d’Appello di Pau, ch. corr., 14 ottobre 1998).

Focus sul transito intracomunitario

Per quanto riguarda il transito intracomunitario, i giudici avevano stabilito che questo tipo di transito intracomunitario non costituiva contraffazione alla luce degli imperativi di libera circolazione in Europa (C. Cass. crim. n°01-87631, 3 settembre 2002).

Tale giurisprudenza sarà mantenuta alla luce della nuova sanzione del trasbordo?

La detenzione ai fini sopraindicati

È necessario che la detenzione sia finalizzata a offrire, utilizzare, importare, esportare, trasbordare o immettere in commercio il prodotto contraffatto (L613-3 CPI a)).

Pertanto, la « semplice detenzione » di un prodotto che consente di attuare l’invenzione non costituisce un atto di contraffazione (Tribunale di grande istanza di Lione, 10e ch. 14 febbraio 2008, es. un trasportatore).

La contraffazione di prodotti ottenuti direttamente mediante un procedimento brevettato

Principio

Al fine di evitare che un terzo possa realizzare la fabbricazione di un prodotto all’estero utilizzando un procedimento brevettato in Francia e possa importare i prodotti fabbricati senza alcun problema, il legislatore francese ha aggiunto un divieto supplementare (L613-2 CPI c)): una protezione per i « prodotti ottenuti direttamente mediante tale procedimento« .

Sono vietati (L613-2 CPI c)):

• l’offerta,
• l’immissione in commercio,
• l’utilizzo,
• l’importazione,
• l’esportazione,
• il trasbordo, e
• la detenzione ai fini sopraindicati del prodotto ottenuto direttamente mediante il procedimento

In breve, tutti gli atti di contraffazione classici sono vietati, ad eccezione della fabbricazione (ma quest’ultima è coperta dal procedimento stesso).

Che cos’è un prodotto?

Sì… pongo effettivamente questa domanda.

Se può sembrare banale a prima vista (pensando ad esempio alla fabbricazione di un tavolo), la domanda si giustifica se affrontiamo argomenti « limite »:

• Un’immagine è un prodotto rispetto a un procedimento di compressione di immagini?
• Un modello addestrato di IA è un prodotto rispetto a un procedimento di addestramento di una rete neurale?
• Una decisione GO/NOGO è un prodotto rispetto a un procedimento decisionale (es. decisione di perforazione)?
• Un numero è un prodotto rispetto a un procedimento di ottimizzazione sotto vincolo?

Vediamo bene che la questione è complessa e penso che ognuno di voi avrà risposte diverse a queste domande (in mancanza di giurisprudenza)…

La contraffazione di procedimenti

Principio

Costituiscono atti di contraffazione per un procedimento:

• l’utilizzo del procedimento brevettato (L613-3 CPI b)),
• l’offerta di utilizzo del procedimento sul territorio francese (L613-3 CPI b)),
• gli atti di contraffazione relativi alle rivendicazioni di prodotto (ad eccezione della fabbricazione) per il prodotto ottenuto direttamente mediante il procedimento (L613-3 CPI c)):
  • l’offerta,
  • l’immissione in commercio,
  • l’utilizzo,
  • l’importazione,
  • l’esportazione,
  • il trasbordo, o
  • la detenzione ai fini sopraindicati.

Utilizzo del procedimento

Principio

L’utilizzo di un procedimento brevettato è vietato (L613-3 CPI b)).

Offerta di utilizzo del procedimento sul territorio francese

Principio

È vietata l’offerta di utilizzo di un procedimento brevettato (L613-3 CPI b)).

Forma di questa offerta

Questa offerta di utilizzo può assumere diverse forme:

• un’offerta di fornitura di macchinari che incorporano un procedimento brevettato e la cui messa in funzione costituirebbe un atto primario di contraffazione (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 4e sect., 28 gennaio 2010);
• un’offerta fatta a un terzo di attuare, per conto di tale terzo, il procedimento in Francia (es. nell’ambito di una gara d’appalto, Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 24 novembre 2004).

Problema di territorialità

Come interpretare l’espressione « sul territorio francese » dell’articolo L613-3 CPI b) ?

Deve essere interpretata come:

• l’offerta in Francia di utilizzo del procedimento;
• l’offerta di utilizzo del procedimento in Francia;

Sembra che la seconda interpretazione sia la più logica, poiché si sa già che gli atti di contraffazione (cioè l’offerta) devono essere realizzati (o ricevuti nel contesto dell’offerta) in Francia (legge n° 92-597 di codificazione del Codice della proprietà intellettuale, 1° luglio 1992, art 4.): perché questa precisazione altrimenti?

Pertanto, se proponete in Francia (ad esempio, durante un forum) di attuare un procedimento al di fuori della Francia, non sussiste contraffazione.

La contraffazione mediante fornitura di mezzi

Cronistoria

Di fronte all’impossibilità di fabbricare un prodotto oggetto di un brevetto, alcuni si sono chiesti: e se si fornisse un « kit da assemblare » piuttosto che un prodotto già montato?

Vi sarebbe contraffazione?

La vicenda che ha messo in luce questa lacuna è la cosiddetta causa delle « cere multi-cristalline » (Corte d’appello di Parigi, 28 novembre 1960). In questa causa, l’oggetto dell’invenzione veniva consegnato in kit agli utenti finali.

La legge non prevedendo allora alcuna sanzione, il giudice fu costretto a constatare che tale fabbricazione e consegna non costituivano atti di contraffazione.

Considerando che i fatti costitutivi di una contraffazione sono tassativamente enumerati agli articoli 40 e 41 della legge modificata del 5 luglio 1844 sui brevetti d’invenzione; [… ]

Considerando pertanto che solo la fabbricazione delle fondazioni per arnie con le miscele descritte nel brevetto […] potrebbe costituire un atto di contraffazione.

Considerando che, fabbricando la miscela di cera contestata e mettendola in vendita, la società Tisco ha potuto agevolare il compimento di atti di contraffazione da parte di un certo numero di apicoltori procurando loro i mezzi per commettere tali atti.

Considerando che un tale comportamento non deve essere confuso con l' »impiego dei mezzi che sono oggetto del brevetto » previsto dall’articolo 40 della legge del 1844.

Normativa attuale

L’articolo L613-4 CPI è stato introdotto nel 1968 per colmare questa lacuna.

Pertanto, è vietato consegnare o offrire di consegnare sul territorio francese elementi che consentano di attuare l’invenzione (prodotto o procedimento), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

• se sapete che tali mezzi sono idonei a tale attuazione (o quando le circostanze lo rendono evidente, L613-4 CPI comma 1);
• se sapete che tali mezzi sono destinati a tale attuazione presso la persona a cui consegnate tali mezzi (o quando le circostanze lo rendono evidente, L613-4 CPI comma 1);
• se la consegna E tale attuazione avvengono sul territorio francese (L613-4 CPI comma 1);
• se i mezzi di attuazione non si trovano commercialmente disponibili (almeno uno) OPPURE se istigate il terzo a commettere un atto di contraffazione (L613-4 CPI comma 2).

Questa fornitura di mezzi può riguardare solo alcuni mezzi essenziali dell’invenzione.

Eccezioni

La fornitura di mezzi non è considerata una contraffazione se questi sono forniti :

• al titolare del brevetto stesso (poiché esiste il « consenso del proprietario del brevetto », L613-4 CPI, 1° comma),
• ai licenziatari (non esclusivi, esclusivi, d’ufficio, titolari di una licenza obbligatoria, ecc., L613-4 CPI, 1° comma),
• alle persone che cercano di ottenere un’AIC (L613-4 CPI, 3° comma insieme a L613-5 CPI d)),
• alle persone che cercano di ottenere un’autorizzazione per la pubblicità di un medicinale presso i membri delle professioni sanitarie (L613-4 CPI, 3° comma insieme a L613-5 CPI d-bis)),
• alle persone che inviano oggetti nello spazio (L613-4 CPI, 3° comma insieme a L613-5 CPI e)).

Problema della multi-territorialità dell’atto o problema dei multi-attori

Multi-territorialità

Come abbiamo visto, un gran numero di atti di contraffazione richiede la presenza sul territorio francese (es. fabbricazione, utilizzo, ecc.)

Ma, facciamo un’ipotesi azzardata e immaginiamo che il procedimento brevettato sia realizzato in parte in Francia (l’altra parte del procedimento essendo realizzata all’estero). Ad esempio:

• lo stabilimento di fabbricazione si estende oltre il confine e alcune fasi della fabbricazione sono realizzate da una parte del confine mentre altre sono realizzate dall’altra parte.
• il procedimento protetto è attuato per una parte (es. emissione di un’onda) da una parte del confine, mentre un’altra parte (es. la ricezione e la decodifica dell’onda) è attuata dall’altra parte.

Si tratta di contraffazione ?

Tenderei a dire di no, ma purtroppo non sembra esistere molta giurisprudenza su questo punto.

Osserviamo comunque alcune interessanti giurisprudenze straniere sull’argomento:

• USA: NTP v RIM del 14 dicembre 2004
  • Dal momento che il beneficiario di un servizio si trova negli USA, anche se tale servizio è attuato al di fuori degli USA, allora si applica il principio di territorialità (in questo caso, avevamo un relay mail situato in Canada utilizzato dagli americani)
• Germania: Regional Court of Munich (decision 7 O 16945/15) del 21 aprile 2016
  • Se esiste un legame economico con il paese in cui vengono effettuate le fasi (esiste un legame economico se le fasi effettuate all’estero possono essere associate a un’entità che realizza le altre fasi sul territorio tedesco), allora può esserci contraffazione
• UK: Menashe Business Mercantile and Julian Menashe v. William Hill Organisation Ltd del 15 marzo 2002
  • Il fatto che il server sia situato al di fuori del Regno Unito non toglie nulla al fatto che l’effetto del server permanga sul territorio inglese (es. server di gioco)
  • Di conseguenza, il giocatore utilizza effettivamente il server dal Regno Unito.

Multi-attori

Ora, consideriamo che il procedimento brevettato sia realizzato interamente in Francia, ma da due persone diverse.

È possibile considerare una sorta di gruppo coerente di contraffattori che agiscono di concerto?

Si tratta di una contraffazione diretta o per fornitura di mezzi?

In Francia, la Corte d’appello di Parigi (CA Paris, 19 settembre 2012, Pôle 5, Chambre 1, RG n°11/04655) ritiene che vi sia effettivamente contraffazione, anche in caso di più attori, purché questi « agiscano di concerto e perseguano l’obiettivo comune di raggiungere il risultato promesso dall’invenzione ».

È quindi necessario dimostrare una sorta di elemento morale, di volontà. Tanto per dire che la cosa è più complicata 🙂

Necessità di un elemento morale?

In procedura civile

Senza conoscenza di causa

Sono considerati atti di contraffazione primaria (prodotto):

• l’importazione,
• l’esportazione,
• il trasbordo,
• la fabbricazione, e
• la detenzione ai fini dell’importazione, dell’esportazione, del trasbordo.

Sono considerati atti di contraffazione primaria (procedimento):

• l’utilizzo del procedimento.

Infatti, per questi atti di contraffazione, non è necessario mettere a conoscenza il presunto contraffattore (L613-3 CPI insieme a L615-1 CPI).

Con conoscenza di causa

Principio per i prodotti

I seguenti atti sono considerati atti di contraffazione secondaria (prodotto):

• l’offerta,
• l’immissione in commercio,
• l’utilizzo,
• la detenzione ai fini dell’utilizzo o dell’immissione in commercio.

I presunti contraffattori devono quindi essere messi a conoscenza, la sanzione della contraffazione essendo applicabile a partire da tale messa a conoscenza (L613-3 CPI insieme a L615-1 CPI).

Principio per i procedimenti

I seguenti atti sono considerati atti di contraffazione secondaria (procedimento):

• l’offerta di utilizzo sul territorio francese.

I presunti contraffattori devono quindi sapere (o quando le circostanze lo rendono evidente) che l’utilizzo del procedimento è vietato a causa del brevetto (L613-3 CPI b)).

Significato della « conoscenza di causa »

La conoscenza di causa non si limita alla semplice conoscenza del brevetto, ma richiede la conoscenza del fatto che la portata del brevetto copra il prodotto in questione (« conoscenza del carattere contraffacente« , Corte d’appello di Parigi, 4e ch., sect. B, 19 settembre 2003).

Messa in mora

La messa in mora può essere un mezzo per mettere a conoscenza un presunto contraffattore (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 4e sect. , 23 giugno 2011)

Tuttavia, evitate di redigere le vostre messe in mora in modo troppo aggressivo (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch, 16 maggio 2000): a titolo di esempio, sarà eccessiva una « messa in guardia molto vigorosa » inviata a tutti i clienti di un fabbricante, così come un sequestro preventivo volto a esercitare pressione su questi ultimi affinché non acquistino i prodotti concorrenti!

Pertanto, è opportuno redigere messe in mora che mettano in guardia contro una possibile contraffazione (senza affermare in modo minaccioso che si tratta effettivamente di contraffazione). Essa deve limitarsi a fornire un’informazione oggettiva e a presentare gli argomenti avversi se noti: in mancanza, una tale lettera di messa in mora potrebbe essere considerata come concorrenza sleale (C. Cass. com., 27 maggio 2015, n°14-10800).

Allo stesso modo, l’invio di una lettera di messa in guardia a un venditore senza citare in giudizio il fabbricante può essere condannabile se l’identità del fabbricante era ben nota.

Citazione in giudizio o sequestro-contraffazione

La citazione in giudizio (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 23 giugno 2000) o il sequestro-contraffazione può parimenti costituire una messa a conoscenza.

Conoscenza presunta?

In alcuni casi particolari, la giurisprudenza ammette che la conoscenza possa essere presunta: è ad esempio il caso per i professionisti esperti di un mercato altamente specializzato (Cass. com. del 12 marzo 2002, n°99-16926) o anche solo specializzato se il venditore ha un legame con il fabbricante, ad esempio (Cass. comm. del 6 novembre 2012 RG n°11-19375).

In procedura penale

In sede penale, l’elemento soggettivo è più forte: è necessario che il contraffattore abbia compiuto gli atti di contraffazione « scientemente » (L615-14 CPI).

Le eccezioni e l’assenza di contraffazione

Gli atti dell’articolo L613-5

L’articolo L613-5 CPI prevede numerose eccezioni alla contraffazione, eccezioni guidate da un certo pragmatismo.

Pertanto, i seguenti atti non possono essere considerati come contraffazioni (L613-5 CPI):

• gli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali;
  • una cooperativa agricola non beneficia di questa eccezione (Cass. com., 15 apr. 1964);
• gli atti compiuti a titolo sperimentale (tipicamente ricerche scientifiche);
  • questa eccezione copre i test tecnici di una macchina (C. Cass. com. n°11-27686, 14 maggio 2013),
  • questa eccezione non copre i test commerciali (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 7 ottobre 2005),
  • questa eccezione copre le sperimentazioni cliniche, anche fase III (Cour d’Appel de Paris, 27 gennaio 1999),
• la preparazione di medicinali effettuata su richiesta nelle farmacie, su prescrizione medica;
• gli studi e le prove richiesti per ottenere un’AIC (autorizzazione all’immissione in commercio) per un medicinale, nonché gli atti necessari alla loro realizzazione e all’ottenimento dell’autorizzazione;
  • questa eccezione copre gli studi di biodisponibilità volti a dimostrare la bioequivalenza del generico con il medicinale di riferimento,
  • compresa la fabbricazione di lotti pilota per l’ottenimento dell’

    AIC,

  • l’iscrizione nell’elenco dei medicinali rimborsabili non costituisce atti di contraffazione (Tribunal de Grande Instance, 3e ch, 9 gennaio 1998).
• gli atti necessari per ottenere l’autorizzazione alla pubblicità presso i medici (cfr. articolo L5122-9 del codice della sanità pubblica);
• l’introduzione di satelliti nel territorio francese prima del loro invio nello spazio.

L’esaurimento del diritto

Immaginiamo la seguente situazione:

• Lei possiede un brevetto in Francia;
• Vende prodotti in Germania;
• Un tedesco acquista questi prodotti e li vende in Francia.

Ha il diritto di farlo? Può impedirglielo?

La risposta è no! E questo si chiama « esaurimento del diritto » (L613-6 CPI).

In sintesi, se immette sul mercato un prodotto (o dà il suo consenso a tale immissione) all’interno dello Spazio economico europeo, non può più opporsi alla sua circolazione al suo interno.

Questa eccezione deriva dalla libera circolazione delle merci in tale spazio (articoli 28-31 del Trattato sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

È tuttavia importante notare che questo principio non esiste per gli altri Paesi del mondo. Pertanto, il titolare del brevetto può vietare l’importazione in Francia di prodotti che egli stesso ha immesso sul mercato negli USA (ciò che può urtare il « buon senso comune« , poiché tali prodotti sono contraffatti anche se è stato il titolare del brevetto a venderli… eppure, è una logica ineccepibile).

La preesistenza personale anteriore

Principio

La possession personale anteriore (che risale all’epoca di Luigi XVI) consiste nel detenere l’invenzione prima del deposito da parte di un terzo della domanda di brevetto. Poiché detenevate l’invenzione, la legge vi consentirà di continuare a utilizzarla senza essere ostacolati dal brevetto (L613-7 CPI).

Condizioni

Colui che possiede

Non esistono condizioni particolari riguardanti la persona di « colui che possiede » (L613-7 CPI):

• quanto al numero delle persone che detengono questo diritto (1, 2, 100 persone);
• quanto alla qualità di queste persone (persone fisiche, persone giuridiche, ecc., Cour de Paris, 5 marzo 1896, nel caso specifico, lo Stato era stato riconosciuto come detentore di una possession personale anteriore);
• quanto alla sua nazionalità;
• quanto alla sua qualità (non è necessariamente inventore, TGI Paris, 3e ch. 9 marzo 2001).

Naturalmente, questa persona deve essere in buona fede secondo il principio « fraus omnia corrumpit« . Pertanto, se il possesso deriva da una divulgazione effettuata da un inventore sotto vincolo di riservatezza (ad es. in un rapporto contrattuale, C. Cass. com. n°04-15694, 25 aprile 2006), non è possibile avvalersi di una possession personale anteriore.

Momento del possesso

Gli elementi del possesso devono essere presenti (L613-7 CPI):

• alla data di deposito del brevetto (Cass. com. 18 dicembre 1973 n°72-12090), o
• eventualmente, alla data della priorità del brevetto.

Luogo del possesso

Il possesso deve avvenire sul territorio francese… e non all’estero (ad esempio, tramite un’attuazione in un paese straniero, L613-7 CPI).

Contenuto del possesso richiesto

È necessario attuare l’invenzione? È necessario essere pronti ad attuarla? È sufficiente essere in possesso « intellettuale »?

In realtà, diversi orientamenti giurisprudenziali si contrappongono…

Un primo orientamento giurisprudenziale sostiene che sia sufficiente avere una conoscenza perfetta (anche teorica) dell’invenzione per giustificare una possession personale anteriore (Cour de Paris, 5 marzo 1896).

Infatti, al momento del deposito di una domanda di brevetto, è richiesta solo una descrizione e non è richiesta alcuna attuazione. Perché allora essere più severi per la possession anteriore?

Alcune giurisprudenze accettano come prove della possession anteriore preparativi seri (TGI Paris, 3e ch., 4 sett. 2001) o uno sfruttamento previo (Cass. crim., 30 maggio 1849): non è molto chiaro se questi giudici avrebbero accettato prove più « deboli » e una semplice conoscenza intellettuale dell’invenzione…

Altri paesi (come gli USA) riservano la propria « possession personale anteriore » nazionale alle persone che hanno realizzato preparativi seri.

Oggetto del possesso richiesto

Il possesso deve riguardare l’invenzione così come è rivendicata nel brevetto concesso o, se del caso, nel brevetto limitato.

Eventi successivi al deposito

Qualsiasi evento successivo alla data di deposito non ha incidenza sul possesso personale anteriore, anche se tali eventi sono:

• una modifica delle rivendicazioni della domanda di brevetto (anche estensiva);
• la cessazione dello sfruttamento da parte della persona che ha un possesso personale anteriore (Cass. ch. des requêtes, 28 aprile 1938)

Il diritto conferito

La persona che beneficia di un diritto di « possesso personale anteriore » può sollevare un’eccezione (Cass. crim., 23 febbraio 1856) in caso di azione per contraffazione.

Il brevetto non sarà quindi opponibile (L613-7 CPI).

La trasmissione del diritto

Il diritto al « possesso personale anteriore » non è un diritto che può essere ceduto facilmente.

Ad esempio:

• non è possibile acquistare il diritto di un terzo che abbia un « possesso personale anteriore« ;
• una controllata non possiede un diritto di possesso personale anteriore anche se la sua casa madre o il suo dirigente lo possedeva.

L’unica cessione possibile (prevista dall’articolo L613-7 CPI) è una cessione con la società o con il dipartimento (la parte dell’impresa) che è interessato a tale possesso personale anteriore: tale diritto può quindi essere ceduto a titolo accessorio, ma non a titolo principale.

Delega del diritto

La formulazione dell’articolo L613-7 CPI sembra vietare alla persona che ha un possesso personale anteriore di commissionare la riproduzione dell’invenzione a un subappaltatore (salvo, ovviamente, se anche quest’ultimo abbia avuto conoscenza dell’invenzione anteriormente al deposito).

Tuttavia, il subappaltatore che realizza solo una parte dell’invenzione non potrà essere perseguito per fornitura di mezzi, poiché la persona che ha un possesso personale anteriore è considerata abilitata a mettere in pratica l’invenzione ai sensi dell’L613-4 CPI.

Segreto del possesso

Ovviamente, tale possesso personale anteriore può essere segreto (Cass. crim., 23 febbraio 1856)

La prova di tale possesso può essere relativamente complessa a causa di questo segreto: vi consiglio quindi di descrivere la vostra « invenzione segreta » in una busta Soleau nel modo più preciso possibile, oppure di depositare la sua descrizione presso un notaio al fine di poter dimostrare una data certa.

La provocazione della contraffazione?

Se il titolare di un brevetto provoca l’atto di contraffazione da parte di un terzo (es. ordine all’estero di un prodotto contraffatto, o ordine di fabbricazione di un prodotto contraffacente CA Paris, 4 dicembre 1862), tale atto sarà escluso dai giudici e non sarà considerato come contraffazione.

La tolleranza del titolare del brevetto?

A differenza del diritto dei marchi (L716-5 CPI), se il titolare del brevetto è a conoscenza di atti illeciti e li tollera, anche per un periodo piuttosto lungo, ciò non comporta rinuncia da parte sua all’esercizio dei propri diritti (analogia con la decisione Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch. 05 aprile 1995 per i disegni e modelli).

Mancato sfruttamento?

Allo stesso modo, il fatto che il titolare del brevetto (rispettivamente il licenziatario) non sfrutti l’oggetto del proprio brevetto (rispettivamente della propria licenza) non costituisce una scusa/un’autorizzazione alla contraffazione da parte di un terzo (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 15 dicembre 2004).

Solo una licenza d’ufficio potrà essere richiesta se durante gli ultimi 3 anni non vi è stato sfruttamento (ma ciò rimane raro, L613-11 CPI).

Obbligo di contraffazione ?

Il fatto di essere obbligati a contraffare un brevetto per soddisfare una norma (es. Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 09 settembre 2008) non costituisce una scusa legittima.

Rilascio di un brevetto ?

Inoltre, il semplice fatto di ottenere un brevetto non costituisce una contraffazione di un brevetto anteriore, poiché si tratta del semplice esercizio di un diritto (C. Cass. civ., 16 agosto 1861).

Sintesi grafica

Ecco un piccolo schema che permette di sintetizzare quanto appena detto sulla contraffazione :