Esistono alcune invenzioni (benché tecniche) che sono state volontariamente escluse dalla brevettabilità.

Elementi contrari all’ordine pubblico e al buon costume

Principio

L’A53 a) CBE dispone che:

I brevetti europei non sono concessi per:

a) le invenzioni la cui utilizzazione commerciale sarebbe contraria all’ordine pubblico o al buon costume, non potendo tale contraddizione essere dedotta dal solo fatto che la utilizzazione è vietata, in tutti gli Stati contraenti o in alcuni di essi, da una disposizione legislativa o regolamentare.

Criteri di esclusione

Principio

Un esempio può essere la mina anti-uomo.

Per stabilire se un elemento debba essere escluso dalla brevettabilità per questo motivo, è utile chiedersi se tale invenzione apparirebbe agli occhi del pubblico come così ripugnante da rendere inconcepibile la sua brevettazione (Linee guida G-II 4.1).

La decisione T356/93 indica che la nozione:

  • di ordine pubblico comprende:
    • la protezione dell’interesse pubblico; la protezione dell’integrità fisica degli individui in quanto membri della società; la protezione dell’ambiente. Il buon costume comprende:
      • i comportamenti conformi alla morale e/o considerati accettabili (es. procedimento di fabbricazione di un farmaco che richiede, per ogni compressa, il sacrificio di sei conigli, T1553/15).

    La R28 CBE indica in particolare che non sono brevettabili:

    • i procedimenti di clonazione degli esseri umani; i procedimenti di modifica dell’identità genetica germinale dell’essere umano; gli usi di embrioni umani per fini industriali o commerciali (e i prodotti che implicano necessariamente, alla data del deposito, la distruzione di embrioni umani, G2/06); i procedimenti di modifica dell’identità genetica degli animali tali da provocare loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’uomo o l’animale.

    Si noti che l’essere umano è un animale, quindi affinché una rivendicazione non cada sotto l’esclusione, può essere utile escludere esplicitamente l’essere umano (es. « metodo di clonazione di un animale che non è un essere umano »).

    Caso particolare dell’operatore presente in una rivendicazione

    Esiste un caso particolare di esclusione che non viene subito in mente.

    Immaginiamo la seguente situazione: rivendichiamo un procedimento o un dispositivo che coinvolge esplicitamente un operatore (es. un addetto al parcheggio).

    Ebbene, amici miei, ciò è contrario all’ordine pubblico, poiché l’inclusione di una persona nel dispositivo rivendicato rende lo sfruttamento commerciale dell’invenzione contrario all’ordine pubblico, in quanto viola i diritti umani (articoli 4 e 5 della CEDU) (T149/11 e T369/13).

    Ecco, ecco…

    Criteri che non implicano necessariamente un’esclusione

    Tuttavia, non è perché uno degli usi dell’invenzione è ripugnante che l’invenzione debba essere esclusa dalla brevettabilità (gli altri usi essendo « accettabili », T866/01 o G1/98 motivo 3.3.3).

    A titolo di esempio, un metodo per scassinare casseforti può essere scioccante se utilizzato da ladri, ma accettabile se utilizzato da un fabbro (Direttive G-II 4.1.2).

    Tuttavia, se la domanda contiene un riferimento esplicito a un uso che sarebbe contrario all’ordine pubblico o al buon costume, la soppressione di tale riferimento può essere richiesta in virtù della regola R48(1) a) CBE (Direttive G-II 4.1.2).

    Inoltre, non è perché un’invenzione è vietata da una legislazione nazionale che deve essere esclusa dalla brevettabilità (A53 a) CBE).

    Il semplice utilizzo di ingegneria genetica non rende un’invenzione non brevettabile ai sensi dell’A53 a) CBE (G1/98).

    Varietà vegetali, razze animali e procedimenti essenzialmente biologici

    L’A53 b) CBE dispone che :

    I brevetti europei non sono concessi per :

    […] b) le varietà vegetali o le razze animali nonché i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento di vegetali o di animali, tale disposizione non applicandosi ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante tali procedimenti ;

    Varietà vegetali

    Definizione

    Una varietà vegetale è (R26(4) CBE) un insieme vegetale di un unico taxon botanico del rango più basso conosciuto, che è :

    • omogeneo (cioè che può essere definito da certi caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi),
    • distinto (cioè che può essere distinto da altri insiemi vegetali per certi caratteri), e
    • stabile (cioè che possiede la capacità di essere riprodotto senza cambiamenti).

    Tuttavia, è brevettabile una determinata pianta (es. pianta geneticamente modificata), sapendo che la fattibilità tecnica dell’invenzione non è limitata a una varietà vegetale (es. la modifica del DNA può funzionare per diverse varietà) (vedi Direttive G-II 5.4.1 e G1/98) : ciò è ripreso da R27 b) CBE.

    Ragione di questa esclusione

    Le varietà vegetali possiedono già un sistema di protezione particolare: le novità vegetali (T49/83) definite dalla convenzione UPOV.

    Non si andrà comunque a combinare le protezioni, no?

    Varietà ottenute direttamente da un procedimento

    Se la brevettabilità di una varietà vegetale è esclusa, ci si può interrogare su un procedimento che permette di ottenere direttamente tale varietà vegetale.

    Sappiamo che il prodotto ottenuto direttamente da un procedimento brevettato è parimenti protetto (A64(2) CBE). Così, questo espediente permetterebbe di aggirare astutamente l’esclusione della brevettabilità delle varietà vegetali.

    Secondo il parere della grande camera di ricorso nella causa G1/98, le disposizioni dell’A64(2) CBE non devono essere prese in considerazione durante l’esame di una rivendicazione relativa a un procedimento di ottenimento di una varietà vegetale.

    Pertanto, solo le rivendicazioni di prodotti non possono essere escluse ai sensi dell’A53 b) CBE.

    Razze animali

    Il concetto di razza animale non si confonde con quello di animale in quanto tale (T 19/90, topo oncogenico).

    Non esiste una definizione di « razza animale » (G3/95).

    La « Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche » non fornisce ulteriori definizioni.

    Tuttavia, è brevettabile un animale (es. animale geneticamente modificato), considerando che la fattibilità tecnica dell’invenzione non è limitata a una razza animale (R27 b) CBE, es. la modifica del DNA può funzionare per più razze, T315/03, generalizzazione del principio stabilito da G1/98 per le varietà vegetali).

    Procedimenti essenzialmente biologici

    Un procedimento essenzialmente biologico è (R26(5) CBE) un procedimento che « consiste interamente in fenomeni naturali quali l’incrocio o la selezione ».

    Esclusione

    Tali procedimenti comprendono in modo evidente « i procedimenti basati sull’incrocio per via sessuata di vegetali o animali » (Direttive G-II 5.4.2).

    Pertanto, i metodi di incrocio sessuato di genomi completi e di selezione di animali o piante sono esclusi dalla brevettabilità.

    Questi metodi sono esclusi anche se la rivendicazione include, prima o dopo le fasi di incrocio e selezione, altre fasi tecniche (es. utilizzo di marcatori molecolari genetici per facilitare la selezione, Direttive G-II 5.4.2) relative alla preparazione del vegetale o dell’animale o al proseguimento del suo trattamento (G1/08 e G2/07 : decisione Broccoli).

    Allo stesso modo, non è possibile rendere brevettabile un procedimento di incrocio e selezione per il semplice fatto che una sotto-fase di incrocio o selezione sia tecnica o assistita dall’uomo (es. utilizzo di un metodo di laboratorio per selezionare solo le piante che presentano un tasso di una certa proteina superiore a una soglia) (G2/07).

    Non esclusione

    Tuttavia, l’inserimento di un gene nel genoma durante un incrocio non è considerato « essenzialmente biologico« , poiché questo metodo non richiede né definisce fasi di mescolamento di geni tramite incrocio sessuato seguito da selezione (T915/10).

    Inoltre, un metodo di trattamento di vegetali consistente nell’impiego di una sostanza o di radiazioni che stimolano la crescita non sarà considerato escluso (Direttive G-II 5.4.2).

    Inoltre, le tecniche di « impollinazione » non sono escluse (T1729/06).

    Prodotti ottenuti da procedimenti essenzialmente biologici

    Dopo numerosi sviluppi giurisprudenziali e legislativi, la Grande Camera è tornata sulle sue decisioni G1/12, G2/13 in una nuova decisione G3/19 (non rinnega i suoi argomenti precedenti ma… propone un’«interpretazione dinamica» dei testi).

    Pertanto, i prodotti ottenuti da procedimenti esclusi non possono essere brevettati (anche se questi sono rivendicati sotto forma di product-by-process).

    Procedimenti microbiologici e prodotti ottenuti da tali procedimenti non esclusi

    Definizione

    Una possibile definizione dei procedimenti microbiologici è:

    • procedimenti che utilizzano una materia microbiologica, che comportano un intervento su una materia microbiologica o che producono una materia microbiologica (R26(6) CBE);
    • procedimenti tecnici nei quali microrganismi sono direttamente utilizzati (T356/93, cellule di piante);
    • procedimenti che fanno ricorso a microrganismi (G1/98).

    I microrganismi sono, ad esempio:

    • i batteri,
    • i lieviti,
    • i funghi,
    • le alghe,
    • i protozoi,
    • le cellule umane, animali e vegetali (le cellule di piante sono prodotti microbiologici, T356/93),
    • i virus,
    • i plasmidi,
    • o qualsiasi organismo generalmente unicellulare, invisibile a occhio nudo, che può essere moltiplicato e manipolato in laboratorio.
    Caso particolare dei procedimenti di modificazione genetica

    Al contrario, i procedimenti di modificazione genetica non possono costituire un procedimento microbiologico (G1/98 motivo 5.2).

    Infatti, ciò equivarrebbe a eludere l’esclusione dalla brevettabilità delle varietà vegetali (rispettivamente delle razze animali) autorizzando la brevettabilità delle varietà (rispettivamente delle razze) ottenute dopo modificazione genetica, poiché A53 b) CBE dispone:

    i procedimenti essenzialmente biologici di ottenimento di vegetali o animali [sono esclusi], tale disposizione non applicandosi ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante tali procedimenti.

    Metodi chirurgici o terapeutici o di diagnosi

    L’A53 c) CBE dispone che:

    I brevetti europei non sono concessi per:

    [… ] c) i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale, tale disposizione non applicandosi ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l’attuazione di uno di questi metodi.

    Esclusione

    Lo scopo dell’esclusione di tali metodi è di non ostacolare l’esercizio della medicina (G1/04 e Direttive G-II 4.2.1)

    Metodi di trattamento chirurgici

    Definizione

    Per « metodo di trattamento chirurgico » si intende qualsiasi metodo, effettuato su un corpo umano o animale vivente (G1/07, punto 3.4.2.7 delle motivazioni):

    • corrispondente a un intervento fisico/invasivo sostanziale praticato sull’organismo,
    • che richiede un know-how medico specializzato,
    • che comporta un rischio considerevole per la salute, anche se viene dimostrata la diligenza professionale e l’expertise richieste.

    Pertanto, questa definizione è una definizione dinamica e deve essere analizzata caso per caso dalle camere di ricorso in funzione delle evoluzioni tecnologiche (G1/07).

    Ad esempio, il fatto che un mezzo di contrasto possa essere iniettato per via endovenosa da un professionista paramedico qualificato (T663/02) è un indizio che tale iniezione è un intervento di routine senza grande rischio per la salute (e quindi non è un metodo chirurgico).

    Inoltre, è necessario verificare se l’intervento fisico sia collegato all’invenzione (G1/07).

    Se l’invenzione rivendicata (es. RM) non è collegata funzionalmente all’intervento (es. iniezione di un mezzo di contrasto visibile alla RM), allora la rivendicazione può essere accettabile (l’oggetto dell’invenzione essendo quello di produrre un’immagine RM e non di iniettare un prodotto nel corpo umano) (G1/07).

    Esclusione

    Per essere esclusa dalla brevettabilità, il metodo rivendicato deve comprendere (o includere) almeno un passaggio chirurgico (G1/07, motivo 4 e Direttive G-II 4.2.1.1): uno solo è sufficiente per giustificare un’esclusione.

    Inoltre, l’esclusione non è limitata ai soli interventi a fini terapeutici (G1/07, es. chirurgia curativa come erroneamente riteneva, T383/03).

    Non esclusione

    Tuttavia, un metodo non è considerato chirurgico solo per il fatto di un intervento (eventualmente invasivo) sull’organismo.

    Ad esempio, non sono esclusi (Direttive G-II 4.2.1.1):

    • le tecniche invasive di carattere routinario che sono praticate su parti non vitali dell’organismo e che sono generalmente attuate in un ambiente commerciale non medico:
      • il tatuaggio,
      • i piercing,
      • la depilazione mediante radiazione ottica, e
      • la microabrasione della pelle;
    • i metodi insignificanti che implicano solo un intervento minore e non presentano alcun rischio significativo per la salute quando viene dimostrata la diligenza professionale e l’expertise richiesta.

    Pertanto, un metodo che non presenta un rischio maggiore per la salute non deve essere escluso (T2699/17).

    Inoltre, se il metodo comprende un passaggio di sacrificio dell’animale, la rivendicazione non è esclusa dalla brevettabilità (T182/90).

    Inoltre, un metodo che riguarda solo il funzionamento di un dispositivo senza che vi sia un rapporto funzionale tra il metodo rivendicato e gli effetti esercitati sul corpo da tale dispositivo (T789/96) non costituisce un metodo escluso dalla brevettabilità:

    • un rapporto funzionale è, ad esempio, il comando di uno stimolatore cardiaco effettuato in funzione di una pressione misurata nel cuore (T82/93, stimolazione cardiaca);
    • un rapporto funzionale implica un legame di causalità fisica tra l’attuazione di tale procedimento nel dispositivo e l’effetto terapeutico esercitato sul corpo (T245/87).
    Modalità di attuazione escluse dalla brevettabilità

    Se la formulazione della rivendicazione copre sia modalità di attuazione non escluse che modalità escluse, è possibile escludere queste ultime mediante disclaimer (G1/03, punto 2.1, G1/07).

    Se non è possibile escluderle in modo soddisfacente, il procedimento è escluso dalla brevettabilità.

    Inoltre, occorre verificare le condizioni di brevettabilità a seguito dell’introduzione del disclaimer: se l’oggetto della rivendicazione limitata non era realizzabile alla data di deposito, tale disclaimer non sarà accettabile (es. procedimento di coltura di cellule staminali umane « non ottenute mediante distruzione di embrioni umani » sapendo che alla data di deposito le cellule staminali erano tutte ottenute mediante distruzione di embrioni, T1441/13).

    Omissione del passaggio chirurgico

    In particolare, quando il passaggio chirurgico non è il cuore dell’invenzione, ma serve solo a supportarla (es. acquisizione di un’immagine medica a seguito dell’iniezione di un prodotto in una vena), è tentante cercare di evitare l’esclusione.

    La decisione G1/07 indica che ciò è possibile mediante l’uso di formulazioni come « un prodotto di contrasto preiniettato » (punto 4.3 delle motivazioni). Tuttavia, è necessario rispettare l’A84 CBE.

    Motivo dell’esclusione

    Tale esclusione si spiega con il fatto che è inconcepibile vietare ai medici e ai veterinari di utilizzare ciò che ritengono essere il miglior trattamento a loro disposizione (G1/07, motivo 3.3.6) per curare (o addirittura salvare) il loro paziente.

    Metodi di trattamento terapeutico

    Cosa comprende

    I metodi terapeutici comprendono (Direttive G-II 4.2.1.2):

    • i trattamenti curativi che permettono o mirano alla guarigione di una malattia o di un disfunzionamento organico;
    • i trattamenti profilattici (ossia che proteggono da una malattia senza tuttavia averla, come i vaccini, T19/86, che evitano la comparsa di carie grazie all’eliminazione della placca dentale T290/86).

    La qualità della persona che attua il procedimento non ha alcuna influenza sulla brevettabilità del metodo (T116/85).

    Cosa non comprende

    I trattamenti estetici possono essere brevettabili (T144/83, prodotto anoressizzante).

    Inoltre, se un metodo consente di avere effetti su una malattia senza tuttavia avere un effetto diretto sul corpo umano (es. modifica di raggi luminosi destinati all’occhio, blocco di onde per elettrosensibili, ecc.), tale metodo non sarà considerato come un metodo terapeutico (T2420/13).

    Casi di metodi misti

    Se una sola fase terapeutica è rivendicata, la rivendicazione deve essere rifiutata (T820/92).

    Infine, se l’effetto terapeutico è intrinseco al metodo rivendicato, il metodo è allora escluso dalla brevettabilità:

    • T290/86: eliminazione della placca dentale, « effetto terapeutico inevitabile »;
    • T475/12: effetto lassativo « inevitabile », anche se il paziente non è stitico;
    • T158/13: una distinzione non chiara tra un utilizzo terapeutico e non terapeutico (un semplice disclaimer « non terapeutico » non esclude quindi l’utilizzo terapeutico).

    Tuttavia, il metodo può benissimo avere un effetto terapeutico e non terapeutico non intrecciato (cioè è possibile ottenere l’effetto non terapeutico senza tuttavia avere l’effetto terapeutico):

    Metodo di diagnosi

    Definizione

    Un metodo di diagnosi è un metodo che comprende tutte le seguenti fasi (G1/04 e Direttive G-II 4.2.1.3):

    • la fase di indagine, che implica la raccolta di dati sul corpo umano;
    • il confronto di questi dati con i valori normali;
    • la constatazione di uno scarto significativo (sintomo) durante questo confronto;
    • l’attribuzione di questo scarto a un quadro clinico particolare, ossia la fase di decisione deduttiva in medicina umana o veterinaria (la diagnosi a finalità curativa stricto sensu). Non è necessario che questa fase porti alla deduzione della malattia di origine (T121/05).

    Inoltre, è necessario che le fasi tecniche (solo la prima fase secondo T1197/02) siano applicate al corpo umano o animale, richiedendo la presenza di quest’ultimo. Non è tuttavia richiesto un contatto fisico diretto con il corpo (radiografia, ecografia, ecc.).

    Pertanto, i metodi che mirano semplicemente a raccogliere dati (eventualmente per facilitare una diagnosi successiva) non possono essere considerati come metodi di diagnosi (T385/86).

    Verifica

    In una prima fase, è necessario « completare » la rivendicazione. È necessario aggiungervi (Direttive G-II 4.2.1.3):

    • le fasi essenziali per la definizione dell’invenzione;
    • le fasi implicite.

    Se dopo questo completamento manca una fase, allora il metodo rivendicato non è un metodo di diagnosi.

    Professionista qualificato necessario?

    La partecipazione di un professionista (medico, veterinario, ecc.) non è un criterio determinante per stabilire se il metodo sia un metodo di diagnosi (G1/04).

    Applicazione al corpo umano

    Per essere esclusa dalla brevettabilità, il metodo deve essere applicato al corpo umano o animale. Pertanto, non è escluso:

    • un metodo applicato su un corpo morto (Direttive G-II 4.2.1);
    • un metodo applicato su tessuti e/o liquidi corporei non reintrodotti nell’organismo;

    Non-esclusioni generali

    Prodotti

    Principio

    Alla luce della lettera dell’A53 c) CBE, gli strumenti e apparecchiature chirurgiche (protesi, sonde, bisturi, ecc.), terapeutiche (farmaci, ecc.) o di diagnosi (software, apparecchi di imaging, ecc.) possono essere brevettati senza problemi: sono infatti i metodi ad essere esclusi (Direttive G-II 4.2).

    Caso di esclusione di un dispositivo che implica una fase esclusa

    Può accadere che un dispositivo sia escluso dalla brevettabilità quando implica (per la sua fabbricazione o configurazione) una fase esclusa dalla brevettabilità.

    Ad esempio, se abbiamo a che fare con elettrodi configurati affinché questi « emettono stimolazioni che producono una retrogradazione della fase dell’attività neuronale di almeno due sottopopolazioni di neuroni, (ecc.) » e tale configurazione può essere realizzata solo dopo l’implementazione nel cervello, avremo un problema di esclusione (T1731/12).

    Caso di esclusione di un dispositivo con un legame funzionale tra effetto e corpo

    Anche se le direttive (Direttive G.II 4.2.1) prevedono che non sarebbe possibile sollevare un’obiezione di esclusione se l’invenzione riguarda « dispositivi medici, programmi per computer o supporti di registrazione che comprendono elementi corrispondenti a quelli di un metodo di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale o di un metodo di diagnosi applicato al corpo umano o animale« , è quindi necessario verificare se esiste un legame funzionale con gli effetti del dispositivo sul corpo (G1/07, 4.3.2).

    Ad esempio, nella decisione T944/15, l’invenzione riguardava la somministrazione di radiazioni a un paziente e tiene conto, per la determinazione di tali radiazioni, dei movimenti del paziente.

    Il risultato perseguito dall’invenzione non può quindi essere ottenuto se i movimenti del paziente non vengono presi in considerazione per controllare la radiazione.

    Esistono quindi fasi implicite di avvio del monitoraggio e di utilizzo del risultato, fasi che creano un legame funzionale con il metodo di trattamento.

    La necessaria considerazione di tali fasi fa sì che l’invenzione sia un metodo di trattamento escluso dall’A53 c) CBE.

    Altri metodi

    Gli altri metodi (cioè diversi da quelli chirurgici, terapeutici o di diagnosi) sono brevettabili.

    In particolare, i metodi di trattamento di una pecora per favorirne la crescita, migliorare la qualità della sua carne o aumentare la resa della lana sono brevettabili (Direttive G-II 4.2.1).