Limitazione e rinuncia

Scopo di queste procedure

L’articolo L613-24 CPI dispone:

Il titolare del brevetto può in qualsiasi momento rinunciare alla totalità del brevetto o a una o più rivendicazioni, oppure limitare l’ambito del brevetto modificando una o più rivendicazioni.

Queste due procedure sono in realtà molto simili:

• la rinuncia è una procedura che consente di annullare il proprio brevetto (così come concesso, modificato a seguito di un’opposizione in Europa o già limitato):
  • con effetto retroattivo (L613-24 CPI, quarto comma) e
  • ciò può essere utile, ad esempio, per evitare una procedura di nullità lunga e costosa o in applicazione di un accordo amichevole tra le parti;
• la limitazione è una procedura che consente di limitare l’ambito del proprio brevetto (così come concesso, modificato a seguito di un’opposizione in Europa o già limitato):
  • con effetto retroattivo (L613-24 CPI, quarto comma) e
  • ciò può essere utile, ad esempio, in caso di scoperta di uno stato della tecnica successivo al rilascio.

Richiesta

Forma

La richiesta deve essere presentata per iscritto (R613-45 CPI).

Contenuto

La richiesta contiene (R613-45 CPI):

• La designazione del brevetto in questione (può essercene solo uno); le rivendicazioni modificate (in caso di limitazione); la descrizione e i disegni modificati (se del caso); la qualità del richiedente; un potere speciale firmato che autorizza la rinuncia o la limitazione (se il richiedente non è né il titolare iscritto, né un consulente in proprietà industriale o un avvocato); se esistono più titolari, la richiesta o il potere deve essere firmato da tutti i titolari iscritti; la prova del pagamento di una tassa annuale di rinuncia o limitazione; un accordo di tutte le persone che hanno un diritto reale sul brevetto (es. licenza semplice, licenza esclusiva, pegno, ecc.) nella misura in cui tale diritto è stato iscritto nel RNB.

Rappresentanza

Se la richiesta non è presentata dal o dai titolari, sembra del tutto possibile che chiunque possa presentare la richiesta (R613-45 CPI):

• Non sarà richiesto alcun potere per i consulenti in proprietà industriale o gli avvocati;
• è necessario un potere speciale negli altri casi.

Motivazione

Nessun elemento che giustifichi la ragione della limitazione o della rinuncia è prescritto dal codice.

Brevetto oggetto della richiesta

Brevetto francese

Al di fuori di una procedura giudiziaria

Naturalmente, è possibile limitare un brevetto francese (L613-24 CPI).

Nel contesto di una procedura giudiziaria

Nel contesto di una procedura giudiziaria, la risposta è meno chiara.

Infatti, l’articolo L613-25 CPI prevede che una limitazione sia possibile durante il procedimento, ma non indica esplicitamente davanti a chi debba essere presentata.

Alcuni hanno tentato di presentarla davanti al giudice, ma senza molto successo (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch 03 sect. 01, 9 novembre 2010, RG n°0912713 – positivo anche se in questo caso si trattava di una parte europea, ma è stato citato l’articolo L613-25 CPI).

Parte francese di un brevetto europeo

La posizione della giurisprudenza francese

Secondo la giurisprudenza, sembra altresì possibile limitare la parte francese di un brevetto europeo (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 26 giugno 2015, RG n°2014/23888).

Secondo la corte, anche se l’articolo L614-12 CPI prevede la possibilità di adire l’UEB se viene avviata un’azione di nullità, nessun testo limita l’ambito dell’articolo L613-24 CPI e la competenza dell’INPI rimane possibile.

Analisi della CBE: limitazione al di fuori di una procedura giudiziaria

Anche se l’A2 CBE dispone che la parte francese di un brevetto europeo è soggetta allo stesso regime di un brevetto francese, questa identità di regime è subordinata alla condizione che la CBE non disponga diversamente.

Tuttavia, alcuni ritengono che l’A105bis CBE attribuisca una competenza esclusiva alla UEB (al di fuori di una procedura giudiziaria):

La richiesta deve essere presentata presso l’Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione.

È opportuno precisare questa affermazione poiché ritengo che esista una vera ambiguità in questo articolo, che potrebbe mettere in discussione tale « competenza esclusiva »:

• la richiesta deve essere presentata presso la UEB, e ciò conformemente al regolamento di esecuzione? oppure
• la richiesta deve essere presentata conformemente al regolamento di esecuzione, quando è presentata alla UEB?

Questo cambia tutto!

Avete due ore…

Analisi della CBE: limitazione nel quadro di una procedura giudiziaria

Nel quadro di una procedura giudiziaria, è opportuno esaminare il terzo comma dell’A138 CBE.

Nelle procedure dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa competente riguardanti la validità del brevetto europeo, il titolare del brevetto è abilitato a limitare il brevetto modificando le rivendicazioni. Il brevetto così limitato costituisce la base della procedura.

Non viene fornita alcuna altra indicazione, lasciando libero il diritto nazionale di determinare le modalità.

Così, alcuni sostengono ancora che l’articolo L614-12 CPI (terzo comma) attribuisca questa competenza di limitazione alla UEB nel quadro di un’azione di nullità, salvo se tale limitazione sia la conseguenza di una decisione giudiziaria che annulla parzialmente la parte francese del brevetto europeo (L614-12 CPI, secondo comma).

Nel quadro di un’azione di nullità del brevetto europeo, il suo titolare è abilitato a limitare il brevetto modificando le rivendicazioni conformemente all’articolo 105 bis della Convenzione di Monaco; il brevetto così limitato costituisce l’oggetto dell’azione di nullità intentata.

Ma anche in questo caso, vi è un’ambiguità:

• ciò significa che si « può » limitare durante tale azione di nullità, ma che in caso di limitazione, è « necessario » farlo tramite la procedura dell’A105bis CBE?
  • perché ricordare allora che si « è abilitati » a rivolgersi alla UEB per una limitazione nel quadro di un’azione di nullità? Sapendo che ciò è normalmente sempre possibile secondo la lettera dell’A105bis CBE…
• ciò significa che si « può » limitare durante tale azione di nullità, ma che in caso di limitazione, la procedura dell’A105bis CBE è solo una delle « opzioni » possibili?
  • perché non indicare allora che la limitazione presso l’INPI è parimenti possibile, come afferma la Corte d’appello di Parigi, Pôle 5, 2ª sez., 26 giugno 2015, RG n°2014/23888?

Avete ancora due ore…

Conclusione

Ammetto di essere un po’ nel buio…

Luogo

Le limitazioni o le rinunce sono presentate all’INPI (L613-24 CPI).

Termine

Questa limitazione o questa rinuncia può essere presentata in qualsiasi momento (L613-24 CPI, 1° comma) a partire dalla pubblicazione della menzione di concessione del brevetto francese o del brevetto europeo.

Tale istanza può essere presentata fino alla scadenza del brevetto e anche dopo la scadenza di quest’ultimo.

In qualsiasi momento significa che anche quando una controversia è in corso (Cour Appel de Paris, pôle 5, 1er ch., 12 febbraio 2014):

[…] una limitazione volontaria […] prima di agire in contraffazione (o in qualsiasi momento, anche una volta sorta la controversia), è possibile [ …]

È persino possibile presentarla in sede di appello (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 27 settembre 2016, RG n°2014/18000), anche se il brevetto era stato riconosciuto nuovo e inventivo.

Tasse

Deve essere pagata una tassa annuale di limitazione (260 €) o di rinuncia (27 €) (Decreto del 24 aprile 2008 relativo alle tasse di procedura percepite dall’INPI).

Limitazioni multiple

È del tutto possibile effettuare più limitazioni.

In linea di principio, e anche se un titolare effettua più limitazioni, ciò non costituisce un abuso (Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1er ch., 12 febbraio 2014) poiché il titolare ha sempre interesse a tentare di consolidare il proprio brevetto, in funzione dello stato della tecnica che gli viene opposto.

Ciò diventa un abuso se tali limitazioni non seguono alcuna logica e sono dilatorie. In tal caso è prevista un’ammenda civile (L613-25 CPI).

Effetto dell’istanza su una controversia in corso

Quando una limitazione è richiesta presso l’INPI, la sospensione del procedimento non è automatica ed è soggetta alla valutazione sovrana del giudice « secondo l’interesse di una buona amministrazione della giustizia » (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 4e sect., ordinanza del giudice dell’istruzione, 10 aprile 2014).

In particolare, se la limitazione è minima e/o se il titolare tarda a richiedere una limitazione, il giudice sarà incline a rifiutare la sospensione (Tribunale di grande istanza di Parigi, 3e ch., 4e sect., ordinanza del giudice dell’istruzione, 10 aprile 2014).

Una volta concessa la limitazione, il set di rivendicazioni limitate diventa il set oggetto della controversia (per effetto retroattivo dell’articolo L613-24 CPI e L614-12 CPI per l’azione di nullità).

Esame dell’istanza

Esame formale

Se l’istanza non contiene le informazioni sopra menzionate, l’istanza è irricevibile (R613-45 CPI) e occorre ricominciare.

Esame per la rinuncia

In questo caso specifico, l’INPI non effettua alcun esame nel merito: se l’istanza è ricevibile, la rinuncia sarà concessa.

Esame per la limitazione

Principio

L’INPI esamina l’istanza (R613-45 CPI) e può sollevare due tipi di obiezioni:

• la limitazione non è tale;
• le rivendicazioni non rispettano le condizioni dell’articolo L612-6 CPI: essere chiare e concise e basarsi sulla descrizione.

In caso di obiezione, l’INPI invia una notifica al richiedente e concede un termine per rispondere (R613-45 CPI).

In assenza di risposta o in caso di risposta non soddisfacente, viene effettuato un rigetto dell’istanza (R613-45 CPI).

Che cos’è una limitazione ?

In teoria, una limitazione è una restrizione dell’ambito delle rivendicazioni.

L’idea della « limitazione » è di vincolare le modifiche del titolare al fine di evitare che una modifica delle rivendicazioni faccia improvvisamente rientrare un terzo nell’ambito dei potenziali contraffattori (ovvero per la sicurezza dei terzi).

La limitazione può quindi riguardare una combinazione di rivendicazioni, ma può anche introdurre nelle stesse elementi della descrizione (C.cass. ch. com. 17 marzo 2015, n°13-28436).

Tuttavia, in pratica, le limitazioni possono essere complesse da analizzare :

• una combinazione di rivendicazioni dipendenti costituisce una limitazione ?
• La trasformazione di una rivendicazione « Sistema comprendente X » in « Sistema comprendente X e Y » sembra effettivamente una limitazione. Tuttavia, tale rivendicazione consente di perseguire un contraffattore che fabbrica Y per fornitura di mezzi (L613-4 CPI)…

Chiare e concise e basarsi sulla descrizione ?

A differenza della formulazione nella CBE (ovvero A123(2) CBE vs A84 CBE), la formulazione « basarsi sulla descrizione » significa che le modifiche introdotte devono potersi dedurre « immediatamente e senza ambiguità dal testo così come depositato« .

Pertanto, l’Esaminatore può rifiutare una modifica che non sia derivabile dalla descrizione.

Altri controlli ?

L’INPI non effettuerà nessun altro controllo (ad es. non esamina la novità, anche se un terzo trasmettesse un documento pertinente, né esamina un’esclusione dalla brevettabilità).

Ritiro della richiesta

Questa situazione non è formalmente prevista.

Tuttavia, nulla impedisce di presentare una tale richiesta sperando che l’INPI la prenda in considerazione.

Decisione

Principio

Per quanto riguarda la decisione, questa appare relativamente classica, poiché nessuna disposizione particolare la specifica, ma deve essere adottata entro un termine di 12 mesi (R613-45-1 CPI).

Impugnazione della decisione

Impugnazione di un rigetto della richiesta

Se l’INPI rifiuta di concedere la limitazione o la rinuncia, sembra del tutto possibile presentare :

• un ricorso in via amministrativa ;
• un ricorso per annullamento.

Impugnazione della decisione dell’INPI di accogliere la richiesta

Se l’INPI accoglie la richiesta, un terzo può desiderare di impugnare tale decisione.

A prima vista, si potrebbe pensare che siano possibili numerose vie di impugnazione :

• ricorso in via amministrativa ;
• ricorso per annullamento ;
• azione di nullità del brevetto ai sensi dell’articolo L613-25 CPI (c) o d)).

Tuttavia, la Corte d’appello di Parigi non condivide tale opinione.

La Corte d’appello di Parigi ha infatti ritenuto che la legge avrebbe riservato tale impugnazione al giudice della nullità e non al giudice del ricorso amministrativo, in base alla lettera dell’articolo L613-25 CPI.

Pertanto, solo l’azione di nullità sarebbe possibile per tale impugnazione (Corte d’appello di Parigi, Pôle 5, 1re ch, 30 marzo 2011, RG n°2010/10045 confermato da C. cass. ch. com. 30 maggio 2012, n°11-21157).

Pubblicazione del fascicolo modificato ?

Non esiste una pubblicazione del fascicolo modificato.

Iscrizione al RNB

Le limitazioni o rinunce sono iscritte al RNB (R613-45 CPI).

Un avviso di iscrizione è inviato all’autore della rinuncia o della limitazione (R613-45 CPI).

Effetti

Gli effetti di una tale decisione sono retroattivi (L613-24 CPI e Cour Appel de Paris, pôle 5, 1er ch., 12 febbraio 2014).

Prevalenza della procedura di opposizione europea?

Se una procedura di opposizione è avviata presso l’UEB, sembra del tutto possibile richiedere una limitazione della parte francese di un brevetto europeo (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 26 giugno 2015, RG n°2014/23888).

Pertanto, diversamente da una limitazione europea presso l’UEB, la procedura di opposizione non ha alcun impatto sulla limitazione francese.

Tuttavia, la decisione successiva della camera di opposizione sembra comunque avere la sua importanza:

• Se il brevetto viene infine revocato (C. cass. ch. com. 24 maggio 2017, n°15-24416), la decisione di revoca comporta effettivamente l’annullamento della parte francese nonostante la limitazione precedente. Se il brevetto è mantenuto o modificato, ci troviamo in una zona grigia, senza risposta al momento:
  • se è mantenuto in opposizione, sarei propenso a dire che la limitazione effettuata in Francia rimane valida,
  • ma in caso di modifiche…

Azione di rivendicazione

e richiesta di rinuncia

Se un terzo ha introdotto un’azione di rivendicazione della proprietà (L611-8 CPI), è possibile notificarla all’INPI per bloccare qualsiasi rinuncia da parte del titolare iscritto (R611-20 CPI).

e richiesta di limitazione

La questione può porsi per la limitazione.

Infatti, l’articolo R611-20 CPI dispone:

A decorrere dal giorno in cui una persona ha fornito la giustificazione di aver intentato un’azione, il titolare della domanda di brevetto o del brevetto non può ritirare la domanda o rinunciare al brevetto in tutto o in parte o a una o più delle rivendicazioni che esso contiene

Una limitazione di una rivendicazione equivale a rinunciare a tale rivendicazione?

Ritengo che sia un’interpretazione ragionevole nella misura in cui il titolare rinuncia almeno alla formulazione originaria di tale rivendicazione.

In questa ipotesi, qualsiasi limitazione è impossibile non appena una persona giustifichi un’azione di rivendicazione della proprietà.