Principio

Una volta depositata la domanda, il quadro dell’invenzione è definito.

Se successivamente il titolare cerca di modificare le proprie rivendicazioni per coprire una « nuova invenzione » a cui non aveva pensato al momento del deposito (es.: un prodotto di un concorrente simile alla propria invenzione), è normale che gli venga rifiutata tale modifica.

Durante l’esame della domanda, si applica l’articolo L612-12 CPI 8° (« È respinta, in tutto o in parte, ogni domanda di brevetto… le cui rivendicazioni non si basano sulla descrizione« ).

Tuttavia, dopo il rilascio, è curioso (beh… dipende dal proprio senso dell’umorismo!) constatare che la formulazione del divieto non è più identica (riprendendo la formulazione europea, L613-25 CPI c) « Il brevetto è dichiarato nullo con decisione giudiziaria… se il suo oggetto si estende oltre il contenuto della domanda così come è stata depositata« ).

Prima del rilascio: fondamento delle rivendicazioni sulla descrizione

Se le rivendicazioni non sono fondate sulla descrizione, ciò può significare:

  • che al momento del deposito, il depositante ha dimenticato il proprio « supporto« ;
  • che durante l’esame, il depositante ha cercato di modificare le proprie rivendicazioni in modo non supportato.

Se il secondo caso comporta un rifiuto della domanda in modo quasi certo (R612-37-1 CPI), nel primo caso (cioè dimenticanza del supporto) l’INPI vi inviterà a correggere la descrizione tramite una correzione di errore materiale (R612-36 CPI): sarà dovuta una tassa annuale.

Dopo il rilascio: contenuto della domanda così come depositata

La descrizione

Il contenuto della descrizione fa ovviamente parte della domanda così come depositata (es. Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 3ª ch., 3ª sez., 27 giugno 2000 o Corte d’Appello di Parigi, Polo 5, 2ª ch. 20 dicembre 2013, RG n°2012/14147).

Le rivendicazioni così come depositate

Le rivendicazioni fanno altresì parte della domanda così come depositata (Corte d’Appello di Parigi, Polo 5, 2ª ch. 20 dicembre 2013, RG n°2012/14147).

Infatti, il fatto che una rivendicazione non sia supportata dalla descrizione non costituisce un problema dopo il rilascio (Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 3ª ch., 3ª sez., 30 aprile 2002): infatti, con il termine « domanda » si deve intendere « descrizione e rivendicazioni » (Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 3ª ch., 3ª sez., 27 giugno 2000), a minima.

I disegni e modelli ?

In generale, il giudice francese è restio a utilizzare i disegni per l’applicazione di questo articolo :

Infatti, i disegni non possono « supplire all’assenza della descrizione » (C. Cass. com., 3 dicembre 1969).

Non condivido questa opinione, poiché la terminologia dell’articolo L613-25 CPI c) è chiara: si parla di « domanda » e i disegni ne fanno parte, secondo la mia analisi.

Va notato che alcune decisioni menzionano esplicitamente i disegni come utilizzabili (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 9 gennaio 2008).

Tuttavia (e un po’ come nella giurisprudenza europea), sembra possibile utilizzare le dimensioni determinate con l’ausilio delle figure (es.: « la dimensione di una biella è di x cm », C. Cass. com. 26 maggio 1964) se :

  • è indicato nella domanda che tale dimensione è importante ;
  • le figure non sono schematiche e hanno, ad esempio, delle quote.

Analisi dell’estensione

Principio

Si ha estensione della domanda se la modifica non deriva direttamente e senza ambiguità dalle informazioni contenute nella domanda così come depositata, tenendo conto delle conoscenze generali dell’esperto del settore (Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. 20 dicembre 2013, RG n°2012/14147).

Questo approccio è comune a quello dell’UEB.

In particolare, questo test non è un test di evidenza (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 9 gennaio 2008) : pertanto, il titolare del brevetto non può aggiungere elementi che sarebbero stati semplicemente « evidenti » all’esperto del settore alla lettura della domanda.

Non è necessario fare una riproduzione parola per parola della descrizione (es. « valvola di sicurezza » sostituito da « valvola automatica« , Cour d’appel de Paris, 4e ch., 4e section, 27 marzo 2002) purché la modifica abbia lo stesso significato tecnico della divulgazione iniziale.

Aggiunta di una caratteristica

Un’estensione della domanda così come depositata non si valuta in relazione al carattere restrittivo o meno della caratteristica aggiunta alle rivendicazioni, ma in relazione all’oggetto divulgato nella domanda iniziale (Tribunal de Grande Instance de Paris, 7 maggio 2014).

Pertanto, l’aggiunta di una caratteristica (ovvero una limitazione dell’oggetto delle rivendicazioni) può comunque costituire un’estensione del contenuto (Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. 20 dicembre 2013, RG n°2012/14147).

Eliminazione di una caratteristica

L’eliminazione di una caratteristica da una rivendicazione indipendente può costituire un’estensione (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 31 gennaio 2007, RG n°2005/22227)

  • se tale caratteristica è presentata come essenziale dell’invenzione e
  • se è indispensabile per la sua realizzazione, in relazione al problema tecnico che si propone di risolvere.

Se un oggetto è rivendicato in modo meno preciso rispetto a quanto descritto, ciò costituisce un’estensione della portata (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre 2ème section, 3 ottobre 2014, RG n°10/10179).

Generalizzazione intermedia

Il fatto di incorporare solo una parte delle caratteristiche di una rivendicazione dipendente nella rivendicazione indipendente associata può costituire un’estensione del contenuto così come depositato (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 16 maggio 2014), in particolare se l’esperto del ramo non potesse riconoscere che esisteva una decorrelazione tra le caratteristiche della rivendicazione dipendente.

Il contenuto della domanda non deve essere considerato come un serbatoio dal quale sarà possibile combinare caratteristiche al fine di creare artificialmente una combinazione particolare (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 9 gennaio 2008).